No Inveni Capital Oy: Investering föds inte utan IPR. Har ditt varumärke särskiljningsförmåga och styrka? Patent med rabatt?

Transkript

1 No Nr TIEDOTUSLEHTI JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE INFOBLAD FÖRASIAKKAILLE KUNDER OCH SAMARBETSPARTNERS Inveni Capital Oy: Investering föds inte utan IPR Patent med rabatt? Har ditt varumärke särskiljningsförmåga och styrka?

2 PATENT Text TUULA PULKKA Övers. SUSANNA WIKSTRÖM Inblick i small entity -praxis: Patent med rabatt? Tuula Pulkka är chef för Kolsters Patent Filing-avdelning. Avdelningen har ett starkt kunnande om patentverkens praxis i olika länder. Patentering är ett dyrt nöje. Patentering för privatpersoner, småföretag och allmännyttiga samfund underlättas med patentverkens rabatterade small entity eller micro entity -avgifter. Det lönar sig att noga överväga möjligheten: rabatterna är även förknippade med stora risker. Det värsta hotet är förlust av patenträttighet, ifall de rabatterade avgifterna betalas till patentverket på fel grunder. Europeiska patentverket EPO Fastställningsgrunderna för EPOs rabatterade avgifter ändras Från och med april beviljar EPO 30 % rabatt på ansöknings- och patenterbarhetsundersökningsavgifter, ifall sökanden är en privatperson, ett allmännyttigt samfund (t.ex. ett universitet) eller ett småföretag med under 250 anställda. Dessutom måste omsättningen vara under 50 miljoner euro eller balansräkningens slutsumma under 43 miljoner euro. Tidigare fick man rabatt (20 %) även för till exempel besvär och den fick alla sökanden oavsett storlek: det räckte att man använde sitt eget nationella språk (annat än EPOs officiella språk engelska, tyska och franska) och att hemorten var i något av EPOs medlemsländer. Den nya praxisen utestänger helt och hållet stora företag och fråntar även de små rabatten på besvärsavgifter. USAs small entity och micro entity Rätt använda sparar rabatterna som patentverket i USA beviljar tusentals dollar åt sökanden under ansökningsprocessen. Small entity-status beviljas åt en sökanden som är en privatperson, ett företag med under 500 anställda eller ett allmännyttigt samfund såsom ett universitet. Rabatt fås inte, ifall företaget utgör en del av ett större företag, som inte är berättigat till rabatt eller ifall uppfinningen är licensierad eller såld till en instans som inte är small entity. Rabatten som beviljas small entity är 50 % på t.ex. ansöknings- och granskningsavgiften, avgifter för extra patentkrav, förlängningar av svarstiden samt beviljande- och årsavgifter. För att få rabatt räcker det att man meddelar patentverket att sökanden är small entity. Att få micro entity-status är en besvärligare process. Micro entity får 75 %:s rabatt på de flesta avgifter. För att få rabatten förutsätts bl.a. att uppfinnaren är designerad som uppfinnare i högst fyra tidigare US-ansökningar och att sökandens/uppfinnarens bruttoinkomster under föregående kalenderår inte varit mer än den tredubbla medelbruttoinkomsten i USA. Dessutom förutsätts ett vederbörligt undertecknat skriftligt intyg som patentverket godkänner. Sökandens status kan ändras i patentverket i bägge riktningar (från small till large och tvärtom) närsomhelst under behandlingen. För en för stor inbetald summa kan man anhålla om återbetalning under en tidsfrist. Man måste genast meddela till patentverket när status förändras och vid behov betala skillnaden för small och large entity-avgifter retroaktivt. Status kan förändras utan att man märker det bl.a. i samband med licensering och samtidigt blir patentet i praktiken värdelöst, om status inte är rätt. Kanadas small entity Patentverket beviljar 50 %:s rabatt åt universitet och företag med under 50 anställda. Den status som angetts på ansökningsdagen gäller under hela behandlingen. Ifall man meddelar om ändrad status efter den i patentlagen bestämda tidsfristen, upphör patentet automatiskt att gälla. Patentverkets avgifter är i Kanada mycket låga i förhållande till risken. Vi rekommenderar inte att man utnyttjar rabatterna, utan meddelar patentverket att alla sökanden är large entity. Norge Norge är det enda nordiska landet med ett patentverk som beviljar rabatt på ett patents ansökningsoch granskningsavgift. Rabatten beviljas åt privatpersoner och åt företag med under 20 fast anställda då företaget inte är en del av ett större företag. Rabatten är cirka 400 euro. I praktiken ansöker man oftast om norskt patentskydd via EPO, varvid ingen rabatt erhålls. Övriga världen De flesta andra patentverk använder sig av rabatterade avgifter, vart och ett med egna regler. I många länder såsom Ukraina, Mexiko och på Filippinerna är myndighetsavgifterna så låga att det inte lönar sig att ta risken att förlora patenträttigheten genom att anhålla om small entity-status. Vårt kunniga assistentgarde kontrollerar sökandens status i olika behandlingsskeden. I sista hand faller ansvaret för att meddela patentmyndigheten om rätt status alltid på patentsökanden/ innehavaren vi känner till exempel inte nödvändigtvis till licensavtal. 2 KOLSTER Info

3 Ledare Får vi mäta din IPR-kondition? Olika skeden i ett företags livscykel förknippas med olika slags risker. Ett start-up företag tampas med helt andra problem än växande teknologiföretag eller gamla traditionella företag, som står beredda att sluta internationella avtal eller ge sig in på nya områden och nya marknader. Det finns många sätt att minimera riskerna. Man gör noggranna marknadsutredningar, utvärderar användarpreferenser och konkurrensfördelar hos de egna produkterna jämfört med konkurrenternas. Men det räcker inte alltid med att ha tekniskt överlägsna produkter, effektiv produktionsteknologi, kunniga marknadsförare och effektiva försäljare. Man måste få sköta sin business utan störningar i form av rättsprocesser, illojal konkurrens och kopiering. Skydd mot sådana störningar bygger man med hjälp av IPR. IPR är framför allt ett verktyg, med vars hjälp företag strävar att minska risktagningen. Risken för att en konkurrent kommer med simpla kopior och håvar in resultatet av ditt utvecklingsarbete. Risken för att bli anklagad för intrång i någon annans rättigheter, med utdragna och dyra rättsprocesser med osäker utgång som följd. IPR-skyddet minskar också risken för att tvingas betala extra licensavgifter som äter av den vinst produkten skulle bringa. Med Kolsters hjälp kan riskerna minskas i alla skeden av företagets livscykel. Vi står till tjänst med IPRauditeringar, som hjälper dig att evaluera din IPR-status och identifiera potentiella risker. Vi står till tjänst med hyresexperter i situationer då du har stort behov av specialkunskap och erfarenhet, men inte har egna IPR-experter. Vi står till tjänst med erfarenhet och kunskap och hjälper dig att utvärdera konkurrenternas IPR, så att du vet var gränserna går för vad de kan kräva. Får vi mäta din IPR-kondition? Våra tjänster hjälper dig att uppnå excellens i din business. Solveig Nylund Direktör, försäljning och kundrelationer» solveig.nylund@kolster.fi No Utgivare Kolster Oy Ab Stora Robertsgatan Helsingfors kolster@kolster.fi Huvudredaktör Anne Suutala anne.suutala@kolster.fi Redaktionsråd Marjut Honkasalo Tiina Jääskeläinen-Alasaari Jyrki Nikula Antti Peltonen Tuula Pulkka Terhi Salmi Marianna Sorsa Design & Layout Isobar FInland, Marko Virta Pärmbild istockphoto Prenumerationer och adressändringar Kolster Oy Ab Tfn E-post petra.henriksson@kolster.fi KOLSTER Info 3

4 FINANSIÄRENS SYNVINKEL Text ANNE SUUTALA Övers. SUSANNA WIKSTRÖM INVENI CAPITAL OY: Investering föds inte utan IPR Vetenskap och forskning är av världsklass i Finland, men kapitalinvesteringarna är fortfarande rätt få. För att locka en investerare till företaget förutsätts bevis på konkurrensfördel, där IPR spelar en viktig roll. Aki Prihti från kapitalinvesteringsbolaget Inveni Capital Oy bekräftar att finansieringsbeslut inte kan tas utan diskussioner om IPR. För finansiären är en villkorslös förutsättning att produkterna har IPR-skydd. Ifall så inte är fallet, finns ingen grund för affärsverksamhet på den globala marknaden. Inveni Capital investerar i tidigt och tillväxtskede Aki Prihti i life science-bolag, vilka har en testad produktidé, goda marknadsutsikter och en möjlighet till internationell framgång. Det administrerar för tillfället sex investeringsfonder inom life science-branschen. Enligt Prihti grundades bolaget, eftersom det finns många intressanta forskningsämnen i Finland, särskilt inom läkemedelsutveckling och medicinsk teknologi. Grundarna ville vara med i vidareutvecklandet och kommersialise- ringen av lovande produktämnen. Allmänt taget gynnar finansiärerna investeringar i företag som har färdigt kommersialiseringsdugliga produkter och där den företagsekonomiska risken därigenom är mindre. Avvikande från formeln har Inveni Capital velat gå med i de bolag de valt som finansiär för produktutvecklingsprojekt i ett tidigt skede. Vi är leadinvesterare, som vill vara operativt med i bolagen från verksamhetens början och bygga upp värdet, berättar Prihti. Värdet föds från patent och forskningsdata Enligt Prihti har även små bolag inom life science-branschen ypperliga möjligheter till framgång. Marknaderna är internationella och affärsverksamheten baserar sig på produkter skyddade med patent. Patentet garanterar att stora företag inte kan krossa ett litet företag med sin egen kraft. Patentet räcker emellertid inte ensamt till i den globala konkurrensen. Små bolags produkter måste särskilja sig på något väsentligt sätt från konkurrenterna, små förbättringar eller me too -produkter är inte tillräckliga. Enligt Prihti har i synnerhet inom läkemedelsindustrin även dataskydd beviljat av myndigheter en avgörande roll. Dataskydd som beviljas för tio år för till exempel biologiska läkemedel ger ofta ett nästan lika långt skydd mot generiska konkurrenter som själva patenten. För ett stort läkemedelsbolag kan produktämnen kommersialiserade till vidareförädling fås att generera ett kassa flöde åt företaget redan i ett tidigt skede. Då finns också bättre möjligheter att själv utveckla längre de mest lovande ämnena, väcka internationellt intresse samt bygga upp en patentportfölj och ett värde. 4 KOLSTER Info

5 Målet är att få utveckla produkter till en viss punkt, och sedan i ett lämpligt skede licensera eller sälja till en partner med ett färdigt internationellt försäljningsnätverk. Egen kommersialisering i bred skala är i allmänhet inte realistiskt eller ens ekonomiskt förnuftigt för små företag inom life science-branschen, konstaterar Prihti. Patentexperter med i utvärderingar Prihti berättar att innan investeringsbeslutet föds, behöver man en patentexperts erfarenhet. I det första skedet vill finansiären få en uppskattning om patentportföljen och klargöra hur långt och täckande patentskydd uppfinningen har, och ifall skyddet patentet ger är tillräckligt dvs. skyddar just de särdrag som har möjlighet att öka företagets ekonomiska värde. Ifall det gäller ett startup-företag, som inte ännu hunnit lämna in en första patentansökan, utvärderas vilka möjligheter uppfinningen har och huruvida det är sannolikt att man över huvud taget får patentskydd. Ifall situationen är lovande, påskyndar finansiären inlämningen av patentansökningar. Patentexpertens roll framhävs i det om vi tror att man via patent kan få ett tillräckligt skydd, konstaterar Prihti. Finansiären vill granska uppfinningen även ur handlingsfrihetens synvinkel. Då gör patentexperten vanligen en freedom to operate-utredning åt finansiären. Det är viktigt att veta om uppfinningen kan lanseras på marknaden som planerat, eller ifall kommersialiseringen innebär avsevärda risker eller hinder från konkurrenternas sida. Vi utvärderar konkurrensfördelar som erhålls, ifall konkurrentens patent kommer för nära eller ifall patenten till och med är överlappande. IPR-expertens roll framhävs i synnerhet, ifall egna och konkurrenternas patent inte ännu beviljats och man antar att de slutliga skyddsomfången kommer att väsentligen förändras under behandlingen. I det sista skedet före det slutliga investeringsbeslutet görs en noggrannare due diligence-utredning och kontrolleras även alla administrativa frågor. Sålunda säkerställer finansiären att IPR-portföljen inte är förknippad med någon gråzon, utan till exempel alla överlåtelsehandlingar och licensavtal är ur investerarens synvinkel i skick. Vi har vänt oss till Kolster som har stor erfarenhet på bioområdet för att få hjälp vid analysering av patent och i olika utredningar, säger Prihti. Allt ut av den kommersiella potentialen Utgångsvärdet för en finansiär är alltid att företaget som ska finansieras har den bästa produkten, och att tillhörande patentportfölj är så att säga i skick. Omkring en betydelsefull uppfinning finns emellertid nästan alltid konkurrenter och patentanhopning. Ifall konkurrenter saknas, är uppfinningen sannolikt inte ens intressant. Ifall anhopning förekommer är det allt viktigare att inse vad som är det egna området och styrkan. Även vad som sker i patentomgivningen under investeringen blir allt mer betydande. Man behöver en IPR-expert som kan finna kommersiell potential även i skyddet. Prihti påminner att även ett smalt patent på ett grundpatent kan ha en stor kommersiell betydelse. Det kan vara fråga om en ny slags läkemedelsdosering eller teknisk detalj, varvid man genom patentering kan fortsätta grunduppfinningens skyddstid, eller samla in inkomster via licensering från dessa tilläggspatent som man själv inte vill utnyttja. Enligt Prihti är små företag dåliga på detta. Grundpatentet är i skick men patent som är smalare än grundpatentet och förlänger skyddstiden blir osökta, eftersom man ofta inte fäster uppmärksamhet på detta. Detsamma gäller även patent som inte direkt hänför sig till den egna affärsverksamhetens planer. Stora företag kan detta bra och tar ut all potential även utanför grunduppfinningen och huvudmarknaderna och hämtar in vinster. Prihti ser IPR-specialkunnande som ett krävande område som kan jämföras med god finansiell styrning. I små företag skulle det vara viktigt att sköta dessa funktioner på ett optimalt sätt och förutseende, men de egna resurserna och kunnandet räcker ofta inte till. Jag ser att Kolster har en stor affärsverksamhetspotential i expertuthyrning av in-house-typ för startup- och små och medelstora företag. En i företagets affärsverksamhet engagerad patentexperts åsikter skulle ha stor betydelse när man utvecklar företaget inom life science- och andra branscher, där bolagens värde i stor utsträckning baserar sig på immaterialrätter. KOLSTER Info 5

6 VARUMÄRKEN Text JOOSE KILPIMAA Övers. SUSANNA WIKSTRÖM Har ditt varumärke särskiljningsförmåga och styrka? När en ny produkt eller ett tjänstkoncept är klart att bjudas ut på marknaden, blir frågan aktuell om metoder att ge besked om detta till konsumenterna på ett sätt som särskiljer din produkt från konkurrenternas produkter samt skapar en föreställning om produktens eller tjänstkonceptets egenskaper. Det bästa och effektivaste sättet att ge detta budskap är att skapa ett varumärke för produkten eller tjänsten och säkra ensamrätten genom en registrering. En förutsättning för registrering av ett varumärke är att märket man ansöker om registrering för skiljer sig tillräckligt från andra innehavares tidigare registrerade varumärken. Märket måste också skilja sig tillräckligt från de varor och tjänster som man vill registrera det för. Denna senare förutsättning för registrering kallas i varumärkesrätten för märkets särskiljningsförmåga. Kravet på ett varumärkes särskiljningsförmåga finns formulerat i Finlands Varumärkeslag 2 kapitlet 13. Ett märke som uteslutande eller med endast mind - re ändring eller tillägg anger varans art, beskaffenhet, mängd, användning, pris eller ursprungsort eller tiden för dess framställande skall inte i och för sig anses ha särskiljningsförmåga. Förenklat uttryckt innebär formuleringen att varumärket som man söker registrering för inte får beskriva de varor och tjänster som man söker ensamrätt för genom en registrering. I varumärkeslagen har man listat egenskaper som avlägsnar ett märkes särskiljningsförmåga, men listan är inte uttömmande utan ger endast en fingervisning om hurudana varumärken som kan anses ha särskiljningsförmåga. Det är också bra att komma ihåg att kravet på särskiljningsförmåga inte gäller endast ordvarumärken, utan på samma sätt kan ett mönstermärke eller en slogan ha särskiljningsförmåga. Särskiljningsförmåga vs. deskriptivitet Kravet på särskiljningsförmåga är i an - vändning överallt i världen där det finns ett registreringsförfarande för varumärken. Baktanken med kravet på särskiljningsförmåga är inte en enskild instans kan beviljas ensamrätt till ett varumärke som direkt beskriver de varor och tjänster det avser. I detta sammanhang talar man ofta om det så kallade allmänna behovet av frihållning. I en situation där man håller på och lanserar en ny produkt eller tjänst åt konsumenterna, uppstår lätt en lockelse att använda ett varumärke som kännetecken för varorna eller tjänsterna som ger konsumenterar direkt och omedelbart beskrivande information. Eftersom deskriptivitet är ett hinder för registrering av varumärke, kan man då man skapar nya varumärken sträva efter att hos konsumenterna skapa en suggestion, dvs. en underförstådd föreställning om produktens eller tjänstens art, beskaffenhet eller egenskaper. Ett suggestivt varumärke beskriver således inte de varor och tjänster det avser och kan sålunda registreras. Ett klassiskt exempel på ett finskt suggestivt varumärke är HELLÄ MIETONEN, som registerats bl.a. för kosmetiska produkter. Utvärdering av särskiljningsförmåga lämnar rum för tolkning I praktiken är skillnaden mellan varumärken med och utan särskiljningsförmåga vacklande, och patentverkets och domsto- 6 KOLSTER Info

7 larnas beslut som gäller särskiljningsförmåga handlar uttryckligen om enskilda fall. Det finns ingen exakt definition för varumärkesrättslig särskiljningsförmåga. Då man granskar ett märkes särskiljningsförmåga fästs således ingen uppmärksamhet vid andra varumärken, utan man beaktar flera fakta som avser det enskilda fallet under granskning. Beaktansvärd är till exempel terminologin på området. Vid utvärdering av ett varumärkes särskiljningsförmåga beaktas även förhållandet mellan den ensamrätt som registreringen ger och den skada som ensamrätten eventuellt förorsakar konkurrenterna. Starka och svaga varumärken Den varumärkesrättsliga särskiljningsförmågan är typiskt indelad i tre steg. Det första steget utgörs av märken med särskilt stark särskiljningsförmåga. Sådana är mycket originella och påhittade märken, som inte har en betydelse som baserar sig på standardspråket. Den andra graden utgörs av varumärken med svag särskiljningsförmåga. Märken med svag särskiljningsförmåga är i allmänhet mycket nära standardspråkliga uttryck och generiska former, men kan ändå registreras. Skyddet för varumärken med svag särskiljningsförmåga riktar sig främst mot identiska och mycket likartade märken. Det sista steget utgörs av suggestiva märken, som beroende på situationen kan ha stark eller mycket svag särskiljningsförmåga. Registermyndigheten överväger varumärkenas särskiljningsförmåga i ansökningsskedet. I domstolen hänför sig detta övervägande i allmänhet till situationer där det är fråga om en konflikt mellan två varumärken. I en konfliktsituation framträder ofta frågan om huruvida varumärket som intrångskäromålet avser ursprungligen har haft särskiljningsförmåga, dvs. om det över huvud taget borde ha godkänts i registret. Domstolen kan i sitt beslut också komma fram till ett annat slutresultat än den myndighet som granskat förutsättningarna för registrering och konstatera att oavsett registreringsbeslutet är märket utan särskiljningsförmåga i förhållande till de varor och tjänster som det är registrerat för. Marknadsdom stolens linje är pragmatisk Den finska praxisen vid utvärdering av varumärkesrättslig särskiljningsförmåga ändras avsevärt ifjol. Som en del av en större domstolsreform avskaffades Patent- och registerstyrelsens bes värsnämnd, och besvärsärenden som gäller varumärkesansökningar överfördes likaså till marknadsdomstolen. I praktiken har detta inneburit att när patentverket tidigare hållit sig exakt endast till förhållandet mellan det sökta märket och varu- och tjänstelistan som det täcker, har marknadsdomstolen inom ramen för sin behörighet kunnat beakta praktiska frågor på ett mera flexi belt sätt. Linjen som marknadsdomstolen omfattat har enligt oss lett till en utveckling som ur varumärkesinnehavarnas synvinkel gagnar och främjar affärsverksamheten. KOLSTER Info 7

8 A6V0 NYHETER Mera nyheter på våra webbsidor > Våra kunder ansöker aktivt om EU-varumärken EU-varumärket växer stadigt i popularitet som en kostnadseffektiv lösning att söka skydd som omfattar den europeiska unionen. Kolsters kunder var under år 2013 mycket aktiva utnyttjare av EU-systemet. Kolster lämnade av de finländska företagen inom IPR-branschen in till antalet flest gemenskapsvarumärkesansökningar. För varumärken krävs exakta klassificeringar Från början av januari 2014 måste man i finska varumärkesansökningar allt exaktare identifiera de varor och tjänster som man söker skydd för. En del av de traditionella klassrubrikerna anses framdeles vara för inexakta. På PRS:s sidor har publicerats en lista över benämningar som inte längre kan godkännas. Myndigheten OHIM som registrerar EU-varumärken ändrade sin klassificeringspraxis till strängare redan under år Betydande förändringar i Kinas varumärkeslag I Kina träder den nya varumärkeslagen i kraft I och med lagen blir det möjligt att på det kinesiska fastlandet registrera ljud som varumärken, och i nya ansökningar kan flera varu- och tjänsteklasser inkluderas. De legala ersättningarna i varumärkesintrång stiger sexfaldigt jämfört med den gamla lagen. Varumärkesmyndigheten måste enligt lagen också behandla ansökningarna inom 9 mån. från ansökningsdagen. Ändringen kommer förhoppningsvis att väsentligen förkorta ansökningsbehandlingen som för närvarande kan ta upp till två år. Ytterligare information: jani.kaulo@kolster.fi. Patentverken inleder ett tätare samarbete Patentverken världen över samarbetar allt tätare genom Global Patent Prosecution Highway (GPPH)-pilotprojektet, som startade Målet är att utnyttja granskningsarbete som gjorts redan tidigare i olika patentverk och påskynda patentansökningsprocessen. Sjutton patentverk har redan anslutit sig till pilotprojektet. Patrafee AB övergick i CPA Globals ägo CPA Global, världens ledande expert på årsavgiftsaffärsverksamhet och IPR-programvara, har köpt hela aktiestocken i Patrafee AB. Köpet påverkar inte Kolsters eller våra kunders samarbete med Patrafee. Patrafees verksamhet fortsätter under samma namn, med samma arbetstagare och det erbjuder även i fortsättningen service på finska. Nya kolsteriter Ekon.mag. Minna Virmajoki har utnämnts till Chief Financial Officer Dipl.ing. Joonas Kilpivaara har utnämnts till patenthandläggare vid filialen i Uleåborg Han förstärker vår serviceförmåga särskilt inom områdena elteknik och programvarutillämpningar. Patentorganisationen i Helsingfors förnyades EU:s produktförfalskningsförordning förenklar tullstopp Tapio Äkräs patentchef Från början av år 2014 har man förenklat tullens förfarande att stoppa och förstöra produktförfalskningar. Tullen kan förstöra tydliga produktförfalskningar automatiskt på rättsinnehavarens bekostnad under förutsättning att varans mottagare inte uttryckligen har meddelat att han motsätter sig förstörandet, och rättsinnehavaren har befullmäktigat tullen att förstöra produktförfalskningarna. Ytterligare information: jani.kaulo@kolster.fi. Ari Parta enhetschef, elteknik Marjut Honkasalo enhetschef, ICT Stefan Holmström enhetschef, maskinteknik Tea Friman enhetschef, bioteknik och kemi Artiklar som publicerats i Kolster Info kan läsas under fliken Aktuellt/Kolster Info på vår webbplats