Fallgroparna En sammanställning av de vanligaste misstag vi sett under 20 år och hur man undviker dem! portsgroup.com/fallgroparna
Förord Hej! Kul att ni valt att läsa detta! Hoppas ni kommer tycka att det är givande. Vi kommer inleda med att beskriva vilka vi är och varför vi skrivit detta. Vilka är Ports Group? Ports Group erbjuder helhetslösningar för förvaltning, bevakning och skydd av varumärken och domännamn. Vi tar juridiskt ansvar och sköter hela kedjan från strategisk och juridisk konsultation, via förvaltning, teknisk drift och löpande bevakning, till juridiska tvister. Vi möjliggör global närvaro då vi kan registrera varumärken och domännamn i hela världen. Våra kunder finns inom alla branscher och utvecklingsfaser. Vi hjälper allt från digitala varumärken som Spotify och Mr Green, till klassiska industriföretag som SSAB, Gunnebo och Lindab. Det som förenar våra kunder är att man värnar om sitt varumärke, samt värderar en strategisk och långsiktig partner med skräddarsydda lösningar för ett juridiskt och digitalt helhetstänk. Vad är Fallgroparna? Vi har jobbat med strategisk och juridisk konsultation samt förvaltning och bevakning av varumärken och domännamn, i över 20 år. Vad vi har sett är gemensamt för alla bolag är att de har en utmaning i sin digitala och globala närvaro. Fallgroparna är en sammanfattning av de vanligaste misstagen företag gör, och hur man undviker dem! Vi har valt att exemplifiera dessa med riktiga case, men inte skrivit ut namnen på de berörda bolagen. /Fredrik Larson Head of Marketing Ports Group har varit verksamma sedan 1994 och vi har idag över 15 000 kunder i över 160 länder. 2
Juridiskt och digitalt varumärkesskydd Hur funkar det? På Ports Group verkar vi där det digitala överlappar det juridiska. Det som särskiljer oss är att vi ser till helheten vad gäller varumärkesskydd juridiskt såväl som digitalt. Under våra 20 år har vi insett att varumärken och domännamn är två sidor av samma mynt, för att använda en sliten liknelse. Kort sagt; Ditt domännamn är ditt varumärke online. Det är den premissen exemplen i Fallgroparna bygger på. Det är det vi menar när vi talar om juridiskt och digitalt varumärkesskydd, för att på riktigt äga ensamrätten till ett varumärke räcker det inte med att ha ett ha ett domännamn eller ett varumärke, man måste ha båda. 3
Vår omvärld Den sinande mängden tillgängliga varumärken Under våra 20 år i branschen har det totala antalet varumärken och domännamn formligen exploderat. Totalt antal domännamn vid årsskiftet 2016/2017: 330 miljoner 1 Varav.COM domäner: 127 miljoner 1 Enbart 127 miljoner domännamn bara på.com! Ökning totalt från föregående år med: 21 miljoner eller 6.8% 1 Även på varumärkessidan har vi sett samma trend. Totalt antal varumärkesansökningar per klass i världen 2015: 8,4 miljoner 2 Motsvarande en ökning från föregående år: 13,7% 2 Anledningen till detta anser vi vara en ökad internationalisering och digitalisering, i kombination med en större medvetenhet kring vikten av ett skyddat varumärke. Konsekvenserna blir att blir allt svårare att skapa - och få ensamrätt - för ett unikt varumärke. 1 The Verisign Domain Name Industry Brief - Q4 2016 2 WIPO IP Facts and Figures 2016 4
Kör på inställningen Problemet När man bygger ett varumärke idag har man inte råd att inte göra sin hemläxa. Under årens lopp har vi hanterat alldeles för många fall där man i sann entreprenörsanda bara kört på och därmed i värsta fall satt sig i hopplösa situationer. Ju mer unikt och särskiljande ert varumärke är, desto mer värde adderar ensamrätten av det till bolagets värde. Det vanligaste felet är att man missar att utvärdera kraften i sitt tilltänkta varumärke. I denna situation är det vanligt att grundläggande frågeställningar som dessa inte ställs: Uppfyller mitt namn kraven för att kunna registreras som ett varumärke? Är jag ensam om att använda mig av detta eller finns det andra identiska eller förväxlingsbara varumärken? 6
Kör på inställningen Exemplet Entreprenören startar ett bolag. Hen har kanske kunskap om att det finns andra som använder sig av samma namn och/eller logotyp, eller kanske inte. Grundproblematiken ligger i att entreprenören väljer att inte bry sig, utan bara köra på och lösa problemen om/när de uppkommer. I vårt exempel väljer entreprenören ett varumärke hen tycker är fantastiskt. Hen registrerar även varumärkeslydelsen som ett domännamn. Hen är tom. så proaktiv att hen registrerar flera domännamn, inklusive landsdomänerna för Norden. Först efter två år, när verksamheten formligen exploderat i omsättning och e-handeln blivit en stor snackis i sociala medier, kommer tanken på varumärkesskydd. Entreprenören skickar in en varumärkesansökan till PRV (Patent och Registreringsverket) och får efter ett tag svaret att något varumärkesskydd inte är möjligt. Detta då varumärket är beskrivande för verksamheten. Entreprenören kan alltså inte få ensamrätt för sitt varumärke och har därför ingen möjlighet att hindra andra från att profitera på det. 7
Kör på inställningen Lösningen Gör hemläxan 1. Utvärdera styrkan i ditt tilltänkta varumärke. 2. Identifiera andra eventuella intressenter till varumärket och närbesläktade lydelser 3. Titta på tillgängligheten av domännamn. 4. Gör en riskanalys och kill your darlings, våga skrota en namnidé till förmån för en annan med bättre förutsättningar. Ditt slit förtjänar något bättre. 8
Starta smått Problemet Många företag har inställningen att den rätta vägen är att starta smått, med små investeringar. Detta inkluderar tyvärr att många allt som oftast även väljer att snåla med varumärkesskyddet juridiskt och/eller digitalt. Enligt vår erfarenhet slutar starta smått tänket oftast i att man målar in sig i ett hörn (bokstavligt talat då man i detta exempel inte har chans till internationell expansion) och inser det ofta inte förrän det är för sent. Detta hör oftast ihop med föregående fallgrop. Idag har man inte råd att tänka smått, i synnerhet inte vad gäller e-handel och annan digital verksamhet. 10
Starta smått Exemplet Det mellanstora industribolaget har en idé om en ny produkt. Ett undervarumärke till det övergripande koncernvarumärket som ska bli en central del av dess B2C-linje. Ett varumärke väljs och en ansökan för relevanta klasser lämnas in till PRV (Patent och Registreringsverket). Efter en tid godkänns ansökan. Verksamheten inleds i Sverige, men viss export sker även till Norge. Något varumärkesskydd i Norge ansöks det inte om då det anses för dyrt. Samtidigt i Portugal: Det portugisiska bolaget med en produkt inom samma varumärkesklass får en dag en träff på sin varumärkesbevakning. Ett varumärke har registrerats i Sverige med samma namn som deras huvudprodukt. Det portugisiska bolaget har vid det tillfället enbart export till Spanien och Frankrike, men växer stadigt. Då de ser det ökade hotet mot deras varumärke tar de i samråd med sin jurist beslutet att ansöka om ett varumärkesskydd som gäller i hela EU. För att vara på den säkra sidan beslutar de sig att ansöka om varumärkesskydd även i Norge. Samtidigt registrerar de ett stort antal generiska samt landsspecifika domännamn med samma lydelse som varumärket. Då EUIPO (som sköter EU-varumärkena) inte gör en förväxlingsbedömning tar de inte hänsyn till den nya svenska registreringen utan låter varumärket gå igenom. Om det svenska bolaget månar om sitt varumärke kommer de väl invända? När det svenska industribolagets nya produkt är klar för lansering inser de vad som hänt. De har ingen möjlighet att sälja produkten i övriga Europa utan att göra varumärkesintrång. 11
Starta smått Lösningen Tänk stort! Var inte dumsnål, tänk på var ni vill vara om 5 år och agera proaktivt. 12
Inte ha kontroll Problemet Låt oss för sakens skull säga att man kommit så långt att man har ett fullt godkänt skydd av sitt varumärke, både vad gäller varumärken och domännamn. Man har dock varit slarvig i anskaffandet. När ett bolag växer fort har temporära lösningar en tendens att bli permanenta. Man har haft ett fokus på att skapa ett starkt skydd, men utan strukturerat, långsiktigt konsekvenstänk. I processen har då varumärken registrerats utan juridiskt ombud eller ett domännamn registreras på lokala agenter/återförsäljare pga. lokala krav i de olika länderna. Men äger alltså inte själv sina immateriella rättigheter! Detta är ett så oerhört vanligt problem att det är snarare en regel än ett undantag. 14
Inte ha kontroll Exemplet Ett bolag kom till oss för ett antal år sedan. De hade vid det laget skapat sig en internationell närvaro med både egna kontor och återförsäljare i alla världsdelar. De hade växt snabbt och inte riktigt haft den kollen de borde haft. De hade vid denna tidpunkt en återförsäljare i ett Sydamerikanskt land som snabbt växt till att bli deras viktigaste marknad på hela kontinenten. Agenten hade när de inledde samarbetet registrerat vår kunds varumärke som ett domännamn under den lokala landsdomänen. Denna hade han sedan använt som sin primära mailadress under 10 år av framgångsrikt arbete. Detta hade inte setts som ett problem, det hade varit en krånglig domän pga. en del lokala krav. Efter 10 år skar det sig dock mellan agenten och vår kund och samarbetet avbröts. Den lokala agenten vägrade då lämna över domännamnet trots påtryckningar och tom. erbjudande om kompensation. Domänen fortsatte användas, både hemsida och mail, gentemot existerande kunder och olika andra intressenter. Landet i fråga har inte ett så kallat alternativt tvisteförfarande (där man kan lösa tvister elektroniskt ) utan det krävdes en långdragen process i allmän domstol. Efter mycket tid, pengar och energi blev till slut domänen inflyttad. Men det hela hade med lätthet kunnat undvikas om man hade agerat proaktivt och haft kontroll över sina rättigheter från början. 15
Inte ha kontroll Lösningen Var proaktiv och få kontroll Brist på kontroll är något som man i regel inte tänker på att man har förrän något går fel, smått som stort. Skjut inte upp åtgärder som kan förhindra affärskritiska konsekvenser till morgondagen. Då är det i regel för sent. 16
När det faller mellan stolarna Problemet Det här löser väl någon på IT eller?? Antaganden är misslyckandets moder brukar det sägas, vilket enligt vår erfarenhet är alldeles för sant. Man kan ha gjort allting rätt initialt, skyddat relevanta varumärken, sociala mediekonton, domännamn med mera, men brustit i hanteringen av det. Domännamn som registrerats på en missnöjd före detta anställd, varumärken som registrerats utan juridiskt ombud på en gammal adress, tekniska tjänster som pga. bristande kunskap sägs upp och bristande kunskap och/eller rutiner gällande vem som ansvarar för vad. Dessa är en del exempel på orsaker som lett till affärskritiska situationer som tom. i enskilda fall kostat många miljoner för företag som senare blev våra kunder. 18
När det faller mellan stolarna Exemplet Bolaget har under 25 år växt fram till ett av de starkaste inom sin bransch. De har verksamhet i hela Norden och planerar att öppna en filial i Tyskland. Totalt sett har företaget ca. 1000 anställda. De visste tidigt att det är viktigt att ha en starkt digital närvaro. De fick tag i.com domänen till sitt varumärke, men även ett stort antal landsdomäner. Även varumärkena var hyfsat uppstrukturerade och heltäckande för sin internationella närvaro. Under många år hade tillägg och ändringar gjorts i portföljen, ansvaret för domännamnsoch varumärkesportföljerna har cirkulerat mellan marknad, IT, legal och VD. Att ta ett helhetsgrepp vad gäller förvaltningen har inte varit intressant eller aktuellt. Det fungerar ju bra, eller?. Bolaget hade länge haft sina mailadresser och landsspecifika hemsidor på sina.se,.no,.fi och.dk domäner. De hade under en längre tid planerat att flytta både hemsida och mail till sin.com domän, men hela tiden skjutit upp det. Nu var det dags. När servern var förberedd, konton skapade och en plan för flytten framtagen kom dagen när de skulle migrera. De upptäckte då att.com domänen hade löpt ut ett halvår tidigare och omedelbart registrerats av en domänkapare i Kina. Trots att en lång process följde som inkluderade flera juridiska varningsbrev och slutligen kostsam juridisk tvist, var det ändå tur i oturen. Hade de migrerat mailen tidigare, och tappat domänen efteråt, hade kaparen kunnat ta emot alla inkommande mail till koncernen till dess att tvisten var vunnen. 19
När det faller mellan stolarna Lösningen Ha en policy Sätt upp en policy för alla aspekter av ert digitala och juridiska varumärkesskydd. Detta inklusive ansvarsroller, skyddsomfång, hur man agerar när man träder in på en ny marknad eller har en ny produkt/tjänst, med mera. Implementera policyn. Sprid informationen internt och inpränta i synnerhet budskapet att domännamn är lika mycket en fråga för IT som för Legal och Marknad. Håll policyn uppdaterad. 20
Sammanfattningen
Sammanfattningen 1. Gör hemläxan Lägg tiden på att undersöka varumärkets potential och styrka såväl som domännamnsituationen, det är värt det! 2. Tänk stort från början Investera i ert skydd och undvik att ångra er senare. 3. Samla ert innehav Ni kommer tjäna på att skaffa kontroll. 4. Skapa en policy och efterfölj den. Det gör det lättare för alla. 22
Kontakta oss Annelie Liljeqvist CEO annelie.liljeqvist@portsgroup.com Per Ahlström Senior Client Manager per.ahlstrom@portsgroup.com Fredrik Larson Head of Marketing fredrik.larson@portsgroup.com contact@portsgroup.com 23