BESLUT 2004-04-01 Ärendenr. 44. Sökande Luleå Mäss & Kongress AB, 556268-8233, Arcusvägen 61, 975 94 Luleå Motpart Concert Lighting Scandinavia AB, 556572-6063, Storabrännbovägen 15, 193 33 Sigtuna Ombud: Zacco Sweden AB, Jur kand Petra K U, Box 23101, 104 35 Stockholm Saken Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnen luleakalaset.se och luleåkalaset.se --------- Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande Beslut Luleå Mäss & Kongress AB:s ansökan om överföring av domännamnen luleakalaset.se och luleåkalaset.se lämnas utan bifall. --------- Postadress Besöksadress Telefon Telefax Hemsida II-Stiftelsen Box 7399 103 91 STOCKHOLM Sehlstedtsgatan 9 08-662 54 40 08-662 54 50 08-662 54 54 www.iis.se E-post: atf@iis.se
2 Bakgrund Sökanden, Luleå Mäss & Kongress AB (nedan LMK ), ägs av Luleå kommun och fick enligt egen uppgift uppdrag av sin ägare i början av år 2003 att anordna en festival. Denna fick sedermera namnet Luleåkalaset Från hamn till hamn. Ett figurvarumärke innehållande denna lydelse gavs in till PRV den 22 maj 2003 och registrerades den 31 oktober 2003 under nummer 363.732. Innehavaren av de domännamn tvisten rör är Concert Lighting Scandinavia AB (nedan CLS ), vars verksamhet är att bl a bedriva ljud- och ljusuthyrning, installation av el- och ljudutrustning, samt försäljning av varor och tjänster inom nöjes- och underhållningsbranschen. Ordförande och styrelseledamot i bolaget är Jörgen R. Han samarbetade med sökanden som extern konsult i projektet som ledde till skapandet av festivalen Luleåkalaset Från hamn till hamn CLS ansökte om domännamnet luleakalaset.se vilket registrerades den 30 april 2003. När möjligheten att registrera domännamn med svenska tecken infördes hösten 2003 utnyttjade CLS sin förtur och registrerade den 24 oktober 2003 domännamnet luleåkalaset.se. Tvistlösningsförfarandet initierades den 1 mars 2004 och till tvistlösare utsågs Peter Hedberg. Båda parter har sedan ärendet lämnades till tvistlösaren inkommit med kompletterande yttranden, som kommunicerats i enlighet med 16 förfaranderegler för ATF. Yrkanden Luleå Mäss & Kongress AB har i ansökan om alternativt tvistlösningsförfarande yrkat att domännamnen luleakalaset.se och luleåkalaset.se skall överföras till bolaget. Concert Lighting Scandinavia AB har bestritt yrkandet.
3 Parterna har anfört Luleå Mäss & Kongress AB LMK fick i början av 2003 uppdraget av Luleå kommun att arrangera en festival, som kom att få namnet Luleåkalaset Från hamn till hamn. Jörgen R satt med på ett projektmöte som projektledare för en lokal samarbetspartner, Skärgårdsmagasinet AB, som inte var kopplat till CLS. Efter mötet registrerade Jörgen R via eget bolag ett flertal domännamn med lydelsen luleakalaset, bl a under toppdomänerna.se,.nu och.com. LMK gav efter en tid in en varumärkesansökan med lydelsen Luleåkalaset Från hamn till hamn, ansökningsdatum var den 22 maj 2003. LMK gav också in en ansökan för domännamnet luleakalaset.se, men fick beskedet att namnet var registrerat av CLS. Vid kontakt med detta bolag och Jörgen R fick man beskedet att det aktuella domännamnet så småningom skulle överlåtas till LMK mot en rimlig ersättning. En kontinuerlig korrespondens följde mellan parterna utan att någon överlåtelse kom till stånd. När sedan möjligheten att söka domännamnet luleåkalaset.se tillkom gav man in en ansökan, bara för att finna att CLS hade utnyttjat sin förtur till namnet. Under hösten 2003 får LMK ett avtalsförslag utan att något pris för överlåtelsen hade satts ut och i januari 2004 kommer ett nytt avtal med en föreslagen ersättning om 27 000 kr exklusive moms. I samarbetet med Skärgårdsmagasinet var ersättningen fastställd och någon ersättning för arbete utöver vad som avtalats lämnades inte. LMK har aldrig givit Jörgen R eller CLS i uppdrag att söka några domännamn och det höga pris som begärs för att få de aktuella domännamnen visar att innehavaren enbart sökt namnen i syfte att tjäna pengar. Concert Lighting Scandinavia AB Jörgen R har en stor erfarenhet av festivalarrangemang och inledde i början av 2003 ett samarbete med LMK. Under ett projektmöte föreslog han att kalla en framtida festival för Luleåkalaset. Efter att detta beslutats registrerade han
4 flera domännamn med denna lydelse i syfte att hindra utomstående personer från att registrera namnet i populära toppdomäner. När sedan möjlighet att registrera domännamn med svenska tecken infördes registrerade han luleåkalaset.se med förtur för att förhindra att någon annan tilldelades domänen. Anledningen till att domännamnen registrerades i CLS:s namn var att det i början av det gemensamma projektet inte var helt klart vem som skulle stå som ägare. Jörgen R tog via en reklambyrå fram förslag på olika varumärken och LMK valde Luleåkalaset Från hamn till hamn. Ansökan om varumärkesregistrering gavs in av LMK efter att domännamnet luleakalaset.se registrerats. Jörgen R har hela tiden varit villig att överlåta de aktuella domännamnen, men vill naturligtvis ha en skälig ersättning för sitt arbete och sina omkostnader. Han har hållit domännamnen tillgängliga för användning och hade ett berättigat intresse av registreringarna för att skapa ett skydd inom ramen för det gemensamma projektet. CLS anser att den aktuella tvisten inte rör innehavet av domännamnen utan ersättningen för arbete. Sådana frågor hör inte hemma i det alternativa tvistlösningsförfarandet. Begäran om avregistrering/överföring skall mot denna bakgrund i första hand avvisas och i andra hand lämnas utan bifall. Tvistlösarens skäl Ansökan om alternativt tvistlösningsförfarande uppfyller de krav som ställs i Förfaranderegler för ATF och skall därför tas upp till prövning. Vid registrering av domännamn under den svenska toppdomänen gäller principen om att den som ger in ansökan först också får rätten till det sökta domännamnet. Enligt punkt 17 c) allmänna villkor vid registrering av domännamn får dock ett domännamn avregistreras eller överföras till den som begärt ett tvistlösningsförfarande om domännamnet är identiskt eller
5 förväxlingsbart med ett varukännetecken vilket har rättsgrund i Sverige och till vilket den som begärt tvistlösningen kan visa rätt, och innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet och domännamnet registrerats eller använts i ond tro. LMK stöder sin talan på det svenska varumärket nr. 363.732 Luleåkalaset Från hamn till hamn vilket gavs in till PRV den 22 maj 2003. Någon inarbetning av kännetecknet har inte gjorts gällande. Vid en helhetsbedömning är domännamnen luleakalaset.se respektive luleåkalaset.se förväxlingsbart lika varumärket Luleåkalaset Från hamn till hamn. Det är klarlagt och inte ifrågasatt i ärendet att det aktuella varumärket söktes efter att domännamnet luleakalaset.se registrerades. Sökanden hade därför inte något kännetecken med rättsgrund i Sverige vid tidpunkten för registreringen av luleakalaset.se. Förutsättningarna för att överföra detta till sökanden LMK är därför inte uppfyllda och det saknas också anledning att pröva eventuell ond tro eller innehavarens berättigade intresse av domännamnet. Vid tillfället då domännamnet luleåkalaset.se söktes och registrerades var sedan tidigare kännetecknet Luleåkalaset Från hamn till hamn sökt som varumärke; en ansökan som ledde till en registrering en vecka efter att CLS tilldelats luleåkalaset.se Fråga i ärendet blir om rätten till domännamnet luleåkalaset.se skall grundas på innehav av varumärket Luleåkalaset Från hamn till hamn eller på en äldre rätt genom domännamnet luleakalaset.se. En grundläggande princip inom bl a varumärkesrätten är att den som har tidigast grund för sitt anspråk på ensamrätt har en företrädesrätt. Det innebär att den som först ger in en ansökan om registrering av ett visst varumärke har ett företräde till registrering framför den som senare ger in en ansökan om registrering av ett förväxlingsbart märke. Och om den första ansökningen leder till registrering utgör denna hinder mot bifall till den senare, se förarbetena till
6 ny varumärkeslag SOU 2001:26, sid 134. En annan princip inom varumärkesrätten, som slagits fast av bl a Patentbesvärsrätten, är att ett registreringshinder kan undanröjas om sökanden kan härleda sin rätt till en rättighet som är äldre än ett anfört hinder. När möjligheten att registrera svenska tecken infördes gavs enligt reglerna förtur endast för de registrerade domännamn där man kan byta ut tecken till å, ä, ö, ü och é. Vid fall där två eller fler domännamnsinnehavare har förtur till samma internationaliserade domännamn är det den med tidigast registreringsdatum som får domännamnet. Tvister skall avgöras i enlighet med reglerna för ATF. CLS har i enlighet med vad som ovan sagts en fastslagen rätt till domännamnet luleakalaset.se och fick förtur till registrering av luleåkalaset.se grundat på detta innehav. Vidare kan CLS enligt principerna om äldre rätt härleda sin rätt till luleåkalaset.se från luleakalaset.se, som registrerades innan det fanns några konkurrerande rättigheter. Vid en sammantagen bedömning saknas förutsättningar för ett överförande av domännamnet luleåkalaset.se till LMK. LMK:s ansökan om överföring av luleakalaset.se och luleåkalaset.se skall mot bakgrund av ovan lämnas utan bifall. På Stiftelsen för InternetInfrastrukturs vägnar Peter Hedberg