Sökande Cine Craft Limited, 34286, 3 Bell Lane, Gibraltar

Transkript

1 BESLUT Ärendenr. 68 Sökande Cine Craft Limited, 34286, 3 Bell Lane, Gibraltar Ombud: Advokaten Mats B Motpart Stiftelsen Patentväktaren, , Box 15149, Stockholm Saken Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet <private.se> Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande Beslut Domännamnet <private.se> överförs till Sökanden, Cine Craft Limited Postadress Besöksadress Telefon Telefax Hemsida II-Stiftelsen Box STOCKHOLM Sehlstedtsgatan E-post: atf@iis.se

2 2 Bakgrund Den 6 september 2004 skickade Sökanden dels ansökan om Alternativt tvistlösningsförfarande till Stiftelsen för InternetInfrastruktur (IIS), dels Underrättelse om tvistlösning för domännamnet <private.se> till NIC-SE Network Information Centre Sweden AB (Nic-Se). Samma dag betalades ansökningsavgiften till IIS. IIS förelade Motparten att senast den 13 oktober 2004 inkomma med svaromål i anledning av Ansökan. Motparten fick emellertid enligt uppgift inte del av handlingarna förrän den 5 oktober, och begärde då anstånd till den 5 november 2004 med att inkomma med yttrande. Anståndet beviljades av Tvistlösaren. Motparten inkom med svaromål den 31 oktober Mot bakgrund av Sökandens begäran att ansökan ska prövas av en tvistlösare, vilket Motparten inte har motsatt sig, utsåg IIS den 10 september 2004 P-E Petter R som tvistlösare, att avgöra ärendet senast den 5 december Då ansökan enligt Tvistlösaren uppfyller kraven i IIS Förfaranderegler för alternativt tvistlösningsförfarande för domännamn i toppdomänen.se ska Tvistlösaren fatta beslut i tvisten. Beslutet ska grundas på ansökan och Motpartens svar. Förfarandespråket är svenska. Yrkanden Sökanden yrkar att domännamnet <private.se> överförs till Sökanden Cine Craft Limited. Motparten har bestridit yrkandet om överföring. Parterna har anfört Sökanden Sökanden är innehavare av den svenska nationella varumärkesregistreringen nr PRIVATE i visst utförande, liksom av Gemenskapsvarumärket nr PRIVATE (ord). Kopior av utdrag från respektive varumärkesregister har bifogats Ansökan som Bilaga 1 och 2. Domännamnet <private.se> innehades tidigare av ett bolag med firma Private Press Sweden AB, vilken firma dock hävts genom dom i Stockholms tingsrätt av den 29 mars 2004 (kopia av dom bifogad Ansökan som Bilaga 3). Private Press Sweden AB har den 23 augusti 2004 överlåtit det tvistiga domännamnet till Motparten. Motparten har inte någon rätt eller berättigat intresse till <private.se>, vilket är identiskt med Sökandens varumärke. Domännamnet har använts i ond tro, trots att det inte är kopplat till någon aktiv hemsida, eftersom redan det faktum att <private.se> över huvud taget registrerats utgör adekvat användning. Det enda syftet med registreringen och överlåtelsen av domännamnet är att förhindra för Sökanden att använda sitt varumärke i ett domännamn.

3 3 Motparten Motparten är en förvaltarstiftelse som har att förvalta registreringar för juridiska intressen, samt att tillvarataga och uppfylla destinatörens önskan i största möjliga mån. Stiftelsen innehar det omtvistade domännamnet med avsikt att uppfylla en mans sista vilja och önskan För att bevara till eftervärlden att beskåda hans livsverk och ta del av hans levnadshistoria med hur hans verksamhet byggdes upp, för att hur han sedan blev lurad och bedragen av sin egen son på sitt livsverk utan någon ersättning och samtidigt hur hans övriga barn blev bedragna på sin arvslott av sin bror. Motparten har bättre rätt till domännamnet <private.se> genom det registererade utgivningsbeviset till den periodiska publikationen PRIVATE, registrerat 1967 och utgiven sedan Sökandens åberopade svenska varumärke är ett figurmärke, och sådana saknar ordskydd. Det åberopade Gemenskapsvarumärket är inte det enda med ordskydd för PRIVATE. Det finns över 200 andra varumärkesregistreringar med ordet PRIVATE, och ordet borde inte ha kunnat registreras som varumärke eftersom det inte uppfyller kravet på särskiljningsförmåga och är beskrivande. Motparten har ensamrätt till PRIVATE som namn på en periodisk skrift, vilken representerar den ursprungliga inarbetade namnrättigheten till PRIVATE. Sökanden har på olika sätt sökt tillskansa sig Motpartens registreringar och rättigheter utan ersättning. Bakgrunden är en familjetvist mellan far och son, Berth M Sr. och Berth M Jr. Motparten bestrider anklagelsen att domännamnet inte är i bruk och endast registrerat för att hindra sökandens verksamhet, och anför att Motparten kommer att använda <private.se> för att lägga upp M Sr s egen hemsida, med hans samlade verk och arbete. Avsikten är att skapa en omfattande webplats med foton, videointervjuer, artiklar, etc. Motparten hänvisar till ett stort antal handlingar, bilagda till Motpartens svar, vilka dels behandlar nämnda familjetvist, dels avses visa på Motpartens namnrättigheter samt att Sökandens varumärkesrättigheter kan ifrågasättas. Tvistlösarens skäl Inledningsvis kan konstateras att Motparten i sitt svar hänvisat till vissa upphovsrättsliga och känneteckensrättsliga förhållanden och tvister rörande dels Berth M Sr. och Berth M Jr, dels Sökanden och bolaget (fd Private Press Sweden AB). Tvist rörande eventuellt upphovsrättsintrång, liksom känneteckensrättsliga tvister rörande andra parter än Sökanden Cine Craft Limited respektive Motparten Stiftelsen Patentväktaren, faller dock dels utanför ramen för Alternativt Tvistlösningsförfarande, dels i den mån tvisten rör rätt till domännamn under.se men med andra parter än nu nämnda utanför ramen för vad som kan behandlas i nu aktuellt ärende. Vad Motparten anfört i dessa

4 4 delar kommer därför inte närmare att kommenteras nedan i annan utsträckning än då det har direkt betydelse för föreliggande ärende. Enligt punkt 18 c) i Allmänna villkor för registrering av domännamn under toppdomänen.se, får ett domännamn avregistreras eller överföras till den som begärt tvistlösningsförfarandet om domännamnet är identiskt eller förväxlingsbart med ett varukännetecken, näringskännetecken, släktnamn, konstnärsnamn (om namnet inte syftar på någon sedan länge avliden), eller titel på annans skyddade litterära eller konstnärliga verk vilka har rättsgrund i Sverige och till vilket den som begärt tvistlösningen kan visa rätt, och i) innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet och ii) domännamnet registrerats eller använts i ond tro. Identiskt eller förväxlingsbart Det är i ärendet otvistigt att <private.se> är identiskt med varumärket PRIVATE. Sökanden är registrerad i det svenska varumärkesregistret som innehavare till varumärkesregistrering nr PRIVATE i visst utförande, för samtliga varor i klass 9, samt periodiska publikationer, böcker, fotografier, tavlor i klass 16. Sökanden är vidare registrerad som innehavare av Gemenskapsvarumärket nr PRIVATE ordmärke, för varor och tjänster i klasserna 9, 16 och 38, inkluderande bl a trycksaker och fotografier. Motparten synes hävda dels att Sökanden inte är berättigad innehavare till ovanstående varumärkesregistreringar, dels att varumärket PRIVATE saknar särskiljningsförmåga. Vad beträffar den svenska varumärkesregistreringen, är det Tvistlösarens bedömning att ordet PRIVATE i visst utförande inte består av några varumärkesrättsligt särskiljande figurmoment. PRIVATE är utskrivet i visst typsnitt, omgivet av två vågräta linjer. Registreringen representerar således ett ordskydd för PRIVATE. Samma bedömning synes Stockholms tingsrätt ha gjort i Mål nr T (kopia av dom meddelad 29 mars 2003 som Bilaga 3 till ansökan). Ur domskälen: Varumärket PRIVATE kan heller inte ses som beskrivande för tidskrifter Varumärket PRIVATE får därmed sägas ha en normal särskiljningsförmåga. Gemenskapsregistreringen, vilken är giltig i Sverige, är ett rent ordmärke. Beträffande frågan om äganderätt får det presumeras att den som är antecknad i varumärkesregister som innehavare till viss registrering även är rättmätig ägare till varumärket. Eventuell tvist om äganderätten får avgöras i domstol och är inte en fråga inom ramen för detta tvistlösningsförfarande. Det är således Tvistlösarens uppfattning att domännamnet <private.se> är identiskt med Sökandens varumärke PRIVATE, vilket har rättsgrund i Sverige och till vilket Sökanden kan visa rätt.

5 5 Rätt eller berättigat intresse Motparten är inte auktoriserad återförsäljare/distributör av Sökandens produkter och företräder inte heller i övrigt Sökanden. Domännamnet kan inte anses allmänt känt för Motparten Stiftelsen Patentväktaren (jmfr punkt 18 d) Allmänna villkor). Till stöd för uppfattningen att Motparten har rätt eller berättigat intresse till <private.se> åberopar Motparten utgivningsbevis nr 7163 för den periodiska skriften PRIVATE. Till stöd för äganderätten till nämnda utgivningsbevis åberopas dels en av bolaget , f d Private Press Sweden AB, den 14 juni 2004 undertecknad överlåtelsehandling, dels en av den 19 augusti 2004 till Patent- och registreringsverket (PRV) ingiven Anmälan om byte av ägare för periodisk skrift (från Private Press Sweden AB till Stiftelsen Patentväktaren). Överlåtelsen har dock ännu inte antecknats i PRVs register och det är således fortfarande bolaget som är registrerade ägare av utgivningsbeviset för PRIVATE. Då Motparten inte är registrerad ägare till utgivningsbevis nr 7163, drar Tvistlösaren slutsatsen att Motparten inte kan åberopa äganderätt till utgivningsbevis för den periodiska skriften PRIVATE som grund för sin uppfattning om rätt eller berättigat intresse till domännamnet <private.se>. Det kan också noteras att den åberopade överlåtelsehandlingen ger det överlåtande bolaget rätt att driva vidare de rättsliga processer som pågår kring rättigheterna till PRIVATE, att få ingå nya rättsliga processer kring vad som nu överlåtits, samt att överta och inträda i stället för stiftelsen om stiftelsen blir indragen i någon rättslig process rörande dessa överlåtna rättigheter. Enligt Tvistlösarens uppfattning styrker nämnda skrivning slutsatsen att det är bolaget och inte Motparten som bör anses som part i tvister om rättigheten till kännetecknet PRIVATE, vilket ytterligare talar mot att Motparten ska anses ha någon rätt eller berättigat intresse till <private.se>. Inte heller i övrigt har framkommit något i ärendet som otvetydigt kan anses ge Stiftelsen Patentväktaren någon namnrätt till kännetecknet PRIVATE i känneteckensrättslig mening. Mot bakgrund av ovanstående drar Tvistlösaren slutsatsen att Motparten inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet <private.se>. Registrerats eller använts i ond tro Det omtvistade domännamnet <private.se> innehades tidigare av bolaget , och överläts till Motparten den 23 augusti Det är Tvistlösarens uppfattning att en överlåtelse av domännamn till ny innehavare är att betrakta som en situation jämförbar med registrering av domännamnet, även om originalregistreringen för tidigare innehavare skett vid annat datum. För nämnda uppfattning talar dels det faktum att domännamnet efter överlåtelse erhåller ett nytt registreringsdatum, dels att det skulle vara obilligt om domännamnsinnehavare kunde undgå att omfattas av det i 18 c) i Allmänna villkor vid registrering av domännamn under toppdomänen.se

6 6 uppställda rekvisitet registrering i ond tro genom att endast erhålla innehav av domännamn genom överlåtelse från tidigare innehavare. Det är uppenbart att Motparten, genom med registrering jämförbar handling, anskaffat det omtvistade domännamnet i full vetskap om att varumärkesregistreringar för PRIVATE innehas av annan, nämligen Sökanden. Motparten har emellertid, på olika grunder, ansett sig ha bättre rätt till kännetecknet PRIVATE, varför enbart vetskapen om Sökandens varumärkesregistreringar i sig inte kan sägas indikera ond tro i den mening som avses i Allmänna villkor. Av Motpartens inlaga med bilagor får förstås att syftet med domännamnet <private.se> är att koppla det till den periodiska skriften PRIVATE, samt att under <private.se> lägga upp fotografier, videointervjuer, artiklar och bokmaterial. Den planerade verksamheten får antagas ske i visst kommersiellt syfte eller åtminstone inta vara av helt privat natur och innehåller sådana likheter med Sökandens verksamhet att Motparten är att betrakta som en konkurrent till Sökanden. Vidare uppger Motparten att <private.se> registrerats i syfte att bevara Berth Milton Sr s livsverk och ta del av hans levnadshistoria med hur hans verksamhet byggdes upp, för att hur han sedan blev lurad och bedragen av sin egen son på sitt livsverk utan någon ersättning och samtidigt hur hans övriga barn blev bedragna på sin arvslott av sin bror. Av vad som framkommit av såväl Sökandens som Motpartens inlagor är den son respektive bror som avses Berth M Jr, vilken bedriver affärsverksamhet med bl a publikationer genom Sökanden Cine Craft Limited. Med hänvisning till ovanstående förefaller det Tvistlösaren sannolikt att domännamnet registrerats/anskaffats i syfte att hindra Sökanden från att använda sitt kännetecken i ett domännamn under toppdomänen.se, i syfte att använda domännamnsregistreringen som ett påtryckningsmedel i pågående känneteckenstvister och/eller i syfte att störa Sökandens affärsverksamhet. Någon faktisk användning av det omtvistade domännamnet kan dock inte konstateras, även om Motparten uppgivit sig ha kommit långt i förberedelserna för en webplats under <private.se>. Mot bakgrund av ovanstående drar Tvistlösaren slutsatsen att Motparten i varje fall registrerat / anskaffat domännamnet <private.se> i ond tro. På Stiftelsen för InternetInfrastrukturs vägnar P-E H Petter Rindforth