Stockholm den 17 september 2015

Transkript

1 R-2015/0783 Stockholm den 17 september 2015 Till Justitiedepartementet Ju2015/3556/L3 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 22 april 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Ny patentlag (SOU 2015:41). Sammanfattning Med undantag för förslaget till bestämmelsen i 1 kap. 1 i den nya patentlagen om skyldighet för uppfinnare att namnges och betänkligheter i fråga om förslaget till reglering av sekretess i 5 kap. 3 har Advokatsamfundet ingen erinran mot förslagen i betänkandet. Skälen för Advokatsamfundets ståndpunkter liksom de särskilda påpekanden med anledning av vissa av förslagen i betänkandet som samfundet ansett påkallade framgår av det följande. Allmänt Som noteras i betänkandet kan innehållet i lagrådsremissen Patent- och marknadsdomstol (11 juni 2015) göra följdändringar påkallade i betänkandets förslag. 1 Det påpekas inte nedan i vilken mån detta kan erfordras. Vissa av betänkandets förslag till bestämmelser i ny patentförordning synes förutsätta goda insikter om hur den praktiska administrativa hanteringen hos patentmyndigheten sker. Advokatsamfundets inställning till dessa förslag sker med reservation för att någon djupare sådan kännedom inte föreligger. 1 Se Advokatsamfundets remissyttrande den 8 april 2014 (R-2014/0053, Ju2014/129/DOM) över departementspromemorian Patent- och marknadsdomstol (Ds 2014:2), liksom yttrande den 9 mars 2015 (R-2015/0124, Ju2015/841/DOM) över promemorian Patent- och marknadsdomstol; kompletterande överväganden.

2 2 Särskilda synpunkter och påpekanden 1 kap. 1 första stycket I 1 kap. 1 första stycket andra meningen anges att flera personer kan göra en uppfinning tillsammans. Förslaget till ny lag saknar regler om förhållandet mellan samägare till patent. Patent är ofta föremål för samägande. Rättsläget är oklart vad gäller de rättsliga förhållandena mellan samägare till patent, trots att ett patent kan representera ett mycket högt värde. Oklarheten kan verka tvistedrivande och skapa onödiga kostnader, framför allt för uppfinnare. Advokatsamfundet föreslår mot denna bakgrund att en särskild utredning tillsätts med uppdrag att föreslå en särskild reglering av förhållandet mellan samägare till patent. 1 kap. 1 andra stycket I 1 kap. 1 andra stycket andra meningen anges att uppfinnarens namn ska anges i en patentansökan och i patentskriften. Meningen bör enligt Advokatsamfundet i stället lyda: Uppfinnaren har rätt att namnges i en. I betänkandet s. 264 påpekas att en uppfinnare har rätt att bli namngiven. En sådan rätt följer också av Pariskonventionen. Ordet ska kan uppfattas som en skyldighet att tåla att bli namngiven. Detta kan knappast vara avsikten. Det kan finnas beaktansvärda skäl till varför en uppfinnare inte önskar bli angiven. I övrigt kan anmärkas att automatiserad behandling av uppgifter om uppfinnare utgör sådan hantering av personuppgifter som bör regleras i samklang med de åtgärder som föreslås i regeringens proposition 2014/15:148 om domstolsdatalag. 3 kap. 6 I betänkandets kommentar till 3 kap. 6 (s. 153) anges att den föreslagna bestämmelsen motsvarar artikel 29 domstolsavtalet och 3 tredje stycket 2 nuvarande patentlag. I förslaget till bestämmelse hänvisas till marknaden, utan närmare definition. Den föreslagna författningstexten skiljer sig däri från både domstolsavtalet och den nuvarande patentlagen, som i stället hänvisar till marknaden i Europeiska unionen respektive marknaden inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Enligt Advokatsamfundet bör här samma uttryck användas också i den nya patentlagen. 5 kap. 3 I förslaget till bestämmelsen i 5 kap. 3 anges att PRV efter yrkande får besluta att handling som innehåller en företagshemlighet inte får lämnas ut (med vissa undantag). Principen överförs från 22 nuvarande patentlagen. 2 PRV, liksom andra myndigheter, lyder dock redan under offentlighets- och sekretesslag (2009:400) (OSL). I 31 kap Bestämmelsen har sitt ursprung i prop. 1966:40, s. 25, där följande uttalades: ett hemlighållande [bör] kunna tillåtas beträffande handling som ej rör uppfinning utan innehåller upplysningar om affärsförbindelser, kontraktsförhållanden etc., vilket kan tänkas förekomma t.ex. i tvist om bättre rätt till uppfinning.

3 3 OSL anges att sekretess hos PRV gäller i högst femtio år (tjugo år hos andra myndigheter och tio år universitet och högskolor). I 31 kap. 20 OSL anges också att sekretess gäller i ärende om ansökan om patent för uppgift om uppfinning eller företagshemlighet, om inte annat följer av patentlagen (1967:837). Fråga uppkommer om avsikten med bestämmelsen är att patentlagen innebär en avvikelse från vad som gäller enligt OSL. Det kan ifrågasättas om det bör krävas att den relevanta handlingen är bärare av en företagshemlighet för att sekretess ska beviljas enligt patentlagen, till skillnad från det lägre allmänna kravet för sekretess enligt OSL, som är uppgift om en enskilds affärs- eller driftförhållanden, om det kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs. Den ökning av sekretess som en sådan ändring skulle kunna innebära, uppvägs av att omfattningen av sekretess enligt även patentlagen bör begränsas till enbart uppgift och inte hela handlingar. Det kan slutligen ifrågasättas om ett krav på yrkande bör uppställas, då detta inte krävs enligt de allmänna reglerna i OSL. Advokatsamfundet föreslår att den av utredningen föreslagna regeln utgår. I vart fall bör den övervägas ytterligare. 7 kap. 7 Enligt 7 kap. 7 andra stycket gäller inte bestämmelserna europeiska patent med enhetlig verkan, men gäller likväl väl i fråga om tilläggsskydd, även om grundpatentet är ett sådant patent. Advokatsamfundet efterlyser en redovisning av varför detta skulle vara avsett att gälla och ifrågasätter huruvida en sådan ordning är möjlig. Det synes vara omöjligt att göra ändringar i tilläggsskyddet, vars rätt helt härleds från grundpatentet i sig. En annan sak är att skyddsomfånget för tilläggsskyddet kan vara mer begränsat än grundpatentet, eftersom tilläggsskyddet endast ger skydd för det läkemedel som omfattas av marknadsföringsgodkännandet. 8 kap. 8 Advokatsamfundet anser att ett förtydligande i förslaget till 8 kap. 8 bör göras. Den föreslagna bestämmelsen i 8 kap. 7 förefaller bekräfta följande uttalande från Svea hovrätt i mål nr T : Vid en samlad bedömning finner hovrätten att starka skäl talar för att 52 patentlagen ska tolkas med särskilt beaktande av EPC 2000 och av praxis vid prövning av upphävande av patent på såväl nationell som europeisk nivå. Detta leder till slutsatsen att en ogiltighetsförklaring inte får avse endast en del av ett patent, om inte patenthavaren framställt ett begränsningsyrkande. Om domstolen vid sin prövning finner att ett patentkrav är ogiltigt, ska således hela patentet ogiltigförklaras i denna situation (Advokatsamfundets kursivering). I förslaget till författningstext till 8 kap. 8 nya patentlagen saknas dock ett konstaterade att partiell ogiltighet inte kan dömas ut om patenthavaren inte yrkat på begränsning. Detta bör enligt Advokatsamfundet förtydligas genom att förslaget till författningstext ändras på följande sätt: Den som vill få ett patent ogiltigförklarat får föra talan om detta vid domstol. En ogiltighetsförklaring får inte avse endast en del av ett patent, om inte patenthavaren

4 4 framställt ett begränsningsyrkande enligt 8 kap. 7. En myndighet får föra en sådan talan om det är påkallat från allmän synpunkt. 11 kap. 2 Förslaget till bestämmelse i 11 kap. 2 bör kompletteras med att en licenstagare bara får överlåta eller upplåta sin rätt vidare om patenthavaren har medgett detta. Detta för att regeln ska omfatta även situationen av underlicensiering och inte locka till e contrario-slut som skulle strida mot härskande mening att samma begränsning gäller vid överlåtelse av licensen som vid upplåtelse av underlicens. 12 kap. 11 Förslaget till bestämmelse i 12 kap. 11 innehåller ett underrättelsekrav. En samordning med förslaget till bestämmelse i 16 kap. 5 andra stycket och ett ställningstagande till den s.k. befordringsrisken är därför enligt Advokatsamfundet påkallad. Bestämmelsen skulle då kunna ha följande lydelse: Panthavaren får sälja panten och ta ut sin fordran ur köpeskillingen endast om han eller hon dessförinnan har underrättat patenthavaren respektive sökanden till patentet och licenstagare respektive andra panthavare antecknade i patentregistret om försäljningen och dessa har fått skälig tid att bevaka sin rätt. Underrättelseskyldigheten anses fullgjord när underrättelsen i rekommenderat brev sänts till den adress som antecknats i patentregistret, om det inte framgår av det skriftliga avtalet om pantsättning av egendomen att annan adress ska tillämpas för underrättelser. Talerätt Advokatsamfundet föreslår vissa ändringar och förtydliganden i förslaget till 13 kap. vad gäller talerätt. I artikel 47 i domstolsavtalet anges vilka som har talerätt i den europeiska enhetliga patentdomstolen. Detta är huvudsakligen begränsat till patenthavare, den som har en exklusiv licens (om inte annat anges i licensavtalet) och den som har en icke-exklusiv licens (men bara om sådan uttryckligt rätt ges i licensavtalet). Dock anges det i artikel 47(6) att även [a]ny other natural or legal person, or anybody entitled to bring actions in accordance with its national law, who is concerned by a patent, may bring actions in accordance with the Rules of Procedure. Det senare innebär att nationella regler kan få stor betydelse. Talerätten under både nuvarande patentlag och förslaget till ny patentlag är betydligt mer generös än i artikel 47 i domstolsavtalet, eftersom alla med ett krav kan väcka talan om ersättning för intrång; både patenthavare och licenstagare (oavsett typ av licens) kan väcka talan i alla övriga avseenden. Detta följer av förslaget till 13 kap. 3 och även förslagen till 14 kap. 1 och 6.

5 5 Advokatsamfundet ställer sig bakom den underliggande tanken att svensk rätt fortsatt bör vara generös med talerätten. Även om en licenstagare åtagit sig i avtal att inte väcka talan, kan knappast licensgivaren förhindra att talan ändå väcks. Licensgivaren är hänvisad till att hävda avtalsbrott. Det upplevs inte sällan som en märklig ordning i ett internationellt perspektiv. Det kan därför ifrågasättas om det är en lämplig lösning. Advokatsamfundet föreslår därför att licenstagares talerätt villkoras av att annat inte avtalats. Ett sådant villkor kan inskjutas i författningstexten till 13 kap. 3 och 14 kap. 1 och 6. Advokatsamfundet anser att en sådan regel tillgodoser en licensgivares befogade intresse av att kunna kontrollera talerätten på annat sätt än att bara vara hänvisad till att hävda avtalsbrott i förhållande till licenstagaren. Eftersom licenstagare inte kan anses ha någon absolut talerätt mot tredje man, väcker en sådan lösning inte heller några betänkligheter under artikel 6(1) i Europakonventionen (EKMR) i fråga om rätten till domstolsprövning. Ett alternativ är att talerätten helt anpassas till artikel 47 i domstolsavtalet. Det framstår dock som en mer ingripande lösning. 16 kap. 6 I förslaget till 16 kap. 6 anges att patenthavaren är skyldig att anmäla till domstolen i mål om patentintrång om en begäran om begränsning eller upphävande av patentet har gjorts. Det får antas innebära att när käranden i intrångsmål är annan än patenthavaren som är den enda som kan begära begränsning eller upphävande av patentet finns ingen skyldighet att anmäla detta, även om käranden skulle känna till en sådan omständighet. Enligt Advokatsamfundet bör det rimligen åligga alla käranden med sådan kännedom om att en begäran om begränsning eller upphävande av patentet har gjorts. 16 kap. Överklagande, rättegången m.m. I betänkandet föreslås att de särskilda reglerna om fastställelsetalan avskaffas, varför endast de allmänna principerna enligt 13 kap. 2 rättegångsbalken kommer att gälla (jfr s. 223). Om de överväganden som ligger bakom detta förslag är riktiga, skulle förändringen enligt Advokatsamfundet kunna få effekter som är svåröverskådliga. Förslaget kan därför behöva övervägas ytterligare. Det kan exempelvis inte uteslutas att det blir möjligt att föra en fastställelsetalan om ett patents ogiltighet (eller giltighet) som ett sakförhållande per se. Det är en väsentlig skillnad jämfört med nuvarande system där positiv eller negativ fastställelsetalan förs med utgångspunkt från att en viss gärning innebär intrång (eller vice versa). Jämför också den osäkerhet om rättsläget som framgår av betänkandet (s ) i fråga om en negativ fastställelsetalan enligt rättegångsbalken kan avse ett framtida rättsförhållande. Mot bakgrund av ovanstående anser Advokatsamfundet att en bestämmelse med innehåll motsvarande 63 nuvarande patentlagen bör intas i en ny patentlag. Man bör i och för sig sträva efter likhet mellan de olika immaterialrättsliga lagstiftningarna, men Advokatsamfundet ser inte avskaffandet av regler om fastställelsetalan i varumärkeslagen som ett hinder mot att behålla bestämmelser om fastställelsetalan i patentlagen.

6 6 Övergångsbestämmelser Advokatsamfundet anser att förslaget till övergångsbestämmelser punkt 3 bör modifieras så att den äldre lagen ska tillämpas i fråga om talan om intrång, eller försök eller förberedelse till intrång, som har väckts före ikraftträdandet. Med denna utformning av bestämmelsen blir det tydligare att intrång som är perdurerande och pågår över ikraftträdandet, ska behandlas enligt den nya lagen när talan väcks därefter. Eftersom vissa intrång är straffsanktionerade, uppnås därmed en samstämmighet med den förhärskande uppfattningen att ny lag ska tillämpas vid perdurerande brott vid en prövning enligt 5 promulgationslagen till Brottsbalken, om någon del av det brottsliga förfarandet inträffat under den lagens giltighetstid. Det sagda har också betydelse i de fall en anpassning till domstolsavtalet innebär en inskränkning av nuvarande omfattning av ensamrätten. Av 5 andra stycket promulgationslagen till Brottsbalken följer att en gärning som var att betrakta som ett intrång enligt äldre lag ska bedömas enligt den nya lagen om det leder till frihet från straff eller lindrigare straff. Även om det kan antas få begränsad praktisk betydelse, bör i ett motivuttalande anmärkas att detta är avsett att gälla även intrång som avslutats och blivit föremål för talans väckande före ikraftträdandet. SVERIGES ADVOKATSAMFUND Anne Ramberg