Sakrättsligt skydd för licenser samt parters avtalade rätt till teknikförbättringar

Transkript

1 Sakrättsligt skydd för licenser samt parters avtalade rätt till teknikförbättringar Professor Bengt Domeij IMK, Uppsala universitet Sakrättsligt skydd för licenser Patent kan utmätas och ingå i konkurs. Det framgår indirekt av 54 2 st. patentlagen där det anges att patent inte får ogiltigförklaras om det är utmätt. Vad måste den som avtalar med en patenthavare göra för att hans rätt ska stå sig vid konkurs eller utmätning (få konkursförvaltare eller KFM att respektera avtalet)? 1

2 Tidsprioritet räcker Vid överlåtelse eller upplåtelse (licensiering)uppnås skydd mot motpartens borgenärer (utmätning eller konkurs) redan genom avtalet. Licensen ses inte som (svag) nyttjanderätt till lös egendom. Prioritet gäller även vid dubbelöverlåtelse. Avtalsprincipen framgår indirekt men registreringskrav för pant 101 patentlagen: Pantsättning av patent eller patentansökan gäller från tiden för ansökan om registrering 4 mot den som senare förvärvar äganderätt eller annan rätt till egendomen. Ett licensavtal gäller mot panthavaren, om avtalet har slutits före ansökan om registrering av pantavtalet. 2

3 Indirekt lagstöd för avtals- /prioritetsprincipen Eftersom licenstagare enligt st. patentlagen (och motsvarande regler i 7 kap. 10 andra stycket varumärkeslagen) är skyddade mot senare panthavare måste licenstagarna också vara skyddade mot licensgivarens övriga borgenärer. I annat fall skulle förmånsrättsordningen kastas om och resultatet bli en spektakulär oordning samt strida mot all sakrättslig logik. NJA 2009 s.695, Rollator, mönsterregistrering En immaterialrätt kan inte vara föremål för godtrosförvärv, inte heller vid dubbelöverlåtelse. Vid en dubbelöverlåtelse anses således den förste förvärvaren ha bättre rätt till immaterialrätten även om den senare förvärvaren var i god tro vid sitt förvärv. Eftersom 4 det sakrättsliga skyddet uppstår redan genom avtalet, blir prioriteten i tid avgörande för företrädesrätten vid dubbelöverlåtelse. 3

4 Registreringskrav om licensgivaren fråndöms patentet (bättre rätt) Registrering av licens krävs för att licenstagaren ska få fortsätta att nyttja uppfinningen på skäliga villkor, om licensgivaren fråndöms patentet (var inte materiellt utan bara formellt, rätt innehavare), se 53 andra stycket patentlagen. Avtalsprincipens risker Borgenärsbedrägeri värdefulla patent överförs inför stundande utmätning eller konkurs. Det får med nuvarande regler hanteras inom ramen för återvinningsreglerna i 4 kap. konkurslagen. 4

5 Borgenärsbedrägeri? - NJA 2010 s. 617 Uppfinnaren överlät 1999 till ett exploateringsbolag, TexsunEnergy AB, samtliga patent och patentansökningar avseende en ny typ av solfångare. Köpeavtalet: Part äger säga upp detta avtal till omedelbart upphörande (och [då] skall äganderätten till den överlåtna egendomen återgå utan särskild ersättning) 4 b) om den andra parten försätts i konkurs, träder i likvidation, underlåter att behörigen infria accepterad växel eller annan icke tvistig förbindelse eller eljest kan antas ha kommit på obestånd. NJA 2010 s. 617 HD: Konkursboet har i princip samma men inte bättre rätt än konkursgäldenären till prestationer från medkontrahenten. Även om en rättshandling har sakrättsligt skydd och därför binder konkursboet, kan den i vissa fall återvinnas enligt bestämmelserna i 4 kap. konkurslagen. Hävningsförklaringen innan konkursen, när obestånduppkommit, var giltigt. Däremothade knappast en hävningsförklaring efter konkurs lett till återgång av patenten. Sakrätten är tvingande. 5

6 Sakrättsligt skydd för nyttjande, men inte biförpliktelser Biförpliktelser t.ex. överföring av know- how, stämma tredje man för intrång, tekniska förbättringar -ses inte som egendom, utan tjänsteåtaganden. Är inte skyddade (KFM eller konkursförvaltaren kan sälja utan hänsyn till dessa). Ämne 2: Avtal om förbättringsklausuler grant-back och grant-forward En förbättringsklausul kan ofta stadga att licensen omfattar any[patentable] improvements tothe Licensed Patent Rights[enl. bilaga] och att sådana förbättringar ska inkluderas i Licensed Patent Rights. Ger ofta upphov till tvist. 6

7 Syftet med förbättringsklausuler Ger licenstagaren en ökad tillförsikt och en större vilja att investera i kommersialiseringen av licensgivarens teknik. Samtidigt måste en gräns dras mot väsentligt annorlunda tekniska framsteg som licensgivaren har gjort under avtalstiden, som inte kunde förutses vid ingåendet av utvecklingsavtalet och därför inte heller ska omfattas av förbättringsklausulen. Vad är en förbättring? 1. Skiljelinje mellan förbättringsklausuler som avser bara patenterbara förbättringar och de som avser alla förbättringar (design, produktionsteknik, etc.) improvements tothe Licensed Patent Rights4. Förbättringen måste ha en relation till de tidigare licensierade patenten. Men hur? 7

8 Hållpunkter vid tolkning Tekniken ska inte ha funnits vid avtalstidpunkten Förbättring tolkas utifrån uppfattningarna inom det tekniska området. Vid större tekniskt avstånd till den ursprungliga tekniken får parten som har fördel av förbättringsklausulen generellt sett en svagare rätt till nya lösningar Hållpunkter vid tolkning Förbättringar behöver inte ligga så nära ursprungstekniken att de vid en intrångsbedömning, skulle falla innanför kraven eller vara ekvivalenta till patenten på ursprungstekniken. Används ursprungstekniken och modifikationerna inte tillsammans utan tidsmässigt separerade, talar det för att de senare modifikationerna är att bedöma som en eller flera självständiga uppfinningar 8

9 Hållpunkter vid tolkning Om ursprungstekniken och den eventuella förbättringen har samma användningsområde, talar det för att förbättringen omfattas. Om den påstådda förbättringen kan användas kommersiellt på ett annat sätt än tillsammans med den ursprungligen licensierade tekniken, pekar det mot att uppfinningen är självständig och inte omfattas. Hållpunkter vid tolkning Om nyskapelsen löser ett problem i den licensierade uppfinningen, blir det lätt att se nyskapelsen som en förbättring, också när nyskapelsen i praktiken kommer att ersätta den ursprungliga uppfinningen. Förbättringsbegreppetär inte begränsat till lösningar som kan användas som komplement, eftersom syftet med klausulen är att vidmakthålla licenstagarens konkurrensposition på marknaden. 9

10 Slutsatser om tolkning av förbättringsklausuler I huvudsak finns två delar i en prövning av om en teknik är en förbättring i förhållande till licensierad ursprungsteknik dels likheter ifråga om användningsområdet, dels likhet beträffande själva tekniken. Tolkningen i europeisk praxis har varit extensiv och bara begränsats när nyskapelsen uppfattats som en helt separat produkt som inte ersätter den ursprungliga tekniken. Tack för uppmärksamheten! 10