Stockholm den 29 april 2013

Transkript

1 R-2013/0534 Stockholm den 29 april 2013 Till Justitidepartementet Ju2010/3278/L3 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 28 mars 2013 beretts tillfälle att avge yttrande över EU-kommissionens förslag till ändringar i EU:s varumärkessystem. Bakgrund Kommissionens förslag avser ytterligare harmonisering av medlemsstaternas varumärkesrätt genom införande av ett nytt direktiv, vilket ska ersätta det befintliga varumärkesdirektivet (2008/95). Direktivförslaget innehåller nya regler avseende materiell varumärkesrätt och förfarandet hos PRV. Vidare föreslår kommissionen nya materiella regler och förfaranderegler i förordningen om gemenskapsvarumärken (207/2009). Sammanfattning Advokatsamfundet har i huvudsak ingen erinran mot kommissionens förslag. I vissa delar anser Advokatsamfundet dock att det finns skäl att ifrågasätta förslagen, något som kommenteras närmare nedan. Dessutom kommenteras vissa andra delar av förslagen som Advokatsamfundet menar att Sverige kan stödja.

2 2 Direktivförslaget Artikel 4.6 (förvärv av särskiljningsförmåga) Kommissionen föreslår att medlemsstaterna ska få ha regler som tillåter varumärkesregistrering även i sådana fall när varumärkets särskiljningsförmåga har förvärvats efter ansökningsdagen och före registreringsdagen. Nuvarande direktivbestämmelse (artikel 3.3 in fine) möjliggör för medlemsstaterna att ha regler som innebär att även särskiljningsförmåga som förvärvats efter registreringsdagen ska beaktas. Denna ordning gäller i Sverige och utredning om ett varumärkes särskiljningsförmåga kan åberopas både hos PRV och efter PRV:s prövning även i Patentbesvärsrätten. Advokatsamfundet anser att det finns beaktansvärda skäl för att behålla nuvarande ordning och hänvisar till det som redan har kommit till uttryck i förarbetena i denna fråga (prop. 2009/10:225 Ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen, s ). Enligt Advokatsamfundet kan Sverige förslagsvis förorda att den nuvarande direktivbestämmelsen vidmakthålls eller att den föreslagna direktivbestämmelsen inte formuleras så att den blir obligatorisk, utan att den görs valfri för medlemsstaterna. Artikel 10.2 a (varumärkets funktioner vid intrångsbedömning) I artikel 10.2 a föreslås ett tillägg i förhållande till nuvarande bestämmelse. Den nuvarande bestämmelsen anger bl.a. att ensamrätten till ett varumärke innebär att innehavaren ska kunna hindra annan från att använda ett kännetecken som är identiskt med varumärket för varor eller tjänster av samma slag (s.k. dubbel identitet). Det föreslagna tillägget innebär ett uttryckligt krav att användningen av kännetecknet påverkar, eller är ämnad att påverka, en enda av varumärkets funktioner, dvs. funktionen att för konsumenterna garantera varornas/tjänsternas ursprung. Det föreslagna tillägget skulle innebära en viss men inte fullständig kodifiering av EUdomstolens rättspraxis. Det bör noteras att det finns exempel i EU-domstolens praxis där det anges att någon av flera alternativa funktioner kan beaktas, dvs. när användningen kan skada någon av varumärkets funktioner (mål C-323/09; Interflora, domslutet punkt 1). Det kan röra sig om varumärkets ursprungsangivelsefunktion, reklamfunktion och investeringsfunktion. Genom det föreslagna tillägget skapas emellertid intrycket att endast en av funktionerna kan beaktas vid en intrångsbedömning. Därmed skulle tillägget i direktivtexten skapa oklarhet snarare än bidra till klarhet. Ett alternativ skulle kunna vara att göra ett mera fullständigt tillägg och inkludera samtliga nämnda faktorer. Detta skulle dock riskera att leda till en begränsning av möjligheterna till en vidare utveckling i rättspraxis, främst hos EU-domstolen. Advokatsamfundet förordar därför att Sverige under det fortsatta förhandlingsarbetet arbetar för en modifiering av tillägget till direktivtext för att därigenom möjliggöra en fortsatt praxisutveckling. Advokatsamfundet anser att ett sådant modifierat tillägg skulle kunna formuleras enligt följande:

3 3 (a) the sign is identical with the trade mark and is used in relation to goods or services which are identical with those for which the trade mark is registered and where such use affects or is liable to affect one of the functions of the trade mark; Om några av varumärkets funktioner ska specificeras kan möjligen en skrivning om detta införas i preambeln, dock med ett klargörande att en fortsatt utveckling ska kunna ske i rättstillämpningen. Artikel 22.3 och artikel 27 (formkrav vid överlåtelse av varumärkesregistreringar och varumärkesansökningar) Kommissionen har föreslagit bestämmelser som reglerar överlåtelse av varumärkesregistreringar och varumärkesansökningar, utöver de redan nu gällande reglerna om licensering. Enligt artikel 22.3 föreslås att ett formkrav ska gälla vid överlåtelse av varumärkesregistreringar och enligt artikel 27 varumärkesansökningar. Motsvarande formkrav finns redan avseende gemenskapsvarumärken, enligt artiklarna 17.3 och i förordningen om gemenskapsvarumärken. Något sådant krav finns dock inte i gällande svensk varumärkesrätt. Enligt svensk rätt finns det inte heller formkrav avseende överlåtelser av immateriella rättigheter i övrigt. Som bekant är det endast ett fåtal transaktioner som enligt svensk rätt kräver skriftform, t.ex. fastighetsförvärv. Advokatsamfundet ser inte att det skulle gagna affärslivet och heller inte något annat skäl för att införa ett formkrav för överlåtelser av nationella varumärkesregistreringar och varumärkesansökningar. Advokatsamfundet föreslår därför att Sverige under förhandlingsarbetet arbetar för att den föreslagna direktivbestämmelsen stryks eller i vart fall görs valfri för medlemsstaterna. Artikel 26 (licenstagares intrångstalan) I förslagets artikel 26.3 anges att en licenstagare får väcka en intrångstalan endast om varumärkeshavaren (licensgivaren) samtycker till detta. Vidare anges att en exklusiv licenstagare emellertid får väcka en intrångstalan om varumärkeshavaren inte väcker en sådan talan inom en viss angiven tid. Motsvarande regel finns i artikel 22.3 i förordningen om gemenskapsvarumärken. Om förslaget skulle antas skulle en sådan ordning i och för sig innebära en nyhet i svensk varumärkesrätt, men torde motsvara sådana villkor som normalt förekommer i licensavtal. I den mån licensavtalet inte reglerar frågan vad som ska gälla när en intrångstalan blir aktuell, framstår det också som lämpligt att det finns en lagfäst regel av detta slag. Enligt Advokatsamfundet bör Sverige därför kunna stödja förslaget till artikel Advokatsamfundet anser vidare att det vore lämpligt att det i direktivbestämmelsen uttryckligen anges att regeln är dispositiv, dvs. gäller om licenstagaren och varumärkeshavaren inte har avtalat på annat sätt.

4 4 I förslagets artikel 26.4 anges att en licenstagare i syfte att yrka skadestånd ska ha rätt att intervenera i ett mål där varumärkeshavaren för en intrångstalan. Förslaget tycks innebära att en sådan intervention är möjlig oavsett vilken/vilka sanktioner som varumärkeshavarens intrångstalan avser. Därmed skulle regeln kunna möjliggöra att licenstagaren för en skadeståndstalan medan varumärkeshavaren som initierade rättegången endast för en förbudstalan. Motsvarande regel finns i artikel 22.4 i förordningen om gemenskapsvarumärken. Det kan dock ifrågasättas om frågan om en formell intervention nödvändigtvis måste regleras i direktivet, dvs. bli föremål för nationell harmonisering. Regler om intervention finns redan i rättegångsbalken. Enligt Advokatsamfundets uppfattning skulle det därför vara lämpligt att verkar för att det är tillräckligt att direktivet anger att licenstagaren har rätt att väcka en skadeståndstalan även efter det att varumärkeshavaren har väckt en intrångstalan men att det får regleras i nationell rätt huruvida anspråken ska förenas i en enda rättegång eller föras i parallella rättegångar, som eventuellt kan samordnas. Artikel 41 (officialprövning endast avseende absoluta registreringshinder) Kommissionen föreslår i artikel 41 att officialprövningen hos medlemsstaternas registreringsmyndigheter ska avse endast absoluta registreringshinder, dvs. inte relativa registreringshinder. Innehavarna av relativa registreringshinder förutsätts alltså själva bevaka sina rättigheter. Denna ordning gäller för gemenskapsvarumärken hos OHIM, enligt förordningen om gemenskapsvarumärken. Nuvarande ordning i svensk rätt är att PRV:s prövning av varumärkesansökningar avser både absoluta och relativa registreringshinder. Vidare bör beaktas att regeringen efter omfattande utredningsarbeten och beredning (SOU 2001:26 och Ds 2008:28) beslöt att inte föreslå någon ändring (prop. 2009/10:225 s ). Därmed behölls officialprövningens omfattning hos PRV. Kommissionen anger vissa skäl för att begränsa officialprövningen till absoluta hinder, bl.a. att officialprövning avseende relativa hinder medför onödiga kostnader för sökanden och artificiella dispyter (eng. artificial disputes). Kommissionen anser också att det skapas rättsosäkerhet eftersom officialprövningen av relativa hinder ändå inte kan garantera att registreringen kan upprätthållas, dvs. att vissa ytterligare relativa hinder finns. Enligt Advokatsamfundets mening har kommissionens motivering viss tyngd, särskilt eftersom dagens officialprövning hos PRV innefattande även relativa hinder kan leda till långdragen handläggning och ökade kostnader för sökanden. Sökanden tvingas i många fall att framföra omfattande argument hos PRV för att registrering ska kunna ske och även att försöka inhämta samtycken från innehavare av äldre varumärkesregistreringar, vilka inte har något faktiskt intresse av kommersialisering av sina varumärken på den svenska marknaden. Dessa förhållanden innebär att PRV i praktiken bevakar äldre varumärkesrätter i förhållande till nya ansökningar, utan att det ens är säkert att det finns något sådant intresse hos innehavarna av de äldre rättigheterna. Inte bara äldre svenska

5 5 varumärkesregistreringar utan även gemenskapsvarumärken omfattas av PRV:s officialprövning. Detta sker trots att någon motsvarande officialprövning av relativa hinder inte förekommer hos OHIM avseende gemenskapsvarumärken. Officialprövning av relativa hinder sker inte heller hos registreringsmyndigheterna i Danmark, Tyskland, Frankrike, Storbritannien eller Benelux-länderna. Sammantaget anser Advokatsamfundet att det får anses vara mest ändamålsenligt att innehavare av äldre varumärkesrättigheter själva bevakar sina rättigheter och använder sig av invändningsförfarandet hos PRV när så anses påkallat. De nämnda skälen talar för att regeringen bör överväga om det finns anledning att stödja kommissionens förslag till harmonisering, så att registreringsmyndigheterna hos samtliga medlemsstater gör samma slags officialprövning, dvs. begränsad till absoluta hinder. Därmed skulle både svenska och utländska företag lättare kunna överblicka vilka regler som gäller vid ansökningar om varumärkesregistreringar i samtliga EU:s medlemsstater. Om sådana överväganden leder till att regeringen ändå anser det bäst att behålla den nuvarande officialprövningen hos PRV, bör Sverige enligt Advokatsamfundets uppfattning senare under förhandlingsarbetet i rådet driva linjen att det även fortsättningsvis bör överlåtas till medlemsstaterna att välja huruvida officialprövningen ska omfatta även relativa hinder. Förslaget till ändringar i förordningen om gemenskapsvarumärken Advokatsamfundet har ingen erinran mot kommissionens förslag till ändringar i förordningen, men vill i fråga om artikel 9.2 a angående varumärkets funktioner vid intrångsbedömning särskilt hänvisa till synpunkterna ovan beträffande artikel 10.2 a i direktivförslaget. SVERIGES ADVOKATSAMFUND Anne Ramberg