Stockholm Er referens: Ju2003/2119/L3. Remissyttrande

Transkript

1 Justitiedepartementet Enheten för immaterialrätt och transporträtt Vår referens: SN dnr 110/ Stockholm Er referens: Ju2003/2119/L3 Stockholm den 16 april 2003 Remissyttrande Synpunkter på nyhetsfrist m.m. inför nästa möte i WIPO:s Standing Comittee on the Law of Patents (SCP) I. Allmänt om beredningen av ärendet Justitiedepartementet har inför SPLT-förhandlingarna den maj 2003 främst efterfrågat synpunkter på nyhetsfrist. Med anledning av det av Justitiedepartementet i mars 2002 utskickade frågeformuläret, lämnade Svenskt Näringsliv en ingående redogörelse för vår inställning i denna fråga. Med anledning av detta remissyttrande avser Svenskt Näringsliv att lämna såväl förtydliganden i förhållande till vad vi tidigare anfört samt ytterligare synpunkter på frågan om nyhetsfrist. Arbetet inom SCP med en harmonisering av den materiella patenträtten är av utomordentligt stor vikt för det allt mer globaliserade svenska näringslivet. Frågeställningarna är av komplex karaktär och med tanke på den omfattning SPLT har anser vi det olyckligt att det inte getts mera utrymme för vidare diskussioner och analyser av personer inom näringslivet som besitter breda kunskaper i tillämpningen av europeisk och internationell patenträtt och som har praktisk erfarenhet därav. Utöver frågan om nyhetsfrist så finns i det nu liggande förslaget till SPLT ytterligare några bestämmelser av stor vikt, bland annat bestämmelserna om det patenterbara området (Artikel 12) och patentskyddets omfattning (Artikel 11, regel 12). Svenskt Näringsliv kommer att kort även lämna sina synpunkter på dessa frågor.

2 II. Nyhetsfrist Inledningsvis vill vi poängtera att de synpunkter Svenskt Näringsliv framförde till Justitiedepartementet i april 2002 fortfarande är av relevans, då frågan om en eventuell nyhetsfrist inte kom upp till diskussion vid SCP:s möte i november Svenskt Näringsliv har alltid stött strävandena mot ökad internationell harmonisering av de substantiella reglerna i patentsystemet. Här är två teman av central betydelse: nyhetsbegreppet och first-to-file kontra first-to-invent-systemen. Tidigare har diskussionen kring införandet av en eventuell nyhetsfrist varit sammankopplad med att USA skulle acceptera first-to-file principen. Detta har också varit Sveriges inställning, men denna inställning förefaller nu ha övergetts. Den nu aktuella diskussionen handlar således om en nyhetsfrist utan koppling till first-to-file principen. Därmed tycks frågan om att USA skulle övergå till first-to-file-systemet avförd från förhandlingarna. Svenskt Näringsliv beklagar detta och yrkar att den svenska regeringen verkar för att den frågan förs in i förhandlingarna. I det gällande läget bör därför diskussionen om införande av en nyhetsfrist inom SPLT inte fokuseras till en generell nyhetsfrist, vilket tidigare varit fallet vid diskussioner inom PLT, utan inriktas på specifika situationer. Svenskt Näringsliv är av den uppfattningen att argumenten för införandet av regler om nyhetsfrist inte överväger de nackdelar som skulle bli följden av ett införande, bland annat med tanke på att förutsägbarheten försämras likväl som komplexiteten i patentsystemet ökar i samband med patentering. Detta leder i sin tur till ökade kostnader varpå systemet blir mindre attraktivt att utnyttja för användarna. Svenskt Näringsliv anser att möjligheten att söka patent är av yttersta vikt då patentsystemet har en positiv inverkan på innovationsklimatet. Oavsett om det rör sig om diskussioner på internationell nivå, gemenskapsnivå eller på nationell nivå måste målet vara att skapa ett system som är förutsägbart, rättssäkert och ekonomiskt försvarbart det vill säga användarvänligt. Endast i de fall där betydande problem påvisats vad gäller vissa typer av offentliggöranden och där regler om nyhetsfrist skulle utgöra den bästa lösningen på problemet, såsom vid offentliggöranden som sker mot uppfinnarens vilja, vore en nyhetsfrist möjlig att acceptera. En avvägning, och en mycket komplex sådan, måste därför göras. I Artikel 55 EPC finns regler om nyhetsfrist i vissa specifika situationer. De avvägningar som ligger till grund för regeln får anses allmänt accepterade inom EPC-kretsen såsom rimliga vad gäller behovet av skydd mot att vissa offentliggöranden blir nyhetshinder vid patentansökan ställt mot behovet av förutsägbarhet och rättssäkerhet. 2

3 Det sätt på vilket Artikel 55 är uppbyggd, där skillnad görs mellan offentliggöranden som sker mot uppfinnarens vilja (Art. 55(1)(a)) och sådana som görs av uppfinnaren själv eller med dennes samtycke (Art. 55(1)(b)) anser Svenskt Näringsliv är bra och denna uppbyggnad bör ligga till grund för diskussionerna om nyhetsfrist inom SPLT. Som anförts ovan är dock detta komplexa frågor och den närmare utformningen av bestämmelsen, liksom frågan om möjliga förbättringar jämfört med regeln i Artikel 55, måste bli föremål för en fördjupad analys och diskussion bland erfarna användare av europeiska och internationella patentsystem. Att införa en allmän nyhetsfrist, för att på så sätt tillgodose forskares behov av att tidigt publicera forskningsresultat, är något som Svenskt Näringsliv motsätter sig, liksom införandet av en nyhetsfrist för att skydda den enskilde uppfinnaren mot oavsiktliga offentliggöranden av denne själv. Här handlar det i stället bland annat om att öka kunskapen om patentsystemets krav och att tillgodose behovet av sekretess. Likaså motsätter vi oss ett eventuellt införande av särregleringar där särskilda forskningsområden skulle medges undantag. Sådana särregleringar, som väl diskuterats exempelvis på bioteknik-området, skulle uppenbarligen leda till avsevärda gränsdragningsproblem med åtföljande osäkerhet om rättsläget. Problemet inom forskningsvärlden ligger på ett annat plan och bör därför lösas på andra sätt än genom införandet av en generell nyhetsfrist eller med särregleringar för vissa forskningsområden. Det är viktigt att framhålla att regler om nyhetsfrist i ett first-to-file-system aldrig kan få innebära att publiceringen ger patenträttslig prioritet, eftersom detta strider mot själva grundprincipen i first-to-file. Till följd härav kan regler om nyhetsfrist endast få ge immunitet mot den egna publikationen, men ej mot andra former av publicering. Som vi i tidigare yttranden framfört så finns det en uppenbar risk att tidig publicering utan motsvarande patentansökan skapar en falsk trygghet och ökar riskerna för kostsamma tvister med tredje man. Därutöver så är en prioritetsgrundande publicering inte förenlig med Pariskonventionen, t.ex. i fråga om kravet däri med avseende på "filing" samt den effekt detta skulle få på fastställandet av "first application" enligt Artikel 4 C(4). För det fall att den kommande beredningen inom EU-kretsen leder till ett resultat att en nyhetsfrist skulle komma att införas anser Svenskt Näringsliv att den som ansöker om patent, för erhållande av skydd enligt en nyhetsfrist, själv skall ange om uppfinningen gjorts allmänt tillgänglig av honom eller med hans samtycke före själva ansökan. På så sätt är det möjligt att minimera det osäkerhetsmoment som en nyhetsfrist medför. Det måste dock samtidigt finnas regler som skyddar den sökande mot sådana obehöriga publiceringar som sökanden inte känner till, så att detta inte kan läggas honom till last. Vidare bör själva publicering av patentansökan där nyhetsfrist åberopats vid ansökan ske 18 månader från dagen för det åberopade offentliggörandet och inte själva ansökningsdagen eller dagen för prioritet så att nyhetsfristen inte leder till en förlängning av den tid under vilken tredje man svävar i osäkerhet om den offentliggjorda tekniken patentsökts eller ej. Det bör inte råda någon tvekan om att tredje man har rätt att utifrån det offentliggjorda vidareutveckla och lämna in ansökningar, även inom nyhetsfristen och innan ansökan har blivit publicerad, så att vad som skett utanför offentlighetens ljus under denna tid inte kan läggas tredje man till last. Detta i linje med att det enligt idag gällande regler är 3

4 möjligt för tredje man att utifrån allt som blivit känt före dagen för patentansökan vidareutveckla och lämna in ansökningar. Svenskt Näringsliv välkomnar förslaget i Artikel 9(1) att vissa publiceringar som skett under en period av sex månader före prioritetsdagen inte skall vara nyhetsskadliga. Vi anser emellertid att det bästa vore att det bortsett från offentliggörande på internationella utställningar, inte infördes en nyhetsfrist för de fall där det är fråga om ett frivilligt offentliggörande av uppfinnaren själv eller då det är fråga om offentliggörandet som sker med dennes samtycke, vilket nu finns förslaget i Artikel 9(1) (i). Det måste också klart framgå att publiceringen inte ger någon prioritet, bara immunitet. Vad gäller offentliggörande som sker genom ett patentverk så skall det vara fråga om fall där patentverket, av misstag, publicerat en ansökan för tidigt eller för det fall de publicerar en ansökan som återkallats. Rörande offentliggörande som sker av en tredje part, vilken erhållit informationen direkt eller indirekt från uppfinnaren, anser vi att det inte bör införas en generell regel utan att en nyhetsfrist bara skall bli möjlig för de fall då det är fråga om missbruk från tredje mans sida, exempelvis då tredje man brutit en sekretessförbindelse eller liknande. Avslutningsvis vill Svenskt Näringsliv passa på att framföra att vi i stort instämmer i den ståndpunkt som Sverige hittills givit uttryck för med avseende på frågan om nyhetsfrist (se Justitiedepartementets Promemoria daterad Synpunkter på nyhetsfrist m.m. ) samtidigt som vi anser att det är viktigt att den svenska regeringen motsätter sig att en eventuell nyhetsfrist skall kunna åberopas at any time när det gäller offentliggöranden som skett av uppfinnaren eller med hans medgivande, då detta leder till ett allt för stort osäkerhetsmoment. Vidare ser vi gärna att svenska regeringen arbetar för att eget offentliggörande liksom annans offentliggörande, som sökanden själv känner till, skall anges vid ansökan och att publiceringen av ansökan då skall ske inom 18 månader räknat från publiceringen och inte själva ansökan. Vi har inget att invända mot Artikel 9(3) rörande Evidence eller Artikel 9(4) som klargör innebörden av ordet Inventor. Vad gäller en föranvändarrätt så bör denna utsträckas att täcka även nyhetsfristen. III. Övriga delar av förslagen inför nionde sessionen (SCP/9/2 och SCP/9/3) Svenskt Näringsliv har granskat de föreliggande förslagen i den utsträckning som den begränsade tiden medgivit, och har följande allmänna kommentarer. Patentskyddets omfattning, Artikel 11 Svenskt Näringsliv anser att det utifrån kommentaren till Artikel 11(3) är rimligt att termen "claims" inkluderas, dvs. att kraven ska innefattas i den "disclosure" som ska användas för stöd för vad som tas upp i kraven. 4

5 Det patenterbara området, Artikel 12 Reglerna om det patenterbara området utgör en central del av SPLT. Vid den åttonde sessionen enades man inom SCP att bordlägga diskussionen rörande Artikel 12(1), Subject Matter Eligible for Protection. Artikel 12(1) som anger...shall include products and processes [,in all fields of technology,] which can be made and used in any field of activity i kombination med Artikel 12(4) alternativ A can be made or used for exploitation in any field of [commercial] [economic] activity skulle innebära en radikal och uppenbarligen obestämd utvidgning av det patenterbara området, vilket det svenska näringslivet motsätter sig. Av denna anledning finner vi att Artikel 12(4) alternativ B förefaller utgöra det bästa alternativet. Frågan om det patenterbara området, inklusive regleringen av undantag från det patenterbara området, är en komplex frågeställning som bör diskuteras i vidare utsträckning. Det är också av stor vikt att förslagen till SPLT i tillämpliga delar överensstämmer med TRIPS. I detta avseende måste hänsyn tas till TRIPS Artikel 27(1) så att uttrycket in all fields of technology" tas i beaktande vid avgörandet av det patenterbara området. Svenskt Näringsliv noterar också att TRIPS Artikel 27 också reglerar gränserna för undantag från det patenterbara området. Kravtolkning under Artikel 11(4), Ekvivalens, Rule 13(5) I det nu framtagna förslaget anges i Rule 13(5) att den relevanta tidpunkten för bedömning av ekvivalens är at the time of an alleged infringement. Av WIPOs Draft Report från mötet SCP/8, paragraferna , framgår att delegationerna hade delade meningar i denna fråga. Trots detta anges nu Rule 13(5) utan några hakparenteser. Då detta är en väsentlig fråga för kravtolkning är Svenskt Näringsliv av den uppfattningen att Rule 13(5) kräver ytterligare diskussion med användarkretsarna innan något ställningstagande tas från svensk sida vid SCPs möte i maj Artiklarna 2(2), 2(3), 13(2) och 14(2) Vad gäller de föreslagna Artiklarna 2(2), 2(3), 13(2) och 14(2) ansluter sig Svenskt Näringsliv till de synpunkter som lämnas av Läkemedelsindustriföreningen i dess yttrande. SVENSKT NÄRINGSLIV Jan Persson Therese Kreuer 5