Justitiedepartementet Enheten för immaterialrätt och transporträtt STOCKHOLM

Transkript

1 YTTRANDE Dnr: AD /1168 Justitiedepartementet Enheten för immaterialrätt och transporträtt STOCKHOLM Betänkandet Ny patentlag SOU 2015:41 (Ju2015/3556/L3) Sammanfattning Patent- och registreringsverket (PRV) tillstyrker utredningens förslag om ändring i patentlagen och patentkungörelsen, vilka är nödvändiga till följd av införandet av det enhetliga patentsystemet i EU och inrättandet av den enhetliga europeiska patentdomstolen. PRV stödjer i huvudsak utredningens förslag och slutsatser avseende en ny patentlag och en patentförordning att ersätta patentkungörelsen. PRV delar utredningens bedömning, och tillstyrker förslaget, att utbrytningsinstitutet avskaffas. PRV motsätter sig inte förslaget att ta bort grundhandlingsbegreppet och känner igen den problemställning som framställs i utredningen. Vad som anförs där är dock inte en fullständig problematisering av förslaget och det finns en rad konsekvenser av förslaget som inte berörs i utredningen. PRV noterar i detta yttrande en del av dessa konsekvenser. Därutöver måste, enligt PRV:s mening, lagförslaget kompletteras med bestämmelser som specifikt avser den yttre ramen för ändring av patentkraven i avdelade ansökningar respektive fullföljda internationella ansökningar, för att inte skapa en oönskad sakskillnad i jämförelse med dagens lagstiftning och i jämförelse med the European Patent Convention (EPC). PRV delar inte utredningens bedömning eller förslag ifråga om diariet över internationella patentansökningar (se 7 kap. 7 PF). PRV vidhåller att det är ett konventionsåtagande att uppgifter i det diarium som PRV för som mottagande myndighet med anledning av internationella patentansökningar omfattas av sekretess. PRV föreslår en omformulering av utredningens förslag till 2 kap. 13 första stycket första meningen PL eftersom det inte tydligt framgår att det är endast kollisionshinder som avses, dvs. ansökningar som inte var allmänt tillgängliga före den senare ansökans ingivningsdag. 1 (21)

2 För att harmonisera den svenska lagen med EPC bör 4 kap. 4 PL enligt PRV:s mening ändras genom att beskrivningen av uppfinningen ersätts med patentansökan. PRV är av uppfattningen att gällande patentlag väl uttrycker hur kravet på enhetlighet i en patentansökan ska förstås och tillämpas i praktiken och anser därför att den föreslagna 4 kap. 8 PL ska ändras så att det tydligt framgår att det är det patentsökta som bara får avse en uppfinning eller grupp av sinsemellan beroende uppfinningar. PRV uppmärksammar att det i den föreslagna bestämmelsen om avdelade ansökningar (4 kap. 9 PL) saknas en tidsfrist för när en ansökan senast får delas, samt att sökanden måste uppge att ansökan är avdelad ur en tidigare ansökan genast när den avdelade ansökan ges in. Ifråga om ändring av en patentansökan (4 kap. 12 PL och 3 kap. 19 PF) anser PRV att ytterligare analys behövs för att eventuellt anpassa den svenska lagstiftningen till EPC. PRV föreslår en omformulering av 7 kap. 5 första stycket PL eftersom utredningens förslag i paragrafens första stycke tredje mening går utöver vad som enligt praxis ska prövas i invändningsförfarandet. Beträffande utredningens förslag till ny patentförordning lämnar PRV också ett antal synpunkter på ändringar som i förhållande till gällande rätt inte motiverats i betänkandet och som PRV anser medför oönskade konsekvenser i bedömningen av en patentansökan. PRV:s överväganden Utredningens bedömningar och förslag PRV välkomnar utredningens förslag till ny utformning av patentlagen och den nya patentförordningen. PRV uppfattar den föreslagna strukturen som tydlig och överblickbar. PRV tillstyrker också utredningens tillnärmning av patenterbarhetsvillkoren med EPC. Att göra en fullständig anpassning av den svenska patenträtten till EPC är dock svårt, särskilt när de olika rättsakterna behandlar samma rättsfråga på olika sätt i lag/förordning respektive artikel/regel. Med nuvarande regelverk har svensk patentpraxis anpassats på ett sådant sätt att de faktiska skillnaderna i tillämpning är mycket få och det är angeläget att de ändringar som genomförs inte skapar skillnader när avsikten är att likrikta. Både EPC respektive den svenska patenträtten innehåller rättsregler som är nära anknutna varandra och som får påverkan på varandra. Att bara anpassa en paragraf kan därför få konsekvenser för den praktiska tillämpningen av andra delar av lagen. Dessa konsekvenser är svåröverblickbara. Mot den bakgrunden anser PRV att det är olyckligt att den nya patentförordningen inte fått större utrymme i utredningen och att utredningen inte vid varje tillfälle tagit ett helhetsgrepp om de rättsfrågor där patentlagen anpassas till EPC. PRV noterar nedan några tillfällen där ytterligare anpassningar av den svenska patenträtten behövs för att följden av den föreslagna ändringen inte ska bli att en skillnad i sak i förhållan- 2 (21)

3 de till EPC, samt frågor där utredningen till synes inte försökt anpassa den svenska rätten till EPC trots att det vore logiskt att göra så. Det är dock troligt att vad PRV uppmärksammat inte är uttömmande i frågan. I betänkandet (sid 138) nämns att det inom ramen för utredningen inte varit möjligt att behandla frågan om uppfinnarens eventuella rätt till ekonomisk ersättning i andra överlåtelsesituationer än vad som stadgas i lagen (1949:345) om arbetstagares uppfinningar, eller att föreslå någon reglering. PRV har inget att erinra mot denna bedömning men anser att frågan är viktig, särskilt med hänsyn till att det är mycket vanligt att innovationer utvecklas utanför ordinära anställningsförhållanden. Enligt PRV:s mening bör frågan sättas i ett större sammanhang, med det internationella perspektivet, och bli föremål för en egen utredning. I fråga om det patenterbara området reflekterar PRV över att det i betänkandet (sid 268) anges att det i praktiken inte spelar någon roll om det rör sig om en uppfinning eller en icke-patenterbar uppfinning. För PRV har denna åtskillnad en specifik betydelse eftersom patentmyndigheten bara ska granska uppfinningar. Om det patentsökta inte är en uppfinning utförs ingen granskning. För patentkrav som avser icke-patenterbara uppfinningar, t.ex. medicinska metoder, utför PRV en granskning eftersom det många gånger är möjligt för sökanden att omformulera kraven, t.ex. till produktkrav, så att de faller inom det patenterbara området. Icke-uppfinningar och icke-patenterbara uppfinningar behandlas alltså olika under granskningen. PRV tillstyrker de förslag utredningen presenterar ifråga om bemyndiganden och upplysningsbestämmelser (kapitel 3.4). PRV delar huvudsakligen utredningens bedömning att så långt möjligt harmonisera den svenska patenträtten med domstolsavtalet, artiklarna och 29, samt utredningens bedömning att den beslutade 5 a patentlagen ska behållas (kapitel 4.3). PRV har emellertid vissa synpunkter på de föreslagna formuleringarna, vilka redovisas längre fram i yttrandet. PRV noterar också att utredningen inte nämnt vilken påverkan den enhetliga patentdomstolens praxis kommer att få på den svenska patenträtten. Enligt PRV:s mening är det oundgängligt att den enhetliga patentdomstolens praxis beaktas av de svenska domstolarna på samma sätt som den praxis som kommer till uttryck inom det europeiska patentverket (EPO) beaktas. Detta bör, enligt PRV:s mening, underlättas av att den svenska patenträtten harmoniseras med både EPC och domstolsavtalet. PRV tillstyrker förslaget att ombud i patentansökningsärenden och invändningsärenden måste styrka sin behörighet bara om PRV anser att det behövs, samt förslaget att patentsökande och patenthavare utan hemvist i Sverige inte måste ha ett ombud här med behörighet att ta emot delgivning (kapitel 5). Förslaget om särskilda delgivningsbestämmelser i sådana fall tillstyrks också. PRV har inget att erinra mot att patentsökanden kan få mer än en oberoende uppfinning granskad inom ramen för samma patentansökan (kapitel 6.2). Det är inte självklart att det av utredningen valda lösningsförslaget medför en snabbare granskning av den andra uppfinningen i ansökan än om sökanden hade delat ansökan och fått den avdelade uppfinningen granskad i en ny patentansökan. En 3 (21)

4 förutsättning för att sökanden ska kunna få patent på alla de uppfinningar som granskats i patentansökan är, också med den föreslagna lösningen, att sökanden låter avdela ansökan eller lämnar in en ny ansökan med åberopande av prioritet så att patent inte söks på mer än en oberoende uppfinning i respektive ansökan. En fråga som uppstår i anslutning till det är om det bör införas ett regelverk som medger avgiftsrabatt för det fall uppfinningen granskats i en tidigare ansökan och avdelats därur. Den föreslagna ändringen av patentlagen medför inga rättsförluster för sökanden i förhållande till att sökanden omedelbart skulle tvingas avdela ansökan för att få en andra uppfinning granskad, och PRV ser därför inga direkta nackdelar för sökanden med förslaget. PRV delar utredningens bedömning, och tillstyrker förslaget, att utbrytningsinstitutet avskaffas (kapitel 6.3). Precis som utredningen noterar saknas motsvarighet till regelverket om utbrytning i andra rättsordningar. Det är särskilt olyckligt om det uppstår frågetecken kring utbrutna patentansökningar i ett internationellt perspektiv, exempelvis om sådana ansökningar används som prioritetsgrundande för senare ansökningar i andra länder. Det är PRV:s uppfattning att den svenska patenträtten inte ska avvika från vad som är gängse internationell patenträtt i grundläggande frågor som har bäring på, bland annat, bedömningen av en ansökans ingivningsdag. PRV välkomnar förslaget att handläggningen av ett patentansökningsärende inte behöver påbörjas förrän ansökningsavgiften har betalats (kapitel 6.4). PRV delar utredningens bedömning att beslut att bifalla en patentansökan ska formaliseras (kapitel 6.5). PRV har inget att erinra mot utredningens bedömning att inte föreslå en möjlighet till preklusionsföreläggande i invändningsärenden vid PRV (kapitel 6.6). PRV välkomnar utredningens förslag att i nya patentförordningen införa bestämmelser avseende återbetalning när någon granskning inte utförs av patentansökan respektive en lägsta beloppsgräns för återbetalningar (kapitel 6.7). PRV stöder utredningens förslag att i patentlagen kodifiera att invändning mot meddelat patent kan prövas även om patentet upphört att gälla till följd av avstående från patentet eller obetalda årsavgifter (kapitel 6.8). Utredningen föreslår att grundhandlingsbegreppet tas bort och att det istället ska var ansökan på ingivningsdagen som är avgörande för vilka ändringar som får göras av en patentansökan (kapitel 7.1). PRV motsätter sig inte förslaget att ta bort grundhandlingsbegreppet och känner igen den problemställning som framställs i utredningen. Vad som anförs där är dock inte en fullständig problematisering av förslaget och det finns en rad konsekvenser av förslaget som inte berörs i utredningen. Som utredningen anför är nuvarande rättsläge så att den först ingivna patentkravshandlingen, beskrivningen, respektive ritningen som är på svenska eller engelska fixerar ansökans materiella innehåll. Om ansökan på ingivningsdagen kom in till PRV på ungerska är det först när patentkrav och beskrivning med ritningar ges in på svenska eller engelska, vilka motsvarar de ungerska hand- 4 (21)

5 lingarna, som ansökans yttersta ram fixeras. Denna ram kan då bli snävare än den som följde av ansökan på ingivningsdagen. När ansökan blir allmänt tillgänglig publicerar PRV grundhandlingarna och inte patentkrav, beskrivning och ritning på det språk de gavs in. Tredjeman som har att förhålla sig till patentansökan och det yttersta skyddsomfång som ett senare patent kan få i Sverige, förutsätts förstå engelska eller svenska. Genom att ansökan publiceras på ett språk som tredjeman förstår ges denne möjlighet att överblicka marknaden och vilket skyddsområde som kan komma att bli föremål för en ensamrätt. Grundhandlingar, som på grund av oriktig översättning inte har motsvarighet i de först ingivna handlingarna, faller på sökandens risk och inte på tredjemans risk. Med ett slopat grundhandlingsbegrepp blir det inte längre så. Vid en diskrepans mellan ansökan på ingivningsdagen och den översättning som senare ges in kan tredjeman inte förlita sig på att det innehåll som finns tillgängligt på engelska eller svenska är ansökans yttre gräns för ett senare skyddsomfång. För PRV:s del medför slopade grundhandlingar att patentingenjörerna, när ansökan inte är ingiven på svenska eller engelska, granskar en lydelse av patentansökan som inte har juridisk rättsverkan eftersom översättningen kan ändras under ansökans handläggning. Detta är naturligtvis otillfredsställande och oriktiga översättningar kommer att medföra en felaktig och fördyrad handläggning av ansökan hos PRV. I själva verket kommer PRV att pröva något annat än vad som faktiskt ska prövas, dvs. att granskningen blir en prövning av en översättning som inte nödvändigtvis har stöd i ansökan på ingivningsdagen. I betänkandet anges att utredningen anser att det är mest lämpligt att ansluta sig till hur EPO hanterar ansökningar om europeiskt patent enligt EPC och översättningar av dessa. Utredningen presenterar dock inte någon analys av om det befintliga svenska regelverket är anpassat för en sådan hantering av patentansökningar. PRV noterar särskilt att utredningen inte föreslår en bestämmelse motsvarande regel 7 EPC ifråga om PRV:s möjlighet att förlita sig på den översättning som patentsökanden ger in. Det är därför, enligt PRV:s mening, oklart om det finns stöd i regelverket för PRV att verkligen tillämpa samma hantering av översättningar som EPO gör. Ett patent som meddelats med en översättning som faktiskt inte överensstämmer med ansökan på ingivningsdagen blir sedan en grund för upphävande respektive ogiltigförklaring. Problemet med en dålig översättning blir i det läget åter patenthavarens, problemet med en dålig översättning är därmed inte borta utan bara skjutet på framtiden. I förlängningen betyder det sämre patentkvalitet, vilket i sin tur kan leda till att tilltron till patentsystemet undermineras. Ytterligare en konsekvens av att grundhandlingsbegreppet tas bort är att den sökande som vill begränsa sitt patent kan komma att ändra översättningen av ett begrepp som fanns i ansökan på ingivningsdagen så länge ändringen ligger inom ramen för det ursprungliga ordets betydelse och ändringen medför en begränsning. 4 kap. 12, 7 kap. 11 första stycket p. 3 och 8 kap. 7 första stycket p. 2 PL Samtliga ovan nämnda föreslagna paragrafer avser ändring av patentkraven i en patentansökan och hänvisar därvid till vad som (inte) framgick av ansökan på ingivningsdagen. Formuleringen bör jämföras med artikel 123 i EPC som hän- 5 (21)

6 visar till the content of the application as filed. PRV lämnar ytterligare synpunkter avseende jämförelsen med artikel 123 EPC under rubriken Författningsförslag nedan, i anslutning till förslaget om 4 kap. 12 PL. Om en avdelad patentansökan eller fullföljd internationell patentansökan ändras medför förslaget till ny lagtext att de ändrade patentkraven inte får omfatta något som inte framgick av ansökan på ingivningsdagen. Idag förhåller sig motsvarande regelverk till den avdelade ansökans grundhandlingar, dvs. de handlingar som gavs in i den nya, avdelade ansökan, respektive den fullföljda patentansökans grundhandlingar, dvs. de handlingar som översattes till svenska eller engelska när ansökan fullföljdes vid PRV. Eftersom ingivningsdagen för en avdelad patentansökan är stamansökans ingivningsdag (se 4 kap. 11 PL) samt ingivningsdagen för en fullföljd internationell patentansökan är den internationella ingivningsdagen, uppstår en ändring i sak som inte förklaras av utredningen. Det förefaller som att ändringen är oavsiktlig och beror på ett förbiseende. Enligt svensk rätt är det tillåtet för sökanden att avstå från en del av sin internationella ansökan när ansökan fullföljs hos PRV, genom att sökanden inte översätter hela ansökan vid fullföljden (se 31 PL med delegation till regeringen, 57 PK med delegation till PRV och 38 patentbestämmelserna). Genom det föreslagna bemyndigandet i 10 kap. 5 punkten 7 PF behålls denna möjlighet och PRV tillstyrker att ingen ändring föreslås i detta avseende. Vid EPO är det däremot inte tillåtet att fullfölja endast en del av en internationell ansökan (se artikel 153 och regel 159 EPC). Att EPO tillåter att sökanden i den fullföljda ansökan hämtar stöd i den internationella ansökan på dess ingivningsdag (se EPO Guidelines B VIII-6) synes vid en första anblick medföra en skillnad jämfört med vad som gäller enligt svensk rätt men är alltså oväsentligt eftersom innehållet i de två ansökningarna (den ursprungliga internationella ansökan respektive den fullföljda ansökan) är detsamma. För avdelade ansökningar gäller vid EPO att den avdelade ansökans innehåll (subject-matter) fixeras den dag ansökan avdelas. Att hämta innehåll från stamansökan som den såg ut på dess ingivningsdag är alltså uteslutet enligt EPC. 1 Det är enligt PRV:s mening absolut nödvändigt att lagförslaget kompletteras med bestämmelser som specifikt avser den yttre ramen för ändring av patentkraven i en patentansökan som är en avdelad ansökan respektive en fullföljd internationell ansökan för att inte skapa en oönskad sakskillnad i jämförelse med dagens lagstiftning och i jämförelse med EPC. Ifråga om upprätthållande av patent i ändrad lydelse efter invändning samt förutsättningarna för patentbegränsning (kapitel 7.2 och 7.3) delar PRV huvudsakligen utredningens bedömning, dock med de synpunkter som framförs i övrigt i detta yttrande, särskilt i anslutning till förslaget till 7 kap. 5 PL och begreppsfrågorna. PRV noterar också att 20 tredje stycket i nuvarande patentlag är en 1 Derk Visser, The annotated European Patent Convention 2000, Veldhoven, NL, 2010, s. 306: Amendment of the divisional application after its filing is subject to the restrictions of Art. 123(2) with respect to the divisional application as filed (not with the respect to the parent application as filed) (T441/92 r.4.2). 6 (21)

7 generell regel som föreslås inlemmas på flera ställen i direkt anslutning till situationer med ändring av patentkrav (invändning, patentbegränsning och ogiltighet). Det är svårt att helt överblicka konsekvenserna av att en grundläggande regel av stor allmän betydelse för patentsystemets tillämpning inte behåller sin generella giltighet. PRV har dock inte kunnat förutse en situation där förslaget innebär en specifikt negativ konsekvens, och har därför inget att erinra mot förslaget. PRV avstår från att yttra sig avseende de förslag som rör straffbestämmelserna i patentlagen (kapitel 8). I fråga om register och diarier hos PRV (kapitel 9) delar PRV inte utredningens bedömning eller förslag ifråga om diariet över internationella patentansökningar (se 7 kap. 7 PF). I SOU 1974:63 sid noterades, precis som utredningen nu hänvisar till, att PRV bör föra diarium över de internationella patentansökningar som ges in till verket i dess egenskap av mottagande myndighet. Inga av de hänsyn i förhållande till konventionen (Patent Cooperation Treaty, PCT) artikel 30 som utredningen då tog ställning till, och som ledde till att diariet sedan begynnelsen har varit icke-offentligt, har förändrats. Det är alltjämt så att en mottagande myndighet inte får lämna ut uppgifter före de datum som specificeras i artikel 30.2 (a) och att mottagande myndighet inte kan lämna ut ens de uppgifter som avses i artikel 30.2 (b). PRV vidhåller att det är ett konventionsåtagande att uppgifter i det diarium som PRV för som mottagande myndighet med anledning av internationella patentansökningar omfattas av sekretess. I ett diarium ska antecknas inkommande och utgående skrivelser på ett sådant sätt att handlingarna kan identifieras. Att PRV genom att offentliggöra diariet skulle kunna avslöja uppgift om exempelvis vilket patentombud sökanden befullmäktigat eller att ett prioritetsdokument lämnats in skulle således strida mot Sveriges åtagande enligt konventionen. Inom PCT är PCT-myndigheterna dessutom bundna av att vid kommunikation med sökanden och dennes ombud använda de blanketter som World Intellectual Property Organisation (WIPO) tillhandahåller. Dessa blanketter är mycket specifika och anger i hög utsträckning vad myndigheten anser om ansökan. Om PRV registrerar och offentliggör de utgående blanketter som den mottagande myndigheten expedierat kan många detaljer om ansökan som är känsliga för sökanden komma att avslöjas. På denna sida finns en lista på de blanketter den mottagande myndigheten ska använda Som exempel kan nämnas blanket 143 Notification That International Application Considered to Be Withdrawn. Med hänsyn till detta och mot bakgrund av att den initierade kan dra stora slutsatser om ansökans innehåll genom att ta del av uppgifter om exempelvis sökandens namn, patentombudet och prioritetsuppgifter skulle ett offentliggörande av diariet kunna medföra både att Sverige inte anses uppfylla konventionsåtagandet och att PRV inte längre anlitas som PCT-myndighet av sökanden till en internationell ansökan. PRV avstår från att yttra sig om fastställelsetalan enligt patentlagen (kapitel 10.1). PRV delar utredningens bedömning och förslag avseende återställande av förlorade rättigheter (kapitel 10.2). 7 (21)

8 PRV delar utredningens bedömning att det inte inom ramen för denna utredning är möjligt att föreslå en reglering ifråga om samäganderätt till patent (kapitel 10.3). PRV delar emellertid inte utredningens bedömning att det befintliga regelverket fungerar för samäganderätt till patent och anser därför att det är viktigt att frågan utreds i syfte att förbereda en lagstiftning som tar hänsyn till immaterialrättens särskilda egenskaper vid samäganderättstvister. Beträffande frågor om det enhetliga patentsystemet (kapitel 11) delar PRV utredningens bedömning att svensk rätt inte ska innehålla något förbud mot dubbelpatentering, att det inte bör införas några bestämmelser i fråga om avstående av europeiska patent med enhetlig verkan, att lagen inte ska ändras avseende tidigare patentansökningar som utgör nyhetshinder mot europeiska patent med enhetlig verkan, samt att europeiska patent med enhetlig verkan inte undantas från tvångslicensbestämmelserna vid utebliven utövning av uppfinningen i Sverige. PRV avstår från att yttra sig i fråga om sekretess hos Justitiekanslern i överträdelseärenden (kapitel 11.3). PRV delar utredningens bedömning och tillstyrker förslaget att ett europeiskt patent kan valideras i Sverige inom tre månader om en begäran om enhetlig verkan avslås (kapitel 11.5). PRV tillstyrker också att tidpunkten för skyldighet att betala årsavgift förskjuts till tidigast tre månader från det att patentet meddelades vid EPO. Avseende registreringsfrågor för europeiska patent med enhetlig verkan (kapitel 11.8) delar PRV utredningens bedömning och tillstyrker utredningens förslag, med de uppgifter och det ansvar som tilldelas PRV. Ifråga om genomförandet och de föreslagna övergångsbestämmelserna (kapitel 12) delar PRV utredningens bedömning och tillstyrker förslagen. PRV noterar att en konsekvens av de föreslagna övergångsbestämmelserna är att en patentansökan som behandlats enligt nuvarande patentlag, med grundhandlingsbegreppets konsekvenser, och som sedan beviljas, kommer att processas i ett ärende om exempelvis patentbegränsning eller invändning mot patentet enligt den nya patentlagen. I de senare patentprocesserna bedöms patentet då utan hänsyn till grundhandlingarna och med möjlighet att införa begränsande uttryck som eventuellt gick förlorade i översättningen till grundhandling. Konsekvensen synes dock varken vara orimlig i förhållande till tredje man eller kunna leda till några nackdelar för patenthavaren, varför PRV inte har något att erinra mot förslaget. Några begreppsfrågor Hänvisningar till ingivningsdag respektive ansökningsdag Ingivningsdagen för en patentansökan har en specifik och central betydelse både under ansökans handläggning och efter det att patent har meddelats. Det är den dag då ansökans materiella innehåll fixeras, vilket har betydelse inte minst för tredje mans förutsebarhet av skyddsomfånget hos ett senare meddelat patent. Det finns patentansökningar som, när de kommer in till PRV, inte har ett tillräckligt innehåll för att ingivningsdag ska kunna tilldelas. Det händer också att en sökande kompletterar sin ansökan på ett sådant sätt att ingivningsdagen ska 8 (21)

9 flyttas fram i tiden. En viss rättsverkan kan knytas till den dag sökanden först ger in handlingar som senare kompletteras så att ansökan kan tilldelas en ingivningsdag (se 4 kap. 14 PL). Den dagen benämns vid PRV ansökningsdagen. Ansökningsdagen och ingivningsdagen sammanfaller som huvudregel med varandra men behöver alltså inte göra det. I utredningens förslag till ny patentlag har begreppet ingivningsdag inte alltid använts trots att det är dagen med den specifika rättsverkan som måste avses. Inte heller har den dag PRV benämner ansökningsdag tydligt åtskilts från ingivningsdagen när detta behövs. I följande paragrafer behöver nomenklaturen för dessa centrala dagar stramas upp. 2 kap. 12 PL Formuleringen före dagen för en patentansökan ska ersättas med före patentansökans ingivningsdag (jämför också här artikel 54(2) EPC before the date of filing). 2 kap. 13 PL I denna paragraf blir det ovan nämnda problemet med begreppssammanblandning särskilt tydligt när förslaget använder före ansökningsdagen. Bedömningen av en patentansökans nyhetsvärde utgår från vad som är känt innan den dag ansökan fixerades, dvs. dagen innan ansökan uppnådde kraven för ingivningsdag. Här måste alltså uttrycket före ingivningsdagen användas istället. 5 kap. 1 PL Här används uttrycket den dag då patentansökan gjordes. För att skapa ett sammanhang och undvika missförstånd bör istället hänvisas till patentansökans ingivningsdag. 6 kap. 1 PL I EPC förklaras konsekvensen av att patentsökanden har rätt till prioritet från en tidigare ansökan genom en beskrivning av vilken effekt en sådan rättighet ger på den senare ansökans handläggning (jämför artikel 89 EPC, the right of priority shall have the effect that the date of priority shall count as the date of filing for the purposes of Article 54). I den svenska patentlagen är prioritetsrätten uttryckt på ett annat sätt, nämligen så att ansökan vid bedömningen av nyhet och uppfinningshöjd ska anses gjord samtidigt med en tidigare ansökan. Kopplingen till rättsverkan av den tidigare ansökans ingivningsdag går förlorad genom denna formulering, särskilt med begreppet anses gjord. PRV anser att en tydligare formulering skulle vara att ange att den senare ansökan ska behandlas som om den var ingiven samtidigt med den tidigare ansökan. 7 kap. 4 punkten 4 Här anges att patentet efter invändning ska upphävas om det omfattar något som inte framgick av ansökan när den gjordes. Hänvisningen bör vara till patentansökans ingivningsdag (jämför också 8 kap. 6 punkten 4, där motsvarande ogiltighetsgrund hänvisar till ansökan på ingivningsdagen). 9 (21)

10 9 kap. 15 tredje stycket Enligt förslaget ska en internationell patentansökan anses gjord den dag som PRV anser borde ha fastställts som internationell ingivningsdag. Syftet med paragrafen är att fastställa vilken dag som, vid bedömningen av uppfinningens nyhet och uppfinningshöjd när ansökan handläggs, ska utgöra ansökans ingivningsdag i begreppets specifika betydelse. Med hänsyn till de rättsverkningar som en fastställd ingivningsdag medför kan förslaget till lagtext leda till missuppfattningar. Istället för anses gjord bör, enligt PRV:s mening, paragrafen uttrycka att om en internationell ingivningsdag inte har fastställts av den mottagande myndigheten ska som ingivningsdag anses vara den dag som PRV anser borde ha fastställts som internationell ingivningsdag. Delning av en patentansökan 10 kap. 1 PL och 15 kap. 5 PL samt 2 kap. 17 punkten 11 och 8 kap. 4 punkten 9 PF I utredningen används vid flera tillfällen delad ansökan för att beteckna en ny ansökan som uppkommit genom att lyfta ur innehåll ur en tidigare ingiven ansökan. PRV menar att begreppet delad ansökan leder fel. En ansökan kan delas och då uppstår en avdelad ansökan. Att tala om den delade ansökan kan uppfattas som en hänvisning till stamansökan det är ju den ansökan som har delats. Stamansökan respektive avdelad ansökan är vedertagna begrepp som har specifika betydelser i den svenska patentbranschen. Det vore olyckligt att utrangera dessa begrepp eller att försöka lansera andra begrepp att ersätta dem. Istället för delad ansökan bör alltså avdelad ansökan användas konsekvent och begreppet stamansökan bör användas i betydelsen den ansökan som delas. Patentkravens tydlighet 4 kap. 6, 7 kap. 5, 7 kap. 11 och 8 kap. 7 PL I flera föreslagna bestämmelser hänvisas till att patentkraven ska vara klara och koncisa. Formuleringen synes vara en direktöversättning från engelskans clear and consise. Enligt PRV:s mening är detta en mycket olycklig översättning som medför en tvetydighet i vad som avses och dessutom inte passar med varken ett enkelt myndighetsspråk eller den allmänna betydelsen av att något ska vara begripligt/lätt att uppfatta/uttryckligt/uttalat/oförtäckt. I det svenska språket motsvaras clear närmast av klart och tydligt, vilket är ett begrepp där båda orden ska ses tillsammans. Den svenska översättningen av patentbegreppet ifråga skulle då vara klara och tydliga samt koncisa. Det kan dock anses vara en för omständlig beskrivning. Att använda ordet klara leder dock fel och ger intrycket av att patentkraven ska vara färdigarbetade. Ordet clear måste därför översättas med tydliga. Om tydlighet i beskrivningen av uppfinningen, se PRV:s kommentarer till 4 kap. 2 och 4 PL nedan. Prioritet 6 kap. 4 PL Begreppet partiell prioritet synes vara en direktöversättning från engelskan. Det vedertagna svenska begreppet i sammanhanget är delprioritet, vilket enligt PRV:s mening bör användas i paragrafen. 10 (21)

11 Författningsförslag (kapitel 1) Förslag till lag om ändring i lagen (2014:434) om ändring i patentlagen (1967:837) (kapitel 1.2) Ändringarna är motiverade av ett införande av det enhetliga patentsystemet och tillstyrks av PRV (se ovan i anslutning till PRV:s överväganden till utredningens bedömning och förslag i kapitel 11.5). Förslag till förordning om ändring i patentkungörelsen (1967:838) (kapitel 1.3) Ändringarna är motiverade av ett införande av det enhetliga patentsystemet och den enhetliga patentdomstolen och tillstyrks av PRV (se ovan i anslutning till PRV:s överväganden till utredningens bedömning och förslag i kapitel 11.8). Förslag till patentlag (kapitel 1.1) 1 kap. 1 PRV delar utredningens mening att uppfinnarens centrala roll i patenträtten ska markeras. Genom den nya formuleringen och placeringen av uppfinnarens rättigheter blir det tydligt att denna rätt inte kan efterges. Att rätt uppfinnare anges under patentansökningsförfarandet är också mycket viktigt ur det internationella perspektivet, eftersom en felaktig uppfinnarangivelse enligt vissa rättsordningar kan leda till att patentet ogiltigförklaras. Det händer dock att denna ovillkorliga rätt att bli nämnd krockar med uppfinnarens behov av att inte uppenbara var han eller hon befinner sig. PRV mottar ibland förfrågningar från uppfinnare om det är möjligt att inte förekomma t.ex. i patentdatabasen eller i patentregistret. En sådan begäran är svår att tillgodose även med dagens lagstiftning. Den undantagslösa bestämmelse som föreslås i 1 kap. 1 PL kan därför ha en oönskad verkan för vissa uppfinnare och det bör därför övervägas om en uppfinnare inte ska kunna ha möjligheten att välja att avstå från att bli nämnd, åtminstone under vissa omständigheter. Synpunkten har också relevans beträffande 2 kap. 7 punkten 5 respektive 18 punkten 2 PF, enligt vilka uppfinnarens namn och adress ska antecknas i patentregistret respektive patentansökningsdiariet. 1 kap. 5 respektive 6 eller 7 I första kapitlet av förslaget till ny patentlag anges de olika sätt på vilka en patenträtt kan uppstå i Sverige. Här nämns i 4 svenska patent, i 5 internationella patentansökningar, och i 6-7 europeiska patent. Systematiken i beskrivningen av de olika patentansökningarna respektive patenten haltar lite eftersom det i 1 kap. 5 inte hänvisas till att internationella patentansökningar kan fullföljas i Sverige samt att det i 6 eller 7 inte anges att ett europeiskt patent kan få verkan i Sverige genom validering. Visserligen framgår detta senare i lagen, men ett inledande kapitel som ska verka i förklarande syfte bör vara särskilt tydligt, enligt PRV:s mening. 2 kap. 12 I motiven till den nya lagen anges helt riktigt att känd teknik är ett rättsligt begrepp som på engelska motsvaras av uttrycket prior art. När detta begrepp, som länge varit vedertaget i patenträtten, införs i lagen kan det leda till ett felaktigt antagande att endast sådant som är teknik kan utgöra patenterbarhetshinder. Det vore fördelaktigt om det i motiven till 2 kap klargörs att det i det rättsliga begreppet känd teknik ingår även sådant som inte är tekniskt. 11 (21)

12 2 kap. 13 första stycket första meningen Utredningen har avsett att, genom att ändra formuleringen i förhållande till nuvarande 2 andra stycket andra och tredje meningarna patentlagen, tydliggöra skillnaden ifråga om bedömningen av när tidigare patentansökningar tillhör känd teknik. I patentsammanhang benämns ofta dessa tidigare ansökningar kollisionshinder. Dessa ansökningar skiljer sig från andra patentansökningar som utgör hinder mot patent på det sättet att de inte var allmänt tillgängliga på den aktuella patentansökans ingivningsdag. De dyker upp som hinder mot patent först vid ett senare tillfälle, nämligen när de bli allmänt tillgängliga. Som jämförande underlag bör följande artiklar i EPC studeras. Artikel 54 (2) och (3): The state of the art shall be held to comprise everything made available to the public by means of a written or oral description, by use, or in any other way, before the date of filing of the European patent application. Additionally, the content of European patent applications as filed, the dates of filing of which are prior to the date referred to in paragraph 2 and which were published on or after that date, shall be considered as comprised in the state of the art. Artikel 56 An invention shall be considered as involving an inventive step if, having regard to the state of the art, it is not obvious to a person skilled in the art. If the state of the art also includes documents within the meaning of Article 54, paragraph 3, these documents shall not be considered in deciding whether there has been an inventive step. I utredningens formulering av förslag till 2 kap. 13 första stycket första meningen är det inte tydligt att det är endast kollisionshinder som avses, dvs. ansökningar som inte var allmänt tillgängliga före den senare ansökans ingivningsdag. En möjlig omformulering av paragrafen skulle därför kunna vara som följer. Förslag 2 kap. 13 Innehållet i en patentansökan som har gjorts i Sverige före ingivningsdagen för den ansökan som ska prövas men som inte var allmänt tillgänglig på den dagen anses vid bedömningen av nyhetsvillkoret tillhöra känd teknik om den tidigare ansökan blir allmänt tillgänglig enligt 5 kap. 1. En sådan tidigare ansökan ska däremot inte beaktas vid bedömningen av om uppfinningen har uppfinningshöjd. Bestämmelser om att en internationell patentansökan eller en ansökan om europeiskt patent i vissa fall har samma verkan som en ansökan om svenskt patent finns i 9 kap. 4 och 16 samt 10 kap kap. 1 Bestämmelsen har sin motsvarighet i nuvarande 39 patentlagen. Eftersom utredningen föreslår en uppdelning av beskrivning och ritningar (se föreslagna 4 kap. 2 PL) uppstår dock en skillnad i förhållande till gällande rätt. Den före- 12 (21)

13 slagna bestämmelsen i 3 kap. 1 PL bör därför jämföras med artikel 69 EPC, vilken uttryckligen hänvisar till både beskrivning och ritning: The extent of the protection conferred by a European patent or a European patent application shall be determined by the claims. Nevertheless, the description and drawings shall be used to interpret the claims. 3 kap. 6 I förslaget, som innebär en ändring i förhållande till nuvarande konsumtionsrätt, har den territoriella begränsningen till det europeiska ekonomiska samarbetsområdet tagits bort. Därigenom är det inte längre tydligt att det med marknaden avses EES. PRV noterar att domstolsavtalet, artikel 29, anger the market in the European Union. Även om det med ledning av andra rättsregler kan sägas vara uppenbart vilken marknad som avses, anser PRV att paragrafen bör kompletteras med en uttrycklig hänvisning till EES-marknaden. Utredningen beskriver att konsumtionsprincipen enligt artikel 29 i domstolsavtalet inte ska tillämpas om patenthavaren har giltiga skäl att motsätta sig ytterligare kommersialisering. I syfte att göra lagstiftningen för de olika patentkategorierna så harmoniserad som möjligt föreslår utredningen att motsvarande bestämmelse ska införas i patentlagen. Vad som avses med giltiga skäl (legitimate grounds i avtalet) och hur omfattande detta undantag från konsumtionsprincipen ska vara är dock inte kommenterat i förslaget. PRV förstår att det inte är möjligt att förutse hur den enhetliga patentdomstolen kommer att tillämpa begreppet men med avseende på den nationella rätten är det, enligt PRV:s mening, otillfredsställande att föra in en så generell bestämmelse utan att ge ledning till vad lagstiftaren tänkt ifråga om dess tillämpningsområde. Här skapas rättsosäkerhet för den enskilde som riskerar att göra intrång i en patenträtt på vad som synes vara en subjektiv grund. 4 kap. 2 och 4 I lagförslaget har ritningarna separerats från beskrivningen. Konsekvensen av detta är en sakskillnad i jämförelse med dagens lagstiftning som inte kommenteras i betänkandet. Det förefaller därför som att den skillnad som uppstår är oavsiktlig. Med nuvarande bestämmelser utgör ritningarna formellt sett en del av beskrivningen, se t.ex. 8 PL som anger att ansökan ska innehålla en beskrivning av uppfinningen, innefattande även ritningar... och 2 PK som anger att en svensk patentansökan ska bestå av en ansökningshandling med bilagor, däribland en beskrivning av uppfinningen, inklusive ritningar som behövs för att tydliggöra beskrivningen. Den föreslagna lagtexten i 4 kap. 2 PL ger intrycket att ordet beskrivning bara avser själva beskrivningstexten (och inte ritningen), vilket får betydelse bland annat för tolkningen av 4 kap. 4 PL: Beskrivningen av uppfinningen ska vara så tydlig att en fackman med ledning av den kan utöva uppfinningen. Den föreslagna 4 kap. 2 PL är förvisso i linje med artikel 78 EPC som också behandlar beskrivning och ritningar som separata delar. Dock måste denna bestämmelse läsas tillsammans med artikel 83 EPC (Disclosure of the invention) i vilken anges att The European patent application shall disclose the 13 (21)

14 invention in a manner sufficiently clear and complete for it to be carried out by a person skilled in the art. Enligt EPC är det alltså ansökan som helhet, inkluderande beskrivning, ritningar och patentkrav, som ska vara tillräckligt tydlig för att fackmannen ska kunna utöva uppfinningen. Det bör också noteras att det som enligt svensk lagstiftning benämns som beskrivning, i EPC skiljs åt genom de två begreppen disclosure of the invention respektive description. Artikel 83 EPC avser alltså disclosure of the invention, vilket närmast översätts med uppfinningens avslöjande. Idag används i 8 PL begreppet beskrivning av uppfinningen ( Ansökan ska innehålla en beskrivning av uppfinningen, och vidare att beskrivningen av uppfinningen ska vara så tydlig att ). Därefter övergår nuvarande patentlag att tala om beskrivningen, dvs. syftande till den del av ansökan som benämns så och som i EPC uttrycks som the description. I vissa delar av patentansökningshandläggningen medför denna begreppsolikhet en förvirring. Vid den praktiska tillämpningen av patentlagen har det ibland uppstått fråga om huruvida villkoret i nuvarande 8 PL, Beskrivningen av uppfinningen ska vara så tydlig att, avser ansökan som helhet (disclosure) eller den del av patentansökan som utgörs av beskrivning inklusive ritningar. För att harmonisera den svenska lagen med EPC och förtydliga att paragrafen avser ansökan som helhet (disclosure), bör 4 kap. 4 PL enligt PRV:s mening ändras genom att beskrivningen av uppfinningen ersätts med patentansökan. PRV är också, mot bakgrund av det som anges ovan, tveksam till rubriken Beskrivningen att sammanfatta och beskriva 4 kap. 4 och 5 PL. Paragraferna handlar om ansökans innehåll, inte bara om beskrivningens innehåll, och rubriken bör därför utgå. Det är inte nödvändigt att alla delar i en patentansökan motsvaras av en egen rubrik i lagen, utan viktigare att rubrikerna inte skapar en osäkerhet i vad som avses. I sammanhanget kan påtalas att rubriken till artikel 83 EPC är disclosure of the invention och inte description. 4 kap. 2 punkten 5 I det föreslagna stadgandet om patentansökans innehåll finns ett fullständigt överlapp i förhållande till förslaget till 3 kap. 1 punkten 2 respektive andra stycket PF. 4 kap. 8 Den föreslagna bestämmelsen medför en materiell skillnad mot nu gällande patentlag som inte kommenteras av utredningen och som därför synes vara oavsiktlig. I nuvarande 10 patentlagen anges att i samma ansökan må icke sökas patent på två eller flera uppfinningar som är oberoende av varandra. Bestämmelsen avser alltså patentkraven (det patentsökta) och inte hela patentansökan. En patentansökan kan, enligt nuvarande lag och praxis, omfatta fler än en uppfinning så länge patentkraven endast avser den ena. 16 PK talar i första stycket visserligen om enhetlighet i förhållande till att patentansökan omfattar flera uppfinningar, men i andra stycket hänvisas endast till patentkraven. 14 (21)

15 Utredningens förslag avseende 4 kap. 8 PL bör jämföras med artikel 82 EPC, och förslaget avseende 3 kap. 14 PF bör jämföras med regel 44 EPC. Artikel 82 synes ha god motsvarighet (vara översatt till svenska) i den föreslagna 4 kap. 8 PL. Den föreslagna paragrafen i patentförordningen är dock i huvudsak oförändrad i förhållande till 16 PK och har därför inte motsvarighet i regel 44 EPC. Följden är att det uppstår en skillnad genom den föreslagna lagstiftningen både i förhållande till gällande rätt och i förhållande till EPC. PRV är av uppfattningen att gällande patentlag väl uttrycker hur kravet på enhetlighet i en patentansökan ska förstås och tillämpas i praktiken och anser därför att den föreslagna 4 kap. 8 PL ska ändras så att det tydligt framgår att det är det patentsökta som bara får avse en uppfinning eller grupp av sinsemellan beroende uppfinningar. En sådan ändring skulle visserligen inte medföra harmonisering med EPC artikel 82, men tydliggör istället vad kravet på enhetlighet innebär och hur det tillämpas i praktiken. 4 kap. 9 I bestämmelsen om avdelade ansökningar saknas en tidsfrist för när en ansökan senast får delas, dvs. att stamansökan inte får vara slutligt avgjord när den avdelade ansökan ges in, samt att sökanden måste uppge att ansökan är avdelad ur en tidigare ansökan genast när den avdelade ansökan ges in. PRV lämnar här ett förslag på formulering av paragrafen. Förslag 4 kap. 9 Om flera uppfinningar är beskrivna i ansökan på ingivningsdagen, och om ansökan inte slutligt avgjorts, får sökanden dela den i flera ansökningar. Det ska framgå av en ansökan när den inges om den har uppkommit genom delning. Den ursprungliga ansökans nummer ska anges. 4 kap. 11 I den föreslagna lydelsen finns ett syftningsfel eftersom det inte är endast på sökandens begäran som den avdelade ansökan får samma ingivningsdag som stamansökan. En avdelad ansökan måste, per definition, tilldelas samma ingivningsdag som stamansökan. Däremot är det så att delning av en ansökan endast kan göras på sökandens begäran. Med hänvisning till begreppsfrågorna ovan föreslår PRV också att betydelsen av avdelad ansökan och stamansökan införs. PRV lämnar här ett förslag på formulering av paragrafen. Förslag 4 kap. 11 En ansökan som på sökandens begäran har kommit till genom delning (avdelad ansökan) ska anses gjord samtidigt med den ursprungliga ansökan (stamansökan). 4 kap. 12 (även 3 kap. 19 PF) Den föreslagna lydelsen av paragrafen motsvarar nuvarande 13 PL, men har endast delvis motsvarighet i artikel 123 (2) EPC, vilken lyder som följer. The European patent application or European patent may not be amended in such a way that it contains subject-matter which extends beyond the content of the application as filed. 15 (21)

16 Medan den svenska patentlagen bara uttrycker att patent inte får sökas på något som inte framgick av ansökan på ingivningsdagen, noterar PRV att EPC förhåller sig till hela patentansökan respektive det beviljade patentet. Termen subject matter relaterar alltså inte endast till patentkraven utan även till ansökans beskrivning och ritning. Nu gällande 13 PL och 19 PK utesluter inte möjligheten att införa uppgifter i beskrivningen som inte framgick av grundhandlingarna. Om sökanden t.ex. tar in ytterligare utföringsexempel i beskrivningen för att uppfylla villkoret att fackmannen ska kunna utöva uppfinningen, och ändringen inte medför att patentkraven kommer att omfatta något nytt, så finns inget hinder enligt 13 PL och 19 PK. Det är, enligt PRV:s mening, inte tillfredsställande att dessa skillnader i patentlagen respektive patentkungörelsen i förhållande till artikel 123(2) EPC inte ändras genom den nya patentlagen respektive patentförordningen, särskilt med hänsyn till att grundhandlingsbegreppet tas bort ur den svenska patentlagen. EPC synes inte heller innehålla någon regel som motsvarar den föreslagna 3 kap. 19 PF (nuvarande 19 PK). Med hänsyn till paragrafens centrala betydelse inom patenträtten anser PRV att det behövs en närmare analys av hur patentlagen och patentförordningen ska formuleras för att regelverket faktiskt ska tillnärmas EPC i detta avseende. 7 kap. 5 första stycket andra och tredje meningen PRV föreslår, av rent språkliga skäl, att ordet heller i andra meningen stryks. Av materiell betydelse är att nylig patentpraxis klargjort att patent kan upprätthållas i ändrad lydelse även om patentkraven efter ändring är otydliga, under förutsättning att otydligheten fanns i patentkraven redan när patentet meddelades. Denna praxis bör upprätthållas och kodifieras i lagen och därför bör meningen omformuleras. Den praxis som PRV hänvisar till är dels EPO Enlarged Board of Appeals, mål G3/14, samt Svea hovrätt i mål T och T (samt efterföljande mål T och T som hänvisar till de förstnämnda avgörandena). Av G3/14 framgår att brister enligt artikel 84 EPC ska utredas under invändningsförfarandet endast om och i den utsträckningen ändringen medför bristen. Det är således endast det som förändrats i patentkraven som ska prövas ifråga om tydlighet och stöd i beskrivningen. Hovrättens praxis, som faktiskt tillkom innan domen i mål G3/14 meddelades, överensstämmer med detta. Vad utredningen föreslår i paragrafens första stycke tredje mening går således utöver vad som enligt praxis ska prövas i invändningsförfarandet. Mot den bakgrunden föreslår PRV följande lydelse av 7 kap. 5 första stycket. Förslag 7 kap. 5 Patent- och registreringsverket ska förklara att patentet upprätthålls i ändrad lydelse om patenthavaren under invändningsförfarandet har gjort sådana ändringar att hinder inte finns enligt 4 mot att patentet upprätthålls i sin ändrade lydelse. Ändringarna får inte medföra att patentskyddets omfattning utvid- 16 (21)

17 gas eller att patentkraven blir otydliga, icke-koncisa, eller saknar stöd i beskrivningen. 7 kap. 7 andra stycket andra meningen Ett tilläggsskydd till patent kan inte patentbegränsas som sådant, trots att det är en skyddsform sui generis. För att uppnå patentbegräsning ska patentkraven ändras och det görs genom begränsning av grundpatentet. Att genom patentbegränsning skilja på det skydd tilläggsskyddet medför och det skydd grundpatentet medförde under sin giltighetstid, strider med största sannolikhet mot artikel 4 och 5 i förordning (EU) 469/2009 om tilläggsskydd till patent på läkemedel. Andra meningen i paragrafens andra stycke ska därför strykas. 8 kap. 4 Av paragrafens ordalydelse kan läsaren få intrycket av att PRV kan göra en skönsmässig bedömning av invändningen. En bättre formulering av paragrafens första mening är, enligt PRV, följande. Förslag 8 kap. 4 Om Patent- och registreringsverket inte finner hinder mot att bifalla begäran om upphävande, ska patentet upphävas. 8 kap. 11 I uppräkningen i paragrafens första stycke saknas att PRV ska kungöra om ett patent ändrats genom dom som vunnit laga kraft (jämför nuvarande 55 PL). Av andra stycket framgår att ska göra en ny patentskrift och nytt patentbrev i sådana fall men själva kungörelsen förefaller ha fallit bort. 11 kap. 3 PRV tillstyrker förslaget att lagstadga licenstagarens rätt i förhållande till en ny patenthavare. PRV beklagar dock att det i betänkandet inte redovisas något avseende bestämmelsens praktiska tillämpning och konsekvenser. En fråga som uppstår, och som lämnas öppen, är vad som gäller mellan parterna i övrigt, exempelvis rörande royaltybetalning, vidareutveckling av tekniken och avtalets uppsägning. 15 kap. 9 I författningskommentaren (s. 312 i betänkandet) nämns ett nytt tredje stycke. Detta stycke saknas i författningsförslaget. Den tänkta lydelsen motsvaras troligen av den föreslagna ändringen i nuvarande 86 PL, dock med en annan språklig utformning. PRV har inget att erinra mot ett sådant tillägg i och för sig. Förslag till patentförordning (kapitel 1.3) 2 kap. 8 Enligt förslaget ska ett europeiskt patent föras in i patentregistret som förs av PRV när EPO kungjort sitt beslut att bifalla patentansökan. En följd av denna lydelse skulle bli att PRV ska föra in samtliga europeiska patent i det svenska patentregistret, oaktat om de validerats här eller inte. Bestämmelsen måste därför förtydligas genom tillägget och åtgärder vidtagits för att patentet ska valideras i Sverige. 17 (21)

18 2 kap. 17 Paragrafens föreslagna lydelse överensstämmer med nuvarande 7 PK. Huvuddelen av det som räknas upp i punktform utgörs av olika uppgifter om ansökans formalia och av datum som är av betydelse för ansökans handläggning. Punkterna 16 och 17 behandlar dock handlingar i ansökan. Här anges att patentansökningsdiariet ska innehålla uppgift om de skrifter som har kommit in och de avgifter som betalats, samt de beslut som har fattats. Det synes oförenligt med det krav på registrering av allmänna handlingar som stadgas i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) att bestämmelsen inte stadgar att även utgående skrivelser ska upptas i patentansökningsdiariet. PRV föreslår därför att uppräkningen kompletteras. 3 kap. 11 Paragrafen motsvarar huvudsakligen nuvarande 14 PK. Dock har utredningen inte föreslagit ett stycke motsvarande 14 fjärde stycket PK som förbjuder ovidkommande eller oväsentligt innehåll i patentkraven. Det är inte ovanligt att PRV har anledning att påtala just sådana brister i patentkraven. Även om en sådan brist många gånger kan inrymmas under de föreslagna bestämmelser som anger att patentkraven ska vara tydliga och koncisa är det inte alltid så att ovidkommande innehåll i patentkraven skapar en otydlighet eller gör patentkraven icke-koncisa. Nuvarande regelverk fyller därför en viktig funktion och PRV föreslår därför att paragrafen kompletteras med ett stycke motsvarande nuvarande 14 fjärde stycket PK. 3 kap. 12 andra stycket andra meningen Enligt gällande rätt (se 15 andra stycket PK) behöver ett osjälvständigt krav inte hänvisa till ett annat patentkrav för att det ska definieras som ett osjälvständigt krav. Ett osjälvständigt krav ska dock hänvisa till annat patentkrav (se 15 tredje stycket PK). Denna åtskillnad som inte motsvaras av den formulering utredningen föreslår har betydelse eftersom det i patentansökningsförfarandet förekommer patentkrav som är formulerade utan hänvisning och som därför kan framstå som självständiga (t.ex. så kallade amerikanska kravformuleringar, se mer om dessa nedan). I själva verket är dessa patentkrav osjälvständiga enligt definitionen i 15 PK. En följd av förslaget till definition i 3 kap. 12 PF blir att sådana krav istället ska betraktas som självständiga, vilket enligt PRV:s mening skapar en orimlig och oriktig syn på patentkraven. I sammanhanget kan också nämnas sidoordnade krav, dvs. självständiga krav som hänvisar till ett annat självständigt krav, t.ex. Fordon, kännetecknat av att det innefattar en motor enligt krav 1. Enligt nuvarande praxis är sidoordnade krav att betrakta som självständiga krav, vilket blir mindre tydligt med den föreslagna formuleringen. PRV anser därför att 3 kap. 12 andra stycket andra meningen måste formuleras om och att den åtskillnad som beskrivs ovan och som framgår av 15 PK måste behållas. 3 kap. 13 Den föreslagna paragrafen är ny och saknar alltså motsvarighet i gällande patentlag och patentkungörelse. PRV förstår att förebilden till bestämmelsen är regel 43.2 EPC. 18 (21)

19 Regel 43.2 EPC tillåter flera självständiga patentkrav inom samma kategori endast i tre uppräknade fall, och under förutsättning att ansökan är enhetlig (without prejudice to Art 82). Regeln uttrycker striktare krav på patentkravens utformning än vad som är praxis vid PRV. Utöver kravet på enhetlighet (nuvarande 10 PL) finns ingen ytterligare begränsning avseende vilka kombinationer av självständiga patentkrav inom samma kategori som tillåts. I patentavdelningens riktlinjer (RL B1:4.4.2) anges att En ansökan får innehålla flera självständiga krav inom samma kategori, så länge ansökan är enhetlig, dvs. inte innehåller flera uppfinningar som är oberoende av varandra. Enligt nuvarande praxis finns fler tänkbara fall än de tre som räknas upp i regel 43.2 EPC då flera självständiga krav inom samma kategori kan vara tillåtet. PRV:s tillämpning av vad som utgör en tillåten patentkravsformulering i denna fråga ligger närmare PCT, se t.ex. PCT Guidelines 5.14: However there are other circumstances where it may not be appropriate to cover the subject matter of an invention by a single independent claim in a particular category, for example, (1) (2) (3)... Ytterligare exempel ges i PCT Guidelines , och Regel 43.2 EPC infördes eftersom det europeiska patentverket upplevde att amerikanska kravformuleringar, dvs. osjälvständiga patentkrav som genom missvisande formuleringar framstår som självständiga patentkrav, orsakade stort merarbete 2. Vid PRV är sådana falska självständiga patentkrav inte vanliga i nationella patentansökningar. Det ska också framhållas att nuvarande 15 PK (se särskilt PRV:s kommentarer till den föreslagna 3 kap. 12 PL, ovan) och även den föreslagna 4 kap. 6 PL ger andra möjligheter att motverka eventuella problem med för många själständiga krav i samma kategori. Enligt PRV:s mening vore det därför olyckligt att begränsa möjligheten, eller åtminstone göra det dyrare, för sökanden att patentskydda uppfinningar som inte lämpligen kan täckas in av ett enda självständigt krav per kategori. PRV noterar också att regel 43.2 hänvisar till interrelated products, medan 3 kap. 13 begränsar ansökan till besläktade produkter eller förfaranden. Enligt PRV:s mening bör den föreslagna paragrafen strykas. 3 kap. 17 första stycket andra meningen. PRV tillstyrker utredningens förslag att sökanden, vid ändring av patentansökan, ska vara skyldig att ange var motsvarighet finns i eventuellt ingivna översättningar av ansökan. PRV anser dock att, eftersom all rättsverkan förskjuts till de handlingar som förelåg i ansökan på ingivningsdagen i och med att grundhandlingsbegreppet försvinner, sökanden också alltid ska ange var motsvarighet till ändringen finns i ansökan på ingivningsdagen. Som PRV påtalat (ovan) är det otillfredsställande att granskning och bedömning av patentansökan sker på 2 Visser, aa, s (21)

20 grundval av handlingar som inte har rättsverkan ifråga om ansökans yttre ram. Genom en tillämpning av ett regelverk som motsvarar det som gäller vid EPO har sökanden alla möjligheter att rätta en felaktig översättning och PRV ska som huvudregel inte ifrågasätta en sådan ändring av översättningen. Om sökanden ändrar patentansökan genom att samtidigt ange att ett särdrag varit felöversatt, bör tredjemans möjlighet att kontrollera om ändringen har stöd i ansökan på ingivningsdagen förbättras genom att sökanden måste ange var i ansökans originalspråk motsvarigheten finns. PRV anser därför att ordet eller ska bytas mot och för att ge paragrafen följande lydelse. Förslag 3 kap. 17 Patentkrav får inte ändras så att de kommer att innehålla något som inte framgick av ansökan på ingivningsdagen. Ändras ett patentkrav så att nya särdrag tillkommer ska sökanden samtidigt ange var motsvarighet finns i ansökan på ingivningsdagen och, i förekommande fall, ingivna översättningar av ansökan. Efter det att Patent- och registreringsverket har lämnat utlåtande om en utförd nyhetsgranskning får sökanden inte i samma patentansökan ta upp patentkrav som anger en uppfinning som är oberoende av en uppfinning enligt tidigare ingivna krav. 4 kap. 10 Paragrafen motsvarar huvudsakligen 36 patentkungörelsen. PRV tillstyrker den föreslagna ändringen i sak, att skrivelse byts mot upplysning. För denna typ av tredjemansuppgifter är begreppet erinran vedertaget i patenträttsliga sammanhang. Begreppet bör därför föras in, förslagsvis som en kursiv rubrik, i förordningen. Enklast synes vara att paragrafen, med rubrik, läggs sist i kapitlet. 4 kap. 17 I paragrafen hänvisas felaktigt till 16. Rätt hänvisning är till kap. 6 I den föreslagna bestämmelsen stadgas om översättning av patent som har giltighet på engelska när ett sådant patent begränsas vid PRV. Som framgår av 6 kap. 5 PL kan även europeiska patent som validerats i Sverige begränsas genom förfarande vid PRV. Eftersom det är textens lydelse på handläggningsspråket vid EPO som har rättsverkan (se 10 kap. 11 i den föreslagna patentlagen) måste PRV begränsa patentet på dess handläggningsspråk, oavsett om det är engelska, tyska eller franska. Mot den bakgrunden bör 6 kap. 6 PF kompletteras med ett stycke avseende obligatorisk översättning av patentkraven till svenska, samt översättning av beskrivningen till svenska eller engelska för det fall denna ändrats och patentets handläggningsspråk är tyska eller franska. 7 kap. 6 första stycket andra meningen I den föreslagna bestämmelsen finns ett skrivfel. Formuleringen Den del av ansökan som innebär att en b ska ersättas med Ansökningshandlingen. 8 kap. 2 PRV föreslår att inkomstdagen ersätts med ankomstdagen. 20 (21)