R 7755/2001 2001-09-27 Till Justitiedepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 17 april 2001 beretts tillfälle att avge yttrande över slutbetänkandet Ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen, SOU 2001:26. Med anledning härav anför Advokatsamfundet följande. Allmänna påpekanden och sammanfattning Varumärkeskommitténs betänkande inrymmer flera förslag till ändringar i varumärkeslagen vilka är hänförliga till själva registreringsförfarandet. Advokater har historiskt i mindre utsträckning biträtt sökanden vid varumärkesregistrering än vad som är fallet för varumärkesombuden vilka är organiserade i Svenska Patentombudsföreningen. De allt ökande antal ansökningarna och registreringarna, vilka bl.a. lett till flera invändningar och tvister i de administrativa och allmänna domstolarna, har dock kommit att även engagera advokaterna. Frågor som Advokatsamfundets medlemmar särskilt kommer i kontakt med är ensamrättens omfattning, upphörande, talerätt och sanktioner. Advokatsamfundet har därför i viss mån koncentrerat sitt yttrande till de senare frågorna. En viktig utgångspunkt för flera av de ändringar som föreslås av Varumärkeskommittén är att varumärken och firmor kan registreras fortare än vad som för närvarande är fallet. Det är också av betydelse att framförallt de små och medelstora företagen, vilka sällan har egen kompetens inom området, möts av färre och mindre krångliga regler. Ett annat skäl för ändrade registreringsrutiner är att minska risken för subjektiva bedömningar av Patentverkets handläggare, vilket blivit ett allt större problem i takt med att antalet ansökningar ökat. Sist men inte minst är det väsentligt att enhetlighet uppnås med regelverket för det s.k. gemenskapsregistreringarna (EG-varu-
2 märkena). Advokatsamfundet ställer sig därför positivt till att Patentverkets officialprövning av s.k. relativa hinder tas bort. Advokatsamfundet instämmer med vad som föreslås av Varumärkeskommittén att det i möjligaste mån är lämpligt att vanliga civilprocessuella regler är tillämpliga vid prövningen av tvister angående varukännetecken, såsom frågor om talerätt. Advokatsamfundet delar Varumärkeskommitténs uppfattning att det finns ett stort behov av att ytterligare understryka skadeståndets betydelse vid varumärkesförfalskning och piratkopiering. Vid det fortsatta arbetet med utredningens förslag bör dock anläggas ett brett perspektiv och samtidigt som skyddet för kännetecknens anseende och särskiljningsförmåga särskilt beaktas bör övervägas lösningar som tillämpas eller diskuteras inom angränsande immaterialrättsliga områden. Advokatsamfundet vill även att regeringen överväger en mer långtgående ändring av den s.k. åtalsprövningsregeln än vad som föreslås i betänkandet. Detta är bl.a. motiverat av den åtalsprövningsregel som finns i upphovsrättslagen. Det bör också övervägas om inte varumärkeslagen skall ändras på så sätt att det uttryckligen framgår att även medverkan till varumärkesintrång skall kunna sanktioneras civilrättsligt. Det är lämpligt att tillsvidare avvakta med att införa särskilda bestämmelser om skyddet för varukännetecken vid användning på Internet. Såvitt gäller ändringarna i firmalagen, delar Advokatsamfundet utredningens förslag om införande av ett invändningsförfarande så länge det inte innebär ytterligare kungörelser än vad som sker idag. Vidare ska även associationsrättslig användning av firma, dvs. på brevpapper och liknande, kunna innebära intrång i annans känneteckenrätt. Advokatsamfundet förordar också förslaget om införande av möjlighet till partiell hävning av firma för viss del av verksamheten, kanske då även med införande av en möjlighet till en negativ bestämning av verksamhetsbeskrivningen. Avslutningsvis anser Advokatsamfundet att det bör införas nya regler om behörig domstol, innebärande att alla tvister rörande varumärken och firma skall koncentreras till en domstol på samma sätt som diskuteras i patentprocessutredningen och i utredningen om formskyddslagen. Alternativet är att införa ett fakultativt forum så att varumärkesmål kan handläggas tillsammans med mål om patent och formskydd. 1. Ensamrättens uppkomst m.m. Patentverkets officialprövning inskränks Advokatsamfundet tillstyrker Varumärkeskommittén förslag att Patentverkets officialprövning av s.k. relativa hinder tas bort. Advokatsamfundet förordar dock ett
3 system där det i lag fastställs inte endast genom förordning att Patentverket inom ramen för sin handläggning i registreringsärendet undersöker om det finns några relativa hinder och underrättar sökanden om detta. Detta görs visserligen inte vid ansökningsförfarandet för EG-varumärkena, men däremot bl.a. av registreringsmyndigheten i Benelux, och skulle sannolikt bidra till större rättssäkerhet för de mindre svenska företagen. Detta underlättar för sökanden att avgöra hur pass bärkraftig dennes varumärke och ger en indikation om eventuella risker för intrång i äldre rättigheter, vilket då kan undvikas genom bl.a. möjlighet att inhämta medgivanden från innehavare av äldre ensamrätter. Skriftlighetskravet elektroniska/digitala ansökningar Bl.a. mot bakgrund av att Varumärkeskommittén föreslår att det inte skall införas något lagfäst krav på skriftlighet vid ansökan av varumärkesregistrering hemställer Advokatsamfundet om ett påskyndande av möjligheten att göra s.k. elektronisk ingivning av varumärkesansökningar till Patentverket. Förvärv av särskiljningsförmåga Advokatsamfundet tillstyrker inte Varumärkeskommittén förslag att det vid bedömningen om ett märke har förvärvat särskiljningsförmåga skall tas hänsyn endast till den användning som ägt rum fram till ansökningsdagen. Det finns enligt Advokatsamfundets mening inte tillräckligt bärande skäl för att ändra den ordning som råder idag. Något hinder föreligger inte för att behålla den nuvarande ordningen eftersom Art. 3.3. i EG:s varumärkesdirektiv ger medlemsstat möjlighet att besluta att särskiljningsförmåga förvärvad efter ansökan skall beaktas. Med den av Varumärkeskommittén föreslagna lösningen kan sökanden tvingas till att avvakta med sin ansökning tills denne är säker på att det sökta märket vunnit särskiljningsförmåga genom användning, vilket kan få till följd att denne riskerar att lida rättsförlust mot annan sökande. Det kan också vara svårt att i efterhand kanske mer än ett år efter ansökningsdatum bevisa att särskiljningsförmåga faktiskt förelåg redan vid ansökningstillfället. Marknadsundersökningar, vilka ofta åberopas för att visa inarbetning och särskiljningsförmåga, utvisar ju endast omsättningskretsens uppfattning vid den tidpunkt då undersökningen genomfördes. Den negativa konsekvensen som Varumärkeskommittén anför som huvudsakligt skäl för ändringsförslaget att innehavaren får ensamrätt till ett märke under en tid då märket inte uppfyller förutsättningarna för varumärkesskydd, kan lindras genom att det införs ett tillägg i den föreslagna bestämmelsen om begränsning av skadeståndet (se förslaget 68 ). Begränsningen skulle kunna föreskriva att ersättningsskyldighet (skälig ersättning och skadestånd) för intrång som skett i tiden innan det äldre märket vunnit erforderlig särskiljningsförmåga skall endast föreligga om intrånget gjorts uppsåtligen. I 2 andra stycket andra meningen i förslaget bör skrivningen kan förvärva sådan förmåga genom användning ersättas med kan ha förvärvat särskiljningsförmåga genom användning.
4 2. Ensamrättens omfattning m.m. Advokatsamfundet tillstyrker Varumärkeskommitténs förslag att bestämmelserna om ensamrättens omfattning bör, i ännu större grad än vad som är fallet i dag, utformas i anslutning till varumärkesdirektivets reglering och EG-rättslig praxis på området. Detta gäller inte minst det svenska skyddet för väl ansedda varumärken och den likhetsbedömning som görs i detta sammanhang. Advokatsamfundet ansluter sig till Varumärkeskommitténs uttalande att det i vart fall inte bör krävas högre grad av likhet mellan ett väl ansett märke och ett annat kännetecknen än som följer av den allmänna regeln om förväxlingsbarhet inom varuslagsgränserna. Högsta domstolen uppställde i det s.k. Galliano-målet (NJA 1995 s. 635) ett mycket strängt krav på likhet mellan varumärkena när domstolen refererade till äldre rätt och angav att det för skydd krävdes att kännetecknena är identiska eller i hög grad överensstämmande (jfr. beträffande den tidigare Kodakregeln SOU 1958:10 s. 259 f. samt NJA 1992 s. 633). Enligt Advokatsamfundet överensstämmer inte Högsta domstolens stränga likhetskrav med varumärkesdirektivet med följd att associationsskyddet blir mycket uttunnat (jfr. Puma-målet C-251/95). Eftersom det enligt EG-rättslig praxis även kan föreligga varumärkesintrång då intrångsföremålen befinner sig i transit bör exemplifieringen i bestämmelsen om ensamrättens innebörd (förslagets 4 3 stycket 3) kompletteras med ordet transitera. För att förtydliga att det med användning i förslagets 4 tredje stycke avses användning oavsett medium (elektronisk, digital m.m.) bör ett tillägg göras att med användning av tecknet enligt tredje stycket avses användning i alla typer av medium. Upplysningsskyldighet Förslagets 11 första stycke bör göras mer teknikneutralt genom att det i sista meningen i stycket istället anges Detta gäller oavsett på vilket medium ett tillgängliggörande sker istället för att som förslaget nu hänvisar till Internet eller annat elektroniskt medium. 3. Ensamrättens upphörande m.m. Advokatsamfundet tillstyrker Varumärkeskommittén förslag att Patentverket skall kunna upphäva varumärkesregistreringar om innehavaren av registreringen medger en ansökan om hävning eller låter bli att bestrida den. Patentverket bör som förslaget lyder inte göra någon prövning i sak, utan om saken är tvistig skall den prövas i allmän domstol. Advokatsamfundet ställer sig också positivt till att innehavaren av en registrering skall kunna angripa Patentverkets beslut om hävning av registreringen genom en ansökan om återvinning. I förslagets 32 tredje, fjärde och sjätte stycke beträffande bestridande anges att ärendet skall överlämnas till tingsrätt. Behörig domstol bör specificeras.
5 4. Övriga frågor om varukännetecken Talerätt och fastställelsetalan Advokatsamfundet instämmer i förslaget att varumärkeslagens befintliga regler om talerätt och fastställelsetalan tas bort vilket innebär att de allmänna processrättsliga reglerna kommer att gälla. Titelskyddet Enligt Advokatsamfundet föreligger inte tillräckligt övertygande skäl för att avskaffa det skydd som nu finns i 14 första stycket 5 mot registrering av varumärken som är ägnade att uppfattas som titel på annans skyddade litterära eller konstnärliga verk. Ersättning vid varumärkesintrång Varumärkeskommittén har framhållit att det finns ett stort behov av att ytterligare understryka skadeståndets betydelse vid varumärkesförfalskning och piratkopiering. Advokatsamfundet instämmer i detta och att ett sätt är att bestämmelsen om skadestånd förtydligas som föreslås i betänkandet. Advokatsamfundet föreslår dock att punkten 1 i de kriterier som anges som särskilt beaktansvärda kompletteras med skrivningen och särskiljningsförmåga. En speciell art av goodwillskada vid varumärkesintrång är att ett känneteckens distinktivitet försvagas, s.k. urvattning. Det finns både likheter och olikheter mellan de immaterialrättsliga ensamrätterna när det gäller typer av skada som kan drabba en rättighetshavare vid intrång. Vad som är speciellt för varumärken och firmor är att deras värde i hög grad är betingade av en marknadsinsats. Det gör det viktigt att skydda dessa ensamrätter mot snyltning på grund av bl.a. konkurrensskäl, men också därför att värdet av ett kännetecken kan raseras genom tredje mans otillåtna utnyttjande av samma eller liknande kännetecken. Vid patent och mönster består skadan oftast i en utebliven försäljning för rättighetshavaren och ibland även en störning av hans marknadsföring genom underprissättning av intrångsprodukten. Vid upphovsrättsliga intrång å andra sidan är det den ideella rätten som träder i förgrunden. Trots dessa skillnader finns det enligt Advokatsamfundets uppfattning anledning att vid det fortsatta arbetet med utredningens förslag anlägga ett brett perspektiv och samtidigt som skyddet för kännetecknens anseende och särskiljningsförmåga särskilt beaktas överväga lösningar som tillämpas eller diskuteras inom angränsande immaterialrättsliga områden, allt i syfte att skadeståndet skall fylla en önskvärd reparativ och preventiv funktion. Åtalprövningsregeln Varumärkeskommittén har föreslagit att förutsättningarna för allmänt åtal ändras vid varumärkesintrång så att åtal skall väckas om det är påkallat från allmän synpunkt,
6 d.v.s. att rekvisitet särskilda skäl utgår. Enligt författningsförslaget (69 tredje stycket) får åklagaren väcka åtal för brott som avses i första eller andra stycket endast om målsäganden anger brottet till åtal och åtal är påkallat från allmän synpunkt. Vid intrång i upphovsrätten får åtal ske efter angivelse eller om åtal är påkallat från allmän synpunkt (59 första stycket upphovsrättslagen). Som skäl för åklagarens rätt att självständigt väcka åtal för upphovsrättsintrång angavs att den personliga anknytningen till upphovsrätten gör sig mindre starkt gällande vid omfattande kopieringsverksamhet samt att samhället av kulturpolitiska skäl har ett självständigt intresse av att det upphovsrättsliga systemet efterlevs. Vidare angavs att dessa skäl inte hade samma bärkraft på det industriella rättsskyddets område (prop. 1981/82:152 s. 20 f. samt Ds 1993:24 s.52 f.). Med den tekniska utvecklingen och den allt vanligare systematiska tillverkningen och handeln med varumärkesförfalskade varor finns det enligt Advokatsamfundet inte längre skäl att ha olika bestämmelser i varumärkeslagen respektive upphovsrättslagen. Kommersialiseringen av upphovsrättsligt skyddade varor är idag lika stor som för de varumärkesrättsligt skyddade. Mot bakgrund av att det som Varumärkeskommittén anger finns ett stort behov av att ytterligare understryka skadeståndets betydelse vid varumärkesförfalskning och piratkopiering samt att intrång i varumärkesrätt står nära de egentliga förmögenhetsbrotten anser Advokatsamfundet att en längre gående reglering än den förslagna bör övervägas, dvs. att åtalsprövningsregeln i varumärkeslagen skall utformas på samma sätt som i nuvarande 59 första stycket upphovsrättslagen. Medverkan till varumärkesintrång Utöver de straffrättsliga reglerna kan det enligt Advokatsamfundet finnas skäl att överväga om medverkan till varumärkesintrång skall kunna sanktioneras civilrättsligt. Erfarenheten visar att det finns ett behov av en uttrycklig regel om civilrättsligt medverkansansvar i de fall där medverkan till varumärkesintrånget skett uppsåtligen eller genom oaktsamhet. Frågan bör i vart fall utredas. Bestämmelser om skyddet för varukännetecken vid användning på Internet Det är lämpligt att på så sätt som Varumärkeskommitténs föreslår - invänta internationella bestämmelser om skyddet för varukännetecken vid användning på Internet och därmed tillsvidare avvakta med att införa särskilda bestämmelser på området. 5. Ändringar i firmalagen Utredningen har föreslagit en möjlighet till invändning av tredje man mot en ansökan om registrering av en firma på liknande sätt som gäller vid invändning mot ansökan om varumärke. Möjligheten till invändning innebär att den ansökta firman måste kungöras så att tredje man kan få kännedom om den. Ur ett känneteckensperspektiv är detta bra, men en sådan möjlighet skulle onödigt komplicera och fördröja registreringsförfarandet av det associationsrättsliga subjektet om kungörelsen av firman ska ske i ett särskilt känneteckensregister. Enligt Advokatsamfundets mening är det därför
7 viktigt att det även i fortsättningen endast sker en kungörelse av det associationsrättsliga subjektet och att invändningsförfarandet sker i samband därmed. På samma sätt som gäller inom varumärkesrätten, åstadkommer inte den äldre rättsinnehavaren något förbud mot användningen av den firman han invänt mot utan endast att firman inte registreras. För att uppnå ett förbud mot användningen, är innehavaren av den äldre rättigheten fortfarande nödgad att föra talan i domstol. Det är då angeläget att även användning av en firma på brevpapper och vid undertecknande också skall anses utgöra känneteckensanvändning så att även sådan användning kan omfattas av ett förbud. Såvitt gäller bedömningen av en invändning mot en känneteckensrättslig firma, dvs. inte invändningar om andra registreringshinder än förväxlingsbarhet, föreslår Advokatsamfundet att en sådan invändning ska handläggas av Patentverkets varumärkesavdelning för att få en så enhetlig och förutsebar bedömning som möjligt. Sker prövningen av invändningen av Patentverkets varumärkesavdelning, kommer beslutet sedan att kunna överklagas till Patentbesvärsrätten eller dess ersättare och härigenom tillförsäkras att bedömningen sker av känneteckensrättslig expertis och inte av Kammarrätten. Avslutningsvis förordar Advokatsamfundet förslaget om att införa en möjlighet till partiell hävning av en firma. Som nämns i förslaget, har dock många registrerade firmor vida och föga preciserade verksamhetsbeskrivningar som kan innebära att en firma kan vara använd för en verksamhet som i och för sig ryms inom det sätt på vilken verksamheten är beskriven, men som endast avser en mindre del av denna. För att i sådana fall kunna häva skyddet med avseende på den verksamhet för vilken firman faktiskt inte är använd, skulle en lösning kunna vara att införa en möjlighet till en negativ bestämning av verksamhetsbeskrivningen liknande det disclaimersystem som finns inom varumärkesrätten, men då med avseende på verksamhetsbeskrivning och inte kännetecknet. Sådan negativ bestämning av verksamhetsbeskrivningen har redan tillämpats i Sverige såvitt gäller verksamhet som kräver särskilt tillstånd, till exempel sådan finansieringsverksamhet som kräver tillstånd från Finansinspektionen. 6. Behörig domstol i varumärkes- och firmamål Advokatsamfundet anser att alla allmänna mål och ärenden rörande varumärken ska koncentreras till en tingsrätt, förslagsvis Stockholms tingsrätt. Frågan om en koncentration av samtliga mål som rör det industriella rättsskyddet har väckts i flera skilda sammanhang. När det gäller patent är redan Stockholms tingsrätt exklusivt forum och detsamma gäller frågor rörande gemenskapsvarumärken. I utredningen om formskydd föreslås en koncentration av sådana mål till en domstol. Koncentration av målen har mot utvecklingen inom EU fått en ökad aktualitet, där det nu även diskuteras en gemensam domstol avseende patenttvister.
8 Processen inom varumärkesrätten och för övrigt inom hela immaterialrättsområdet kräver särskild kunskap och erfarenhet. Visserligen kan detta hävdas även såvitt gäller andra rättsområden, men det begränsade antal varumärkesprocesser som förekommer i domstolarna i landet ger inget underlag för att skapa och upprätthålla kompetens hos mer än ett fåtal domstolar. En koncentration av målen till en domstol medför också en snabbare handläggning och en mer effektiv användning av domstolarnas resurser. Som det är nu, måste en domare utan specifik erfarenhet sätta sig in i ett rättsområde, där internationell praxis numera spelar en stor roll, enbart för att ta ställning i en måltyp som de sannolikt endast kommer att hantera någon enstaka gång under sin verksamma tid som domare. En ytterligare aspekt är att, med olika forumregler inom immaterialrättens område, den situationen kan uppstå att en rättsinnehavare som i en process vill göra gällande flera rättigheter, blir tvingad att stämma vid flera domstolar, vilket i sin tur leder till komplikationer bl.a. med avseende på skadeståndsberäkningen. Det har vidare visat sig svårt att i önskvärd utsträckning tillämpa reglerna angående förening av mål i rättegångsbalken vid åberopande av olika rättigheter gentemot en intrångsgörare. Advokatsamfundet anser att det finns skäl som talar för en koncentration av mål till en enda domstol i första instans. Vi har redan inom immaterialrätten en koncentration av patentprocessen och utvecklingen inom EU leder även till nödvändiga anpassningar av inställningen till exklusiva forum. En koncentration av målen bör dock också leda till en ökad specialisering och kunskap hos domarna, vilket i sin tur leder till en snabbare handläggning, lägre kostnader samt större rättsäkerhet för den enskilde när det gäller förutsebarhet och utveckling av praxis. Sammanfattningsvis finns därför övervägande skäl som talar för en koncentration av samtliga mål som rör det industriella rättsskyddet till en och samma tingsrätt. I vart fall skall en regel om fakultativt forum kunna införas, för att tillförsäkra möjlighet att i en talan göra gällande flera rättigheter mot en intrångsgörare. Advokatsamfundet kan i övrigt inte se varför bestämmelsen om behörig domstol i förslagets 82 skall begränsas till talan för upphävande av registrering. Bl.a. vid import av varumärkesförfalskat gods i transit, där intrångsgöraren inte har hemvist i Sverige, har det rått osäkerhet hos kärandena och domstolarna om laga domstol. Detta skulle kunna lösas genom att författningsförslagets 82 görs neutral på så sätt att det anges att om det enligt rättegångsbalken inte finns någon behörig domstol för en talan enligt varumärkeslagen skall talan väckas vid Stockholms tingsrätt, om inte exklusivt alternativt fakultativt forum införs. SVERIGES ADVOKATSAMFUND Axel Calissendorff Anne Ramberg