BESLUT 2006-08-25 Ärendenr. 127 SÖKANDE Bilia AB, org.nr 556112-5690 Box 9003 400 91 Göteborg Ombud: Isaac K Albihns Göteborg AB Box 172 401 22 Göteborg MOTPART Name Navigation AB, org.nr. 556678-3485 Box 403 124 04 Bandhagen Ombud: Karl-Fredrik B Advokatfirman Carler KB Box 7557 103 93 Stockholm SAKEN Alternativt tvistlösningsförfarande avseende domännamnet bila.se Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande BESLUT Domännamnet bila.se skall överföras till sökanden Postadress Besöksadress Telefon Telefax Hemsida II-Stiftelsen Box 7399 103 91 STOCKHOLM Ringvägen 100 08-452 35 00 08-452 35 02 www.iis.se E-post: atf@iis.se
2 BAKGRUND Motparten, Name Navigation AB ( Name Navigation ) registrerade det omtvistade domännamnet den 8 november 2005. Sökanden, Bilia AB ( Bilia ) gav in ansökan om tvistlösning den 19 april 2006 och har betalat erforderlig avgift samt begärt att ärendet skulle avgöras av en tvistlösare. Name Navigation besvarade ansökan den 5 juni 2006 och begärde att ärendet skall avgöras av tre tvistlösare enligt 11 förfaranderegler för ATF. Name Navigation har utsett Jonas Gulliksson till tvistlösare och betalat in avgift avseende detta. Bilia har utsett Gunnar Karnell till tvistlösare och II-Stiftelsen har utsett Jan Rosén till ordförande. Parterna har utöver angiven skriftväxling givit in ytterligare material i ärendet, som kommunicerats respektive part. YRKANDEN Bilia har yrkat att domännamnet bila.se skall överföras till sökanden. Name Navigation har bestritt yrkandet. PARTERNA HAR ANFÖRT Bilia har i huvudsak anfört: Ordvarumärket BILIA är registrerat för sökanden vid Patent- och registreringsverket, reg nr 377086, för tjänsterna underhåll och reparation av motorfordon. Ansökan gavs in 2005-09-08 och med publiceringsdag 2005-12-02. Sökanden innehar även figurvarumärket BILIA, reg nr 000299230 vid OHIM, för bland annat tjänsterna konsultation, förhandlande och avslutande av kontrakt om köp och försäljning av fordon, registrerat 1999-09-20. Såsom aktiebolag är Bilia är också innehavare av den registrerade firman Bilia AB samt ett antal andra registrerade firmor som innehåller firmadominanten bilia, såsom Bilia Personbilar AB, Bilia Fordon AB, Bilia Autopart AB och Bilia Trucks AB. Bilia är ett i Sverige inarbetat och väl ansett varu- och näringskännetecken för försäljning, service och reparation av personbilar. Kännetecknet togs i bruk av sökanden redan år 1968 och har sedan dess använts kontinuerligt för nämnda tjänster. Bilia har sedan starten sålt bilar av märket Volvo,vilket under flera decennier varit det mest sålda bilmärket i Sverige. Bilia marknadsför även ett flertal andra bilmärken, såväl med avseende på nybils- som begagnatförsäljning. Bilia är noterat vid Stockholms fondbörs och är Nordens ledande företag inom försäljning, service och reparation av person- och transportbilar och har sedan år 1999 omsatt över 11 miljarder kronor per år. Bilia har 68 anläggningar i Norden, varav 41 i Sverige. Kännetecknet BILIA har sökanden marknadsfört ibland annat i TV, radio och i pressen, men också i nätmiljön genom sina domännamn bilia.se och bilia.com med c:a 4000 besökare per dygn. Bilia investerar årligen över 60 miljoner kronor i marknadsföringsåtgärder. Så snart Bilia blev varse att domännamnet bila.se hade registrerats för motparten skickade Bilia ett varningsbrev, daterat 2005-12-27 till Name Navigation om att dess agerande stod i strid med känneteckensrättslig lagstiftning och man bad härvid Name Navigation att överföra domännamnet bila.se till Bilia. Name Navigator hörsammade dock inte denna uppmaning och svarade brevledes bl a att Namne Navigation hade ett berättigat intresse av domännamnet bila.se. 2
3 Domännamnet bila.se är förväxlingsbart med kännetecknet BILIA det skiljer bara en bokstav och det föreligger mycket stor såväl fonetisk som visuell likhet. Märkeslikheten, såväl vad gäller Bilias ord- som figurmärke och bila.se, och det förhållande att Motparten marknadsför liknande varor och tjänster som Bilia, tyder på en uppenbar förväxlingsbarhet. Samma förhållande gäller mellan Bilias registrerade firmor, med dominanten BILIA, och bila.se. Bilia gör gällande att Name Navigation huvudsakligen använt sin hemsida bila.se till förmedling av annonser och tjänster med avseende på försäljning av bilar. Efter Bilias varningsbrev har motparten visserligen ändrat vissa delar av sidan till reserelaterade tjänster, men det är fortfarande så att bilar utgör det primära verksamhetsområdet. Eftersom Name Navigation inte innehar eller har innehaft något närings- eller varukännetecken med anknytning till BILA och inte heller varit känd för eller eljest använt benämningen BILA i sin verksamhet före domännamnsregistreringen av bila.se och som motparten får anses ha varit i ond tro vid registreringen och/eller vid användningen av domännamnet bila.se så saknar Name Navigation ett berättigat intresse av att behålla domännamnet. Name Navigation har i huvudsak anfört: Name Navigation äger och förvaltar ett stort antal domäner under.se och.com, och verksamheten består i att utveckla varje domän så att besökarna får relevant information inom ett visst område och anslutande reklam. Var och en av Name Navigations hemsidor innehåller flera sponsrade länkar, något som sker i samarbete med bolag såsom Google, Sedo och NameDrive. Name Navigation registrerade bila.se i november 2005 för att benämningen ansågs lämplig och användbar i en av sina generiska betydelser, nämligen att förflytta sig, att resa med bil, men också för närliggande information om resor och bilar för försäljning och uthyrning. Såväl reseföretag som bilföretag köper annonser av Name Navigator för sökordet bila. Några direktlänkar till sökandens verksamhet förekommer dock inte. Name Navigation har anpassat hemsidan till betydelsen av det generiska uttrycket bila, varför man erhållit ett berättigat intresse till domänen. Det är naturligt att bila.se innehåller länkar till hemsidor som rör bilförsäljningstjänster. Innehållet i de av Name Navigation förvaltade hemsidorna förändras kontinuerligt. Att innehållet på bila.se har förändrats beror på att besökarna under en viss tid visat större intresse för resetjänster jämfört med bilförsäljningstjänster och tvärtom. Name Navigation kan inte hindras från att utnyttja ett generiskt ord endast på den grund att sökanden valt att i sin verksamhet nyttja kännetecken som härrör från ett annat närliggande generiskt ord. Skyddsomfånget för sökandens rätt måste vara mycket snävt. Eftersom domännamnet bila.se och innehållet på hemsidan anspelar på den generiska innebörden av ordet bila så berörs inte sökandens verksamhet eller immateriella rättigheter. Parternas verksamheter och innehållet på varderas hemsidor är väsensskilda, varför det inte föreligger någon risk för förväxling eller annan effekt som skulle kunna innebära skada för sökanden. Name Navigations nyttjande av domännamnet bila.se står således varken i strid med varumärkeslagen eller NIC-SE:s Allmänna Villkor. Name Navigation har därför inte heller varit i ond tro vare sig vid registreringen eller vid användningen av domännamnet bila.se. TVISTLÖSARNAS SKÄL Ett domännamn får enligt II-stiftelsens allmänna villkor avregistreras eller överföras till den som begärt tvistlösningsförfarandet om: i) domännamnet är identiskt eller förväxlingsbart med ett näringskännetecken med rättsgrund i Sverige och till vilket den som begärt tvistlösning kan visa rätt, och ii) innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet, och 3
4 iii) domännamnet registrerats eller används i ond tro. För att den som ansökt om tvistlösning skall nå framgång med anspråk på överföring av domännamn måste således alla tre villkoren vara uppfyllda. I det aktuella fallet är Bilia innehavare av såväl firman Bilia AB med flera firmor med dominanten bilia som registrerade varukännetecken med sådan dominant. Sökanden har dessutom gjort gällande inarbetning av kännetecknet BILIA, något som får sägas vara väl styrkt genom ingiven dokumentation. Bilias användning av kännetecknet BILIA har skett i mycket stor omfattning i hela riket och dessutom inom Norden i övrigt. Sökanden skall således i flera hänseenden anses rättsskyddad på immaterialrättslig grund beträffande uttrycket i fråga och detta sannolikt sedan förhållandevis lång tid tillbaka. Det föreligger inte identitet mellan de två jämförelseobjekten bila och bilia. Bila.se har alltså i enlighet med II-stiftelsens Allmänna Villkor kunnat registreras. Tvistlösarna finner likväl att domännamnet bila.se är förväxlingsbart med sökandens nyss angivna kännetecken, varvid en helheltsbedömning ger vid handen att såväl uttryckens faktiska likhet som likheten mellan de jämförda verksamheterna i vilka domännamnet och kännetecknen använts talar för en sådan slutsats. Tvistlösningsförfarandet är avsett att bara omfatta klara fall av missbruk, vilket framhålls i den promemoria som presenterar tankarna bakom tvistlösningsförfarandet (återfinns på www.iis.se). Handlingarna i ärendet ger inte stöd för en uppfattning att Name Navigation får anses ha en rätt eller ett berättigat intresse till domännamnet. Någon verksamhet med anknytning till namnet bedrev inte Name Navigation före dagen för domännamnsregistreringen. Det kan i stället konstateras att domännamnet registrerats för att i användning skapa konkurrens genom vilseledande och förväxlingsbarhet med annans kännetecken med rättsgrund i Sverige. Den föreliggande situationen främjar ett sådant oberättigat kommersiellt intresse som reglerna om rätt till domännamn ska förhindra. I de allmänna villkoren för registrering av domännamn (p. 17 d) uppställs ett antal situationer för när ond tro typiskt sett skall anses föreligga vid registrering eller användning av domännamn. Dessa situationer måste närmast betraktas som hjälpregler vid prövning av huruvida ond tro föreligger. Name Navigation har anfört att bolaget inte var i ond tro vid registreringen av det omtvistade domännamnet, särskilt därför att några av de nämnda situationerna inte förelåg, och alltjämt inte föreligger, i relation till innehavet av bila.se.. Av domännamnsreglerna framgår att rekvisitet ond tro knyts till tidpunkten för registrering eller senare användning av domännamnet. Av nämnda promemoria (sidan 4) framgår att kriteriet beträffande den onda tron avsiktligen utformats så att denna skall avse antingen själva registreringen eller den senare användningen. Den som har registrerat ett domännamn i god tro men senare uppmärksammats på sin bristande rätt och avsaknad av berättigat intresse till namnet kan i den situationen alltså komma att bedömas vara i ond tro om sin rätt att behålla domännamnsregistreringen. Med beaktande av varu- och näringskännetecknen BILIA:s starka position på den svenska marknaden för varor och tjänster av det slag som Name Navigation uppgett sig vara intresserat av vid registreringen av domännamnet bila.se, är det sannolikt att sådan ond tro förekom hos Name Navigation redan vid registreringstillfället. Name Navigation har i ett tidigt skede, strax efter registreringen av bila.se, blivit uppmärksammat på att Bilia har förväxlingsbara immateriella rättigheter. Detta framstår som en av de situationer som avses i utformningen av ond tro enligt den svenska tvistlösningsmodellen. Name Navigation har således försatts i ond tro i vart fall strax efter registreringstillfället, en bedömning som har relevans i enlighet med intentionerna bakom det alternativa tvistlösningsförfarandet. Mot bakgrund av vad som ovan anförts finner tvistlösarna att det omtvistade domännamnet är förväxlingsbart med Bilias kännetecken med rättsgrund i Sverige. Name Navigation har inte ett berättigat intresse till bila och har varit i ond tro vid användningen av detta ord som domännamn. Domännamnet bila.se skall därför överföras till Bilia. 4
5 På Stiftelsens för InternetInfrastruktur vägnar Jonas Gulliksson Gunnar Karnell Jan Rosén 5
6 6