BESLUT 2003-07-21 Ärendenr. 1 Sökande Boxman Sverige AB 556635-4543 Slussplan 9 111 30 Stockholm Ombud: Advokat Monique W Magnusson Wahlin Qvist Stanbrook Advokatbyrå Box 7009 103 86 Stockholm Motpart JH Böxman Saken Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet boxman.se Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande Beslut Sökandens begäran om avregistrering/överföring av domännamnet <boxman.se> lämnas utan bifall. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Hemsida II-Stiftelsen Box 7399 103 91 STOCKHOLM Sehlstedtsgatan 9 08-662 54 40 08-662 54 50 08-662 54 54 www.iis.se E-post: atf@iis.se
sid 2 (7) Bakgrund Domännamnet <boxman.se> innehades under senare delen av 1990-talet av företaget Boxman AB som från webbplatsen <www.boxman.se> bedrev försäljning av bl a cd-skivor. Boxman var en av "pionjärerna" inom e-handel och namnet Boxman torde ha blivit väl känt med betydande goodwillvärde bland främst musikintresserade. Boxman AB försattes dock i konkurs i oktober 2000. Sedan Boxman AB i konkurs inte upprätthållit domännamnsregistreringen, blev domännamnet <boxman.se> avregistrerat i april och ledigt för ansökan i juli 2002. Enligt NIC-SEs noteringar föregicks avregistreringen på sedvanligt vis av ett flertal betalningsanmaningar och påminnelser per brev och e-post under december april; efterföljt av tre månaders karantän april juli. I november 2002 registrerade Johan H den enskilda firman JH Böxman och ansökte om registrering av domännamnet <boxman.se>. Registrering skedde den 26 november 2002. Någon tid därefter kontaktades Johan H av företrädare för sökanden, det då nystartade bolaget Jibeco 1944 AB, 556635-4543 senare firmaändrat till Boxman Sverige AB vilka ville förvärva domännamnet <boxman.se> då de avsåg att starta en uthyrningsverksamhet av video mm under namnet Boxman. Parterna har därefter fört långt gående diskussioner om en överföring av domännamnet men inte nått enighet. Under hand har Boxman Sverige AB förvärvat ett antal varumärken och varumärkesansökningar vari orden "BOX MAN" resp "BOXMAN" ingår samt har en inneliggande men vilandeförklarad ansökan om firmaändring från Boxman Sverige AB till Boxman AB. Parternas yrkanden och grunder Sökanden Boxman Sverige AB, 556635-4543, har begärt att domännamnet <boxman.se> skall avregistreras [och/] eller överföras till sökanden. Som grund härför har i huvudsak anförts att domännamnet <boxman.se> tidigare innehafts av Boxman AB, 556545-0425, nu under konkurs, att konkursboet Boxman AB av misstag försummat att upprätthålla domännamnet, att sökanden numer är innehavare av firman Boxman AB, att sökanden heter Boxman AB, under namnändring från Boxman Sverige AB, att domännamnet <boxman.se> sålunda är identiskt och förväxlingsbart med sökandens firma, att sökanden genom överlåtelse i december 2002 förvärvat det svenska varumärket 0330089 "BOX MAN www.boxman.se" vilket tidigare innehafts av Boxman AB och BOL Nordic AB / Bokus AB, att sökanden är innehavare av svenska varumärkesansökan 0980427
sid 3 (7) BOXMAN, att sökanden förvärvat äganderätten till EG-varumärket 1503434 Boxman (med giltighet i bl a Sverige), att domännamnet <boxman.se> sålunda är identiskt och förväxlingsbart med sökandens varumärken, att motparten inte använt domännamnet <boxman.se> vid marknadsföring, att motparten inte är känd under domännamnet <boxman.se>, att motparten registrerat domännamnet <boxman.se> i syfte att överlåta namnet och/eller förhindra sökanden att kunna använda sina kännetecken som domännamn, att motparten registrerat domännamnet <boxman.se> i syfte att störa sökandens affärsverksamhet, att registreringen av domännamnet <boxman.se> sålunda skett i ond tro och att motparten visat sina illojala syften med registreringen av domännamnet <boxman.se> genom inlägg på olika webbfora och genom diskussioner med sökanden om överlåtelse av domännamnet. Motparten Johan H med enskilda firman JH Böxman, har motsatt sig avregistrering/överföring av domännamnet <boxman.se> och i huvudsak anfört att han är innehavare av firman JH Böxman, att han sålunda har en på firman grundad rätt till domännamnet <boxman.se>, att han registrerade firman, därefter domännamnet, i november 2002, att domännamnet <boxman.se> då hade varit ledigt för vem som helst att registrera sedan 10 juli 2002, att den av Boxman AB tidigare innehavda registreringen av domännamnet <boxman.se> dessförinnan avregistrerats den 11 april 2002 och legat i "karantän" under tre månader med möjlighet för Boxman AB att förnya registreringen om man så önskat, att sökanden, bolaget Boxman Sverige AB, inte existerade i november 2002, att varumärket "BOX MAN www.boxman.se" inte innehades av Boxman Sverige AB i november 2002 och att han sålunda inte var och inte heller kunnat vara i ond tro vid registreringen. Behörighet Det omstridda domännamnet <boxman.se> registrerades i november 2002 under då gällande domännamnsregler. De tvistlösningsregler jag nu har att tillämpa infördes den 2 april 2003 (Allmänna Villkor vid registrering av domännamn under toppdomänen.se, punkt 18; fortsättningsvis kallade "ATF-reglerna"). Någon uttrycklig övergångsregel finns inte. Av ATFreglernas "förarbeten" (Ett alternativt tvistlösningsförfarande för domännamn i toppdomänen.se. PM 2002-10-28 om tankarna bakom ATF), punkt 4.5, framgår dock att man avsett att ATF-förfarandet skall tillämpas även gentemot domännamn som registrerats enligt tidigare regler dock med brasklappen att möjligheterna till framgång vid talan mot äldre domännamn torde vara begränsade då äldre registreringar fordrat att innehavaren har en firmarätt som återspeglas i domännamnet.
sid 4 (7) Haghjoo har påpekat att han naturligtvis inte kände till ATF-reglerna då han registrerade domännamnet <boxman.se> men han har i övrigt inte invänt mot tillämpningen av reglerna i detta fall. Jag finner alltså att jag är behörig att pröva ansökan med tillämpning av nuvarande ATF-regler. Translitterering Domännamn kan endast innehålla bokstäverna a z sålunda inte å,ä,ö eller andra "nationella" tecken. I tidigare domännamnsregler (ver 2.0) fanns en uttrycklig regel om sk translitterering, dvs bl a att å, ä och ö skulle överföras till / likställas med a resp o (regel B). Denna regel har fallit bort i nu gällande Allmänna Villkor sannolikt som en följd av att domännamnsregistrering inte längre fordrar någon relation till bakomliggande firma, varför translitterering bedömts obehövlig vid registrering. ATF-reglerna innebär dock att domännamn i vissa fall skall frånvinnas innehavaren om denne inte har en "rätt" till domännamnet och namnet är identiskt eller förväxlingsbart med annans kännetecken, släktnamn eller verkstitel. Bäst rätt till ett domännamn skall alltså i dessa fall grundas på likheten med ett kännetecken/namn/ /titel. För att inte sådana kännetecken/namn/titlar som innehåller å,ä,ö skall ställas helt utan rättsgrund, fordras att likhetsbedömningen beaktar någon form av "översättning" av å,ä,ö. Utan att utesluta beaktande i vissa fall av andra "översättningar" vid likhetsbedömningen, synes den tidigare regel B med därtill hörande tabell, vara ändamålsenlig att tillämpa även under ATF-reglerna. I förevarande fall finner jag alltså att "Böxman" skall likställas med namnet "Boxman" och att firman JH Böxman sålunda skapar en i och för sig giltig rätt till domännamnet <boxman.se>. Skäl Först-till-kvarn Enligt nuvarande liksom tidigare regler för registrering av domännamn, gäller i grunden "först-till-kvarn"-principen. Under det tidigare regelsystemet krävdes förvisso att domännamnet återspeglade sökandens firma men vid konkurrens mellan flera innehavare av likartade firmor, gavs företräde åt den som först sökte domännamnet. Det råder ingen tvekan om att Johan H varit den som först ansökt om domännamnet <boxman.se> sedan detta blivit ledigt efter tidigare innehavarens konkurs. Enligt dåvarande translittereringsregel återspeglar <boxman.se> firman JH Böxman. Johan H har alltså gjort ett korrekt och prioriterat förvärv av domännamnet <boxman.se>. "Rätt eller berättigat intresse" till domännamnet Enligt nu gällande ATF-regler kan innehavaren frånvinnas ett domännamn
sid 5 (7) om han saknar rätt eller berättigat intresse till domännamnet och vid registreringen var eller senare försatts i ond tro. Jag tolkar detta så att innehavarens onda tro utgör diskvalificerande grund endast om denne saknar rätt eller berättigat intresse till domännamnet. En "rätt eller berättigat intresse" till domännamnet kan föreligga på olika grunder. Utöver de fall som nämns i exemplifierande syfte i ATF-reglernas punkt 18d, torde det vara axiomatiskt att en registrerad immaterialrätt utgör en sådan grund. Såsom jag utvecklat ovan under Translitterering, får Haghjoos firma JH Böxman sålunda anses grunda en rätt till domännamnet <boxman.se> även under ATF-reglerna. Haghjoo har alltså en i ATF-reglerna avsedd rätt till domännamnet <boxman.se> och han har varit först att ansöka om och få namnet registrerat. Sökandens begäran om avregistrering/överföring, skall därmed ogillas redan på denna grund. Anknytning till Boxman AB Möjligen skall sökandens talan uppfattas så att man hävdar en bättre rätt till domännamnet <boxman.se> som en följd av att man idag innehar kännetecken vari namnet Boxman ingår och som registrerats och brukats av den tidigare innehavaren Boxman AB långt innan Johan H registrerade sin firma. Jag finner emellertid inget stöd för ett sådant betraktelsesätt. Även om man beaktar att idag även sökanden Boxman Sverige AB ostridigt har en "rätt och berättigat intresse" till domännamnet <boxman.se> genom nu innehavda immaterialrätter och även anser dessa rättigheter kunna härledas till tidigare innehavaren och tiden före Johan H:s firmaregistrering, kvarstår att konkurrensen mellan två sålunda legitimerade, avgörs enligt först-tillkvarn-principen, dvs av tidpunkten för ansökan om domännamnet, inte av tidpunkten för uppkomsten av den legitimerande immaterialrätten. Vid bedömningen beaktar jag också att Boxman Sverige AB är ett relativt nystartat bolag som visserligen nu bedriver sin verksamhet under namnet/firmadominanten Boxman men att bolaget i övrigt inte har något att göra med den tidigare innehavaren av domännamnet <boxman.se>, Boxman AB vare sig personellt eller ifråga om verksamhet. Att det rör sig om ett helt nytt företag med annan verksamhet än den som tidigare blivit känd under namnet Boxman, framhålls särskilt på bolaget Boxman Sverige ABs webbplats <www.boxman.net> och bekräftas också av tidigare delägare i Boxman AB i intyg åberopat av Johan H. Att, såsom sökanden påpekat, Johan H verksamhet inte är känd under domännamnet <boxman.se> må äga sin riktighet men det är inte heller Boxman Sverige ABs verksamhet. För den allmänhet som har tidigare kännedom om "Boxman" är domännamnet <boxman.se> sålunda inte mindre vilseledande i Boxman Sverige ABs ägo än i Johan H. Johan H och Boxman Sverige AB är i detta perspektiv två från varandra och från det tidigare Boxman AB fristående intressenter som konkurrerar om att tillgodogöra sig den goodwill som må finnas i domännamnet <boxman.se>. Inte heller fäster jag betydelse vid det faktum att Boxman Sverige AB
sid 6 (7) numera förvärvat ett varumärke vari webbadressen <www.boxman.se> ingår. Snarast är det, om än ej förvånande, anmärkningsvärt att Patent och Registreringsverket accepterat överföring/registrering av varumärke vari ingår adress till annan näringsidkares webbplats dessutom utan disclaimer varvid varumärket rimligen måste betecknas som vilseledande i den nye innehavarens hand. Under alla förhållanden kan PRVs registreringspraxis inte verka bestämmande för andra organs tilldelning av domännamn, telefonnummer, postadresser osv. Ond tro Boxman Sverige AB gör gällande att Johan H varit i ond tro då han registrerade domännamnet <boxman.se>. I den mån eventuell ond tro överhuvud taget skall tillmätas betydelse då domännamnsinnehavaren har en egen rätt eller berättigat intresse till domännamnet, gör jag följande bedömning. Boxman Sverige AB, då Jibeco 1944 AB, förvärvade firma- och varumärkesrättigheter knutna till namnet "Boxman" från tidigare innehavaren genom avtal den 14 februari 2003. Ansökan om firmaändring från Jibeco 1944 AB till Boxman Sverige AB inkom till PRV den 14 januari 2003 och namnändringen registrerades den 25 mars 2003 och kungjordes den 7 april 2003. Ansökan om överföring av varumärket 0330089 "BOX MAN www.boxman.se" ingavs den 18 februari 2003 och överföringen registrerades den 30 juni 2003. Ansökan om firmaändring till Boxman AB resp överföring av övriga svenska och europeiska varumärken, har fortfarande inte beviljats. Oavsett om man vid god tro-bedömningen hänför den relevanta tidpunkten för sökandens förvärv av Boxman-relaterade rättigheter till det civilrättsliga överlåtelseavtalet med förre ägaren (14 februari 2003) eller till registrerings- /kungörelse-datum, är det fullt klart att samtliga tidpunkter ligger i tiden efter Johan H:s förvärv av domännamnet <boxman.se> (26 november 2002). Vid sidan av tidigare innehavaren av domännamnet <boxman.se>, Boxman AB i konkurs, existerade överhuvud taget inget bolag med firma eller kännetecken relaterade till namnet Boxman då Johan H ansökte om domännamnet. Johan H kan sålunda inte ha varit ondtroende med avseende på sökandens rättigheter vid tidpunkten för registrering av firman JH Böxman eller domännamnet <boxman.se>. Enligt ATF-reglerna kan innehavaren frånvinnas sitt domännamn då detta registrerats i ond tro liksom då det använts i ond tro. Enligt ATF-reglernas "förarbeten", punkt 4.1, är denna bestämning avsedd att träffa det fall då domännamnet må ha registrerats i god tro men där innehavaren senare uppmärksammats på förekomsten av annans rättsgrundande kännetecken/namn/titel. Vid tillämpningen av den senare regleringen kan det dock, enligt min bedömning, endast komma ifråga att beakta sådana rättigheter som må ha förelegat vid tiden för domännamnsregistreringen. En ordning där innehavaren kan frånvinnas sitt domännamn grundat på annans senare registrering/förvärv av ett med domännamnet likalydande eller
sid 7 (7) förväxlingsbart kännetecken/namn/titel, kan inte vara rättvis. Vid tidpunkten för Johan H:s registrering av domännamnet <boxman.se> innehade inte sökanden firman Boxman Sverige AB eller något Boxmanrelaterat varumärke. Att sådana rättigheter förvärvats senare och Johan H uppmärksammats härpå, kan inte grunda hinder för Johan H att behålla och använda sitt domännamn. På Stiftelsen för InternetInfrastrukturs vägnar Thomas Carlén-Wendels