Yttrande över EU-kommissionens förslag till ändringar i EU:s varumärkessystem

Transkript

1 YTTRANDE Diarienr AD 578/ Sundsvall (9) Tfn: Fax: bolagsverket@bolagsverket.se Justitiedepartementet Enheten för immaterialrätt och transporträtt Anneli Skoglund Stockholm Yttrande över EU-kommissionens förslag till ändringar i EU:s varumärkessystem Inledning Bolagsverket har getts tillfälle att svara på ett förslag från EU-kommissionen som gäller ändringar i EU:s varumärkessystem. Bolagsverket besvarar i det följande de ändringsförslag som har bedömts vara av relevans för verket utifrån de intressen som verket har att bevaka, dvs. där förändringarna kan tänkas medföra konsekvenser ur ett firmarättsligt perspektiv. Sammanfattning Bolagsverket ser det i och för som positivt att kommissionen ser över och gör förändringar i EU:s varumärkessystem. Eftersom det nuvarande EU-varumärkessystemet har varit i bruk alltsedan 1996 så är det rimligt att göra en översyn och modernisera systemet där bestämmelserna har blivit föråldrade. Ett sådant exempel gäller förslaget att stryka kravet på att ett varumärke ska kunna återges grafiskt för att kunna leda till registrering. Bolagsverket är däremot inte helt positivt till harmonisering av medlemsstaternas varumärkeslagar ska ske så till den grad som nu föreslås av kommissionen. Vissa krav är dock bra, såsom förslaget att öka samarbetet mellan medlemsstaternas registreringsmyndigheter och Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (byrån). Bolagsverket har förståelse för förslaget att harmonisera processen, vilket kommer att innebära att de nationella myndigheterna i framtiden ska begränsa sin officialgranskning till att endast omfatta absoluta hinder. Bolagsverket stödjer förslaget under förutsättning av att det, samtidigt som ändringar i så fall görs i svensk varumärkeslag, också sker en översyn av firmalagen. Enligt Bolagsverket är det av vikt att firmalagen, så långt det är möjligt, även fortsättningsvis kan överensstämma med svensk varumärkeslag. Bolagsverket ser allvarligt på att vissa av de förändringar som föreslås ske i förordningen och framförallt i direktivet helt riskerar att urholka den balans mellan varumärkes- och firmarätten som för närvarande finns i Sverige genom det s.k. korsvisa skyddet.

2 2 (9) Överhuvudtaget är det anmärkningsvärt att firmarätten inom EU alltmer tycks frånkännas ett skydd som immateriell äganderättighet. Bolagsverket är av den uppfattningen att företagsamheten gynnas av en bra balans mellan firma- och varumärkesrättigheter och att det i sig minskar kostnader för företagare. Avsaknad av sådan balans riskerar att öka den administrativa bördan och leda till ökade kostnader för de svenska företagarna. Av det skälet föreslår Bolagsverket att frågor om firmarätt, och vad som omfattas av en firmarättighet tas upp och diskuteras på EU-nivå, i syfte att stärka samspelet mellan varu- och näringskännetecken. Bolagsverket ser mycket positivt på att det införs bestämmelser som kan underlätta bekämpningen av varumärkesförfalskade varor som transiteras genom EU:s territorium. Nedan följer kommentarer på för verket relevanta bestämmelser i EU-förordningen och EU-direktivet. 1. Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken Artikel 4 Tecken som kan utgöra ett europeiskt varumärke Förslaget att ta bort kravet på att ett varumärke måste kunna återges grafiskt för att leda till registrering stöds av Bolagsverket. Som utredningen visar är uttrycket föråldrat och leder till osäkerhet om vad som avses med uttrycket. Artikel 7 Absoluta registreringshinder Bolagsverket konstaterar här att förslaget om förändring av artikel 7 medför ett ytterligare förstärkt skydd för geografiska beteckningar, traditionella uttryck och specialiteter i förhållande till varumärken för att bättre stämma överens med EU:s förordningar om skydd för bl.a. jordbruksprodukter och vin och spritdrycker. Bestämmelsen har inte någon egentlig påverkan på firmarättens område. Den ändrade bestämmelsen innebär att inte bara geografiska ursprungsbeteckningar utan även traditionella uttryck och traditionella specialiteter skyddas, och inte bara beteckningen eller uttrycket som sådant utan även anspelningar på och imitationer av beteckningen eller uttrycket i fråga. Dessutom skyddas även översättningar av beteckningen eller uttrycket. Det kan dock ifrågasattas, menar Bolagsverket, om det är rimligt att alla dessa beteckningar, inklusive traditionella uttryck och traditionella specialtiter, och anspelningar m.m. ska omfattas av ett så vidsträckt skydd. Det finns, menar verket, en risk att detta omfattande skydd kan skapa onödiga hinder för registrering av varumärken - något som man med den här översynen istället vill minimera. Nu är Bolagsverket i och för sig väl medvetet om att frågor om skydd för geografiska ursprungsbeteckningar har politiska inslag, och är av stora värden för de inflytelserika jordbruks- och vinproducerande medlemsstaterna i unionen. Bolagsverket, som har att bevaka firmarätten och företagarnas intressen i Sverige, kan här

3 3 (9) endast notera den skillnad i synsätt mellan olika rättigheter som finns bland medlemsstaterna i unionen. Vidare bör tillägget i punkten 2 klargöras till sin innebörd. Som Bolagsverket uppfattar bestämmelsen gäller att man ska bedöma exempelvis ett varumärkes särskiljningsförmåga genom att ta höjd för att varumärket kan ha sökts på något annat språk än det lands språk dit varumärket har getts in. Artikel 9 Rättigheter som är knutna till ett europeiskt varumärke I artikel 9 föreslås en ny punkt 2 som ska överensstämma bättre med artikel 16.1 i TRIPSavtalet 1. Införandet av bestämmelsen är, enligt Bolagsverket, viktig och tydliggör att rättigheterna som är knutna till det europeiska varumärket ska ses i relation till om innehavaren har den äldsta rätten till det kolliderande kännetecknet i fråga. Tyvärr riskerar dock den nya punkten 2 ändå att bli oklar vad gäller fråga om äldsta rätten vid kollision mellan varumärke och firma genom införandet av den nya artikel 9.3 d. Regeln om skyddet vid dubbel identitet i artikel 9.2 a har kompletterats med en bestämmelse i 9.3 d om att en varumärkesinnehavare ska kunna förbjuda användningen av varumärket som firma eller som del av firma för samma varor och tjänster. Bestämmelsen synes vara ett resultat av Céline-domen från EU-domstolen 2. Av den domen framgår att det viktiga med ett varumärke är att det garanterar en varas eller tjänsts ursprung. Om en firmaanvändning medför att ett varumärkes ursprungsfunktion inte kan garanteras så ska det finnas bestämmelser till stöd för att sådan känneteckensanvändning ska kunna förbjudas av varumärkeshavaren. Syftet med firma är alltså enligt domen endast att identifiera bolaget. När en firma endast används för att identifiera ett bolag kan användningen således inte anses ske med avseende på varor eller tjänster. Enligt Bolagsverket mening så är domstolens syn på firmor olycklig eftersom firmarättigheten inte kan bedömas så snävt att den inte skulle kunna omfatta något skydd för den verksamhet som utbjuds under firman i form av varor och tjänster. Det synsättet är i vart fall främmande för svensk rätt. Som varande en form av industriell äganderättighet kan det därför inte vara rimligt att firma endast ska ses som en identitetsbeteckning för näringsverksamheten. Som Bolagsverket uppfattar det så ska dessa bestämmelser i artikel 9 alltså tolkas på så sätt att, vid fråga om intrång, en firmainnehavare inte kan tillgodoräkna sig rättigheten som registrerad firma per se, om denne har använt sin firma i sin verksamhet för varor eller tjänster. I sådana fall måste firmainnehavaren istället först försöka styrka äldre rätt som varukännetecken genom inarbetning. Ett sådant synsätt kan inte vara rimligt, menar Bolagsverket. En firma utgör en industriell äganderättighet precis som ett varumärke. Syftet och användningen av firma och varumärke kan lätt överlappa varandra genom att de är kännetecken båda två. Av det skälet behövs det regler till skydd för denna överlappning. 1 Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights/Avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter 2 EU-domstolens dom av den 11 september 2007 i mål nr C-17/06, Céline SARL mot Céline SA

4 4 (9) En firmainnehavare måste kunna garanteras ett känneteckensskydd vid kommersiell användning av sin firma genom sin firmaregistrering, och på så sätt kunna hävda sig vid en eventuell kollision. För ett fungerande samspel mellan varumärkes- och firmarätten måste det därför finnas någon form av korsvist skydd även på EU-nivå menar Bolagsverket. Avsaknad av ett korsvist skydd mellan varumärke och firma kan försätta företagare i osäkra och kostsamma situationer. Som översynen av EU:s varumärkessystem ser ut är det högst osäkert vad en firmarättighet egentligen innebär för en firmainnehavare. Istället för att införa bestämmelser som försvårar för firmainnehavare bör det, anser Bolagsverket, klargöras att en firmainnehavare med sin registrerade firma som grund ska kunna agera mot ett yngre identiskt eller liknande varumärke för identisk verksamhet. Artikel 141a Bedrägeribekämpning Bolagsverket ser mycket positivt på förslaget att införa ytterligare skärpningar för att minska smuggling av varor som omfattas av immateriellt rättsskydd inom EU. 2. Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar Inledning Kommissionen har i det här ändringspaketet också lagt fram ett förslag på ett helt omarbetat varumärkesdirektiv. Det omarbetade direktivet syftar till att medlemsstaternas varumärkeslagar ska få fler liknande materiella regler inom EU, liksom enhetliga förfaranderegler. En inledande reflektion från Bolagsverkets sida är att om medlemsstaternas varumärkeslagar ska harmoniseras på det sätt som nu föreslås i utredningen från kommissionen så kommer det att få stora konsekvenser på firmarättens område, åtminstone för svenskt vidkommande. I Sverige har det ansetts vara av värde att vidmakthålla den svenska rättstraditionen med en närliggande varumärkes- och firmalagstiftning. Bolagsverket är övertygat om att det för de många småföretagare som finns på den svenska marknaden är mycket viktigt att firma- och varumärkesrätten harmonierar väl även i framtiden. En annan reflektion från verkets sida är att harmoniseringen av medlemsstaternas varumärkeslagar är så ingripande att vad som idag gäller om territoriellt begränsat skydd till varumärke riskerar sättas ur spel. Bestämmelsen om territoriellt skydd innebär ju att varje medlemsstat själv bestämmer vad ensamrätten till ett varumärke omfattar. Bolagsverket vill vidare peka på att de små- och medelstora företag som kommissionen omnämner i sin utredning inte kan jämföras med de småföretagare som bedriver verksamhet i enskilda medlemsstater eller som rent av bedriver näringsverksamhet i endast en del av den staten. I Sverige har vi t.ex. många företagare som bedriver näringsverksamhet genom enskild firma. Behoven för dessa småföretagare skiljer sig naturligtvis avsevärt från de småföretagare som kanske bedriver näringsverksamhet i flera

5 5 (9) medlemsstater i unionen. Dessa skillnader i behov, som trots allt finns, bör ligga till grund för hur Sverige ska bedöma förslaget att så ingående harmonisera varumärkeslagarna. Det vore inte bra om den i princip totala harmoniseringen skulle leda till ökade kostnader och ökad osäkerhet, förlängda processer etc. för småföretagarna i Sverige. Artikel 4 Absoluta registreringshinder eller ogiltighetsgrunder Här har kommissionen föreslagit att det införs bestämmelser som motsvarar artikel 7.1 j-l samt 7.2 i förordningen. Den artikeln har kommenterats av Bolagsverket ovan. När det gäller punkten 2 i artikel 4 i direktivet så anser Bolagsverket att den bestämmelsen i nuläget är svårtolkad. Det framstår inte som självklart att rekvisiten i punkten 2 är kumulativa. Är rekvisiten alternativa torde vad som sägs under punkten 2 a utgöra ett avsteg från den hittills rådande tanken att nationella varumärken också ska bedömas nationellt, dvs. det rör sig om nationellt begränsade rättigheter. Att svensk registreringsmyndighet ska vägra registrering av en svensk varumärkesansökan mot bakgrund av ett absolut hinder som finns i annan medlemsstat bör i sådant fall ifrågasättas menar Bolagsverket. Alldeles oavsett om rekvisiten i punkt 2 är alternativa eller kumulativa bör vidare punkten 2 b tydliggöras till sin innebörd, se kommentar om detta avseende artikel 7 i förordningen ovan. Artikel 5.4 a-b Relativa registreringshinder eller ogiltighetsgrunder Bolagsverket noterar att dessa bestämmelser föreslås vara kvar, vilket är bra. Här är det upp till medlemsstaterna att ha bestämmelser om att ett varumärke inte ska registreras om det t.ex. finns ett annat äldre i näringsverksamhet använt tecken och det tecknet ger innehavaren rätt att förbjuda användningen av en yngre varumärkesrättighet. Sådan äldre rättighet kan exempelvis vara en äldre industriell rättighet. Artiklarna 10 Rättigheter som är knutna till ett varumärke Bolagsverket vill här hänvisa till verkets kommentar till artikel 9 i förordningen ovan. Bolagsverket vill här också lägga till att den här bestämmelsen i direktivet, som ställer krav på att medlemsstaternas nationella varumärkeslagar ändras, får mer långtgående konsekvenser enligt vad som sagts ovan för företagarna i Sverige än om bestämmelsen bara finns i EU-varumärkesförordningen. Artikel 14 Begränsningar av ett varumärkes rättsverkan Bolagsverket noterar att artikel 6.3, nu artikel 14.2, föreslås vara kvar, vilket är bra. Bestämmelsen anger att en varumärkesinnehavare inte kan förbjuda tredje man att i näringsverksamhet använda en äldre rättighet som endast gäller i ett geografiskt område,

6 6 (9) om den rättigheten erkänns i den aktuella medlemsstaten och används i det territorium i vilken den är erkänd. Kapitel 3 Förfaranden Artikel 41 Obligatorisk granskning Av bestämmelsen följer att medlemsstaternas officialgranskning endast ska omfatta absoluta registreringshinder. Detta eftersom en mer omfattande granskning skapar hinder för registreringsprocessen, något som bl.a. medför ökade kostnader för företagen. Bolagsverket har förståelse för förslaget att harmonisera registreringsprocessen för varumärkesansökningar inom EU. Förslaget om att avskaffa officialgranskningen mot relativa hinder i alla medlemsstater har dock stor påverkan även för den firmagranskning som sker i Sverige idag. Bolagsverket är därför av den uppfattningen att om granskningsprocessen ändras för svensk del vad gäller varumärken så måste firmarätten ses över samtidigt och på motsvarande vis. Vid det lagstiftningsarbete som ledde fram till ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen genom prop. 2009/10:225 3 ställde sig Bolagsverket positivt till slopandet av granskningen mot relativa hinder både avseende firmor och varumärken. Bolagsverket kan därför även nu tänka sig att tillstyrka ett sådant förslag om att avskaffa granskningen mot relativa hinder, om detta åter skulle bli aktuellt. Det skulle, tror verket, vara olyckligt för det svenskt näringslivet om man väljer att avskaffa granskningen mot relativa registreringshinder enbart för varumärken. Skulle granskningsprocessen lämnas oförändrad på firmasidan, med följden att relativa hinder i form av äldre varukännetecken ska utgöra hinder för registrering av firma samtidigt som motsvarande reglering skulle saknas vid registrering av varumärken, skulle tillförlitligheten till en firmaregistrering minska avsevärt. Det skulle leda till ökad osäkerhet för företagaren. Det skulle bli särskilt kännbart för de företagare som väljer att starta näringsverksamhet i liten skala genom t.ex. en enskild firma med länsvis skydd. Dessa näringsidkare riskerar då att stöta på onödiga hinder vid en framtida övergång till att bedriva verksamheten i aktiebolagsform med rikstäckande skydd. Det kan då ha tillkommit både nationella och europeiska varumärken som mellanliggande rättigheter, och som utgör hinder för företagarens expansion. Ett borttagande av granskning mot relativa hinder kräver inrättande av ett invändningsförfarande på firmaområdet. Ett invändningsförfarande kan för företagaren upplevas som att granskningsprocessen förlängs. Skulle en översyn av firmalagen bli aktuell får saken utredas närmare. Bolagsverket vill dock nu passa på att framföra att verket i sak är positivt till att invändningsförfarande införs om granskningen inte längre ska omfatta relativa hinder. Bolagsverket tror nämligen att det för den enskilde företagaren är mycket viktigt att det även fortsättningsvis finns en välbalanserad firma- och varumärkeslagstiftning i Sverige. 3 Prop. 2009/10:225 Ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen

7 7 (9) Artikel 45 Invändningsförfarande Bestämmelsen som är ny ska medföra en skyldighet för medlemsstaternas registreringsmyndigheter att ha ett snabbt och effektivt administrativt förfarande för invändningar mot registrering av en varumärkesansökan på grundval av äldre rättigheter. Bolagsverket har ingenting att erinra mot detta, men kan bara konstatera att det för företagarna måste vara av största vikt att ansökningsprocessen blir så snabb som möjligt. En utdragen invändningsprocess hos myndigheten riskerar att påverka företagsamheten negativt, med ökade kostnader som följd. Av bestämmelsen följer att invändning ska kunna baseras åtminstone på rättigheter som följer av uppräkningen i artikel 5.2 och 5.3. Uttrycket åtminstone tyder förvisso på att medlemsstaterna kan bestämma att invändning kan tillåtas även från innehavare av rättigheter enligt artikel 5.4. Väljer en medlemsstat att invändning kan göras endast enligt artikel 5.2 och 5.3 skulle det innebära att en invändning i den medlemsstaten inte kan baseras på en annan äldre rättighet såsom en firmarättighet enligt artikel 5.4. En intressant jämförelse är, enligt Bolagsverket, EU-förordningens artikel 8.4 jämförd med artikel 41. Förordningen ger innehavaren av t.ex. ett äldre näringskännetecken en möjlighet att invända mot ett europeiskt varumärke. Samma möjlighet borde finnas enligt direktivet, menar Bolagsverket. Artikel 46 Bristande användning som försvar i invändningsförfaranden Bolagsverket ser positivt på förslaget att den som ansöker om ett varumärke har möjlighet att åberopa bristande användning i ett invändningsförfarande vid myndighet. Den som har framställt en invändning måste då komma in med bevis om användning. En sådan bestämmelse torde medföra att onödiga invändningar minskar i antal, i den mån det förekommer sådana idag. Bestämmelsen kan också komma att förkorta handläggningstiden för ett invändningsärende, i vart fall i den mån den som invänt mot det sökta varumärket inte kan prestera bevis om användning. Det är vidare positivt att en liknande bestämmelse införs, artikel 48, när fråga rör ogiltighetsförklaring. Artikel 47 Ansökan om upphävande eller ogiltighetsförklaring Av bestämmelsen följer att ett varumärke ska kunna upphävas eller ogiltigförklaras administrativt vid myndigheterna. Som grund för upphävande eller ogiltighetsförklaring räknas åtminstone de rättigheter som anges i artikel 5.2 och 5.3. Uttrycket åtminstone tyder förvisso på att medlemsstaterna kan bestämma att innehavare av rättigheter enligt artikel 5.4 också kan framställa krav på ogiltighetsförklaring. Väljer en medlemsstat att ett varumärke kan ogiltighetsförklaras endast enligt artikel 5.2 och 5.3 skulle det innebära att

8 8 (9) äldre rättigheter såsom en firmarättighet enligt artikel 5.4 inte kan utgöra grund för ogiltighet i den medlemsstaten. Kapitel 4 Administrativt samarbete Artikel 53 Samarbete på andra områden Enligt bestämmelsen ska medlemsstaterna se till att myndigheterna samarbetar med byrån på alla områden av betydelse för skyddet av varumärken i unionen. Bolagsverket vill här gärna lyfta fram firmarätten som ett sådant verksamhetsområde. En firmarättighet är ju också en form av industriell äganderätt, och som omnämns som sådan i artikel 8 Pariskonventionen. Kapitel 5 Slutbestämmelser Artikel 54 Införlivande Det följer av bestämmelsen att medlemsstaterna ska införliva bl.a. bestämmelserna om att avskaffa officialprövningen mot relativa hinder inom 24 månader från det att direktivet träder i kraft. Tidsramen om 24 månader framstår för Bolagsverkets del som alltför snäv med tanke på de nationella konsekvenser vissa av förslagen ändå får, åtminstone för Sveriges del. Avslutande kommentarer Som Bolagsverket har påpekat ovan får det här förslaget till översyn av EU:s varumärkessystem stora följder för svensk firma- och varumärkesrätt. Bolagsverket är medvetet om att Céline-domen från EU-domstolen utgjorde ett första steg i den riktning som medlemsstaterna nu kan tvingas vara på väg mot. Bolagsverket anser dock inte att samspelet mellan firma- och varumärke helt har klargjorts genom den domen. Domen borde istället utgöra utgångspunkt för en vidare och djupare diskussion på EU-nivå om vad som omfattas av ett firmaskydd - firma är trots allt en industriell äganderättighet. Det bör också på EU-nivå tydliggöras i vilka fall en firmainnehavare kan agera/invända mot en varumärkesrättighet. Det vore vidare önskvärt om någon form av korsvist skydd skulle kunna införas på EU-nivå. I vart fall hoppas Bolagsverket att det korsvisa skyddet mellan firma- och varumärke kan få tillåtas vara kvar i svensk rätt.

9 9 (9) Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Annika Bränström. I den slutliga handläggningen har deltagit chefsjuristen Per Nordström, avdelningschefen Heléne Lindqvist, enhetschefen Bo Lagerqvist och avdelningsjuristen Jörgen Schéle. Föredragande har varit bolagsjuristen Lena Göransson Norrsjö. Annika Bränström Lena Göransson Norrsjö