1 BESLUT 2003-09-12 Ärendenr. 22 Sökande MasterCard International Incorporated 2000 Purchase Street Purchase, New York 10577-2509 Förenta Staterna Ombud: Groth & Co KB, Johan S Motpart Peter V Saken Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet <mastercard.se> Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande Beslut Domännamnet <mastercard.se> överförs till sökanden, MasterCard International Incorporated. Bakgrund I detta hänseende är att anteckna att ansökan om tvistlösning kom in till Stiftelsen för InternetInfrastruktur den 4 augusti 2003. Ansökan delgavs motparten som gavs tid till den 5 september 2003 att komma in med yttrande. Något yttrande kom emellertid inte in. Den 9 september 2003 utsåg Stiftelsen Henry Olsson till tvistlösare, att avgöra ärendet senast den 10 oktober 2003. Yrkanden Sökanden har yrkat att domännamnet <mastercard.se> skall överföras till sökanden. Parterna har anfört i huvudsak följande
2 Sökanden Bakgrund. MasterCard International Incorporated (sökanden) är ett multinationellt företag som länge har varit involverat i den affärsbransch som sysslar med kortbetalningar. Den fick sitt nuvarande namn 1979 och har sedan dess kontinuerligt använt varumärket MASTERCARD som kännetecken för sina produkter och tjänster och utnyttjandet sker till stor del också över Internet. I juli 1994 registrerade sökanden domännamnet <mastercard.com> som är knutet till en aktiv hemsida där information om sökanden och dess verksamhet ges på flera språk. Sökanden har för närvarande mer än 500 millioner användare av dess betalkort över hela världen, och mer än 25 000 licensierade banker och andra finansiella institutioner utfärdar betalkort. Mer än 29 millioner försäljare har anslutit sig till och accepterar betalning via MasterCards kort. Identitet/förväxlingsbarhet Sökanden har anfört att företaget har registrerat eller ansökt om registrering av varumärket MASTERCARD i ett stort antal länder, bland dem Sverige. Sålunda har ordmärket MASTERCARD registrerats i Sverige i januari 1992 för klasserna 16 och 36 och i november 1991 för klass 35 och slutligen också i maj 1996 för klass 9. Vidare har gemenskapsvarumärket MASTERCARD registrerats i augusti 2003 för klasserna 9, 16, 35 och 36. Sökanden gör gällande att det vid likhetsbedömningen enligt både svensk och internationell praxis skall bortses från den toppdomän som är knuten till domännamnet - i detta fall.se - och att det domännamn som motparten har registrerat är identiskt med varumärket MASTERCARD som är registrerat, giltigt och gällande i Sverige. Motpartens rätt till eller berättigade intresse i det omtvistade domännamnet. I detta hänseende har sökanden i huvudsak anfört att domännamnet <mastercard.se> registrerades den 26 april 2003 och att denna registrering skedde efter den slumpvisa dragning som ägde rum den 23 april 2003 då det fanns flera sökande till namnet; både sökanden och motparten deltog i denna dragning men det var alltså motparten som fick namnet sig tilldelat. Sökanden gör gällande, dels att något tillstånd inte har getts åt motparten att registrera och/eller använda något domännamn innehållande varumärket MASTERCARD, dels att motparten inte har någon firmaregistrering eller annan känneteckensrätt innehållande ordet MASTERCARD och heller inte är allmänt känd under denna beteckning. Ingenting i det material som sökanden har tillgängligt tyder på att sökanden skulle ha något berättigat intresse i domännamnet <mastercard.se>. Med åberopande av dessa omständigheter anför sökanden att motparten saknar rätt till eller berättigat intresse i domännamnet <mastercard.se>. Motpartens registrering eller användning i ond tro av det omtvistade domännamnet.
I denna del åberopar sökanden den korrespondens via brev eller e-post som har ägt rum mellan sökanden och motparten och av vilken kopior har getts in i ärendet. Sålunda sände sökanden den 21 maj 2003 ett brev med mottagningsbevis till motparten med angivande att sökanden ansåg domännamnsregistreringen vara ett intrång i sökandens rättigheter till namnet MASTERCARD och uppmanade motparten att överföra domännamnet till sökanden mot ersättning för de specificerade faktiska utlägg som motparten haft för registreringen. I ett e-postmeddelande den 23 maj bekräftade motparten att den tagit emot brevet I ett senare e-postmeddelande samma dag anförde motparten att den i dagarna har för planer att registrera ett nytt bolag jag arbetat med under en längre period som kan förkortas med lydelsen mastercard, därav att jag sökte denna adress över huvudtaget. Jag har i och med detta utvecklat en helt ny webbplats vilken jag planerat uppföra på denna url-adress. Som synes kommer detta arbete att störas avsevärt om det nu skulle innebära att jag är tvungen att avstå från detta domännamn. Hur ska/kan vi lösa detta. I olika e-postmeddelanden senare i maj 2003 återkom motparten till sökanden med uppgift dels att den accepterade överföringen av domännamnet men att den på ett eller annat sätt måste erhålla kompensation för att företaget måste byta namn och att den utvecklade webbplatsen måste struktureras om. Sökanden påpekade i ett svar att domännamnsregistreringen var gjord av motparten i egenskap av privatperson och inte som firma och hänvisade till det ekonomiska erbjudandet i brevet av den 21 maj. I ett svar den 2 juni anförde motparten : jag har aldrig hävdat att jag registrerat en firma innehållande namnet MASTERCARD och jag har aldrig haft som syfte att göra så. Sökanden återkom till motparten med frågor om denna tagit ställning till erbjudandet om ekonomisk ersättning etc. men någon ytterligare skriftväxling synes inte ha förekommit och har i vart fall inte åberopats av vare sig sökanden eller motparten. Sökanden anför att motpartens tystnad måste tolkas så att denne avvaktar om sökanden skall komma med ett nytt förslag till monetär ersättning. Sökanden anför vidare att det är osannolikt att motparten inte skulle ha varit medveten om sökandens varumärke MASTERCARD vid registreringen av domännamnet <mastercard.se>. Mot bakgrund av innehållet i skriftväxlingen ifrågasätter sökanden om avsikten varit att utnyttja domännamnsregistreringen för något företag eller någon firma. Sökanden åberopar vidare särskilt att den aldrig har fått ta del av någon dokumentation rörande vilken firma som skulle behöva byta namn eller vilken webbplats som skulle behöva omstruktureras. Enligt sökandens uppfattning är dessa uppgifter lämnade i ett försök att erhålla en ekonomisk kompensation överstigande den faktiska registreringskostnaden för att överlåta domännamnet till sökanden. Vidare har enligt sökandens uppfattning domännamnet registrerats i syfte att förhindra att klaganden skulle kunna återspegla sitt varumärke MASTERCARD direkt under den svenska toppdomänen.se. Mot bakgrund av dessa omständigheter och överväganden gör sökanden gällande att domännamnet har registrerats och/eller använts i ond tro. Motparten Motparten har delgetts ansökan men har inte kommit in med något yttrande. Tvistlösarens skäl Allmänt 3
Punkt 18 c) i Allmänna villkor för registrering av domännamn under toppdomänen.se, får domännamn avregistreras eller överföras till den som har begärt tvistlösningsförfarandet om a) domännamnet är identiskt eller förväxlingsbart med ett varukännetecken, näringskännetecken, släktnamn, eller konstnärsnamn (om inte namnet syftar på någon sedan länge avliden), eller också med titel på annans skyddade litterära eller konstnärliga verk vilka kännetecken etc. har rättsgrund i Sverige och till vilken sökanden kan visa rätt, b) innehavaren av domännamnet inte har någon rätt till eller något berättigat intresse i domännamnet, och c) domännamnet har registrerats eller använts i ond tro. I punkterna 18 d) och e) finns bestämmelser om vilka omständigheter som särskilt kan anses visa rätt eller berättigat intresse resp. när ond tro kan föreligga. Tvistlösaren tar i det följande upp de olika elementen och drar de slutsatser som bildar grund för beslutet. Motparten har delgetts ansökan om tvistlösning jämte de bilagor som är fogade till denna men har inte yttrat sig över denna ansökan. Den enda utredning som föreligger om motpartens inställning är vad som framgår av de e- postmeddelanden som har getts in av sökanden. Mot denna bakgrund har tvistlösaren främst att grunda sitt beslut på innehållet i ansökan och sökandens påståenden samt det material som finns tillgängligt som bevisning för dessa påståenden. 4 Identitet eller förväxlingsbarhet Av utredningen framgår att sökanden har rätt till varumärket MASTERCARD i Sverige såväl på grund av nationella svenska registreringar som på grund av gemenskapsregistreringar och att alltså rättsgrund föreligger för varumärket i Sverige. Det omtvistade domännamnet innehåller det nämnda varumärket med tillägg av toppdomänen.se. Som sökanden har anfört är det stadgad praxis att vid likhetsbedömningen bortse från sådana tillägg. Mot denna bakgrund kommer tvistlösaren till den slutsatsen att det omtvistade domännamnet är identiskt med det varumärke till vilket sökanden har rätt i Sverige. Rätt eller berättigat intresse I detta hänseende finns inte någon utredning från motpartens sida utöver vad som framgår av den korrespondens som förts mellan sökanden och motparten. I ett av dessa e-postmeddelanden anger motparten att han haft planer på att registrera ett nytt bolag och som kan förkortas med lydelsen mastercard och att detta var anledningen till att han ansökt om registrering av domännamnet över huvud taget. Motparten anförde också att han utvecklat en helt ny webbplats under denna url-adress. Sökanden har ifrågasatt riktigheten av de uppgifter som motparten har angett i detta hänseende. Som förut har nämnts har motparten delgetts ansökan om överföring och alltså tagit del av sökandens påståenden i detta hänseende. Trots att tillfälle sålunda
getts för motparten att bemöta sökandens påståenden har motparten inte gjort detta och inte heller presenterat något material till stöd för sina uttalanden om arbetet på ett nytt bolag och en webbplats i anknytning därtill. Mot denna bakgrund måste tvistlösaren komma till den slutsatsen att utredningen inte är tillräcklig för att visa att motparten på grund av sin verksamhet eller på grund av annat utnyttjande av domännamnet skulle ha grundat någon rätt till eller något berättigat intresse i detta på det sätt som anges i punkterna i 18 c) och d) i de Allmänna villkoren. Registrering och/eller bruk i ond tro Också i detta hänseende är den enda utredningen i ärendet sökandens påståenden och den bevisning i form av kopior av korrespondens om har getts in i anslutning till ansökan. Tvistlösaren drar först den slutsatsen att det är mycket osannolikt att motparten inte kände till sökandens väl kända varumärke MASTERCARD vid tiden för registreringen av det omtvistade domännamnet. Det enda skäl som har framkommit för denna registrering har angetts av motparten i ett e-postmeddelande till sökanden vilket har refererats under föregående rubrik. Motparten har där angett planer på att bilda ett bolag som skulle kunna förkortas till beteckningen mastercard. Motparten har beretts tillfälle att bemöta sökandens påståenden om ond tro och de omständigheter som dessa påståenden grundas på men motparten har inte bemött dessa påståenden och heller inte, vilket skulle ha varit naturligt, åberopat och gett in material till stöd för sina påståenden om det planerade utnyttjandet av domännamnet. Mot denna bakgrund måste tvistlösaren komma till slutsatsen att utredningen inte ger tillräckligt stöd för motpartens påstående om avsikten med registreringen och planerna på att utnyttja det omtvistade domännamnet. Omständigheterna i samband med diskussionen kring ersättningen för en eventuell överföring av domännamnet till sökanden tyder snarast på att den registrering eller det bruk som motparten har gjort av domännamnet är att hindra sökanden från att reflektera varumärket i ett domännamn under toppdomänen.se eller att åtminstone att tillförsäkra sig en substantiell ersättning för en eventuell överföring. Dessa överväganden leder tvistlösaren till den slutsatsen att domännamnet har registrerats och också har använts i ond tro på det sätt som anges i punkterna 18 c) och e) i de Allmänna villkoren. Slutsatser Tvistlösaren finner att identitet föreligger mellan det omtvistade domännamnet och sökandens varumärke MASTERCARD, att motparten inte har någon rätt 5
6 till eller något berättigat intresse i det omtvistade domännamnet samt att detta har registrerats och använts av motparten i ond tro. Mot denna bakgrund skall sökandens begäran om överföring av domännamnet till sökanden bifallas. På Stiftelsen för InternetInfrastrukturs vägnar Henry Olsson