Saken Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet avon.se

Transkript

1 BESLUT Ärendenr. 124 Sökande Avon Products, Inc, I.R.S Employer Id. No, , 1251 Avenue of the Americas, New York, NY Ombud Jur.Kand Anders R, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Box 1384, Helsingborg Motpart Big Ben Venture Partner AB, , Box 594, Malmö Saken Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet avon.se Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande Beslut Postadress Besöksadress Telefon Telefax Hemsida II-Stiftelsen Box STOCKHOLM Ringvägen E-post:

2 2 Bakgrund Den 30 mars 2006 ingavs till Stiftelsen för InternetInfrastruktur (II-stiftelsen) en ansökan om tvistlösning för domännamnet avon.se. Sökanden begärde i ansökan att tvistlösningsförfarandet skulle avgöras av en tvistlösare. Ansökningsavgiften om kronor inbetalades den 30 mars Den 11 april 2006 utsågs Jonas Gulliksson till tvistlösare. Motparten inkom med svar på ansökan den 5 maj Underlaget för tvistlösningen av avon.se överläts till tvistlösaren den 11 maj 2006 och tvistlösaren förelades att fatta beslut i ärendet inom 30 dagar, dvs senast den 12 juni Då ansökan enligt tvistlösaren uppfyller samtliga krav enligt 5-7 i II-stiftelsens Förfaranderegler för alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) skall tvistlösaren fatta beslut i tvisten. Beslutet skall grundas på ansökan, Motpartens svar samt övriga handlingar som inkommit i förfarandet. Yrkanden Sökanden har yrkat att domännamnet avon.se skall överföras till bolaget. Motparten har bestritt sökandens yrkande. Parterna har anfört Sökanden har anfört följande till stöd för sitt yrkande. Omständigheter Avon Products, Inc ("Avon") är ett av världens ledande företag inom försäljning av skönhetsprodukter med en årlig omsättning på omkring 6,8 miljarder dollar. Avon är noterat på New Yorkbörsen. Bolaget finns representerat i omkring 140 länder däribland Sverige. Avon har direkt eller indirekt registrerat

3 benämningen "avon" under mer än 50 toppdomäner bland annat "avon.com", "avon.de", "avon.fr" och "avon.ca". 3 Avon innehar genom fyra olika varumärkesregistreringar rätten till varumärket "AVON" i Sverige. Registreringarna avser produkter registrerade i tolv varuklasser däribland kosmetiska produkter. Den första registreringen gjordes redan 1966 och "AVON" är idag ett starkt inarbetat varumärke på den svenska marknaden för kosmetika och skönhetsprodukter. Varumärket "AVON" har också utsetts till ett av de hundra mest ansedda varumärkena i världen av den ansedda tidskriften Business Week. Avon bedriver normalt försäljning genom dotterbolag eller särskilt utsedda distributörer runt om i världen. I Sverige finns för närvarande inget dotterbolag utan försäljningen har bedrivits genom särskilt utsedda distributörer eller genom ett flertal enskilda bolag som har fått köpa Avons produkter från gång till annan. I Sverige sålde Avon mellan 1997 och slutet på 2004 sina produkter bland annat genom ett bolag med namnet Big Ben Distribution AB. Big Ben Distribution AB hade hade inget skriftligt avtal med Avon och Big Ben Distribution hade endast rätt att använda Avons varumärke "AVON" inom ramen för sin återförsäljning av Avons produkter. I oktober 2004 avslutade Avon sitt affärsförhållande med Big Ben Distribution AB, bland annat på grund av Big Ben Distributions låga inköpsvolymer. Avon begärde också att Big Ben Distribution AB omedelbart skulle upphöra med en rad aktiviteter, bland annat med att använda varumärket "AVON" i sin verksamhet samt att överföra registreringen av "avon.se" ("Domännamnet") till Avon. Domännamnet hade registrerats av Big Ben Distribution AB utan Avons samtycke eller tillåtelse. Trots Avons begäran fortsatte Big Ben Distribution AB att

4 4 under en längre tid använda sig av varumärket "AVON" under Domännamnet samt fortskred med användning av Avons upphovsrättsligt skyddade material på hemsidan i syfte att under domänen sälja Avons produkter. Domännamnet överfördes därefter den 18 januari 2005 av okänd anledning och utan Avons vetskap från Big Ben Distribution AB till Big Ben Venture Partner AB. I båda dessa bolag var Ben Hedenberg ensam styrelseledamot. Ben Hedenberg var dessutom VD i Big Ben Venture Partner AB. I ett mail till Avon den 25 januari 2005 uppgav ett bolag med namnet Helwig Enterprises AB ("Helwig") att Big Ben Distribution AB överlåtit sitt lager av kundlistor och Avonprodukter m.m. till det. Helwig fortsatte under några månaders tid därefter att bedriva försäljning av Avons produkter under Domännamnet. Big Ben Venture Partner AB var dock numera registrerad som innehavare av Domännamnet. Helwig uppgav emellertid muntligen genom representanten Jonas H till Avon att det var H som var ägare till Domännamnet. H upphörde med försäljningen efter det att Avon tillskrivit bolaget på grund av H olovliga användning av upphovsrättsligt skyddat material samt varumärket "AVON". H har idag såvitt känt inte längre någon koppling till Domännamnet och har såvitt Avon känner till upphört med sin försäljning och marknadsföring av Avons produkter. I ett brev den 9 februari 2005 tillskrev Avon återigen Big Ben Venture Partner AB och Big Ben Distribution AB med begäran om att Domännamnet skulle överföras till Avon. Big Ben Distribution AB försattes därefter, den 7 mars 2005 i konkurs, se utdrag från bolagsverket. Big Ben Venture Partner AB uppgav genom Ben Hedenberg i ett den 22 februari 2005 till Avons juridiska ombud att bolaget, trots överlåtelsen av lager och verksamhet till H, var

5 5 ägare och innehavare av Domännamnet och erbjöd Avon att förvärva Domännamnet för USD 100,000. Detta var inte acceptabelt för Avon. Om en besökare på internet idag anger " i adressfältet ompekas denne omedelbart till undersidan "bigben.se/avon". Big Ben Venture Partner AB utnyttjar därmed Domännamnet enbart för att peka till domänen "bigben.se" och undersidan "bigben.se/avon". På denna undersida finns också en länk till domänen "bigben.se". Big Ben Venture Partner AB anger under domänen "bigben.se" att man erbjuder tjänster såsom affärsplanering och kontakter avseende riskkapital. Avon innehar ett flertal registreringar av varumärket "AVON" i Sverige i enlighet med vad som har angetts ovan. Även om Domännamnet inte är helt identiskt med Avons registrerade varumärke "AVON" på grund av tillägget ".se", ska dock, enligt svensk och internationell praxis, vid bedömning av varumärkeslikhet bortses från den del som omfattas av den nationella toppdomänen för Sverige, ".se".därmed är det första kravet för överföring att Domännamnet är identiskt med Avons registrerade varumärke "AVON" uppfyllt. Big Ben Venture Partner AB har aldrig haft någon affärsrelation med Avon och företräder inte heller på något annat sätt Avon. Big Ben Venture Partner AB har aldrig agerat som representant/distributör av eller sålt Avons produkter. Big Ben Venture Partner AB har heller aldrig erhållit någon licens eller annan form av tillstånd eller medgivande från Avon att använda varumärket "AVON", med eller utan tillägg vare sig i något domännamn eller i något annat sammanhang. Det står klart att Big Ben Venture Partner AB endast utnyttjar Domännamnet för att peka till domänen "bigben.se/avon". Under Domännamnet anges dessutom: "Sidan är under

6 6 uppbyggnad. Inom kort kommer ny spännande information till en dator framför dig. Hälsningar avon.se" och med mindre text därunder "Big Ben Venture Partner AB" Det finns också en länk till "bigben.se" Texten har funnits under en längre tid på hemsidan och ingen ny information har visats av Big Ben Venture Partner AB. En konsument som söker efter produkter med anknytning till det starkt inarbetade och registrerade varumärket "AVON" genom att skriva in Domännamnet i adressfältet på en dator kan lätt bli vilseledda att tro att det finns ett kommersiellt samband mellan Big Ben Venture Partner AB och Avon när de ompekas till domänen "bigben.se/avon". Det faktum att det i nära anslutning till "Hälsningar avon.se" anges "Big Ben Venture Partner AB" och att det finns en länk på sidan till "bigben.se" förstärker ytterligare detta intryck. Användningen av Domännamnet kan också skada Avons anseende när konsumenter som söker efter Avons produkter istället hamnar på en tom sida som försöker locka besökarna till en domän som marknadsför finansiella tjänster. Utnyttjandet som sker av Domännamnet är alltså inte en användning i reell mening och utnyttjandet är till förfång för Avons varumärke "AVON". En annan juridisk person, Big Ben Distribution AB har tidigare olovligen varit registrerad innehavare av Domännamnet under tiden för sitt affärsförhållande med Avon. Det är uppenbart att det funnits en koppling mellan bolagen Big Ben Distribution AB och Big Ben Venture Partner AB på grund av den ende styrelseledamoten i båda bolagen, Ben H. Big Ben Distribution AB fortsatte använda sig av Avons varumärke "AVON" samt Domännamnet efter det att Avon sagt upp affärsförhållandet och trots att Big Ben Distribution AB inte längre hade tillåtelse att använda sig av "AVON". Det

7 7 synes uppenbart att ett av skälen till Big Ben Distribution AB:s överlåtelse av Domännamnet till Big Ben Venture Partner AB varit att undandra Domännamnet från konkursen i Big Ben Distribution och att utnyttja det ekonomiska värdet i Domännamnet och kopplingen till varumärket "AVON" till förfång för rättighetsinnehavaren Avon. Big Ben Venture Partner AB är inte allmänt känt i Sverige vare sig med någon koppling till "AVON" eller annars. "AVON" däremot är ett mycket starkt inarbetat och väl ansett varumärke inom branschen för skönhetsprodukter och kosmetik. Big Ben Venture Partner AB marknadsför sig under dels sin firma, dels BBVP och domänen "bigben.se", vilket framgår av en utskrift av hemsidan under domänen "bigben.se" den 16 mars Sammanfattningsvis kan Big Ben Venture Partner AB varken anses ha rätt till eller ett berättigat intresse i Domännamnet. Avon gör gällande att det klara syftet med överlåtelsen och registreringen av Domännamnet på Big Ben Venture Partner AB har varit att försöka sälja Domännamnet till Avon för ett betydande belopp, att undandra Domännamnet från att omfattas av Big Ben Distribution AB:s konkurs, samt att försvåra för Avon att bedriva sin verksamhet i Sverige. Big Ben Venture Partner AB kände vid tidpunkten för bolagets registrering som innehavare av Domännamnet till att Avon var innehavare av varumärket "AVON" samt bedrev försäljning av produkter under kännetecknet "AVON". Big Ben Venture Partner AB var vid tidpunkten för överföringen också klart medvetet om att Avon gjorde gällande rätt till Domännamnet och om Avons krav på överförande av Domännamnet från Big Ben Distribution AB till Avon. Detta framgår av brevet till Ben H den 8 oktober 2004 och av det faktum att Ben H var ensam styrelseledamot i både Big Ben Distribution AB och Big Ben Venture Partner AB. Detta framgår också tydligt av det mail

8 8 som skickats till Avons ombud den 22 februari Det är därmed visat att Big Ben Venture Partner AB såväl registrerat som använt Domännamnet i ond tro med avseende på Avons rättigheter. Motparten har i sitt svar av den 5 maj 2006 bestritt att domännamnet avon.se överförs till Sökanden och anfört följande. Omständigheter Avon är det keltiska ordet för flod. Det har använts som namn på ett flertal floder och städer m.m. Vidare har ordet Avon givit namn till ett antal floder i England: Bristol Avon, Avon, Devon, Warwickshire Avon, Avon, Dorset, i Skottland, Avon, Falkirk, Avon, Strathspey, Avon Water, i Kanada, Avon, Ontario, Avon, Nova Scotia. Följande städers namn förekommer Avon: Avon, Alabama, Avon, Colorado, Avon, Connecticut, Avon, Illinois, Avon, Indiana, Avon, Maine, Avon, Massachusetts, Avon, Minnesota, Avon, Montana, Avon, New York, Avon, Ohio, Avon, Pennsylvania, Avon, South Dakota, Avon, Utah, Avon, Wisconsin. Avon är en frekvent förekommande benämning på floder och orter och Avon Products, Inc. Kan på den granden inte hävda en ensamrätt för ordet "Avon". Det vitsordas att Avon Products, Inc innehar rätten till varumärket "Avon" för produkter relaterade till skönhetsvård och kosmetika. Avon Products, Inc har dock under de senaste 20 åren inte haft någon försäljning i Sverige av sina produkter av någon betydelse. Varumärket "Avon" kan knappast anses som inarbetat i Sverige. För närvarande sker inte någon försäljning av Avon Products, Inc skönhetsprodukter i Sverige.

9 9 Namnet "Avon" förknippas i Sverige i första hand med "Shakespeare's Stratford-upon-Avon" och varamärket "Avon" för bildäck. Cooper Tire & Rubber Company i Ohio, USA innehar rätten till varumärkena "AVON", "AVON SPEEDMASTER", och "AVON TYRES". En omfattande försäljning bedrivs i Sverige under nämnda varumärken. Avon Products, Inc har, enligt svarandens uppfattning, inte anfört grunder för att företaget skulle inneha ensamrätten till ordet "Avon". Ordet "Avon" förekommer i ett flertal sammanhang i Sverige och är som varumärket bäst känt för bil- och motorcykeldäck. Cooper Tire & Rubber Company bör på den grunden kunna anses ha en bättre rätt till ordet "Avon". Således anser svaranden inte att det föreligger någon grund för att Avon Products, Inc skulle inneha en bättre rätt till ordet "Avon". Den passivitet som Avon Products, Inc uppvisat på den svenska marknaden bör medföra att hänsyn tas till hur ordet blivit känt lokalt. Att ordet "Avon" blivit registrerat på annat sätt i USA, eller annat land bör inte utgöra en grund för hur en registrering sker i Sverige. Ordet "Avon" förknippas i första hand med varuklassen tolv i Sverige. Cooper Tire & Rubber Company innehar enligt svaranden en bättre rätt till domänen "avon.se" på grund av inarbetning. Avon Products, Inc kan på den grunden inte anses ha ett berättigat intresse av att få domännamnet "avon.se" överfört till sig. När konsumenter i Sverige söker efter produkter så rör det sig i första hand om bil- och motorcykeldäck under varumärket "AVON". Någon grund för att svenska konsumenter i första hand skulle förknippa "Avon" med skönhetsprodukter finns inte. På ovan anförda grunder anser svaranden att Avon Products, Inc, New York, USA, inte kan hävda en bättre rätt till domännamnet "avon.se" och att någon ond tro inte kan ha förelegat.

10 10 Bevisning Parterna har åberopat viss bevisning. Tvistlösarens/-lösarnas skäl Enligt punkt 17 c) i ATF-reglerna får ett domännamn avregistreras eller överföras till den som begärt tvistlösningsförfarandet om domännamnet är identiskt eller förväxlingsbart med ett varukännetecken, näringskännetecken, släktnamn, konstnärsnamn (om namnet inte syftar på någon sedan länge avliden), eller titel på annans skyddade litterära eller konstnärliga verk vilka har rättsgrund i Sverige och till vilket den som begärt tvistlösningen kan visa rätt, och - innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet och - domännamnet registrerats eller använts i ond tro. Tvistlösaren gör följande bedömning. Inledningsvis finner tvistlösaren att domännamnet avon.se är identiskt med sökandens registrerade varumärken AVON, förutom tillägget av.se. Vid likhetsbedömningen skall bortses från den till domännamnet knutna toppdomänen, i detta fall.se, eftersom denna i likhet med andra generiska beteckningar inte tillför något distinktivt i känneteckenshänseende. Detta framgår också av svensk och internationell domännamnspraxis. Motparten har i sitt svar bland annat angivit att sökanden inte skulle ha någon ensamrätt till ordet AVON och hänvisat till varumärkesregistreringar för AVON i andra klasser än sökandens registreringar samt olika geografiska beteckningar. På denna grund skulle sökanden enligt motparten inte kunna hävda bättre rätt till domännamnet avon.se. Enligt ATF:s regler krävs emellertid inte för att kunna begära att ett domännamn överförs att en sökande skulle inneha ensamrätt till ett ord. Det räcker att sökanden kan visa att denne har till exempel

11 11 varumärkesrättigheter som är förväxlingsbara med domännamnet. Så är fallet i detta ärende. Frågan i ärendet är således om motparten har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnen i fråga eller ej samt om detta har registrerats eller använts i ond tro. Enligt vad som framkommit i ärendet har sökanden inte givit motparten något tillstånd att registrera eller använda domännamnet avon.se. Domännamnet är inte heller allmänt känt som kännetecken för motpartens verksamhet. Bolaget Big Ben Distribution AB, vilket bolag överlåtit domännamnet avon.se till motparten, har visserligen agerat som distributör avseende sökandens produkter i Sverige under perioden 1997 till I slutet av 2004 avslutade sökanden affärsförhållandet med Big Ben Distribution AB och begärde bland annat att domännamnet avon.se skulle överföras till sökanden. Domännamnet hade registrerats av Big Ben Distribution AB utan sökandens samtycke eller tillåtelse. Trots uppmaningen fortsatte Big Ben Distribution AB med användningen av varumärket AVON under domännamnet avon.se samt överlät nämnda bolag domännamnet till Big Ben Venture Partner AB. I båda dessa bolag var Ben H ensam styrelseledamot. Vid en sökning på avon.se ompekas besökaren till undersidan bigben.se/avon. På denna undersida finns en länk till domänen bigben.se. Motparten anger under domänen bigben.se att bolaget erbjuder tjänster såsom affärsplanering och kontakter avseende riskkapital. Big Ben Distribution AB som överlåtit domännamnet till motparten har i och för sig använt domännamnet i samband med marknadsföring av tjänster innan tvistlösningen inleddes, vilket enligt punkt 17 d) i ATFreglerna utgör en omständighet som kan tala för att innehavaren har en rätt eller berättigat intresse till domännamnet. Denna användning har skett i samband med att bolaget varit distributör av sökandens produkter.

12 12 Sådan användning tillgodoräknas enligt känneteckensrättsliga principer huvudmannen, dvs sökanden. Dessutom tyder det faktum att domännamnet har använts för marknadsföring av tjänster på att domännamnet har använts i kommersiellt syfte för att vilseleda konsumenter, som söker efter sökandens tjänster på Internet. Mot denna bakgrund anser tvistlösaren inte att motparten har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet avon.se. Vad gäller frågan om det aktuella domännamnet har registrerats eller använts i ond tro kan konstateras att det bolaget som överlät domännamnet till motparten varit medvetet om sökandens varumärke och verksamhet. Detta framgår av det faktum att parterna haft affärsförbindelser sedan Motparten får anses ha haft kännedom om dessa omständigheter genom att styrelseledamoten Ben H även varit ensam styrelseledamot i Big Ben Distribution AB. Mot bakgrund härav får det anses att motparten förvärvat och använt domännamnet avon.se i ond tro. Således är samtliga kriterier enligt punkterna 17 b), c), d) och e) i ATF-reglerna för överföring av det aktuella domännamnet uppfyllda. Tvistlösaren beslutar därför att domännamnet avon.se skall överföras till sökanden. På Stiftelsen för InternetInfrastrukturs vägnar Jonas Gulliksson