BESLUT 2003-09-15 Ärendenr 13 Sökande VCW, Internet Services AB, 556541-8752, Box 140 77, 167 14 Bromma Motpart Christina O Saken Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet aktietips.se --------- Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande Beslut VCW, Internet Services AB:s yrkande om överföring av domännamnet aktietips.se avslås. --------- Postadress Besöksadress Telefon Telefax Hemsida II-Stiftelsen Box 7399 103 91 STOCKHOLM Sehlstedtsgatan 9 08-662 54 40 08-662 54 50 08-662 54 54 www.iis.se E-post: atf@iis.se
2 Bakgrund VCW, Internet Services AB (VCW) bedriver en verksamhet där bolaget, utom annat, tillhandahåller börsinformation på en webbplats, bl.a. under domänen aktietips.com. Christina O är innehavare av domännamnet aktietips.se, vilket registrerades den 27 april 2003. Yrkanden VCW har yrkat att domännamnsregistreringen aktietips.se skall överföras till bolaget. Christina O har bestritt yrkandet. Parterna har anfört Grunder VCW har till grund för sitt yrkande åberopat, att domännamnet aktietips.se är förväxlingsbart likt bolagets varumärke aktietips och gjort gällande att märket är inarbetat för dels distribution av finansiell information och dels för upplåtelse av utrymme på en webbplats för diskussion av finansiella frågor m.m. Vidare har VCW åberopat att Christina O inte har någon rätt till eller befogat intresse av domännamnet aktietips.se och att hon har låtit registrera domännamnet i ond tro. Chrsitina O har, som det får förstås, vitsordat att domännamnet aktietips.se är förväxlingsbart likt varumärket aktietips, men bestritt att VCW inarbetat märket som varumärke. Vidare har Christina O bestritt såväl att hon skulle sakna rätt till eller befogat intresse av domännamnet som att hon har låtit registrera namnet i ond tro.
3 Utveckling av talan VCW VCW driver sedan år 1997 en av Sveriges största börsinformationsportaler på Internet med ett av landets största diskussionsfora för aktieintresserade. Bolagets tjänster tillhandahålls under varumärket aktietips och finns för närvarande tillgängliga under webbplatserna vcw.se och aktietips.com. VCW har tidigare inte kunnat få registrering av domännamnet aktietips.se eftersom VCW innehar vcw.se-domänen och att.se-domäner krävde bolag, där annan.se-domän ej innehades. Under de senaste åren har antalet månatliga unika användare av VCW:s tjänster på webbplatsen aktietips.com uppgått till 50 000-150 000. Under samma tid har antalet statistiska besök och sidvisningar på webbplatsen varierat mellan 200 000 och 1 000 000 respektive 1 500 000 och 4 000 000 per månad. Och för närvarande uppgår antalet skrivna inlägg på bolagets diskussionsforum till ca 2000 per dag. Både aktietips och VCW har härigenom blivit välkända varumärken i Sverige hos de mycket aktieintresserade Internetanvändarna. VCW:s varumärke aktietips är alltså välkänt inom kundsegmentet aktieintresserade Internetanvändare. Christina O måste ha känt till VCW:s varumärke aktietips, eftersom hon uppenbarligen hör till de aktieintresserade Internetanvändarna. Hon har själv inte använt domännamnet aktietips.se, vilket tyder på att syftet med registreringen varit att hindra VCW från att använda den mest naturliga internetadressen för varumärket aktietips.
4 Christina O Jag kan varken vitsorda eller bestrida VCW:s uppgifter om bolagets verksamhet, inriktning eller omfattning. Ordet aktietips är deskriptivt för tjänster som anknyter till aktier. Märket skulle därför inte kunna registreras som varumärke för sådana tjänster. Och samma krav skall ställas på ett ordvarumärkes innehåll vid registrering som vid inarbetning. Ordet aktietips kan därför inte anses vara ett inarbetat varumärke för VCW:s tjänster. Jag tillbakavisar med bestämdhet påståendet att jag skulle ha låtit registrera domännamnet i ond tro. En annan sak är att jag ett par månader efter registreringen i ett brev från VCW blev upplyst om att bolaget ansåg sig ha en rätt till ordet aktietips. Jag har låtit registrera ett vanligt svenskt ord under toppdomänen.se. Och eftersom min registrering är den i tiden första bör jag få behålla den med hänvisning till principen först till kvarn, får först mala. Vidare tillbakavisar jag påståendet att jag haft för avsikt att störa VCW:s affärsverksamhet. Detta påstående är grundlöst, vilket framgår av bl.a. det förhållandet att jag aldrig utbjudit domännamnet till försäljning eller på annat sätt försökt störa VCW:s verksamhet. I avvaktan på att den nu aktuella tvisten skall lösas har jag naturligtvis inte lanserat någon tjänst kopplad till domännamnet aktietips.se, men en sådan är planerad. Bevisning VCW har åberopat bl.a. sammanställningar med uppgifter om antalet besökare på webbplatsen aktietips.com.
5 Tvistlösarens skäl Ett domännamn får enligt punkten 18 c) i de allmänna villkoren för registrering av domännamn under toppdomänen.se överföras till den som begärt ett tvistlösningsförfarande, om domännamnet är identiskt eller förväxlingsbart med bl.a. ett varukännetecken eller ett näringskännetecken till vilket den som påkallat tvistlösningen kan visa rätt, och innehavaren av domännamnet inte har någon rätt till eller berättigat intresse av domännamnet och namnet registrerats eller använts i ond tro. Det är, som det får förstås, ostridigt mellan parterna att det omtvistade domännamnet aktietips.se är förväxlingsbart likt kännetecknet aktietips. Den första fråga som då skall prövas är om VCW har en sådan rätt till kännetecknet aktietips som avses i de allmänna villkoren. VCW har åberopat att bolaget här i landet inarbetat kännetecknet aktietips som varumärke för distribution av finansiell information m.m. Christina O har bestritt att VCW på grund av inarbetning har en sådan rätt till kännetecknet aktietips. Ett varumärke skall enligt 2 tredje stycket varumärkeslagen (1960:644), VmL, anses inarbetat om det här i landet inom en betydande del av den krets till vilken det riktar sig är känt som beteckning för de varor eller tjänster som tillhandahålls under kännetecknet. Att ett varumärke är inarbetat innebär med andra ord att märket faktiskt fungerar som ett kännetecken för de varor eller tjänster som det avser. Det innebär därmed också att märket kan särskilja de varor eller tjänster som tillhandahålls i en näringsverksamhet från varor och tjänster som tillhandahålls i en annan. Av det anförda följer, att en förutsättning för att ett varumärke skall förvärva ett skydd på grund av inarbetning är att märket har särskiljningsförmåga. Att ett varumärke har särskiljningsförmåga är enligt 13 första stycket första meningen VmL också en förutsättning för att märket skall kunna förvärva ett skydd genom registrering. Vid bedömande av om ett varumärke har för registrering erforderlig särskiljningsförmåga skall enligt bestämmelserna i det nyssnämnda stycket hänsyn tas till alla omständigheter och särskilt till den omfattning och den tid märket varit i bruk. Även ett varumärke som i sig är beskrivande för de varor eller tjänster som det avser kan alltså förvärva särskiljningsförmåga genom användning. En naturlig
6 utgångspunkt är att det bör ställas samma krav på särskiljningsförmåga vid inarbetning som vid registrering, jfr SOU 2001:26 s. 234. Bestämmelserna om förvärv av särskiljningsförmåga i 13 VmL bygger på artikel 3.3 i Rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EG:s varumärkesdirektiv). EG-domstolen har i sin dom den 4 maj 1999 i de förenade målen C-108--109/97 (CHIEMSEE) yttrat sig över hur artikel 3.3 i EG:s varumärkesdirektiv skall tolkas med avseende på geografiska namn. Domstolen har därvid närmare redogjort för vilka omständigheter som kan beaktas vid bedömning av om ett geografiskt namn genom användning som varumärke förvärvat särskiljningsförmåga. Dessa omständigheter är relevanta också vid bedömning av särskiljningsförmågan hos andra varumärken än geografiska namn. Prövningen skall enligt EG-domstolen grundas på en helhetsbedömning av de omständigheter som kan visa att varumärket i fråga fungerar som ett individualiseringsmedel (punkt 49). Hänsyn kan tas till bl.a. den marknadsandel som varumärket innehar, hur ofta, hur länge och på hur stort geografiskt område varumärket har brukats, hur stora investeringar som har gjorts för att saluföra det, den andel av omsättningskretsen som tack vare varumärket kan ange att varan kommer från ett visst företag samt yttranden från handelskammare och andra yrkessammanslutningar (51). Om omsättningskretsen eller åtminstone en betydande del av denna krets uppfattar varumärket som ett kännetecken för de varor som märket avser skall kravet på särskiljningsförmåga enligt EG-domstolen under alla förhållanden anses uppfyllt (52). Kravet på särskiljningsförmåga kan dock enligt domstolen inte bedömas enbart med utgångspunkt i abstrakta fakta såsom bestämda procentsatser (52). I anslutning härtill har domstolen förklarat att gemenskapsrätten inte utgör hinder för att marknadsundersökningar används för att bedöma om ett varumärke förvärvat erforderlig särskiljningsförmåga (53). Av utredningen i föreliggande tvistlösningsärende framgår, att VCW sedan år 1997 använt beteckningen aktietips för distribution av finansiell information m.m., bl.a. på bolagets webbplats aktietips.com. VCW har emellertid inte åberopat någon närmare utredning till styrkande av att beteckningen aktietips blivit inarbetad som
7 kännetecken för bolaget. Christina O har visserligen inte bestritt vad VCW anfört om bl.a. antalet månatliga unika användare av de tjänster bolaget tillhandahåller på denna webbplats. Varken dessa omständigheter eller vad som i övrigt framkommit i ärendet kan emellertid anses styrka, att beteckningen aktietips i omsättningskretsen kommit att uppfattas som ett kännetecken för distribution av finansiell information m.m. Redan på grund av det anförda skall VCW:s yrkande om överföring av domännamnet aktietips.se avslås. På Stiftelsens för InternetInfrastruktur vägnar Per Carlson