Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2008-03-04 233 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Grisoft s.r.o. Lidická 602 00 Brno Tjeckien Ombud: Rune P, Brann AB 801 33 Gävle MOTPART Name Navigation AB 124 04 Bandhagen Ombud: Karl-Fredrik B / Nils Å, Advokatfirman Carler KB 103 93 Stockholm SAKEN Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet avg.se.se meddelar följande BESLUT Sökandens begäran om överföring av domännamnet <avg.se> till Grisoft s.r.o, lämnas utan bifall. 1
BAKGRUND Sökanden Grisoft är innehavare av EG-varumärket AVG och av domänen <avg.com>. Det omtvistade domännamnet <avg.se> registrerades av Svaranden Name Navigation i augusti 2005. Domännamnet har dessförinnan innehafts av annan än parterna i detta ärende. Genom ansökan den 12 december 2007 påkallade Sökanden alternativt tvistlösningsförfarande. Svaranden har delgivits och besvarat ansökan 2008-01-22. Parterna har därutöver inkommit med yttranden 2008-02-24 (Sökanden) och 2008-03-20 (Svaranden). På Svarandens begäran har ärendet avgjorts av tre tvistlösare. YRKANDE Sökanden yrkar att domännamnen <avg.se> skall överföras till Grisoft. Svaranden bestrider bifall till överföringsyrkandet. PARTERNA HAR ANFÖRT Grisoft s.r.o. Grisoft är en global koncern med verksamhet i bl a Europa. Det huvudsakliga verksamhetsområdet är Internet-relaterade varor och tjänster, i synnerhet skydd mot datorvirus. Grisoft har i Sverige i nästan tio år marknadsfört sitt viktigaste antivirusprogram AVG. Programmet används nu av mer än 50 miljoner datoranvändare i världen och är ett av marknadens mest kända och effektiva program. För Grisoft har Sverige blivit intressant som marknad och företaget önskar skapa en webbplats under toppdomänen.se. Grisoft är innehavare av EG-varumärket 003893716 AVG (ordmärke). Ansökan ingavs 24/6 2004 och registrering skedde 29/8 2005. Name Navigation registrerade domännamnet <avg.se> den 9/8 2005. Domännamnet är identiskt med Grisofts varumärke. På Name Navigations webbplats <www.avg.se> förekommer ett stort antal länkar till annonsörer av bl a antivirus- och andra datorprogram. Det kan inte vara en slump att webbplatsen kopplad till domännamnet <avg.se> fyllts med länkar till produkter som är varumärkesskyddade av Grisoft. Enligt Name Navigations egna uppgifter i tidigare ärenden skall länkarna på Name Navigations webbplatser spegla domännamnet varför kännedom om varumärkesrättigheten AVG uppenbarligen finns vid användningen av domännamnet och förmodligen redan funnits vid registreringen. Name Navigation övertog domännamnet <avg.se> från ett företag vid namn Balata.com LLC som uppenbarligen hade samma affärsidé som Name Navigation och är allmänt känt för sina omfattande domännamnsregistreringar, ofta med sk misspellings eller på annat sätt innehållande andras registrerade rättigheter. 2
Name Navigations nyttjande av domännamnet <avg.se> torde innebära intrång i Grisofts varumärkesrättighet vilket understryker avsaknaden av Name Navigations rätt till domännamnet samt ond tro hos detta företag. Name Navigation Name Navigation är ett av Sveriges ledande företag inom sökordsmarknadsföring och innehar ett stort antal domännamn under bl a toppdomänen.se. Flertalet av Name Navigations webbplatser innehåller reklam i form av sponsrade länkar vilka genererar betalning till webbplatsens innehavare då besökare klickar på länkarna. Name Navigation samarbetar med tyska bolaget Sedo och med Google. Grisofts uppgift att Name Navigation övertagit domännamnet från en tidigare innehavare är felaktig. Domännamnet förvärvades enligt först till kvarn-principen sedan det utbjudits enligt sedvanliga regler av II-stiftelsen efter det att en tidigare innehavare inte upprätthållit sin registrering. Bokstavskombinationen AVG har låg särskiljningsförmåga. Som förkortning kan kombinationen ha ett flertal betydelser. Det finns i vart fall två företag som har AVG som del av sitt varumärke. Name Navigation bestrider att man skulle sakna berättigat intresse till domännamnet <avg.se>. Det bestrids också att domännamnet skulle ha registrerats eller använts i ond tro. Domännamnet förvärvades av Name Navigation innan beteckningen AVG registrerats som varumärke av Grisoft. Name Navigation bestrider att Grisoft är känd för någon bredare allmänhet i Sverige. Name Navigation kände inte till bolaget innan man den 19 oktober 2007 fick ett e-post-meddelande från Grisoft. Inte heller kände man till bolagets varumärkesrätt till AVG. Det är inte första gången Name Navigations trebokstavsdomäner är föremål för ATF. Här åberopas ärendena <ags.se>, <hnp.se> och <vov.se>. I tidigare ärenden har fastslagit att registrering av trebokstavsdomäner ger ett berättigat intresse. Vidare har i förevarande ärende Grisoft vidgått att Name Navigation har en fullt legitim affärsmodell, åtminstone så länge Name Navigation inte gör intrång i Grisofts rätt. Grisofts uppgifter att Name Navigation på webbplatsen <www.avg.se> tillhandahåller ett flertal länkar till produkter av sådant slag som faller inom Grisofts varumärkesskydd, är felaktig. Domännamnet är kopplat till en webbplats med standardiserat innehåll vilket är detsamma som för ett stort antal av Name Navigations trebokstavsdomäner, t ex <hnp.se> och <vov.se>. Innehållet på webbplatsen är alltså i detta fall inte optimerat för att motsvara beteckningen avg. Någon särskild inriktning på länkar till produkter med koppling till antivirusprogram 3
förekommer inte. På webbplatsen finns länkar uppdelade på tolv kategorier varav två refererar till Din dator resp Internet. Övriga kategorier är inte datorrelaterade. I de två datorrelaterade kategorierna finns totalt tio underkategorier varav en avser Software. Under denna underkategori finns en länk till en annonsör som erbjuder antivirusprogram. Av sextio länkar har alltså endast en anknytning till antivirusprogram. Det är närmast absurt att anse denna enda och långsökta koppling till antivirusprogram som ett försök från Name Navigations sida att skapa förväxlingsrisk med varumärket AVG. Name Navigation har inte gjort intrång i Sökandens åberopade rättighet till varumärket AVG. Grisoft har inte visat att Name Navigation vid registreringstillfället eller innan e-postmeddelandet den 19 oktober 2007, känt till Grisoft eller dess verksamhet. Grisoft har därmed inte påvisat ond tro hos Name Navigation. Grisoft har genmält Kännetecknet AVG består av en trebokstavskombination. De tre bokstäverna utgör inget ord, jfr vov i ATF-ärende 216, utan är en unik kombination med stor särskiljningsförmåga. Det vitsordas att i ATF-ärendet hnp.se Name Navigation ansågs ha ett berättigat intresse av innehavet av domännamnet. Grisoft vitsordar också att det svenska domännamnssystemet inte ger varumärkesinnehavare en exklusiv rätt till den benämning som utgör domännamnet. Det kan däremot inte vara acceptabelt om domännamnsinnehavaren använder sitt domännamn på ett sätt som skapar förväxling med en varumärkesinnehavares verksamhet och intressen; i vart fall inte efter att sådant förhållande påpekats och domännamnsinnehavaren fortsätter användningen på sådant sätt. På webbplatsen <www.avg.se> sker länkning till företag som tillhandahåller antivirusprogram för datorer (pctools.com och netonnet.se). Även om webbplatsen må ha ett standardiserat innehåll där endast en del av länksamlingen inkräktar på Grisfots rättigheter, innebär förfarandet varumärkesintrång. TVISTLÖSARNAS SKÄL För bifall till ett överföringsyrkande fordras, enligt.se:s Allmänna villkor för domännamn, punkt 18, att det omstridda domännamnet är identiskt eller förväxlingsbart med ett kännetecken som sökanden har rätt till. Vidare fordras att domännamnsinnehavaren inte själv har en sådan rätt eller ett eljest berättigat intresse till domännamnet samt, slutligen, att domännamnet registrerats eller använts i ond tro. För att ett domännamn skall överföras till sökanden, fordras alltså att alla tre villkoren är uppfyllda. Sökandens rätt; Förväxlingsbarhet Grisoft är innehavare av varumärkesrätten till AVG med rättsgrund i Sverige sedan ansökan 24/6 2004. Name Navigation registrerade domännamnet <avg.se> den 9/8 2005. Domännamnet 4
förvärvades inte genom överföring varför Name Navigation inte kan åberopa tidsprioritet från tidigare innehavare. Vid förväxlingsbedömningen skall bortses från toppdomänen.se. Domännamnet <avg.se> är sålunda identiskt med kännetecknet AVG Svarandens rätt Name Navigation har inte gjort gällande att man skulle ha någon egen immateriell eller motsvarande rätt till bokstavskombinationen AVG. Ond tro Ond tro skall, enligt ATF-reglerna, beaktas om sådan visas ha förelegat vid registreringen av domännamnet och/eller vid dess användning. Name Navigation har gjort gällande att man vid registreringen av domännamnet inte haft kännedom om företaget Grisoft, dess verksamhet eller dess varumärkesrätt till beteckningen AVG. Grisoft, som har att visa förekomsten av ond tro, har för sin del anfört att Name Navigation förmodligen haft kännedom om varumärkesrättigheten till AVG redan vid registreringen men något som vederlägger Name Navigations uppgifter i denna del, har Grisoft inte förebringat. Uppgiften att Name Navigation förvärvat domännamnet direkt från den tidigare innehavaren Balata.com har, genom intyg från II-stiftelsen, visat sig vara felaktig. Med hänsyn till att varumärket AVG inte visats vara allmänt känt och att varumärkesregistreringen inte förelåg då domännamnet registrerades, framstår Name Navigations utsaga inte som osannolik. Det är sålunda inte visat att ond tro förelegat då domännamnet registrerades. Då det gäller bedömningen av ond tro vid användningen av domännamnet, måste ond tro-rekvisitet tillämpas med större restriktivitet. Har registreringen av domännamnet skett utan vetskap om att beteckningen utgör annans kännetecken, kan knappast generellt krävas att användningen skall upphöra endast därför att domännamneinnehavaren senare vunnit sådan insikt. Att domännamnsinnehavaren informeras om annans rätt grundar alltså inte i sig ond tro av sådant slag som ovillkorligt skall tillmätas betydelse. För att ond tro vid användningen skall anses föreligga i ATF-reglernas betydelse, måste rimligen krävas att domännamnsinnehavaren, efter att ha gjorts uppmärksam på annans känneteckensrätt, fortsätter att använda domännamnet på ett sätt som innefattar känneteckensintrång eller som på annat sätt är mer kvalificerat illojalt eller till påtagligt förfång för känneteckensinnehavaren. Name Navigations omstridda webbplats har uppenbarligen haft ett i tiden förändrat innehåll. Av ingivna handlingar synes framgå att innehållet inledningsvis, i tiden efter registrering av domännamnet och möjligen fram till hösten 2007, haft en viss fokusering på datormjukvara och då särskilt antivirusprogram. Av ingivna handlingar framgår emellertid också att innehållet, i vart fall från hösten 2007, förändrats och att kopplingen till av Grisofts känneteckensskydd omfattade 5
varor, numer framstår som mycket svag. Länkar till sådana varor synes utgöra en mycket liten del i ett brett överspännande länkutbud. Förhållandet ger stöd för Name Navigations uppgifter att webbplatsen inte längre sökordsoptimeras utan att innehållet är standardiserat och gemensamt för ett flertal av Name Navigations webbplatser med trebokstavsdomäner. Förändringen av innehållet skall också ses i ljuset av Name Navigations icke vederlagda uppgift, att man saknat kännedom om Grisofts känneteckensrätt i tiden innan e-post-meddelandet härom den 19/10 2007. Vid bedömning av Name Navigations nuvarande och sedan meddelandet i oktober 2007 visade användning av domännamnet <avg.se>, kan detta nyttjande inte anses göra intrång i Grisofts känneteckensrätt. Användningen kan inte heller anses ådagalägga ett illojalt syfte att snylta på eller att för egen vinning särskilt utnyttja en association till just Grisofts kännetecken AVG. Det är inte heller visat att förekomsten av webbplatsen <www.avg.se> är till mer uttalat förfång för Grisoft. Grisoft har sålunda inte visat att Name Navigations nyttjande av domännamnet <avg.se> skett på sådant sätt som grundar ond tro vid användning i ATF-reglernas betydelse. Sammanfattad bedömning Grisoft har en känneteckensrätt till beteckningen AVG. Name Navigations domännamn <avg.se> är identiskt med Grisofts kännetecken och Name Navigation saknar egen immateriell eller motsvarande rätt till beteckningen. Grisoft har dock inte visat att Name Navigation registrerat eller använt domännamnet i ond tro. Därmed kan Grisofts yrkande om överföring av domännamnet inte bifallas. Under sådant förhållande är det inte nödvändigt att pröva huruvida Name Navigation haft eller förvärvat ett berättigat intresse till domännamnet. På.SE vägnar Per Carlson Tomas Norström Thomas Carlén-Wendels (skiljaktig) ordf Skiljaktig mening, Bilaga 1. 6
ATF-ÄRENDE 233 <AVG.SE> Bilaga 1 Per Carlson är skiljaktig i fråga om motiveringen såvitt avser bedömningen av ond tro vid användningen av domännamnet samt anför följande. Med utgångspunkt i svensk rättstradition utgör villkoret om användning i ond tro en främmande rättsfigur. Rekvisitet bör därför tolkas restriktivt och i princip inte tillämpas i andra fall än dem som uttryckligen anges i 18 e) i de allmänna villkoren, dvs. i fall där domännamnet använts i syfte att överlåta det till den som begärt tvistlösningen eller till en konkurrent. Grisoft har till stöd för sitt yrkande om överföring anfört att nyttjandet av domännamnet torde innebära intrång i bolagets varumärkesrättighet. Grisoft har emellertid inte ens påstått att Name Navigation använt domännamnet i syfte att sälja eller överlåta domännamnet. Vad Grisoft anfört kan således inte medföra att Name Navigation skall anses ha använt domännamnet i ond tro. 7