Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2007-09-14 208 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Hittapunktse AB Pipers väg 165 170 73 Solna Ombud: Advokat Claes H och jur kand Linda L Advokatfirman Vinge AB Box 1703 111 87 Stockholm MOTPART Name Navigation AB Box 403 124 04 Bandhagen SAKEN Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnen hita.se och hitt.se.se meddelar följande BESLUT Sökandens begäran om överföring av domännamnen <hita.se> och <hitt.se> till Hittapunktse AB, bifalles. 1
BAKGRUND Sökanden Hittapunktse registrerade domännamnet <hitta.se> i april 2004. De nu omstridda domännamnen registrerades av Göran G i juli 2004 (<hita.se>) resp av Motparten Name Navigation i augusti 2005 (<hitt.se>). Genom ansökan den 29 maj 2007 påkallade Sökanden alternativt tvistlösningsförfarande. Name Navigation har delgivits och besvarat ansökan den 31 juli 2007. Någon ytterligare korrespondens med parterna har inte förekommit. Tvistlösare i ärendet har varit professor em Gunnar Karnell, juristen Jon Dal och advokat Thomas Carlén-Wendels (ordf). YRKANDEN Sökanden yrkar att domännamnen <hita.se> och <hitt.se> skall överföras till Hittapunktse. Motparten bestrider yrkandet. PARTERNA HAR ANFÖRT Hittapunktse AB Sökanden är ett helägt dotterbolag till TA Teleadress Information Holding AB som i sin tur ägs till 96,7% av Aftonbladet Hierta AB. Sökanden driver en upplysningstjänst på Internet via domänen <hitta.se>. På webbplatsen <www.hitta.se> kan allmänheten söka bland namn, adresser och telefonnummer till privatpersoner och företag i Sverige. Utöver kontaktdata tillhandahålls även vägbeskrivning samt kartbilder över Sverige. Webbplatsen besöks varje dag av ett mycket stort antal personer. Under vecka 20 i år uppmättes 2.143.665 unika besökare. Domännamnet <hitta.se> registrerades för sökanden den 7 april 2004. Verksamheten på webbplatsen kom igång i juni 2004. Sökanden innehar sedan den 25 november 2004 den registrerade firman HITTAPUNKTSE AB för informationstjänster avseende åtkomst, tillhandahållande och spridning via Internet av kontaktuppgifter rörande företag och privatpersoner och därmed förenlig verksamhet. Sökanden innehar rätten till det registrerade varumärket HITTA.SE (nr 370407 med reg-datum 2005-01-28 och nr 373507 med reg-datum 2005-07-01) för bl a tjänster relaterade till insamling 2
och strukturering av information i databaser samt tillhandahållande av information i, och från, databaser samt även tele- och datakommunikation avseende upplåtande av åtkomst till databaser innehållande kontaktuppgifter. De av Motparten använda kännetecknen <hita.se> och <hitt.se> är förväxlingsbara med Sökandens firma och det verksamhetsområde inom vilket Motparten använder kännetecknen omfattas av firmans skyddsområde. Domännamnen har också sådana likheter, både visuellt och fonetiskt, med varumärket HITTA.SE att förväxlingsbarhet föreligger. Domännamnen och varumärket skiljer sig endast med en bokstav. Name Navigation har ingen rätt till eller berättigat intresse av vare sig <hita.se> eller <hitt.se>. Inte något av domännamnen utgör ett allmänt känt kännetecken för Name Navigations verksamhet och Name Navigation har inte heller någon annan anknytning till namnen. Dessutom använder Name Navigation domännamnen för en samling länkar till sidor som delvis konkurrerar med Sökandens vilket innebär skada för Sökanden och vilseleder konsumenter. Domännamnen har registrerats eller använts i ond tro. Syftet med registreringarna kan inte vara annat än att få personer att av misstag genom felskrivningar hamna på dessa webbplatser. Detta utnyttjande av felskrivningar av <hitta.se> innebär ett snyltande på och störande av Sökanden affärsverksamhet och kännetecken. Sökanden har tidigare påtalat att användningen av domännamnen utgör intrång i Sökandens rättigheter. Detta har emellertid bestridits av Name Navigation. Name Navigation AB Name Navigation äger och förvaltar ett stort antal domäner, mestadels bestående av.se - och.com -domäner. Name Navigation är ett av Sveriges ledande företag inom sökordsmarknadsföring. Name Navigations huvudverksamhet består i att utveckla domänerna så att dess besökare erbjuds relevant information och reklam. Name Navigations domäner genererar en mängd trafik och gemensamt bildar de ett betydande nätverk. De annonser som visas är optimerade för att återspegla domännamnets lydelse, vilket medför att länkarna som visas alltid förblir relevanta och intressanta för besökarna. Verksamheten är fullt legitim vilket slagits fast genom tidigare ATFbeslut. Name Navigations grundare, ägare och vd, Göran G, registrerade domännamnet <hita.se> den 19 juni 2004 [rätteligen den 22 juli 2004; tvistlösarnas anmärkning]. Domänen registrerades alltså samma månad som Sökandens verksamhet startade. Då var Sökandens verksamhet och webbplats knappt känd och trafiken till webbplatsen måste ha varit oansenlig. Domännamnet överfördes i maj 2005 till Glücks helägda bolag Name Navigation. 3
Då företagsnamnet till nuvarande Name Navigation inte var givet från första början, registrerades flera domäner under en längre tid. <hita.se> var det första namnet som registrerades med detta syfte. Domännamnet <hita.se> är en akronym för Hagsätra Internet Trafik Annonser, där Hagsätra är det område i Stockholm som Göran G bodde och bor i. Därför finns ett stort historiskt och symboliskt värde att få behålla domännamnet. Sammanfattningsvis utgör detta ett berättigat intresse till domännamnet. Det bevisar också att domännamnet inte har registrerats i ond tro. Det andra domännamnet, <hitt.se>, registrerades av Name Navigation den 8 augusti 2005, precis när det släpptes av en tidigare, för Name Navigation okänd innehavare. Domänen registrerades för att den är kort, enkel att komma ihåg och har en generisk betydelse. Det är märkligt att Sökanden startar en ATF hela två och ett halvt år efter att första kontakten togs (januari 2005). Denna väldigt långa tidsperiod torde kunna ses som en förstärkande aspekt för Name Navigations berättigade intresse. I vart fall visar detta att förväxlingen mellan Name Navigations webbplatser och Sökandens är obefintlig, annars skulle nog Sökanden ha agerat snabbare och mer bestämt. Att Name Navigation skulle agera i ond tro är också felaktigt. I de fall Name Navigation av förbiseende registrerar domänadresser som innebär intrång i andra aktörers immateriella rättigheter medger Name Navigation överföring utan invändning. Name Navigation bestrider att domännamnen <hita.se> och <hitt.se> skulle vara förväxlingsbara med firman HITTAPUNKTSE AB eller med varumärket HITTA.SE. Även om skillnaden mellan <hita.se> och <hitt.se> å ena sidan och <hitta.se> å den andra, endast består av en bokstav är denna skillnad avgörande vad gäller kännetecknens respektive utseende i skrift och uttal. TVISTLÖSARNAS SKÄL För bifall till ett överföringsyrkande fordras, enligt.se:s Allmänna villkor för domännamn, punkt 18 i sin lydelse från februari 2007, att det omstridda domännamnet är identiskt eller förväxlingsbart med ett kännetecken som sökanden har rätt till. Vidare fordras att domännamnsinnehavaren inte själv har en sådan rätt eller ett eljest berättigat intresse till domännamnet samt, slutligen, att domännamnet registrerats eller använts i ond tro. För att ett domännamn skall överföras till sökanden, fordras alltså att alla tre villkoren är uppfyllda. Sökandens rätt Hittapunktse är sedan den 25 november 2004 innehavare av firman HITTAPUNKTSE. Sökanden är också innehavare av ett par varumärken, däribland ordvarumärket HITTA.SE med rättsgrund sedan ansökan den 6 april 2004. 4
Förväxlingsbarhet Domännamnet <hita.se> skiljer sig från sökandens varumärke HITTA.SE med endast en bokstav. Såväl visuellt som fonetiskt företer beteckningarna sådan likhet att de uppenbart måste anses förväxlingsbara. Även domännamnet <hitt.se> skiljer sig från varumärket HITTA.SE med endast en bokstav. Här är emellertid likheten med varumärket något mindre påtaglig. Avsaknaden av avslutande a i hitt skapar såväl visuellt som till uttal en mer markerad skillnad och kan möjligen också ge andra associationer än hitta. Name Navigations ståndpunkt, att <hitt.se> och HITTA.SE inte är förväxlingsbara, är alltså här inte helt utan fog. Inom ATF, liksom inom andra motsvarande tvistlösningsförfaranden, anses till skillnad från vad som allmänt gäller inom känneteckensrätten att förväxlingsbedömningen bör grundas på en ren bedömning av märkeslikhet dvs utan hänsyn till vilken den verksamhet är som bedrivs under det omstridda domännamnet. Grunden för denna snävare förväxlingsbedömning ligger i domännamnens karaktär av adress, dvs sökord och utpekare av en webbplats snarare än en viss nyttighet eller verksamhet. Allmänheten kommer ofta i kontakt med domännamnet utan tillgång till eller vetskap om vad webbplatsen faktiskt innehåller. En förväxlingsrisk som skapas redan av likheten mellan domännamnet och sökandens tecken, undanröjs alltså inte av att den verksamhet som må förekomma under domännamnet, avviker från den som förknippas med sökandens tecken. (Se WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, punkt 1.2 och WIPOärendet D2000-1698; Guinness Guiness.) Domännamnspraxis innebär alltså att olikhet i verksamhet inte skall beaktas om märkeslikheten i sig skapar förväxlingsrisk. Däremot berör nämnda praxis och grunden för den inte det fall då verksamheterna faktiskt är lika. I en sådan situation kan den osäkerhet som skapas av viss likhet mellan domännamn och märke eller den förvirring som uppstår genom en närliggande felskrivning, naturligtvis förstärkas om den verksamhet eller de tjänster som förekommer under domännamnet är desamma som de med vilka sökandens märke associeras. I detta läge träder känneteckensinnehavarens behov av skydd i enlighet med den inom immaterialrätten tillämpade sk produktregeln, i förgrunden. Domännamnspraxis att se till märkeslikhet oberoende av olikhet i verksamhet torde inte primärt vara dikterad av önskemål att skydda känneteckensinnehavare utan snarare av en strävan att underlätta allmänhetens orientering på webben (och Internet i stort) allmänheten skall inte onödigtvis ledas till fel webbplats pga av en förväxlingsskapande adress eller en närliggande felskrivning. Likväl följer naturligtvis att även känneteckensinnehavares skydd utvidgas av att man bortser från olikhet i verksamhet. Annorlunda förhåller det sig dock i den omvända situationen, dvs då motpartens verksamhet under domännamnet faktiskt sammanfaller med eller är närliggande sökandens verksamhet eller tjänster. Här innebär ju immaterialrättens produktregel att verksamhetslikhet upprätthåller känneteckensinnehavarens skydd även då märkeslikheten i sig är svagare. 5
En reglering som, just i förhållande till domännamn, inskränker det skydd som immaterialrätten knutit till kännetecknet, är svår att motivera. Tvärtom synes känneteckensinnehavares allmänt respekterade anspråk på skydd mot illojala och snyltande beteenden göra sig gällande lika starkt på domännamnsområdet som inom känneteckensrätten. Det skall därför noteras att domännamnspraxis inte lägger hinder mot en tillämpning av produktregeln då likhet föreligger mellan parternas verksamheter eller tillhandahållna varor/tjänster. I förevarande fall noteras att den verksamhet som Name Navigation uppger att man bedriver under domänerna <hita.se> och <hitt.se> och den verksamhetens syfte, i väsentliga delar faller inom de verksamhetsområden och de tjänster för vilka Svarandens kännetecken registrerats. Med beaktande av att <hitt.se> och HITTA.SE endast skiljer sig med en bokstav och att skillnaden ligger i en närliggande felskrivning samt med beaktande av att de två beteckningarna torde vara ägnade att av många uppfattas som betydelsemässigt lika, finner vi att redan märkeslikheten i sig riskerar att skapa förväxling. Beaktas även likheten i de tjänster parterna erbjuder under sina resp beteckningar, kvarstår ingen tvekan om att domännamnet <hitt.se> måste betraktas som förväxlingsbart med Sökandens varumärke HITTA.SE. Sålunda finner vi att domännamnen <hita.se> och <hitt.se> är förväxlingsbara med Sökandens varumärke HITTA.SE. Under sådant förhållande är det inte nödvändigt att utreda huruvida domännamnen också är förväxlingsbara med Sökandens firma. Motpartens rätt; Berättigat intresse Name Navigation har inte visat någon immaterialrättslig eller motsvarande rätt till de omstridda domännamnen. Även om HITA skulle kunna vara en akronym för Hagsätra Internet Trafik Annonser, skapar inte detta i sig ett berättigat intresse till domännamnet. Det har inte heller påståtts att Name Navigation bedrivit verksamhet under beteckningen Hagsätra Internet Trafik Annonser än mindre att bolagets verksamhet blivit känd under beteckningen eller akronymen. Domännamnen <hita.se> och <hitt.se> har registrerats för resp av Name Navigation 2004/2005. Det torde vara obestridligt att en lång tids verksamhet under en webbadress kan skapa ett beaktansvärt intresse för innehavaren att få behålla adressen av sådan styrka att denne måste anses ha förvärvat ett berättigat intresse till domännamnet i domännamnsreglernas betydelse. Huruvida ett sådant berättigat intresse uppkommit måste emellertid bedömas individuellt inte endast med hänsyn till tidsperiodens längd utan också med beaktande av verksamhetens art, dess omfång liksom andra omständigheter i det enskilda fallet. Vid en samlad bedömning av vad parterna anfört i förevarande fall om Name Navigations verksamhet under de omstridda domänerna, dess karaktär, syfte och omfattning samt av att Sökanden påtalat förfarandet redan 2005, kan Name 6
Navigation inte anses har förvärvat ett berättigat intresse till domännamnen <hita.se> eller <hitt.se>. Ond tro Sökandens domännamn <hitta.se> registrerades den 7 april 2004 och verksamheten på webbplatsen <www.hitta.se> inleddes i juni samma år. Göran G, grundare och numer ägare av Name Navigation, registrerade domännamnet <hita.se> den 22 juli 2004. Det måste hållas för visst att Glück vid denna tidpunkt kände till Hittapunktse:s nystartade verksamhet, att registreringen skedde i syfte att illojalt utnyttja felskrivning bland dem som söker webbplatsen <www.hitta.se> och att registreringen sålunda skedde i ond tro. Detsamma måste ha varit fallet då Name Navigation den 8 augusti 2005 förvärvade det då ledigblivna domännamnet <hitt.se>. *** Sammanfattat finner vi alltså att domännamnen <hita.se> och <hitt.se> är förväxlingsbara med kännetecken som tillkommer Sökanden, att Motparten inte har någon egen rätt eller berättigat intresse till domännamnen samt att dennes registrering av domännamnen måste konstateras ha skett i ond tro. Sökandens yrkande om överföring av de två domännamnen skall därmed bifallas. På.SE vägnar Gunnar Karnell Jon Dal Thomas Carlén-Wendels ordf 7