Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2009-04-22 294 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Google Inc. Montain View CA94043 USA Ombud: Petter R c/o Fenix Legal KB 114 35 Stockholm MOTPART Ulf P 290 37 Arkelstorp SAKEN Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet googlephone.se.se meddelar följande BESLUT Domännamnet <googlephone.se> skall överföras till Sökanden.
BAKGRUND Motparten registrerade den 7 oktober 2008 domännamnet <googlephone.se>. I ansökan daterad den 20 februari 2009 har Sökanden ansökt om tvistlösning och begärt att ansökan ska prövas av en tvistlösare. Motparten har inom den angivna svarsfristen på 30 dagar den 16 mars 2009 inkommit med svar. Tvistlösaren har inte funnit anledning att begära in någon komplettering enligt 14 i Förfaranderegler för ATF från Sökanden. YRKANDEN Sökanden har yrkat att domännamnet <googlephone.se> överförs till Sökanden. Motparten har bestritt Sökandens yrkande. PARTERNA HAR ANFÖRT Sökanden Google Inc (nedan: Google) grundades 1998 av två doktorander vid Stanford, USA, och är idag världens största och mest populära sökmotor på Internet med en marknadsandel (juli 2008) på 71 % i USA och mellan 85-90% i länder som Storbritannien och Sverige. Google lagrar (juli 2008) drygt en biljon webbadresser på ca 120 språk och har erhållit närmare 100 utmärkelser som Internets främsta sökmotor. I Interbrands undersökning över världens högst värderade varumärken kom Google 2008 på 10:e plats totalt, före varumärken som HP, American Express och Gillette, och med ett beräknat värde på 25,6 miljarder dollar. Google är ett oerhört kraftfullt inarbetat varumärke även i Sverige som kännetecken för varor och tjänster förknippade med Internet och modern kommunikationsteknik. GOOGLE är sedan flera år världens mest kända varumärke för Internettjänster. Google Android är namnet på en mjukvara utvecklad av Google för att användas tillsammans med en mobiltelefon. Redan våren 2007 florerade ryktena om "Google Phone" på svenska bloggar, i maj 2008 dök de första bilderna av Google's produkt upp på nätet, och i oktober 2008 kom den officiella lanseringen. Då hade namnet Google Phone redan etablerats på marknaden sedan ett år tillbaka. Google är innehavare av varumärkesregistreringar för GOOGLE (och ANDROID) i en lång rad länder världen över, bl a Europeiska Unionen: Nr 5 263 868 GOOGLE (ord) Ingiven: 17 augusti 2006 Registrerad: 23 augusti 2007 Klass: 36 Nr4 316 642 GOOGLE (ord) Ingiven: 29 mars 2005 Registrerad: 18 april 2006 Klasser: 16, 25, 35 Nr 1 104 306 GOOGLE (ord) Ingiven: 12 mars 1999 Registrerad: 17 oktober 2005
Klasser: 9, 35, 38, 42 IR designating EC Nr 881 006 GOOGLE (fig) Registrerad: 12 januari 2006 Klasser 9, 38, 42 Nr 6 410 856 ANDROID (ord) Ingiven: 6 november 2007 Klass: 9 Motparten lät registrera <googlephone.se> den 7 oktober 2008 dvs. nästan två år efter att den första informationen om Google Phone börjat spridas på Internet, och några dagar innan de första telefonerna kom ut på marknaden. Domännamnet har använts dels för en webbplats med försäljning av mobiltelefoner, dels som e-postadress och enda affärsadress för affärsverksamheten, och slutligen som kännetecken för verksamheten. Efter att Sökanden fått kännedom om Motpartens registrering och åtgärder, skickade Sökandeombudet den 23 januari 2009 ett varningsbrev till Motparten och begärde att den aktuella webbplatsen skulle stängas ner samt domännamnet överföras till Klaganden. Den 28 januari 2009 hade webbplatsen av Motparten ersatts av webbhotellets allmänna innehåll och den 2 februari 2009 ersattes denna av en "under konstruktion"-sida samtidigt som Motparten via e-post förklarade sig inte villig att överföra domännamnet utan en icke obetydlig ekonomisk ersättning. Identiskt/förväxlingsbart Domännamnet <googlephone.se> är förväxlingsbart med Google's genom registrering och genom inarbetning skyddade kännetecken GOOGLE. Tillägget "phone" omedelbart efter varumärket GOOGLE i domännamnet gör ingenting för att förminska förväxlingsrisken. Tvärt om bidrar ordet i detta sammanhang till att peka ut en bestämd produkt från Sökanden. Domännamnet <googlephone.se> är vidare identiskt med GOOGLE PHONE som blivit ett sekundärt kännetecken för telefoner innehållande Google's Android mjukvara.
Ingen rätt eller berättigat intresse Motparten har ingen rätt eller berättigat intresse till domännamnet <googlephone.se>. Google har inte givit Motparten något tillstånd att låta registrera domännamn innehållande kännetecknet GOOGLE eller därmed förväxlingsbara ord. Google satsar årligen miljontals dollar på kvalitetsutveckling och marknadsföring och de företag man väljer att samarbeta med väljs noga ut i en omfattande process. Det är uppenbart att registreringen och användningen av <googlephone.se> tillkommit bland annat i syfte att snylta på Google's enorma goodwill och ge ett felaktigt intryck av att Motparten har tillstånd från Google. Motparten är inte allmänt känd under kännetecknen GOOGLE PHONE eller GOOGLE och domännamnet eller kännetecknet har inte använts av Motparten för någon verksamhet som inte inkräktar på Google's känneteckensrätt. På den till domännamnet tidigare knutna webbplatsen har Motparten visserligen kallat sin verksamhet GooglePhone.se, men då denna användning utgör ett direkt intrång i Sökandens rättigheter och varit ett uppenbart försök av Motparten att vilseleda besökare till webbplatsen om sidans och tjänsternas kommersiella ursprung är denna användning inte av sådan art som ger Motparten ett berättigat intresse. Registrerats eller använts i ond tro Domännamnet <googlephone.se> har uppenbart registrerats i ond tro. Motparten bedriver affärsverksamhet genom Internet. Ingen person som agerar aktivt på Internet kan vara ovetande om Sökanden och dess varumärke GOOGLE. GOOGLE PHONE har också under lång tid före domänregistreringen rönt så stor uppmärksamhet i media och bland Internetanvändare att även Motparten måste ha känt till GOOGLE PHONE vid registreringen av det omtvistade domännamnet. Domännamnet har använts i ond tro på ett flertal olika sätt: Motparten har för domännamnet skapat en webbplats som genom användningen av Sökandens varumärken GOOGLE och ANDROID, samt det sekundära kännetecknet GOOGLE PHONE, ger besökarna ett intryck av kommersiellt samband med Google. Motparten har dessutom på flera sätt sökt skapa det felaktiga intrycket av att ett företag GooglePhone.se ligger bakom webbplatsen, bl a genom att den enda kontaktinformationen på webbplatsen är e-postadressen <info@googlephone.se>. Vidare har Motparten under allmänna villkor, underrubriken "Intellectual Property" angivit följande: INTELLECTUAL PROPERTY All text, graphics, button icons, images, audio clips, and software (collectively, "Content"), belongs exclusively to GooglePhone.se or its content suppliers. The collection, arrangement, and assembly of all content on this Site (the "Compilation") belong exclusively to GooglePhone.se. All software used on this Site (the "software") is the property of GooglePhone.se or its Software suppliers. The Content, the Compilation and the Software are all protected by U.S. and international copyright laws. The use of any GooglePhone.se trademark or service mark without 4
GooglePhone.se express written consent is strictly prohibited. You may not use any GooglePhone.se trademark or service mark in connection with any non GooglePhone.se product or service or in any way that is likely to cause confusion. You may not use GooglePhone.se trademarks or service marks in any manner that disparages or discredits GooglePhone.se. You may not use any of the GooglePhone.se trademarks or service marks in meta tags without the prior explicit consent of GooglePhone.se. Motparten med denna skrivelse dels förstärkt intrycket av att webbplatsen har ett nära kommersiellt samband med Sökanden, dels felaktigt påstått att innehavaren av domännamnet innehar immateriella rättigheter till GOOGLE, GOOGLE PHONE, ANDROID, mjukvaror samt grafiska bilder på webbplatsen. Samtliga dessa rättigheter tillhör i själva verket Sökanden. Den 28 januari 2009 ringde Motparten upp Sökandeombudet och meddelade att han inte kunde förstå kraven på överföring av domännamnet. Motparten menade att han köpt det omtvistade domännamnet på den öppna marknaden utan att någon hade stoppat honom och därför ansåg han sig inte ha gjort något fel. Vidare begärde Motparten ersättning för överföring av domännamnet, med hänvisning till de kostnader han haft att utveckla webbplatsen. Om Google inte gick med på detta krav, skulle Motparten gå till lokalpressen med ärendet. Därefter följde e-postkorrespondens med Motparten där Motparten upprepade sitt krav på ersättning för överlåtelse: "... kräver jag ett anständigt bud som jag faktiskt kan finna intressant ur ett ekonomiskt perspektiv. Min verksamhet på domänen ger regelbundna intäkter och budet bör kunna konkurrera med detta om jag skall komma att överväga ert förslag." "... Det jag vet är att jag har löpande utgifter på denna webbplats som jag i så fall inte kommer han någon fortsatt användning utav. Såsom kostnad för domän, webbhotell, webbdesigner etc. jag kommer som nämnt ovan också förlora drastiskt med besökare till min webbplats vilket i sin tur kommer leda till minskade intäkter för verksamheten." Motparten har även erkänt att han registrerat domännamnet i syfte att dra otillbörlig fördel av Sökandens kända varumärke, genom att generera så mycket trafik som möjligt till den egna webbplatsen: "Enda syftet jag har haft med att registrera den nämnda domänen har varit att öka antalet besökare till min webbplats..." Motparten har inte bara haft egen ekonomisk vinning som ledstjärna för registrering och användning av domännamnet. Syftet synes också ha varit att skada och störa Sökandens affärsverksamhet i Sverige genom att Motparten utgivit sig som ägare till Sökandens varumärken och övriga kännetecken som används i samband med lanseringen av "Google Phone". Motparten Sökandens ansökan består mest av påståenden som mestadels är vilseledande och rent av falska. Motparten köpte domännamnet i tron att först till kvarn gäller. Anledning till att domännamnet valts var att öka antalet besökare till sin webbplats. Motparten begriper inte varför man inte skulle investera i ett ledigt domännamn om man inte förväntade sig att det skulle attrahera besökare. 5
Motparten erhöll den 27 januari 2009 ett brev från Sökanden som krävde att all verksamhet under domänen skulle upphöra och att domännamnet skulle överlämnas omgående. Till följd av det stängde motparten genast ner sin webbplats och lade efter ett fåtal dagar upp en disclaimer. Eftersom motparten köpt domännamnet på rättvisa villkor, fann han det anmärkningsvärt att domännamnet skull överlåtas. Motparten kontaktade därför Sökandens ombud och fick då höra att Google äger rättigheterna till samtliga domäner som börjar med bokstäverna Google. Motparten ifrågasatte detta och gav exemplet <googlecamera.se> vilket Sökandens ombud bekräftade rättigheterna till. Om så är fallet undrar Motparten om det finns ett rykte som framför att Google ska lansera en kamera. Enligt Motpartens vetskap finns inget sådant rykte men Sökanden menar att den har rätten till Motpartens domännamn vare sig det finns rykten om en produkt eller ej. Beträffande Sökandens påstående att motparten yttrat att han skulle gå till lokalpressen om inte Sökanden in mötte Motpartens anspråk förhöll det sig i verkligenheten så att Motparten endast underrättade Sökandens ombud om att han kände sig kränkt över det faktum att ett så pass etablerat multinationellt företag angrep honom som enskild person. I samband med det nämnde Motparten att han inte hade problem med att skicka in en insändare till lokalpressen. Såvitt Motparten vet finns det ingen produkt eller något varumärke som heter "googlephone" liksom domänen. Telefonen som har sålts på <googlephone.se> är tillverkad av mobiltelefontillverkaren HTC och lanserad av T-Mobile som är en av världens ledande leverantörer av mobila kommunikationer. Själva telefonmodellen som Sökanden refererar till heter i verkligheten HTC Dream. Det existerar alltså ingenting som Sökanden har tillverkat som kan rubriceras som "google phone", utan möjligen något i stil med "google phone software". Sökanden hävdar att den äger rättigheten till namnet på den grund att det florerat rykten på Internet under en längre tid. Sökanden har dock inte registrerat domänen själv under den tid då Sökanden påstår sig veta att ryktena florerade på Internet, två år innan Motparten införskaffade domännamnet. Motparten ifrågasätter därför om inte Sökandens avsikt var att avvakta tills domänen blev uppköpt av en privatperson för att sedan ta över den kostnadsfritt med hjälp av krav och hot. Om Sökanden har laglig rättighet till alla.se-domäner som inleder med ordet Google anser Motparten att domännamnen inte bör vara tillgängliga för andra. Motparten känner sig lurad som konsument hos sitt.se-ombud då de sålt ett domännamn till Motparten som de under dessa förhållanden inte hade befogenhet till att sälja. Motparten finner det ytterst märkligt att alla registrerade företag skulle ha äganderätt till domännamn som genom rykten nämns i bloggar och liknande webbplatser. Då skulle Coca-Cola Company och Microsoft m.fl. ha rätten till ändlöst många domännamn. Motparten har gjort sitt yttersta för att webbplatsen inte skall uppfattas som förväxlingsbar eller som på något sätt involverad i Sökandes företag. Motparten har vidare aldrig påstått sig vara involverad. På webbplatsen finns en disclaimer för att visa att <googlephone.se> är en självständig webbplats utan anknytning till Sökanden eller någon av dess kompanjoner. Motparten har även under en kortare period gjort reklam samt sålt produkter som Sökanden har utvecklat mjukvaran till och därför har namn som GOOGLE och ANDROID oundvikligen nämnts på sidan. Domänen är inte köpt i ond tro. Motparten har aldrig haft för avsikt att sälja domänen till Sökanden eller annan part innan Sökanden krävde att Motparten gav upp sidan. Motparten har 6
inte agerat på något sätt som skulle kunna smutskasta Sökanden varför påståendet om att hemsidan gjorts för att sabotera för Sökanden saknar grund. Eftersom Moparten haft sin webbsida på domänen en viss tid har Motparten skapat sig ett namn och ett bra anseende genom <googlephone.se>. Arbete har lagts ner på annonsering och distribuering för webbplatsen i just detta syfte. Motparten har därför ett berättigat intresse till det tvistiga domännamnet. Motpartens verksamhet skulle påverkas drastiskt vid ett överlämnande av domännamnet och det skulle därför vara en väldig förlust att överge domännamnet utan en anständig ersättning från Sökanden. TVISTLÖSARENS SKÄL Ett domännamn kan, enligt de Allmänna villkoren punkt 18 c), i samband med tvistlösningsförfarande avregistreras eller överlåtas till den som begärt sådant förfarande om domännamnet är identiskt eller förväxlingsbart med bl.a. varukännetecken eller näringskännetecken vilka har rättsgrund i Sverige och till vilket den som begärt tvistlösning kan visa rätt, och Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet och Domännamnet registrerats eller använts i ond tro Tvistlösaren gör följande bedömning Förväxlingsbart Det tvistiga domännamnet innefattar i sin helhet Sökandens registrerade varumärke GOOGLE samt tillägget phone. Sökandens varumärke får även, i enlighet med vad som Sökanden anfört, anses synnerligen väl inarbetat på den svenska marknaden. Tillägget av det beskrivande ordet phone medför inte att domännamnet undgår att anses förväxlingsbart med Sökandens varumärken, tvärtom bidrar ordet till förväxlingsbarheten. Kravet på att domännamnet skall vara identiskt eller förväxlingsbart med kännetecken som Sökanden har rätt till i Sverige är således uppfyllt. Rätt eller berättigat intresse Som bemötande av Sökandens påstående om att Motparten inte har fått tillstånd av Sökanden att använda sig av Sökandens varumärke och att Motparten vidare inte är allmänt känd under kännetecknet googlephone, har Motparten själv uppgett att han har skapat sig ett namn och ett bra anseende under <googlephone.se> under den tid som verksamheten pågått under det omtvistade domännamnet. Mot bakgrund av de handlingar som ingivits framgår att i den ringa mån Motparten möjligtvis är känd under det omtvistade domännamnet är den kommersiella verksamhet som bedrivits knuten till just namnet googlephone på ett sätt som inkräktar på Sökandens varumärke. Ett berättigat intresse kan inte anses uppstå pga. kommersiell verksamhet när själva verksamheten bygger på att konsumenter vilseleds om domännamnets ursprung eller där domännamnet bidrar till att felaktigt 7
ge sken av att ett kommersiellt samband mellan varumärkesinnehavaren och innehavaren av domännamnet. Användandet av formuleringarna under rubriken Intellectual Property förstärker endast detta intryck vilket inte motsägs av den av Motparten ingivna uppställningen över unika besökare, visandes på en drastisk nedgång när verksamheten inte längre bedrivs utifrån det omtvistade domännamnet. Tvistlösaren finner det därför visat att Motparten inte har en rätt eller berättigat intresse till det tvistiga domännamnet. Ond tro För att använda Motpartens egna ord har domännamnet registrerats för att öka antalet besökare till Motpartens webbplats. Även om Motparten inte uttryckligen bekräftat att domännamnets attraktionskraft ligger i att Sökandens varumärke GOOGLE i sin helhet innefattas i domännamnet, samt att konsumenter som klickar associerar till lanserade GOOGLE PHONE, framgår det med all tydlighet, oberoende av att det inte finns en faktisk telefon tillverkad av Google. Syftet med registreringen var således att snylta på den goodwill som är Google:s. Användning av en disclaimer förmår enligt väl etablerad konsensus inte att läka en registrering eller användning i ond tro. Skadan för märkesinnehavaren är redan skedd när konsumenten felaktigt associerar till denne när konsumenten ser domännamnet. Sammantaget finner tvistlösaren det uppenbart att domännamnet registrerats och använts i ond tro. Slutligen konstaterar tvistlösaren att det faktum att Sökanden inte har registrerat domännamnet <googlephone.se> inte fritar Motparten från att iaktta de regler (i detta fall regler om intellektuell äganderätt) som i övrigt gäller. På grund av det anförda skall ansökan bifallas och domännamnet <googlephone.se> överföras till Sökanden. På.SE vägnar Jonas Gulliksson 8