BESLUT 2007-01-15 Ärendenr. 164 Sökande Professional Golfers Association of Sweden Tylösand, 302 73 HALMSTAD Ombud Jur kand Anders T, AWAPATENT AB Box 5117 200 71 MALMÖ Motpart KM Golfconsult AB, 556405-6231, Lövängsvägen 1 d, 353 49 VÄXJÖ Saken Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet pgagolf.se --------- Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande Beslut Domännamnet pgagolf.se skall överföras till Professional Golfers Association of Sweden. ---------.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Postal address Visiting address Phone Fax Internet OrgNo Box 7399 Ringvägen 100A, 9tr +46.84523500 +46.84523502 info@iis.se 802405-0190 SE-103 91 Stockholm, Sweden www.iis.se
2 Bakgrund KM Golfconsult AB ( KM Golfconsult ) registrerade det omtvistade domännamnet den 17 februari 2004. Professional Golfers Association of Sweden ( PGA of Sweden ) gav in ansökan om tvistlösning den 13 november 2006 och har betalat erforderlig avgift, samt begärt att ärendet skall avgöras av en tvistlösare. KM Golfconsult besvarade ansökan den 10 december 2006. Den 14 december 2006 lämnades ärendet över till tvistlösaren, Peter Hedberg, för avgörande. Yrkanden PGA of Sweden har yrkat att domännamnet pgagolf.se skall överföras till organisationen. KM Golfconsult har bestritt yrkandet. Parterna har anfört PGA of Sweden PGA of Sweden bildades 1932 och är en intresseorganisation för personer som huvudsakligen försörjer sig på sitt golfkunnande. Organisationen har ca 1 100 medlemmar. PGA of Sweden ingår i ett världsomspännande nätverk av olika nationella PGA-organisationer. De olika PGA-organisationerna har tillsammans ett stort antal varumärken som domineras av bokstavskombinationen PGA registrerade världen över. PGA of Sweden är innehavare av de svenska registreringarna nr. 250 617 PGA (fig) och nr. 353 439 PGA of SWEDEN (fig) som är registrerade för golfrelaterade varor och tjänster. Vidare är bokstavskombinationen PGA så inarbetad som
3 kännetecken för PGA of Sweden att det skall anses vara väl ansett i varumärkeslagens mening. Det skall därför åtnjuta ett utökat skydd. Patent- och registreringsverkat har i ett invändningsärende slagit fast att varumärket skall ha en sådan status. Domännamnet pgagolf.se är förväxlingsbart med PGA of Swedens registrerade och inarbetade varumärke PGA, då domännamnet innehåller förutom det identiska PGA ordet golf och varumärkena avser golfrelaterade produkter. Härigenom till och med ökar det generiska tillägget golf risken för förväxling. I ATF-ärendet nr. 79 slog IIS (.se) fast att domännamnet volvobilar.se var förväxlingsbart med varumärket VOLVO. En motsvarande bedömning skall göras nu. Det utökade anseendeskyddet för PGA skall också beaktas vid förväxlingsbedömningen. KM Golfconsult har utan tillåtelse från PGA of Sweden använt kännetecknet PGA i sitt domännamn pgagolf.se. KM Golfconsult företräds bl a av Kenneth M, som är seniormedlem i PGA of Sweden. Medlemskapet innebär att man tillåts använda PGA of Swedens varumärken på visst sätt i marknadsföringen av sin egen verksamhet. De åberopade varumärkena är kollektivvarumärken, där kollektivbestämmelsen lyder: Märket må av föreningens medlemmar endast användas på sätt som föreningens stadgar föreskriver. Föreningens stadgar, i sin tur, hänvisar till bilaga B, som reglerar medlems rätt att använda PGA of Swedens logotyp i enlighet med en manual. Utöver den stipulerade användningen i manualen tillåts medlemmarna inte att utnyttja kännetecknen. Som seniormedlem får man använda bildvarumärket i sin registrerade form på sin hemsida, dock inte som en del av ett domännamn. Den detaljerade regleringen har tillkommit bl a för att undvika att kännetecknet PGA urvattnas. PGA of Sweden har inte lämnat medgivande till registreringen av ett domännamn, innehållande pga. Samtycke har dock givits till KM Golfconsult att det till medlemmar inom PGA of Sweden fick erbjuda tjänster i form av konstruktion av hemsidor. En tid efter att samtycket gavs drogs detta tillbaka och PGA of Sweden lät annan aktör än KM Golfconsult erbjuda den aktuella tjänsten. KM Golfconsult fortsätter dock att bedriva en konkurrerande verksamhet. PGA of Sweden reagerade tämligen direkt efter att man fått kännedom om det
4 omtvistade domännamnet genom att tillskriva KM Golfconsult med begäran om byte av domännamn. I svaret konstaterade KM Golfconsult att man följer manualen, eftersom det inte uttryckligen står att pga inte får användas i ett domännamn. Denna tolkning är felaktig enligt PGA of Sweden, eftersom endast den tillåtna användningen regleras. KM Golfconsult har valt att utnyttja PGA of Swedens kännetecken eftersom företrädaren Kenneth M är medlem i PGA of Sweden. Det är således uppenbart att KM Golfconsult varit i ond tro redan vid registreringen av domännamnet. Även efter registreringen har KM Golfconsult genom brev uppmärksammats på den otillåtna användningen, vilket innebär att bolaget alltjämt är i ond tro vid sin fortsatta användning. KM Golfconsult KM Golfconsult har besvarat ansökan genom ställföreträdaren Kenneth M och bl a anfört följande. Det är skrämmande och beklagligt att som medlem i PGA of Sweden i snart trettio år bli beskylld för att arbeta mot PGA of Sweden i ond tro. KM Golfconsult/ Kenneth M fick under 2002 godkänt av PGA of Swedens högste tjänsteman att producera hemsidor åt PGA of Swedens medlemmar. Tjänstemannen och personer på PGA of Swedens kansli informerades om domännamnet pgagolf.se och man var överens om att domännamnet skulle överföras till PGA of Sweden centralt när verksamheten kommit igång i större omfattning. Det skall också påpekas att de medlemmar som valt att lägga sina hemsidor under det aktuella domännamnet kommer att få problem om man vid ett eventuellt överförande av domännamnet inte beaktar detta förhållande. PGA of Sweden har brutit mot sina bestämmelser att man skall tillvarata sina medlemmars intressen i löne- och anställningsfrågor genom att bryta sitt muntliga avtal och sedan inte återkomma för diskussioner. Kostnaden för tvisten avseende domännamnet pgagolf.se drabbar medlemmarna och hade kunnat undvikas om den högste tjänstemannen tagit kontakt med företrädaren för KM Golfconsult, Kenneth M.
5 Sammanfattningsvis skall domännamnet inte överföras eftersom verksamheten avseende produktion av hemsidor startats med godkännande av PGA of Sweden, alternativt kan en överföring ske mot ersättning. Det är viktigt att de medlemmar inom PGA of Sweden som har sin hemsida under domänen inte berörs utan kan arbeta vidare som tidigare. Tvistlösarens skäl Ett domännamn får enligt.se:s (Stiftelsen för Internetinfrastrukturs) allmänna villkor avregistreras eller överföras till den som begärt tvistlösningsförfarandet om: 1. domännamnet är identiskt eller förväxlingsbart med ett näringskännetecken med rättsgrund i Sverige och till vilket den som begärt tvistlösning kan visa rätt, och 2. innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet, och 3. domännamnet registrerats eller används i ond tro. För att den som ansökt om tvistlösning skall nå framgång med överföring av ett domännamn måste alla tre villkoren vara uppfyllda. I det aktuella fallet är PGA of Sweden innehavare av de svenska varumärkesregistreringarna nr. 250 617 PGA (fig) och nr. 353 439 PGA of SWEDEN (fig). Fråga är om dessa varumärken är förväxlingsbara med domännamnet pgagolf.se. Varumärket PGA i figur domineras av den särskiljande trebokstavskombinationen PGA som skall jämföras med pgagolf.se. Vid en traditionell immaterialrättslig bedömning skulle det inte råda tvekan om att pgagolf skulle vara förväxlingsbart med PGA, registrerat för golfrelaterade varor och tjänster. I det aktuella fallet skall förväxlingsbedömningen göras utifrån de visuella intrycken. Även vid en sådan bedömning anser tvistlösaren att PGA of Swedens kännetecken med rättsgrund i Sverige är förväxlingsbart med det omtvistade domännamnet.
6 Av.se:s (Stiftelsen för InternetInfrastruktur) allmänna villkor vid registrering av domännamn framgår att en innehavare får anses ha en rätt eller berättigat intresse till domännamnet t ex om det visas att domännamnet inte används i kommersiellt syfte eller för att vilseleda konsumenter eller för att skada ett kännetecken eller rättighets anseende. Som exempel på att ett domännamn registrerats eller använts i ond tro nämns i villkoren att det visas att detta skett i syfte att sälja eller överlåta domännamnet till den som begärt tvistlösningen eller att namnet registrerats i syfte att störa affärsverksamheten för en konkurrent. Företrädaren för KM Golfconsult har varit medlem i PGA of Sweden i cirka trettio år och torde som seniormedlem ha stor kunskap om de regler som gäller för ett medlemskap. Dessa regler kan naturligtvis frångås om PGA of Sweden i behörig ordning ger sitt tillstånd till detta. PGA of Sweden har understrukit att registreringen av pgagolf.se strider mot organisationens stadgar, som givits in i ärendet, och att tillstånd till registreringen av det omtvistade domännamnet inte givits. Vidare har PGA of Sweden i maj 2006 uppmanat KM Golfconsult att ändra domännamnet och har i skriftväxlingen angivit samma grunder som i det aktuella tvistlösningsärendet. KM Golfconsult har replikerat att överföring kan vara aktuellt om ersättning för nedlagda kostnader erhålls. Den aktuella tvisten mellan parterna synes främst gälla ett tidigare samarbete avseende produktion av hemsidor åt PGA of Swedens medlemmar och hur villkoren för detta samarbete utformades. Tvistlösaren finner inte det utrett att KM Golfconsult fick ett medgivande från PGA of Sweden att registrera domännamnet pgagolf.se, när bolaget fick tillstånd att erbjuda medlemmarna tjänster avseende skapandet av hemsidor. KM Golfconsult har inte givit in något i ärendet till stöd för dess påstående om medgivande; bolaget har dock uppgivit att det var meningen att pgagolf.se skulle överföras till PGA of Sweden efter en viss tid. Parterna är överens om att KM Golfconsult nu inte har något uppdrag att tillhandahålla tjänster avseende hemsidor till medlemmarna. Det som i tvistlösningssammanhang kallas ond tro eller berättigat intresse kan för vissa ha en negativ klang, men behöver inte innebära att den som registrerat ett domännamn gjort detta i syfte att förstöra för någon annan. Syftet
kanske upplevs som legitimt mot tredje man eller man tror sig ha tillstånd från rättighetshavaren att använda dennes kännetecken i sitt domännamn. 7 Vid det förhållandet att KM Golfconsult inte kunnat visa att det hade tillstånd att registrera domännamnet pgagolf.se kan inte bolaget anses ha ett berättigat intresse till domännamnet. Detta främst eftersom pgagolf.se inte är allmänt känt för innehavaren, vilket i och för sig inte har påståtts, men under vissa förhållanden kunde detta ha konstituerat ett berättigat intresse till domännamnet. Vidare riskerar användningen av pgagolf.se att vilseleda om den kommersiella kopplingen mellan KM Golfconsult och PGA of Sweden. Det är inte heller uteslutet att användningen riskerar att skada anseendet hos PGA of Swedens kännetecken. KM Golfconsult har genom sin ställföreträdare Kenneth M och dennes mångåriga medlemskap i PGA of Sweden, samt genom brev från PGA of Sweden, haft och fått kännedom om organisationens immaterialrättsliga ensamrätter. Tvistlösaren anser i det aktuella ärendet klarlagt att KM Golfconsult registrerat domännamnet pgagolf.se med kännedom om PGA of Swedens kännetecken med rättsgrund i Sverige utan att ha tillstånd till detta. Slutlig bedömning Mot bakgrund av vad som anförts ovan finner tvistlösaren att det omtvistade domännamnet är förväxlingsbart med PGA of Swedens kännetecken med tidigare rättsgrund i Sverige. KM Golfconsult har inte något berättigat intresse till pgagolf.se och har varit i ond tro vid registrering och användning av detta. Domännamnet skall därför överföras till PGA of Sweden. ----------- På.se:s (Stiftelsen för InternetInfrastrukturs) vägnar Peter Hedberg