Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2008-12-15 270 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Ånge Kommun, Kommunkansliet 841 81 Ånge Ombud: Advokatfirman Berggren & Stoltz KB Robert S Box 260 851 04 Sundsvall MOTPART Wildland Fire International AB Hallsta 2310 841 92 Ånge SAKEN Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet aware.se.se meddelar följande BESLUT Sökandens yrkande om överföring av domännamnet aware.se bifalles. Domännamnet ska således överföras till Sökanden. 1
BAKGRUND Domännamnet aware.se registrerades av Motparten den 18 december 2006 och ansökan om tvistlösning för domännamnet aware.se ingavs av Sökanden till Stiftelsen för Internetinfrastruktur den 8 september 2008. Sökanden har betalat stadgad avgift och begärt att ansökan ska prövas av en tvistlösare. har utsett Bengt Eliasson till tvistlösare. Motparten har inkommit med ett bemötande av ansökan den 21 oktober 2008. Sökanden har inkommit med en kompletterande inlaga den 11 november 2008. Kompletteringen har kommunicerats med Motparten, som inkommit med ett svaromål den 5 december 2008. YRKANDEN Sökanden yrkar att domännamnet aware.se ska överföras från Motparten till Sökanden. Motparten har bestridit yrkandet om överföring. PARTERNA HAR ANFÖRT Sökanden Till grund för sin talan har Sökanden åberopat en svensk varumärkesregistreringar med nr. 387167 avseende varumärket AWARE(Ange Wilderness Advanced Rescue Education), som registrerats den 23 februari 2007. Sökanden har också åberopat PRV s beslut av den 18 mars 2008 om upphävande av Motpartens beviljade registrering för AWARE, nr 386809, efter invändning från Sökanden. Under 2006 var Motparten, Wildland Fire International AB, underleverantör till Sökanden och levererade utbildning under ett av Sökandens gymnasieprogram. I samband med ett upphandlingsförfarande under 2006 valdes en annan entreprenör och det ansågs då lämpligt att byta namn. För att hitta ett lämpligt namn utlystes bland skolans elever en namntävling, som avgjordes i slutet av år 2006. Det vinnande förslaget var AWARE och den 5 december 2006 lämnade Sökanden in en varumärkesansökan för det nya namnet i klass 41. En tid efter det att kommunen presenterat det nya namnet noterades att även Motparten erbjöd en liknande utbildning under namnet AWARE. Det framkom då även att Motparten lämnat in en 2
egen varumärkesansökan för namnet AWARE, också i klass 41, den 8 december 2006. Den 18 december 2006 registrerades också domännamnet aware.se av Motparten, som använde domännamnet för att vidarekoppla trafiken till hemsidan wildlandacademy.com. På grund av förbiseende hos PRV registrerades dock Motpartens varumärke och Sökandens ansökan avslogs. Efter ett invändningsförfarande hos PRV vann Sökanden och Motpartens registrering upphävdes. Sökanden har länge ansett att Motparten inte är rättmätig ägare till domännamnet och har genom varningsbrev försökt för må Motparten att på frivillig väg upphöra med användningen av domännamnet samt överför det till Sökanden. Motparten har inte besvarat dessa brev och istället har konstaterats att vidarekopplingen till hemsidan har stängts ner. Motparten har visserligen ändrat innehållet på hemsidan wildland.se, men då vidarekopplingen av domännamnet aware.se fortfarande är indexerad är den gamla sidan, som listas vid sökning på nätet via Google, fortfarande sökbar. De tre kriterierna för att få ett domännamn är uppfyllda då Sökanden har ett registrerat varumärke med giltighet i Sverige, som är förväxlingsbart med det omtvistade domännamnet. Motparten har inte ett berättigat intresse till det omtvistade domännamnet. Motparten har inte använt namnet innan Sökanden tog varumärket i bruk och inte heller förberett användning av domännamnet innan Sökanden antog AWARE som kännetecken för gymnasieutbildning. Motpartens utbildningar och utbud har inte blivit allmänt kända under domännamnet aware.se och utbildningar erbjuds inte längre under namnet AWARE. Sökanden anser vidare att Motparten vid registreringstillfället handlat i ond tro då Motparten vid tidpunkten för framtagande av nytt namn på Sökandens utbildning användes som underentreprenör och därigenom hade kännedom om Sökandens planer att använda varumärket i sin verksamhet. Då Motparten erbjuder/erbjöd ett med Sökanden konkurrerande tjänste utbud och även namngett en av sina utbildningar till AWARE kan det inte tolkas till annat än att Motparten registrerat domännamnet i syfte att störa Sökandens verksamhet såsom konkurrent genom att skapa en förväxlingsrisk angående sambandet med AWARE och hemsidan som domännamnet leder till. 3
I sammanhanget ska enligt Sökande också beaktas att det även förelegat oenighet mellan parterna till följd av att Motparten inte vann upphandlingen av utbildningen. Vilket tyder på att det inte är en slump att domännamnet och varumärket är lika, varför syftet med domännamnsregistrering i första hand måste varit att hindra Sökandens användning av varumärket som domännamn. Till styrkande av de åberopade omständigheterna har Sökanden hänvisat till utdrag ur varumärkesregistret, kopia av PRV s beslut om upphävande av Motpartens varumärkesregistrering och skärmdumpar av Motparten hemsidor. Motparten Motparten bedriver sedan 1999 en verksamhet med inriktning på utbildning, utrustning och tjänster inom skogsbrandsbekämpning, naturvårdsbränder samt Search & Rescue, som innefattar räddning i svår terräng, sökning med dykrobot och IR-kamera samt räddning i strömmande vatten. På initiativ av Motparten startades 2001 i samarbete med Sökanden AWPE utbildning. Allt framtaget material, inklusive varumärket AWPE registrerat 2005, tillhör Motparten. År 2006 tog Sökanden beslutet att utbildningen skulle bli föremål för upphandling och beslöt att välja en annan entreprenör, som var 2 miljoner billigare. Efter beslutet och fram till namnbytet marknadsfördes utbildningen med den nye entreprenören under namnet AWPE och först efter upprepade påpekanden beslöt Sökanden att ändra namnet. Motparten fick sin varumärkesansökan registrerad hos PRV den 7 december 2006 medan Sökanden offentliggjorde namnet i Dagbladet den 8 december 2006. Motparten hade ingen kännedom om Sökandens planer när namnet registrerades och Sökanden hade inte heller använt namnet tidigare. Motparten fick kännedom om att en namntävling utlysts och då Sökanden under lång tid försökt hävda att det var samma utbildning som skulle fortsätta med ny entreprenör ville Motparten skydda sin verksamhet. Ett antal namn och benämningar som kunde förknippas med befintliga utbildningar registrerades samtidigt som namnet aware. Motparten har under åren 2007 och 2008 byggt om och reviderat sina hemsidor och domäner, vilket har inneburit att vissa adresser varit stängda under vissa perioder samt att text ändrats. Detta har ingenting att göra med Sökandens varningsbrev. 4
Motparten bestrider att domännamnet är förväxlingsbart med Sökandens varumärke då Sökandens utbildning inte har någon likhet med den utbildning Motparten bedriver. Under rubriken Innehavaren har ingen rätt till eller berättigat intresse till domännamnet anför Motparten vidare att Sökanden inte har någon kännedom om Motpartens verksamhet eller dess planering och kan därför inte spekulera i vilka affärsplaner Motparten har. Aware är den internationella benämningen på Motpartens utbildning med hänvisning till delar i utbildningen som bedrivs under varumärket aware. Motparten har inte varit insatt i Sökandens planer när det gäller att byta namn. Men används elever i namntävlingen som utbildats av Motparten så finns en risk att eleverna lägger fram namn som liknar ursprunget eller som använts under utbildningen. Sökanden registrerade den 9 december 2006 domännamnet angeware.se och hade redan då även kunnat förvärva domännamnet aware.se. Motparten hävdar bestämt att de har användning för sin domänadress med koppling till sin internationella utbildning Miljö- och klimatutbildning med benämningen AWARE, som del av innehållet i sina padiutbildningar. Till styrkande av åberopade omständigheter har Motparten ingivit utdrag ur varumärkesregistret, kopia av bekräftelse på ansökan från PRV, skrämdumpar och annat material i form av artiklar, kontrakt och brev. TVISTLÖSARENS/-LÖSARNAS SKÄL Enligt de Allmänna villkoren för registrering av domännamn under toppdomänen.se tillämpas principen först till kvarn, innebärande att ansökningar om registrering prövas i den ordning de lämnas in. Ett domännamn kan, enligt Allmänna villkoren punkt 18 c), i samband med tvistlösningsförfarande avregistreras eller överlåtas till den som begärt sådant förfarande om domännamnet är identiskt eller förväxlingsbart med ett varukännetecken, näringskännetecken, 5
släktnamn, konstnärsnamn (om namnet inte syftar på någon sedan länge avliden ), titel på annans skyddade litterära eller konstnärliga verk, ett namn som skyddas genom förordning om vissa officiella beckningar ( 1976:100) eller en geografisk beteckning / ursprungsbeteckning som skyddas genom Rådets förordning (EG) 510/2006 vilka har rättsgrund i Sverige och till vilket den som begärt tvistlösning kan visa rätt, och - Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet och - Domännamnet registrerats eller använts i ond tro. Sökanden är innehavare av en varumärkesregistrering med giltighet i Sverige avseende varumärket AWARE(Ange Wilderness Advanced Rescue Education), som i likhet med de av PRV redovisade skälen i beslutet om hävning av Motpartens varumärkesansökan för AWARE, är förväxlingsbart med det omtvistade domännamnet aware.se. Av de allmänna villkoren vid registrering av domännamn framgår att en innehavare kan anses ha en rätt eller ett berättigat intresse till domännamnet om det, till exempel, visas att innehavaren genom sin användning blivit allmänt känd under domännamnet. Framgår det att registreringen av domännamnet skett i syfte sälja eller överlåta detsamma till den som begärt tvistlösning eller i syfte att störa affärsverksamheten för en konkurrent har domännamnet, enligt allmänna villkoren, registrerats i ond tro. Parterna har i ärendet åberopat en rad omständigheter som inte är direkt relevanta för frågan om rätten till domännamnet, men som visar att det uppstått en konflikt mellan parterna till följd av att Motparten förlorade i upphandlingen. Motparten har inte uttryckligen gjort gällande att det skulle föreligga ett berättigat intresse till domännamnet utan i första hand åberopat att Sökanden inte inarbetat AWARE för sin verksamhet. Vidare framgår det inte av det omfattande material som åberopas av Motparten att det föreligger ett berättigat intresse samtidigt som Motparten å sin sida hänvisar till att varumärket AWPE registrerats för den egna verksamheten. Hänvisningen till att den internationella benämningen på delar av utbildningen inom Padikonceptet är inte tillräckligt för att styrka att Motparten skulle ha ett berättigat intresse till domännamnet aware.se. Mot bakgrund av den mer omfattande konflikt som föreligger mellan parterna och de redovisade omständigheterna kring Sökandens namntävling är det troligt att Motparten fått kännedom om 6
Sökandens nya namn och då registrerat domännamnet i syfte att störa Sökandens affärsverksamhet. Motpartens ansökan om registrering av varumärket AWARE inlämnad, enligt egen utsago dagen innan Sökandens offentliggörande av sitt namnbyte, tyder också på att Motparten fått kännedom om Sökandens nya namn. Den omständigheten att Sökanden registrerade domännamnet angeware.se och inte aware.se påverkar inte bedömningen. Tvistlösaren finner därför att Motparten inte kan anses ha ett berättigat intresse till domännamnet aware.se och att domännamnet måste anses ha registrerats i ond tro. Sökandens yrkande om överföring av domännamnet aware.se ska därför bifallas. På.SE vägnar Bengt Eliasson 7