NEWS CHINA UPDATE NUMBER 3-2014 Presentation Jani kaulo Skydd av varumärken i Kina Sid 3 av Kolster China Desk och Wei Zhang Markku Rajala Konkurrenstrumf i Kina: beprövad kvalitet, IPR och brand Sid 4-5 Kan He IP Strategies for Foreigners in China Sid 6-7
LEDARARTIKEL Kolster China Desk: ledningsgruppens representanter Solveig Nylund och Kim Kolster, kundservice Wei Zhang och Jani Kaulo. Får vi presentera Kolster China Desk n Kina är en av världens största ekonomier och en av de få som för tillfället växer. En av Kinas viktigaste målsättningar fem år framåt i tiden är att den tekniska utvecklingen skall stå för 60 % av tillväxten. Man strävar också till att forsknings- och utvecklingsaktiviteterna skall öka till 2.5 % av bruttonationalprodukten. En annan viktig målsättning är att kraftigt minska beroendet av utländsk teknologi. Alla dessa målsättningar syns i att Kina satsar stort på att öka antalet patent och på ökad tyngd i IPR över huvud taget. Kina är också en enorm marknadspotential och konkurrensen där är hård. Många finska företag har redan etablerat sig i Kina och många fler har långtgående planer på utökad export till Kina. Förutom egna, lokala företag i Kina är samarbetsavtal med kinesiska företag av yttersta vikt för många finska företag i framtiden. Och, som vårt kundföretag Pegasor säger i det här numret av Kolster News, är en stark IPR portfölj och ett starkt brand av största betydelse i det sammanhanget. De stora satsningarna på teknologi och utveckling syns inte bara i antalet patent- och varumärkesansökningar i Kina. Det krävs också massor av experter, handläggare och granskare i det kinesiska patentverket, SIPO. Tillväxten både där och bland de privata patentoch varumärkesbyråerna har de senaste åren varit enorm. Snabb tillväxt leder lätt till stora variationer i kvaliteten. Det här har vi på Kolster märkt och vi har också förstått hur stor betydelse det har för våra kunder att vi har högklassiga samarbetspartners i Kina. Vi satsar mycket på att utveckla vårt nätverk av IP experter i Kina, för att alltid kunna garantera att den lokala samarbetspartnern är inte bara tekniskt kunnig, utan också erfaren när det gäller att representera sökanden/ rättsinnehavaren inför myndigheter, domstolar och motparter under förhandlingar. Vi har på den här resan också insett hur viktigt det är att vi förstår varandra att vi förstår den kinesiska kulturen och kan kommunicera med motparten. Vi är därför mycket glada över att nu kunna erbjuda tjänster på kinesiska vid behov! Kolsters China Desk tolkar, översätter, öppnar dörrar och löser knutar på ett helt annat sätt än om vi måste ty oss enbart till engelskan. Vi kan nu kombinera vår IPR erfarenhet och kunskap med en djupare förståelse för den kinesiska kulturen och vardagen. Om du eller ditt företag har frågor som gäller Kina tveka inte att kontakta Wei och vår China Desk! Solveig Nylund Direktör, försäljning och kundrelationer UTGIVARE: KOLSTER OY AB, Stora Robertsgatan 23, 00120 Helsingfors, kolster@kolster.fi, www.kolster.fi. CHEFREDAKTÖR: Anne Suutala, anne.suutala@kolster.fi. INNEHÅLLSPLANERING: Marjut Honkasalo, Toni Korelin, Jyrki Nikula, Solveig Nylund, Antti Peltonen, Tapio Äkräs, Marianna Sorsa. GRAFISK DESIGN OCH LAYOUT: WIN WIN BRANDING. PÄRMBILD: Markku Rajala. PRENUMERATIONER OCH ADRESSÄNDRINGAR: Kolster Oy Ab, Tel. 020 137 0500, Epost: petra.henriksson@kolster.fi 2
VARUMÄRKEN Skydd av varumärken i Kina vad man särskilt bör beakta TEXT: Jani Kaulo jani.kaulo@kolster.fi ÖVERSÄTTNING: Susanna Wikström n Att söka varumärkesskydd i Kina skiljer sig på många sätt från praxis i de flesta västländerna samt de stora ekonomierna i Asien, såsom Japan och Sydkorea. I och med den nya varumärkeslagen som trädde i kraft i början av maj tog Kina emellertid igen steg mot bestämmelser, och förhoppningsvis även praxisar, kända från mera utvecklade marknader. Fastän det ännu är för tidigt att dra alltför långa slutsatser om effekterna av förändringarna i praktiken, är det redan i detta skede skäl att ta fram de viktigaste förändringarna på lagnivå. Endast registrerade varumärken får skydd Varje varumärkesinnehavare som opererar på den kinesiska marknaden på ett eller annat sätt bör komma ihåg att endast varumärken registrerade i Kina får skydd i Kina. I Kina får den som först ansökt om registrering en registrering. Sålunda medför en långvarig användning av märket i Kina inte i sig skydd genom inarbetning. Nytt krav på ansökningar som gjorts i god tro Varumärkesregistreringar som man ansökt om i ond tro har i Kina varit beklagligt allmänna i syfte att i efterhand kräva stora summor pengar som ersättning för att varumärkets rätta ägare har kommit in på den kinesista marknaden. Enligt ordalydelsen i den nya lagen måste man ansöka om registrering av varumärken i god tro. Bestämmelsen är såsom typiskt är för lagstiftningen i Kina närmast ett påbud, och det förblir oklart hur bestämmelsen i praktiken kommer att påverka registreringsansökningar som gjorts i ond tro. Med tanke på praxis är en bra förändring emellertid utvidgandet av antalet som söker registreringar i ond tro att täcka alla som på basis av ett avtal varit medvetna om varumärkets rätta ägare via affärsverksamhet eller annat kommersiellt förhållande. Av bevisskäl lönar det sig för märkesinnehavare att i all verksamhet som rör Kina sträva efter skriftliga avtal och noggrann förvaring av dokument. Undantaget är vitt kända varumärken Det enda undantaget i registreringskravet är varumärken som anses vara vitt kända. Varumärkesmyndigheten i Kina, besvärsmyndigheten samt domstolarna kan bekräfta att ett visst varumärke är vitt känt endast från fall till fall, då de behandlar fallet i anslutning till ett enskilt märke. Det finns alltså inget register eller ansökningssystem för vitt kända märken i och med den nya lagen. I Kina vill man även i fortsättningen vara försiktiga och noga överväga då man bekräftar ett varumärke som vitt känt. Alla märkesinnehavare bör känna till att det i den nya lagen är uttryckligen vid vite förbjudet för märkesinnehavare att ange sina produkter eller marknadsföra och göra reklam för sina produkter och tjänster som vitt kända. Klassificering av varor och tjänster Kina tillämpar Nizzaklassificeringen utökad med för Kina specifika varor, varför man i Kina kan ansöka om registrering och även få den för samma varor som till exempel i Finland eller den europeiska unionen. I och med den nya lagen tog Kina i bruk ansökningar som innehåller flera varuklasser, alltså behöver man inte längre göra en separat ansökan för varje varuklass. I och med den nya lagen 3 godkänner Kina inte att varumärken registreras för minut- eller partiförsäljningstjänster, förutom när det gäller medicinska och veterinärmedicinska preparat, hygienpreparat och läkemedel. Kinas specialitet är emellertid underklasser som ingår i varuklasserna. Varumärkesmyndigheten i Kina godkänner att olika innehavares lika och likadana varumärken registreras samtidigt i olika varuklasser och deras underklasser, fastän dessa klasser eller underklasser skulle innehålla likadana varor eller tjänster. Sålunda finns det i Kina ett ökat behov av att inkludera alla möjliga varuklasser och underklasser i ansökningarna. Handläggningstiderna för nya ansökningar blir kortare och för gamla ansökningar längre Ett betydande problem i Kina har varit mycket långa handläggningstider för ansökningar upp till två år. Sålunda är en av de viktigare reformerna i den nya lagen att handläggningstiden förkortas till nio månader. Å andra sidan kan man i och med förändringen vänta sig att varumärkesmyndigheten i Kina som lider av resursbrist sätter alla sina resurser på handläggning inom utsatt tid av ansökningar som inlämnats efter att lagen trädde i kraft på bekostnad av ansökningar som blivit anhängiggjorda innan lagen trädde i kraft. Därför är det skäl att förbereda sig på att handläggningen av gamla före 1.5.2014 anhängiggjorda ansökningar kan fördröjas ytterligare.
KUNDSYNVINKEL: PEGASOR OY Förbränningsprocesserna är Kinas värsta småpartikelproducent. Konkurrenstrumf i Kina: beprövad kvalitet, IPR och brand TEXT OCH BILDER: Markku Rajala, VP, Chinese Market & Intellectual Property, Pegasor Oy ÖVERSÄTTNING: Susanna Wikström n Pekingmaraton i oktober blev känt via bilder där merparten av löparna verkade ha andningsskydd. Under maraton var luftens halt av småpartiklar över 300 mikrogran per kubikmeter, när gränsvärdet för mycket skadlig uteluft i Finland är 75 µg/m3. Ifall man verkligen vill ordna vinterolympiad i Peking år 2022, bör luftens kvalitet snabbt förbättras. Kina uppskattar att de ekonomiska förlusterna som förorsakas av den dåliga luftkvaliteten är cirka 3,5 % av BNP. Innan du glömmer detta tal, tänk på att även i Europa förorsakar den dåliga luftkvaliteten relativt sett en lika stor årlig förlust. Av alla miljörisker är luftens småpartiklar den allvarligaste. Team Finland som stöd i marknadsvimlet Ett viktigt problem och en stor kaka. Och förstås en massa personer som håller i kakspadens skaft. Den kinesiska kapitalismen är snabb, under det senaste året har tusentals leverantörer av övervakningsanordningar och reningslösningar kommit ut på marknaden. Vårt företag Pegasor Oy fanns i Kina innan boomen började, men hur kan ett litet företag från Tammerfors klara sig i detta marknadsvimmel? Vi har mycket samarbete med finska offentliga leverantörer, såsom Cleenshok, i synnerhet i dess MMEA-program (Measurement, Monitoring and Environmental Assessment). Den väsentliga konkurrenstrumfen är beprövad kvalitet. Med beprövad avses i vårt fall till exempel att Mittatekniikan keskus (MIKES) kinesiska systerorganisation, Natural Institute of Metrology (NIM), kalibrerar våra anordningar. Samarbetet med NIM skulle inte ha lyckats utan Team Finland-hjälp. Jag rekommenderar varmt användning av Public-Private-Partnership särskilt för att små och medelstora företag. Ett litet råd till regionala offentliga aktörer kanske ändå tillåts: varje stad behöver inte skicka en egen delegation till Kina. Kinensernas nya motto: Invented in China En annan konkurrenstrumf i dagens Kina är IPR. Kina vill inte längre vara Made in China -landet. Man eftersträvar ett nytt motto, Invented in China. Ett exempel som ofta används i Kina är Apple: hur mycket av priset på en iphone kommer från det immateriella vetenskapandet; brandet, patenten, mönsterskydden, varumärkena. Den kinesiska regeringen uppmanar företag att övergå 4 från tillverkning av produkter till skapande av mervärde. Det sker inte idag. Men det kommer att ske under vår livstid. I Kina kopieras (även) västerländska produkter, i de flesta kinesiska provinserna är kunskapen om IPR ännu låg, SIPO är när det gäller granskningsverksamhet ännu inte på EPO:s eller USPTO:s nivå, och ombudsbyråerna är inte lika högklassiga, åtminstone inte över hela linjen, som i Finland. Men på centraladministreringens nivå förstår man sig på betydelsen av IPR redan på ett djupt plan, och framför allt använder kinesiska företag idag själva IPR som ett affärsverksamhetsredskap. Under introduktionsförhandlingar presenterar nästan alla företag hur mycket immaterialrätter de har. Sålunda bör även vi förhålla oss allvarligt till IPR i Kina. Själva söker vi nuförtiden flera patent i Kina än i USA och i fortsättningen kommer SIPO sannolikt att bli viktigare för oss än EPO. Kopiorna berättar att det finns en marknad för produkterna Ännu lite om kinesisk kopiering: jag anser att problemen överdrivs. Visserligen är det mycket beklagligt ifall försäljningen av den egna produkten störs av kopior. Men det är också ett
tecken på att produkten är så bra att det lönar sig att kopiera den och att det finns en förnuftigt stor marknad för produkten. Jag medger själv att jag med glädje ser fram emot den dagen då jag hittar en kopia av Pegasors produkt i Kina. Då vet jag att våra satsningar i Kina har gett resultat. Okej, jag medger: naturligtvis inleder vi samma dag en process för att försvara våra immateriella rättigheter. Med certifikat genast fast i marknadsandelen Av de registrerade immaterialprodukterna använder vi i Kina särskilt nyttighetsmodellen. Våra kinesiska kunder uppskattar i allmänhet certifikat. Det saknar betydelse om certifikatet gäller ett design-patent eller utility-patent. Visserligen är nyttighetsmodellen i kraft endast hälften av patentets tid, men ifall vi inte tagit vår marknadsandel under de kommande tio åren så hjälper tio år till ingenting. Mycket viktigare är att vi snabbt har ett certifikat utsmyckat med stämplar och underskrifter. Visst använder vi också patent, övervägt och kostnadseffektivt. I kostnadseffektiviteten hjälper det att vi har kinesiska arbetstagare i Finland. Man klarar sig inte enbart på engelska med kinesiska företag. n Allt är inte guld som glimmar. Kineserna är gästvänliga och glittrande mottagningar blir kända för de finska delegationerna. I förhandlingarna är kineserna emellertid hänsynslösa och hårda. Avtalen är enligt dem avsedda som ett rättesnöre och ska inte tolkas bokstavligen. Trots detta bör de skrivas med omsorg. I synnerhet sådana avtal där IPR är med. Registrerad IPR kan också i Kina användas som ett redskap för licensering, men den affärsverksamhetsmodell är tämligen okänd även för relativt stora, till och med börsnoterade kinesiska företag. Således har vi själva beslutat oss för bundle-licensering, där royalties slutar i nyckelproduktens pris och inledningsavgifter i teknologiöverföringsoch utbildningspaket. Vi har lärt oss att det är skäl att vara noggrann med IPR-handelns rubrik, eftersom dess betydelse för källskattens storlek kan vara över fem procentenheter. Kvalitet, brand och IPR i skick, ifall du vill nå resultat Det viktigaste immateriella värdet i Kina är emellertid brandet! Det lönar sig att ta god tid på sig då man skapar det. När man ansluter brandet till en kinesisk partner, måste den som får licens till OEM-produkterna vara noggrann. Vår konkurrensfördel är verkligen endast kvalitet, varför en urvattning av brandet syns snabbt som sjunkande resultat. Det är inte alls en dålig idé att använda en yrkeskunnig industridesigner för att skapa ett särskiljande utseende för den egna produkten för att stöda brandet. Själv är jag stolt över att våra anordningar som övervakar stadsluftens partikelhalt kan igenkännas i Nanjings gatubild. Sparsam och funktionell finsk formgivning. Men särskiljande. När det gällde att komma in på den kinesiska marknaden var IPR inte vår viktigaste fråga. Men ju mer vi har växt där och ju stabilare vår verksamhet har blivit, desto viktigare har IPR blivit. År 2030 kommer Kina att vara världens största ekonomi. Det är alltså dags att sätta IPR-ärendena i skick på den kinesiska marknaden. 5
IP STRATEGIES IP Strategies for Foreigners in China TEXT: Kan He, Project Researcher, Hanken School of Economics n With its fast economic development and increasingly liberal political and economic environment, China offers new and prospective opportunities for foreigners in expanding their business. In the process of the extension, suitable IP strategies are an essential element to be considered in today s knowledge-based economy. It is advisable that IP strategies be made in every stage of the expansion. In this small piece, these strategies would be suggested following the stages of entry. Stage 1: Before Entering the Market When an intention to expand the business to China was made, it is reasonable to do due diligence in order to understand the economic, legal and political environment in China. Considering IP, it is important to check the status of company s IP portfolios in China. The objectives are two folded: first, an opportunity is offered to evaluate what IP assets can become potential products in the market; second, the freedom of operation in China can be guaranteed since the number of IPRs is increasing in China (Figure 1A & 1B). In addition to due diligence, a research on updated IP environment is necessary. For instance, what are current IP policies; how IP is protected in China; and how competitors use IP systems in China, etc. One effective way to do this is to receive advice from embassies or business associations such as EU chamber of commerce, EU China IPR desk, etc. or to consult Chinese IP experts. Stage 2: Choose Right Path to Enter the Market Depending on the size, capacities and resources of the business, two main paths can be chosen from, namely, exportation of products and services or licensing IPRs alone and direct investment such as M&A and establishing joint ventures. It is wise to choose the first path if it is the first time to enter into the market or the business s resources are limited. In either way, it is highly recommended that a non-disclosure agreement (NDA) be signed between the business and any partners before any negotiation or contact begins. This NDA agreement can prevent both parties from leaking any confidential information. It is also advisable to put all communications and contacts in paper since documentary evidence has strong power of prove from the perspective of courts. Moreover, in process of negotiation, a win-win solution shall always be sought. This may promote a good and friendly relationship with each other in the future. Lastly, any agreement concerning licensing or transfer of IPRs shall be registered in relative agencies (Table 1). Stage 3: Playing In the Market After entering into China, it is time to formulate strategies to protect the IPRs. To most managers in China, IP leakage and IP piracy are two main challenges. Strategies to Prevent IP leakages It is important to evaluate the risks of partners and employees possibility of leakages. For partners, it is strongly recommended to maintain a friendly and fair relationship. More important, a contract shall impose obligations on partners such as protecting IPRs, not disclosing confidential information, reporting on the quantity of products manufactured or distributed, etc. A regular monitoring and auditing is also necessary. For employees, in addition to putting the secret keeping clause and non-competing clause into employment contract, prospective promotion opportunities, fair rewarding and punishment system are all good measures to prevent IP leakage. 6 Strategies to Prevent Piracy In order to reduce IP piracy, the following strategies can be used: 1) Making product difficult to be copied or creating additional values on products. For instance, integrating post-sale services or additional services into products, or using anti-counterfeit labels; 2) Disaggregating processes such as physically separating manufacturing from R&D; compartmenting critical know-how, etc.; 3) Respecting and watching out local partners, suppliers and employees. For instance, regularly meeting with suppliers and partners; awarding them for helping preventing piracy or punishing them for violating contracts; 4) Educating consumers and government officials on distinguishing genuine products from fake ones as well as the benefits of purchasing genuine goods; 5) Monitoring the market such as setting up a call centre to receive complaints from customers; establishing an investigation team to supervise the market, etc. If it is unfortunate to confront with IP infringement, choosing suitable enforcement measures is the most important concern. In China, an IP infringement can be solved through administrative agencies (Table 2), mediation and arbitration centre as well as courts (Figure 2). It is important to bear in mind that administrative agencies can only issue injunctions against infringers. They are not able to grant damages and other measures. Whether a measure is suitable depends on the objectives of the business. It is recommended to consult both internal and external experts to evaluate the options.
Figure 1A: Patent Application from 2008 2012 (Unit: 10,000) Figure 1B: Trademark Application from 2008-2012 (Unit: 10,000) 250 200 150 100 50 0 71 82 87 97 122 110 163 150 11 10 12 13 14 205 191 2008 2009 2010 2011 2012 n Foreign n Domestic n Total 200 150 100 50 0 188 164 141 107 83 69 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Table 1: Corresponding Agencies for Registering Different Transaction Contract of IPRs Patent Trademark Copyright State Intellectual Property Office (SIPO) State Administration of Industry and Commerce (SAIC) National Copyright Administration (NCA) Table 2: Administrative Enforcement Systems Administration Agencies Competence of the Agencies Measures taken by the Agencies SAIC SIPO/QCA NCA General Custom Administration (GCA) Investigating trademark infringement, unfair competition and anti-trust cases; mediating on compensations for trademark infringement Investigating patent infringement after receiving complains; mediating on compensation for infringement upon request by parties; investigating cases concerning forging patent Investigating copyright infringement, illegal publications Supervising importation and exportation of infringed goods Stop infringement, detain and destroy allegedly infringing products, confiscate illegal profits, fines. Stop infringement, (For case concerning forging patent) detain and destroy forged products, confiscate illegal profits, fines. Stop infringement, detain and destroy infringed products, confiscate illegal profits, fines, etc. Detain allegedly infringing goods, and destroy them Figure 2: Court System for IP cases in China Supreme People s Court People s High Court People s High Court (Beijing, Shanghai, Guangzhou) People s Intermediate Court (Most IP cases for 1st Instance) Specialized IP Court* (Beijing, Shanghai, Guangzhou) Local People s Court (Only designated by Supreme Court) Local People s Court** (Beijing, Shanghi, Guangzhou) * The specialized court is currently under construction. 1) Hear civil and administrative cases concerning patent, plant varieties, circuits, and technology secrets. 2) Administrative cases concerning patent and trademark applications and prosecution are heard only by Beijing IP Court. ** Civil and administrative cases concerning copyright & trademark. 7
NEWS CHINA UPDATE NUMBER 3-2014 A6V0 AKTUELLT När du behöver hjälp i IPR-frågor som gäller Kina, vänd dig till Kolster China Desk IP Paralegal Wei Zhang (wei.zhang@ kolster.fi) hjälper våra inhemska kunder på den kinesiska marknaden, där språket, kulturen och sättet att verka är en extra utmaning för finländare när det gäller effektiv skötsel av IPR-ärenden. Wei kan kommunicera direkt med de kinesiska parterna utan kinesiskt ombud som mellanhand, vilket påskyndar handläggningen av ärendena och bidrar till att undvika missförstånd. Wei har studerat juridik i Kina, men dessutom har hon avlagt IPR-examen vid Hanken (MSc, Intellectual Property Law). Hon har arbetat med IPR-uppgifter inom industrin sedan år 2011 vid sidan av sina studier och från våren 2014 på Kolster. Weis arbetsspråk är engelska och kinesiska. Weis arbetspar är vår IPR-jurist Jani Kaulo (jani.kaulo@kolster.fi), som har erfarenhet från affärsverksamhetsmiljön och -kulturen i Ost- och Sydostasien samt kunnande om särkraven för skyddande av immaterialrätter i Vietnam och Kina. Kolster China Desk betjänar Allmän kommunikation och utredningar på kinesiska Registreringsansökningar (patent, nyttighetsmodeller, varumärken, mönster, domännamn, upphovsrätter) Invändningar och upphävningsprocesser i Kina IPR-strategiplanering för den kinesiska marknaden Konkurrensbevakning på den kinesiska marknaden Juridiska tjänster (bl.a. intrångsärenden, avtalskonsultering) Internationella märkesinnehavare gäster hos tullen och Kolster Finska tullen ordnade en utbildning sista veckan i september med målsättning att effektivera märkesinnehavarnas metoder att ta itu med produktförfalskningar. I utbildningen deltog en grupp av Kolsters internationella varumärkeskunder såsom Chanel, L`Oréal, Estee Lauder, Sony Computer och Lacoste. Märkesinnehavarna besökte även Kolster. Utnämningar Europapatentombud, dipl.ing. Tuula Rintamäki började 3.11. på vår Tammerforsfilial. Tuula har verkat inom branschen sedan år 2001 och hon behärskar i synnerhet byggnads- och telekommunikationsteknik samt mekanik. www.kolster.fi