BESLUT 2006-02-23 Ärendenr. 104 Sökande BergendahlsGruppen AB, 556342-7698, Box 14, 281 21 Hässleholm Ombud: Prodocon AB, Peter J, Gårda Torget 2, 412 50 Göteborg Motpart Göran G, Glanshammarsgatan 45, 2 tr Ombud: Advokatfirman Carler, Karl-Fredrik B, Henrik F, Box 7557, 103 93 Stockholm Saken Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet ags.se --------- Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande Beslut Domännamnet ags.se skall överföras till BergendahlsGruppen AB. --------- Postadress Besöksadress Telefon Telefax Hemsida II-Stiftelsen Box 7399 103 91 STOCKHOLM Ringvägen 100 08-452 35 50 08-452 35 02 www.iis.se E-post: atf@iis.se
2 Bakgrund G registrerade det omtvistade domännamnet den 22 januari 2005. BergendahlsGruppen AB ( Bergendahls ) gav in ansökan om tvistlösning den 5 oktober 2005 och har betalat erforderlig avgift, samt begärt att ärendet skall avgöras av en tvistlösare. G besvarade ansökan den 11 november 2005 och begärde att ärendet skall avgöras av tre tvistlösare enligt 11 förfaranderegler för ATF. Han har utsett Thomas Carlén-Wendels till tvistlösare och betalt in avgift avseende detta. Bergendahls har utsett Per Carlson till tvistlösare och II-Stiftelsen har utsett Peter Hedberg till ordförande. Parterna har utöver angiven skriftväxling givit in ytterligare material i ärendet, som kommunicerats respektive part. Yrkanden Bergendahls har yrkat att domännamnet ags.se skall överföras till bolaget. G har bestritt yrkandet. Parterna har anfört Bergendahls Bergendahlskoncernen, med säte i Hässleholm, är ett familjeägt företag som bedriver parti- och detaljisthandel, dels genom egna dotterbolag och dels genom samverkan med köpmannaägda butiker. Butiker och grossist bildar tillsammans BergendahlsGruppen med en omsättning som uppgår till drygt fem miljarder kronor per år. År 1968 öppnades den första AGs Favör-butiken och fram till 2002 drevs denna och andra butiker under varumärket AGs Favör. Därefter förändrades
3 både namn och koncept till AGs. Idag finns 16 AGs-enheter, främst i södra Sverige. Bergendahls har det svenska varumärket nr. 360.835 AGs i figurativt utförande, vilket registrerades den 2 maj 2003 och därutöver finns inom koncernen tjugo registrerade firmor som alla innehåller namnet AGs. Domännamnet ags.se är viktigt för Bergendahls och var registrerat hos NIC-SE via ombud. Detta ombud förnyade inte på grund av misstag registreringen. Samma dag domännamnet blev tillgängligt registrerade G det, vilket i förlängningen har omöjliggjort för Bergendahls att åter registrera sitt domännamn. G har inte visat att han har några bakomliggande immateriella rättigheter och hans syfte med innehavet är att sälja domännamnet. Han har inte använt domännamnet på sådant sätt som skapat ett berättigat intresse av beaktansvärt slag. I stället används domännamnet, som är parkerat och visas med en länksamling, för att locka till sig Internetbesökare genom att skapa förväxlingsrisk angående sambandet mellan det skyddade varumärket AGs och hemsidan domänadressen leder till. G utnyttjar för egen vinning den trafik som genereras till hemsidan www.ags.se Den användning som sker är dock inte en användning i reell mening. Domännamnet är parkerat hos Sedo, en marknadsplats som uttryckligen är avsedd för att köpa och sälja domännamn. Förutom detta syfte framhålls på marknadsplatsen att nyligen utlöpta domännamnsregistreringar genererar mycket trafik och därför med lätthet kan ge hundratals dollar i intäkter för innehavaren. G är i ond tro genom att ha domännamnet hos Sedo och genom registreringen av ags.se förhindras Bergendahls att använda sitt kännetecken som domännamn på ett berättigat sätt. Det bör också uppmärksammas att G tidigare varit inblandad i tvistlösning för överförande av domännamn. Han har alltså för vana att registrera domännamn och därefter sälja desamma. G är innehavare till fler än 900 domännamn, varav 200 motsvarar kända varumärken eller så kallade misspellings av kännetecken (avsiktliga felstavningar). Exempel på Gs innehav är altvista.se,
4 wolkvagen.se och callway.se. Innehavet av alla dessa domännamn styrker ytterligare att G registrerat ags.se i ond tro Bergendahls anser att vad G har framfört avseende UDRP (tvislösning för andra toppdomäner) saknar relevans för det aktuella ärendet. Dessutom har G valt ut ett ensidigt material, som enbart talar till hans fördel. G Det är korrekt att G registrerade domännamnet ags.se samma dag det blev ledigt. Han har därefter, i maj 2005, överlåtit det till sitt bolag Name Navigation AB, som äger och förvaltar ca 750 domäner. Dessa bildar ett betydande nätverk och genererar en mängd trafik. Nätverket utnyttjas för annonsförsäljning och liknande kommersiella ändamål; syftet är dock inte att överlåta de i nätverket ingående domännamnen. Eftersom det är ett stort antal domännamn som hanteras har det hänt att domännamn registrerats, där någon annan har en bakomliggande immateriell rättighet. I dessa fall till skillnad från det nu aktuella - släpps domännamnen utan strid. Bergendahls påstår sig ha en ensamrätt till bokstavskombinationen AGs, vilket inte stämmer då det finns en uppsjö av firmor som innehåller dessa bokstäver, liksom tio ytterligare varumärken utöver det som innehas av Bergendahls. Domännamnet ags.se har aldrig varit ute till försäljning. Syftet med innehavet är att generera trafik genom den länksamling som det omtvistade domännamnet leder till. Detta är att kategorisera som verksamhet och är fullt legitimt. Det är kanske ett annorlunda sätt än vad som måhända anses vara ett traditionellt användande av en domän, men ger inte G/Name Navigation en sämre rätt till domänen. Det finns till och med branschkonferenser om företeelsen. Givetvis får inte verksamheten utgöra intrång i andra aktörers immateriella rättigheter, men detta har inte skett i detta fall. Sedo.coms bolagsjurist har skriftligen intygat att ags.se inte varit till salu och att G aldrig sålt några domännamn genom den aktuella marknadsplatsen.
5 NIC-SE är måna om att domännamnsinnehavare inte ska förlora sina domäner på grund av utebliven betalning och har därför skapat ett system med on-hold och karantän om sammanlagt 120 dagar innan domännamnet kan registreras på nytt. Det är således inte fallet att G registrerat ags.se dagen efter fakturans förfallodag. Den praxis som finns idag avseende ATF-avgörande för trebokstavskombinationer är mycket begränsad. Av denna anledning hänvisar G till avgöranden som avgjort inom ramen för UDRP (WIPO Arbitration and Mediation Center). I flertalet av refererade avgöranden har sökanden innehaft registrerade varumärken och firmor till stöd för sin begäran om överföring. Trots detta har tvistlösarna avgjort till fördel för innehavarna, dels på grund av trebokstavsdomänernas generiska karaktär och dels på grund av sökandens oförmåga att bevisa ond tro. Tvistlösarnas skäl G har, närmast i förbigående, uppgivit att han i maj 2005 har överlåtit det aktuella domännamnet till sitt eget bolag, Name Navigation AB. Han har inte givit in något i ärendet till stöd för sitt påstående; ej heller har något annat framkommit som visar att domännamnet överlåtits. Vidare utvisar NIC-SE:s databas för innehavare av domännamn (WHOIS) att G är registrerad som ägare till ags.se. Mot denna bakgrund finner tvistlösarna att G skall anses vara innehavare av domännamnet. Ett domännamn får enligt NIC-SE:s allmänna villkor avregistreras eller överföras till den som begärt tvistlösningsförfarandet om: 1. domännamnet är identiskt eller förväxlingsbart med ett näringskännetecken med rättsgrund i Sverige och till vilket den som begärt tvistlösning kan visa rätt, och 2. innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet, och 3. domännamnet registrerats eller används i ond tro.
6 För att den som ansökt om tvistlösning skall nå framgång med ett yrkande om överföring av domännamn, måste alla tre villkoren vara uppfyllda. Till ledning för tolkningen av främst punkterna 2 och 3 anges i de allmänna villkoren att en innehavare får anses ha en rätt eller berättigat intresse till domännamnet särskilt om i) domännamnet används kommersiellt, ii) domännamnet är allmänt känt för innehavaren eller iii) domännamnet inte används i kommersiellt syfte för att vilseleda konsumenter eller för att skada ett känneteckens eller en rättighets anseende. Vidare framgår av nämnda regler att ett domännamn får anses ha registrerats i ond tro särskilt om det visas att i) registreringen eller användningen tillkommit i syfte att sälja eller överlåta domännamnet till den som begärt tvistlösningen, ii) registreringen tillkommit för att förhindra den som begärt tvistlösningen att kunna använda sitt kännetecken eller rättighet i ett domännamn eller iii) domännamnet registrerats i syfte att störa affärsverksamheten för en konkurrent. Det skall dock observeras att dessa regler inte är uttömmande, utan snarast skall betraktas som hjälpregler. Bedömningen av berättigat intresse resp ond tro kan alltså grundas på andra omständigheter än de uppräknade exemplen. Punkten 1; sökandens rätt Tvistlösarna anser att den bedömning som skall göras för att fastställa om domännamnet är identiskt eller förväxlingsbart med ett näringskännetecken med rättsgrund i Sverige skall begränsas till märkeslikheten i sig mellan den åberopade rättigheten och domännamnet. Därmed saknar den känneteckensrättsliga betydelsen av produktlikhet relevans. Sådana bedömningsgrunder kan däremot vara av betydelse för frågor om ond tro eller om innehavaren av domännamnet har ett berättigat intresse till sitt innehav. I det aktuella fallet är Bergendahls innehavare av ett varumärke med trebokstavskombinationen AGS, samt ett tjugotal firmor med denna dominant. Varumärkesregistreringen skedde efter 1998 då Patentbesvärsrätten slog fast att man i Sverige kan ha ett känneteckensrättsligt skydd för trebokstavskombinationer.
7 Varumärkens skyddsomfång avgörs av en mängd faktorer, men det är klart att samma märke (lydelsen) kan omfatta en mängd olika varor eller tjänster, samt ägas av olika innehavare utan att kollidera. Att, såsom i detta fall, även andra än Bergendahls innehar känneteckensrätt till AGS, undanröjer sålunda inte, på sätt G hävdat, det faktum att Bergendahls är innehavare av en känneteckensrätt till AGS. I ärendet skall således Bergendahls rättigheter som domineras av bokstäverna AGS jämföras med domännamnet ags.se. Mot denna bakgrund finner tvistlösarna att domännamnet är förväxlingsbart med Bergendahls kännetecken med tidigare rättsgrund i Sverige. Punkten 2; innehavarens rätt eller berättigade intresse G har inte gjort gällande att han (eller bolaget Name Navigation) har någon egen immateriell eller annan rätt till bokstavskombinationen AGS. Inte heller har han åberopat någon omständighet till stöd för att han eller hans verksamhet skulle ha någon anknytning till AGS såsom förkortning eller av annat skäl särskilt förknippas med beteckningen AGS. Frågan är därmed i denna del om G på annat vis skall anses ha ett berättigat intresse till domännamnet. Mot Gs bestridande är inte visat att han haft eller har för avsikt att sälja domännamnet ags.se. Istället är hans affärsidé att registrera attraktiva domännamn och genom dessa länka Internet-användare till andra webbplatser. Som ett led i uppbyggandet av sin domännamnsportfölj bevakar G NIC-SE:s register över domännamn som tidigare varit registrerade, men som skall släppas fria (år 2005 avslutades nästan 25 000 domännamn). Gs sålunda beskrivna verksamhet är på inget sätt stridande mot domännamnsreglerna eller av annat skäl klandervärd i sig. Frågan är emellertid om en sådan användning av domännamn generellt skall anses skapa ett berättigat intresse till namnet. I denna del gör tvistlösarna följande bedömning. Domännamn kan i nu aktuellt sammanhang antas skapa en eftersträvad hög trafik till en webbplats av två principiellt skilda skäl. Ett typfall är namn som är attraktiva och trafikgenererande därför att de är betydelsebärande i sig, exempelvis bil.se, flygbiljetter.se osv. I den andra typen av fall kan
8 namnen antas komma att generera trafik helt enkelt till följd av felstavning eller pga likhet med eller association till någon annans kännetecken eller namn, exempelvis gogel.se, mikrosoft.se, sas.se, europabil.se eller svt.se. Det kan ju knappast antas att den som aktivt söker sig till exempelvis adressen ags.se gör det av annat skäl än att bokstäverna AGS förknippas med en viss sökt adressat. Dessa senare fall karaktäriseras alltså av att namnet inte gärna kan antas generera trafik pga av dess inneboende egenskaper. Namnets trafikgenererande förmåga är istället en följd av likheten eller associationen till annan näringsidkare eller dennes kännetecken. I dessa senare fall bör domännamnsinnehavaren anses kunna förvärva ett eget berättigat intresse till namnet endast under mycket speciella förhållanden exempelvis om domännamnsinnehavarens verksamhet hunnit bli känd och inarbetad till följd av lång tids användning eller intensiv marknadsföring. Någon omständighet som, i denna belysning, skapat ett berättigat intresse för G till ags.se, har inte framkommit i ärendet. I förevarande fall har G inte haft ett berättigat intresse till AGS då han registrerade domännamnet och han har, enligt vår bedömning, inte heller förvärvat ett sådant intresse genom den användning som skett. Punkten 3; innehavarens onda tro För att en innehavare av ett domännamn inte ska gå miste om sin rättighet på grund av utebliven betalning har NIC-SE byggt upp ett system med påminnelser och där de aktuella domännamnen placeras i karantän under en viss tid innan de släpps fria till nya innehavare. Samtidigt upplyser NIC-SE på sin webbplats om vilka domännamn som snart blir lediga under länken Namn som snart kan bli lediga!. Systemet är således uppbyggt med ett skydd för innehavare av domännamn, men också för att skapa rörlighet. Ett attraktivt domännamn ska kunna registreras av ny innehavare om det släpps av den tidigare ägaren, på samma sätt som ett varumärke kan registreras av en ny intressent efter att registreringen inte förnyats. Det är således helt i sin ordning att bevaka när ett domännamn eller ett varumärke släpps fritt för att sedan registrera detsamma. Det är dock inte självklart att t ex ett domännamn kan registreras av en ny innehavare bara för registreringen inte förnyats. Namnet kan exempelvis ha blivit inarbetat som kännetecken. En annan
9 situation är den då den förre innehavaren fortfarande har kännetecknet registrerat men i annat register eller i en annan snarlik form. Om sålunda ett övergivet domännamn är identiskt eller förväxlingsbart med ett kännetecken som fortfarande innehas av den tidigare domännamnsinnehavaren, utgör detta typiskt hinder för annan att förvärva det övergivna domännamnet. I det aktuella ärendet är det klart att Bergendahls inte förnyade sitt domännamn, samt att G registrerade det samma dag det släpptes fritt. Det framstår som uppenbart att G, då han lät registrera domännamnet samma dag det släpptes fritt, var medveten om att det tidigare tillhört annan. Av skäl som just anförts grundar denna vetskap dock inte i sig ond tro. Mot Gs bestridande är det inte heller visat att han, vid registreringstillfället, känt till eller bort känna till, att bokstavskombinationen AGS var ett kännetecken förbehållet annan. G kan således inte anses ha varit i ond tro då han lät registrera domännamnet ags.se. Av domännamnsreglerna framgår att rekvisitet ond tro knyts till tidpunkten för registrering eller senare användning av domännamnet. Av den promemoria som presenterar tankarna bakom ATF framgår att den onda tron avsiktligen utformats så att den på angivet sätt skall avse antingen själva registreringen eller den senare användningen. Den som må ha registrerat ett domännamn i god tro men senare uppmärksammats på sin bristande rätt till namnet kan i den situationen alltså komma att bedömas att vara i ond tro om sin rätt till att behålla domännamnsregistreringen. Oavsett att G varit i god tro då domännamnet registrerades, har han sedermera blivit uppmärksammad på att Bergendahls har förväxlingsbara immateriella rättigheter. Han har därigenom försatts i ond tro i enlighet med intentionerna och de bakomliggande tankarna hos det alternativa tvistlösningsförfarandet.
10 Slutlig bedömning Mot bakgrund av vad som ovan anförts finner tvistlösarna att det omtvistade domännamnet är förväxlingsbart med Bergendahls kännetecken med rättsgrund i Sverige, att G inte haft berättigat intresse till domännamnet då det registrerades och att sådant berättigat intresse inte heller förvärvats senare samt att G varit i ond tro vid användningen av domännamnet. Mot bakgrund av ovan saknar G egen rätt till domännamnet ags.se. Detta skall därför överföras till Bergendahls. På Stiftelsen för InternetInfrastrukturs vägnar Peter Hedberg Thomas Carlén-Wendels Per Carlson Skiljaktig mening (Per Carlson), bilaga 1.
11 Bilaga 1 Per Carlson är skiljaktig samt anför följande. Lika med majoriteten konstaterar jag att Gs domännamn ags.se är förväxlingsbart likt Bergendahls varu- och näringskännetecken AGS. Väl kan ett domännamn, enligt NIC-SE AB:s Allmänna villkor för registrering av domännamn under.se (17 c), bli föremål för överföring till innehavaren av t.ex. ett kännetecken, bl.a. om namnet använts i ond tro och innehavaren av namnet saknar berättigat intresse till detta. Det kan emellertid inte vara meningen, att den som har en ensamrätt till t.ex. ett kännetecken, skall kunna försätta innehavaren av ett domännamn, vilket, såsom i förevarande fall, saknar koppling till en ensamrätt e.dyl., i ond tro endast genom att uppmärksamma innehavaren av domännamnet på dessa förhållanden. Redan på grund av det anförda skall yrkandet om överföring enligt min mening lämnas utan bifall.