Skydd för industridesign genom immaterial- och marknadsrätt

Transkript

1 JURIDISKA INSTITUTIONEN Stockholms universitet Skydd för industridesign genom immaterial- och marknadsrätt - En analys av mönsterrätten, upphovsrätten, varumärkesrätten och marknadsrätten Emma Sulkakoski Examensarbete i immaterialrätt, 30 hp Examinator: Åsa Hellstadius Stockholm, vårterminen

2 Abstract The purpose of this essay is to examine and analyze the conditions under which industrial design can be protected by overlapping intellectual property rights and competition law. Legal requirements for protection within the various fields of intellectual property rights have, successively over many years, been lowered. This development has led to an increasing amount of intellectual property overlaps for, among other things, industrial design. Each type of protection was previously clearly separated from the other. As the protected areas for the different forms of intellectual property have been expanded, an area has arisen where a product may be covered by several types of protection. Such overlaps create possibilities for owners of industrial designs to strategically choose between the different forms of protection, not only preventively but also in cases of infringement. Each form of protection has, for various underlying reasons, a (i) different way of receiving legal protection, (ii) different scope of protection and (iii) different period for protection. The continiously increasing overlaps also raise the question of how to find a balance between, on one hand, the owners' interest in exclusivity, and, on the other hand, society's interest in avoiding production monopolies. 2

3 Innehåll Abstract... 2 Förkortningar Inledning Bakgrund Syfte och frågeställningar Avgränsningar Metod och material Disposition Mönsterrätten Inledning och skyddsobjektet Skyddets uppkomst och varaktighet Skyddsförutsättningar Särprägel Nyhet Betydelsen av funktionella- och must-fit-element Sammansatta produkter Ensamrätten Skyddsomfång Upphovsrätten Inledning och skyddsobjektet Skyddets uppkomst och varaktighet Skyddsförutsättningar Betydelsen av funktionella element Ensamrätten Skyddsomfånget Varumärkesrätten Inledning och skyddsobjektet Skyddets uppkomst och varaktighet Skyddsförutsättningar Särskiljningsförmåga Absoluta registreringshinder Ensamrätten

4 4.5 Skyddsomfånget Marknadsrätten Inledning och skyddsobjekt Renommésnyltning Vilseledande om kommersiellt ursprung Vilseledande efterbildningar Överlappningar Upphovsrätten och mönsterrätten Upphovsrätten och varumärkesrätten Mönsterrätten och varumärkesrätten Immaterialrätterna och marknadsföringsrätten Tabell som visar överlappningarna Jämförelser Allmänt om jämförelserna Skillnader och likheter i villkoren för skydd Betydelsen av funktionella element för de olika rättigheterna Skillnad i skyddsomfång Immaterialrättsliga strategier för industridesign Allmänt om strategier för industridesign Registreringskostnader Registrering som förmögenhetstillgång Produktens förväntade livslängd Branschspecifika strategier två exempel Korkskruven Anna G från Alessi T-shirt med tryck från H&M Risken för obalans på marknaden till följd av överlappande skydd Allmänt om risken för obalans Konsumentperspektivet Konkurrentperspektivet Det teleologiska perspektivet Källförteckning

5 Förkortningar EES EG-FGF EU EUIPO EU-VMD EU-VMF Europeiska ekonomiska samarbetsområdet Rådets förordning (EG) nr 6/2002 av den 12 december 2001 om gemenskapsformgivning Europeiska unionen Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet Rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2424 av den 16 december 2015 om ändring av rådets förordning (EG) nr 207/2009 om gemenskapsvarumärken och av kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärke samt om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 2869/95 om de avgifter som skall betalas till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) ML Mönsterskyddslag (1970:485) MFL Marknadsföringslag (2008:486) PRV URL Patent- och registreringsverket Lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk VML Varumärkeslag (2010:1877) WIPO World Intellectual Property Organization 5

6 1 Inledning 1.1 Bakgrund Immaterialrättsintensiva industrier står idag för en tredjedel av den ekonomiska aktiviteten inom EU 1 och under de senaste två decennierna har antalet design- och varumärkesansökningar inom unionen ökat avsevärt. 2 Globaliseringen och den ökande komplexiteten bland varor och tjänster har lett till att immaterialrätten blivit ett allt viktigare verktyg, och ett företags immateriella rättigheter utgör idag inte sällan dess mest värdefulla tillgångar. Då konkurrensen på industridesignens område är hård används formgivning av produkter ofta av företag för att särskilja deras produkter från konkurrenternas. Företagen investerar stora summor i sin formgivning och det är därför viktigt för dem att deras produkter erhåller immaterialrättsligt skydd. Industridesign, alltså formgivning av produkter för serie- eller massproduktion, handlar i dagens samhälle om att lösa en målgrupps problem, eller att tillfredsställa ett behov. I och med globaliseringen och det för konsumenterna stora utbudet har utformningen av industridesign blivit en betydande konkurrensfaktor. För att en produkt ska bli framgångsrik krävs ofta att den kombinerar estetik med funktion. Industridesign kan exempelvis fokusera på att vara ergonomisk eller bidra till ett hållbart samhälle, men ofta krävs också att produkten är estetiskt tilltalande för att den ska vara attraktiv på marknaden. Industridesignen löser många av samhällets problem och för samhället framåt, men den ger också i hög utsträckning uttryck för kultur och identitet. För att en produkt ska tilltala en konsument är det inte sällan avgörande att den också kommunicerar värderingar i linje med konsumentens självbild. Det finns för industridesign ett lapptäcke av skyddsmöjligheter. I andra rättsordningar, som exempelvis USA, Benelux och Italien, har det funnits förbud mot överlappningar som hindrat en sådan utveckling. I Sverige har vi emellertid inte haft några sådana hinder, här har snarare skyddens utvidgning uppmuntrats. 3 För industridesign erbjuder upphovsrätten skydd för brukskonst, inom mönsterrätten kan skydd erhållas för en produkts utseende både genom registrering och utan, och inom varumärkesrätten finns möjligheter till skydd för 1 EPO och OHIM, Intellectual property rights intensive industries: contribution to economic performance and employment in the European Union, lydelse , s EPO och OHIM, Intellectual property rights intensive industries: contribution to economic performance and employment in the European Union, lydelse , s Levin, Marianne, Upphovsrättens gränsytor mot det industriella rättsskyddet och konkurrensrätten, NIR 4/2003, s

7 utstyrselvarumärken. Utöver detta kan utseendet på en vara under vissa förutsättningar även skyddas genom marknadsrättsliga regler. I och med att marknadsrättsliga frågor från och med den 1 september 2016 hanteras i Patentoch marknadsdomstolen, tillsammans med frågor av immaterialrättsligt slag, kan marknadsrätten antas få en ökad betydelse i misstänkta intrångsfall; käranden har möjlighet att komplettera sin immaterialrättsliga talan med marknadsrättsliga argument i samma process. Rättsutvecklingen på immaterialrättens och marknadsrättens område har lett till att de respektive rättigheternas omfång har vidgats och som en konsekvens av det har de överlappande områdena växt. 4 Inom varumärkesrätten har rättsutvecklingen inneburit att allt mer kan registreras som ett varumärke. Exempelvis kan numera enstaka färger och melodier registreras som varumärken, något som var otänkbart för 30 år sedan. Mönsterskyddet har gått från att skydda textil- och gobelängmönster till att i allt högre utsträckning omfatta industriella formgivningar av olika slag. 5 Uppfattningen om vad som kan utgöra ett konstnärligt verk har förändrats över tid och numera kan även verk som i hög grad är funktionsbetingade erhålla upphovsrättsligt skydd. De olika typerna av skydd var tidigare tydligt avskilda från varandra, men i och med att det skyddsbara området utvidgats för de respektive skyddsformerna har det uppstått ett område där en och samma produkt kan omfattas av flera typer av skydd. Däremot har de skilda skyddsformerna genom sina respektive bakomliggande skäl olika tillkomstsätt, skyddsomfång och skyddstider. Tillverkare måste därför strategiskt välja mellan de olika skyddsformerna för att få bästa möjliga skydd för sin produkt. Flera variabler spelar roll vid valet av skyddsform, så som kostnader för att erhålla skydd, konkurrens på den aktuella marknaden och produktens förväntade livslängd. 4 Borgenhäll, Håkan, Dubbelt och flerdubbelt skydd överlappande rättigheter angående bruksvaror, NIR 4/2000, s Levin, Lärobok, s

8 1.2 Syfte och frågeställningar Syftet med uppsatsen är att undersöka under vilka förutsättningar industridesign kan åtnjuta överlappande skydd genom immaterial- och marknadsrätten, samt att analysera de olika skyddens förhållanden till varandra. För att uppnå uppsatsens syfte ska följande frågor besvaras: - Vilka villkor uppställs för rättsligt skydd inom respektive rättsområde? - Hur påverkas skyddsmöjligheterna för industridesign av funktionella element? - Vad är skyddets föremål och vilket blir skyddsobjektets skyddsomfång enligt respektive skyddsform? - Hur långa är skyddstiderna, och vilka är kostnaderna för de olika skydden? - Vilka är effekterna av att en design samtidigt kan omfattas av flera typer av skydd? - Vilka strategier kan användas vid valet av skydd? - Skapar ett överlappande skydd för industridesign risk för obalans på marknaden? 1.3 Avgränsningar Patenträttsliga frågor lämnas utanför framställningen även i fall då utseendet ger en teknisk effekt och produkten är lämpad för massproduktion. Syftet med patenträtten är att skydda en teknisk lösningsidé medan uppsatsen fokuserar på produkters utseende. Redogörelsen görs vidare ur ett svenskt perspektiv där EU-regler och internationella konventioner behandlas i den mån de inverkar på immaterialrätter i Sverige. Företeelser utanför EU behandlas inte. Uppsatsen behandlar inte sanktionsfrågor. Detta dels på grund av uppsatsens omfattning, men även då Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter lett till samstämmighet inom hela immaterialrätten, som gör sanktionsfrågor mindre intressanta att belysa. 8

9 1.4 Metod och material Arbetet baseras delvis på den traditionella rättsdogmatiska metoden. Rättssystemet kommer att rekonstrueras för att avgöra vad som är gällande rätt. 6 Rekonstruktionen sker genom att relevant lagstiftning, förarbeten, praxis och doktrin används för att svara på frågeställningarna. 7 En stor del av materialet är, på grund av områdets starka EU-koppling, EU-rättsligt. EU-rätten står numera högst upp i normhierarkin genom principen om EU-rättens företräde. I det fall att en nationell rättsregel står i strid med en EU-rättsregel ska den nationella domstolen bortse från den nationella regeln. 8 Allmänna rättsprinciper och praxis, främst från EU-domstolen, är viktigare i EU-rättslig metod än i traditionell svensk rättstradition, och ordningen är sålunda närbesläktad common law-systemen. 9 Förarbeten och doktrin har inte samma starka ställning i rättskälleläran som i svensk rättsdogmatik. 10 Immaterialrättsliga bedömningar är till sin natur normativa och utvecklingen styrs i hög grad av praxis. Sedan Sveriges tillträde till EU är det främst EU-domstolens praxis som påverkar rättsläget på området och därför kommer fokus att ligga på just EU-domstolens praxis. Även svenska rättsfall är i vissa fall av betydelse och kommer därför att behandlas i viss utsträckning. Även de internationella konventioner som påverkar immaterialrätter gällande i Sverige analyseras i den utsträckning det är motiverat. Rättsanalytisk metod innebär att framställningen inte begränsas till ett fastställande av gällande rätt enligt lag och prejudicerande domar, utan att rätten kan analyseras friare. 11 sådan metod används i de delar av uppsatsen som fokuserar på strategier som kan användas av rättshavare samt analysen av risken för obalans på marknaden. Metoden är lämplig då framställningen i dessa delar görs, bland annat, ur ett företagarperspektiv och således inte är neutral i sin beskrivning av rätten. En 6 Jareborg, Nils, Rättsdogmatik som vetenskap, SvjT Korling, Fredric & Zamboni, Mauro, (red.), Juridisk metodlära, 2 u., Studentlitteratur AB, Lund, 2013, s Hettne, Jörgen & Otken Eriksson, Ida, (red.), EU-rättslig metod - teori och genomslag i svensk rättstillämpning, 2 u., Norstedts Juridik, Visby, 2011, s Hettne, Jörgen & Otken Eriksson, Ida, s. 40 f. 10 Hettne, Jörgen & Otken Eriksson, Ida, s Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: ämne, material, metod och argumentation, 3 u., Nordstedts Juridik, Stockholm 2015, s

10 1.5 Disposition För att uppfylla uppsatsens syfte består den fortsatta framställningen av åtta kapitel. Uppsatsen avhandlar inledningsvis de immaterialrätter som på ett naturligt sätt skyddar industridesign, för att därefter behandla den juridik som mer svårligen kan appliceras. Efter en genomgång av de respektive rättsområdena görs jämförelser dem emellan, strategier diskuteras och frågan sätts in i en större samhällelig kontext. I kapitel 2-4 behandlas mönsterrätten, upphovsrätten och varumärkesrätten. Kapitlen har i stort sett samma inbördes struktur för att förenkla jämförelser mellan de olika skyddsformerna. I varje kapitel behandlas skyddsobjektet, skyddets uppkomst och varaktighet, ensamrätten, de respektive skyddens påverkan av funktionella element, och slutligen skyddsomfånget med fokus på domstolarnas bedömningar i intrångsmål. I kapitel 5 behandlas marknadsrätten som har en struktur som skiljer sig från de tidigare kapitlen då marknadsrätt inte är en immateriell rättighet och således är av en annan beskaffenhet. Kapitel 6-7 innehåller en analys av de förekommande överlappningarna samt jämförelser av de olika skydden. I kapitel 8 diskuteras vilka strategier som kan användas för att skydda industridesign baserat på en rad olika faktorer, det innehåller också två exempel på hur det överlappande skyddet för industridesign strategiskt kan användas vid skyddandet av en produkt. Slutligen diskuteras i kapitel 9 vilken risk för obalans ett överlappande skydd för industridesign skapar på marknaden. 2 Mönsterrätten 2.1 Inledning och skyddsobjektet Mönsterrätten är helt harmoniserat inom EU genom rådets förordning (EG) nr 6/2002 av den 12 december 2001 om gemenskapsformgivning [cit. EG-FGF] och Europaparlamentets och rådets direktiv 98/71/EG av den 13 oktober 1998 om mönsterskydd, som är implementerat genom lagändringar år 2002 i mönsterskyddslagen (1970:485) [cit. ML]. Mönsterrätten härstammar från det industriella rättsskyddet och har till syfte att skydda just kommersiell industridesign. 12 Det skyddsbara området för mönsterrätt utgör enligt ML och EG-FGF industriprodukters nya utseende. Skälet bakom ensamrättens tillkomst är just att skydda utseendet på produkter, till skillnad från de bakomliggande skälen för exempelvis 12 Wainikka, Christina, Designrätt: de överlappande skydden, Wolters Kluwer Sverige AB, 2016, s

11 varumärkesrätten och upphovsrätten. Skyddet omfattar såväl två- som tredimensionella mönster. 13 Avgränsningen av det skyddsbara området preciseras av de överensstämmande definitionerna i 1 ML och artikel 3 EG-FGF. Ett mönster 14 är en produkts eller produktdels utseende, som bestäms av själva produktens detaljer eller av detaljer i produktens utsmyckning särskilt vad gäller linjer, konturer, färger, former, ytstrukturer eller material. Produkt definieras som ett industriellt eller hantverksmässigt framställt föremål, inbegripet delar som skall monteras till en sammansatt produkt, förpackningar, utstyrsel, grafiska symboler och typsnitt, men inte datorprogram. Med begreppet sammansatt produkt avses en reservdel, dvs. en produkt som genom att den är sammansatt av flera utbytbara beståndsdelar kan tas isär och på nytt fogas samman. Formuleringen ett industriellt eller hantverksmässigt föremål innebär att levande organismer och andra av naturen skapade ting faller utanför produktbegreppet även om de uppfyller övriga krav för att erhålla mönsterskydd. 15 Vidare krävs att föremålet kan uppfattas visuellt. Av det följer att ljud, smaker eller dofter ligger utanför det skyddsbara området Skyddets uppkomst och varaktighet På EU-nivå kan skydd erhållas för såväl registrerade som oregistrerade formgivningar medan skydd på nationell nivå i Sverige endast kan erhållas genom registrering. Det oregistrerade skyddet uppkommer i och med att formgivningen görs tillgänglig för allmänheten i EU; skyddstiden är tre år från dagen för tillgängliggörandet i EU utan möjlighet till förlängning. 17 För det registrerade skyddet i EU är skyddstiden fem år räknat från den dag då ansökan lämnades in till Europeiska Unionens Immaterialrättsmyndighet [cit. EUIPO] med möjlighet till förlängning med en eller flera femårsperioder upp till sammanlagt 25 år. 18 Samma sak gäller för svenska mönsterregistreringar enligt 24 första stycket ML med undantag för sammansatta produkter där skyddstiden är begränsad till högst tre femårsperioder. 19 Det bör även nämnas att det är möjligt att designera EU i sin helhet vid en internationell designregistrering genom det s.k. Haagarrangemanget som administreras av World Intellectual Property Organization. Denna möjlighet kommer dock inte diskuteras ytterligare. 13 Levin, Lärobok, s Begreppet mönster i ML och begreppet formgivning i EG-FGF har samma betydelse. 15 Se Levin, Lärobok, s. 255 samt OHIMs överklagandenämnd, mål R 595/ den 18 februari Levin, Lärobok, s Artikel 11 EG-FGF. 18 Artikel 12 EG-FGF andra stycket ML. 11

12 2.2.1 Skyddsförutsättningar Samma skyddsförutsättningar gäller för å ena sidan oregistrerat skydd enligt förordningen och å den andra registrerat skydd enligt förordningen eller direktivet. 20 För att erhålla mönsterrätt krävs att mönstret är nytt och särpräglat. 21 Skyddsförutsättningarna ska vara uppfyllda vid det relevanta datumet, som utgörs av ansökningsdagen eller prioritetsdagen. 22 Det innebär att nyhet och särprägel bedöms endast utifrån vad som funnits tillgängligt för allmänheten före det relevanta datumet. Till denna huvudregel finns det två undantag. 23 För det första påverkas inte bedömningen av formgivningar som gjorts tillgängliga för allmänheten av formgivaren själv inom tolv månader räknat från det relevanta datumet. Vidare gäller samma undantag då formgivningen gjorts tillgänglig av tredje man utan formgivarens samtycke Särprägel Ett mönster ska enligt artikel 6 EG-FGF och 2 tredje stycket ML anses ha särprägel om det ger en kunnig användare ett nytt helhetsintryck jämfört med det helhetsintryck som alla tidigare allmänt tillgängliga mönster gett. Det finns ingen legal definition av vem den kunnige användaren är. EU-domstolen gav i PepsiCo-fallet vägledning avseende hur begreppet den kunnige användaren ska tolkas. PepsiCo-fallet 24 gällde en ogiltighetstalan mot en registrerad mönsterrätt för så kallade pogs, små cirkelformade leksaker som gavs bort i reklamsyfte. EUdomstolen uttryckte att den kunnige användaren ska förstås som ett mellanting mellan patenträttens fackman, som är sakkunnig och besitter betydande teknisk kompetens, och varumärkesrättens genomsnittlige konsument, som inte förväntas besitta någon speciell kunskap. Den kunnige användaren är alltså en särskilt uppmärksam användare, oberoende av om detta beror på användarens personliga erfarenhet eller vederbörandes vidsträckta kunskap om den aktuella sektorn. 25 Vilken produkt som är aktuell påverkar frågan om vem som kan anses utgöra den kunnige användaren. 26 I PepsiCo-fallet gjorde tribunalen bedömningen 27 att barn mellan fem och tio år utgjorde de kunniga användarna av pogs, som EU-domstolen i sin dom accepterade. Den kunnige användaren är alltså inte statiskt, utan en bedömning av vem som kan antas vara en särskilt uppmärksam användare bör göras i varje enskilt fall. Den 20 Levin, Lärobok, s ML och artikel 4 EG-FGF. 22 Kur, Annette & Dreier, Thomas, European Intellectual Property Law, Edward Elgar Publishing Limited, Padstow, 2013, s Artikel 7 EG-FGF och 3-3 a ML. 24 Mål C-281/10 P den 20 oktober 2011, PepsiCo mot Grupo Promer Mon Graphic, ECLI:EU:C:2011: Mål C-281/10 P den 20 oktober 2011, PepsiCo mot Grupo Promer Mon Graphic, ECLI:EU:C:2011:679, p Levin, Mönsterskyddslag (1970:485) 2, Lexino Mål T-9/07 den 18 mars 2010, Grupo Promer Mon Graphic, SA mot Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden, ECLI:EU:T:2010:96. 12

13 tioåring som är en särskilt uppmärksam användare i förhållande till leksaker av samlarkaraktär kan inte förväntas ha samma grad av uppmärksamhet i förhållande till exempelvis husgeråd, trots att den typen av formgivningar eventuellt används av barnet dagligen. Av artikel 6 EG-FGF och 2 3 stycket ML framgår vidare att mönstret för att det ska anses vara särpräglat måste ge ett särpräglat helhetsintryck. Karen Millen-fallet 28 rörde förutsättningarna för mönsterrättsligt skydd för en oregistrerad gemenskapsformgivning för ett modeplagg i form av en blus. EU-domstolen slog fast att bestämmelsen ska tolkas så att ett mönster är särpräglat om det ger den kunnige användaren ett helhetsintryck som skiljer sig från helhetsintryck avseende tidigare mönster. Formgivningens helhetsintryck ska bedömas i förhållande till tidigare formgivningar var för sig, och hänsyn ska således inte tas till det helhetsintryck som en kombination av tidigare formgivningar eller dess beståndsdelar ger. 29 Vid bedömningen av en designs särprägel ska enligt artikel 6 (2) EG-FGF och 2 3 stycket ML hänsyn tas till den grad av frihet som designern har haft vid formgivningen. I de fall där formgivningen i hög utsträckning är bunden till vissa nödvändiga komponenter för att produkten ska fungera på ett tjänligt sätt krävs mindre kreativitet från designerns sida för att mönstret ska anses vara särpräglat. På motsvarande sätt ställs större krav på formgivarens skaparkraft i fall där designen inte är beroende av vissa former för att fungera. Ogiltighetsavdelningen hos dåvarande Office for Harmonization in the Internal Market (nuvarande EUIPO) diskuterade designerns grad av frihet i ett avgörande avseende formgivningen av en pall. 30 De konstaterade att en pall består av vissa nödvändiga komponenter så som ben och en sits för att fungera. Vidare konstaterade de att den kunnige användaren är bekant med dessa nödvändiga element och därför kommer att fästa större uppmärksamhet vid likheter avseende icke-nödvändiga element och olikheter avseende nödvändiga element. Även i PepsiCo-fallet användes måttstocken graden av frihet för designern inter alia för att komma till slutsatsen att mönstret inte gav den kunnige användaren ett nytt helhetsintryck, och således inte levde upp till kravet på särprägel. 28 Mål C-345/13 den 19 juni 2014, Karen Millen Fashions, ECLI:EU:C:2014: Mål C-345/13 den 19 juni 2014, Karen Millen Fashions, ECLI:EU:C:2014:2013, p OHIMs ogiltighetsavdelning, mål ICD den 27 april 2004, Eredu v. Arrmet, s

14 Nyhet Att en produkt är ny innebär i lagens mening att det inte finns någon tidigare känd identisk produkt tillgänglig vid ansöknings- eller prioritetsdagen. 31 Trots att utgångspunkten är att endast fotografisk likhet är nyhetsförstörande omfattas även så kallade kvasi-identiska produkter. 32 Det räcker med relativt marginella skillnader i formgivningen för att ett tidigare mönster inte ska anses vara nyhetsförstörande. Bedömningen av vad som är nytt är av expertkaraktär och görs objektivt utifrån vad som är nytt för en specialkunnig formgivare. 33 Nyhetskravet är globalt, men är trots det inte lika strikt som inom patenträtten. 34 Kravet är relativt då det är möjligt att erhålla mönsterrättsligt skydd inom EU trots att mönstret är känt i fackkretsar i andra delar av världen, förutsatt att det inte är känt inom EES. Detta scenario ter sig dock osannolikt då fackkretsar till sin natur ofta är globala. 35 För att ett mönster ska anses vara nytt krävs att det inte varit allmänt tillgängligt innan ansöknings- eller prioritetsdagen enligt 3 ML och artikel 5 och 7 EG-FGF. Ett tillgängliggörande kan utgöras av ett offentliggörande i samband med ett registreringsförfarande, om det har förevisats, använts i yrkesmässig verksamhet eller på annat sätt blivit känt. Patentbesvärsrätten konstaterade den 11 januari 2002 i mål nr (Mönster för en tallrik) att ett mönster för en anorexi-tallrik, designad av en student på Konstfack, inte hade gjorts allmänt tillgängligt i och med examinationen på Konstfack. Inte heller ett efterföljande seminarium på Karolinska institutet ansågs vara nyhetsförstörande. Utgången blev en annan i mål R 9/ den 26 mars 2010 i OHIMs besvärskammare. Målet gällde så kallade crocs, en typ av träskoformade skumgummiskor, som hade visats på en båtmässa innan ansökan om mönsterskydd hade ingetts till OHIM. Dessutom hade försäljning av skorna skett via en hemsida innan dagen för ansökan. Innehavaren av crocs argumenterade för att visningen på båtmässan inte varit nyhetsförstörande då deras monter på båtmässan varit liten och inte speciellt välbesökt. Dessutom hävdade de att de inte rörde sig inom sin fackkrets då det var en båtmässa och inte en skomässa. De menade även att hemsidan var osofistikerad och svår att nå, och att därför inte heller den var nyhetsförstörande. Föga förvånande höll inte besvärskammaren med. Visningen på båtmässan ansågs vara nyhetsförstörande då skor av den typ som crocs är utgör ett vanligt skoalternativ i båtsammanhang och båtmässan således var st ML och artikel 5 EG-FGF. 32 Levin, Mönsterskyddslag (1970:485) 2, Lexino Levin, Lärobok, s Levin, Mönsterskyddslag (1970:485) 3, Lexino Levin, Lärobok, s

15 en del av den relevanta fackkretsen. Efter det att motparten bevisat att par crocs sålts via hemsidan påpekade besvärskammaren att det innebär att potentiellt tiotusentals människor sett designen, vilket var nyhetsförstörande. Till regeln att ett mönster som är allmänt tillgängligt är nyhetsförstörande finns ett par viktiga undantag. För det första är tillgängliggöranden som sker efter en uttalad eller tyst överenskommelse om sekretess inte nyhetsförstörande. 36 För det andra kan formgivaren, efter det att designen gjorts tillgänglig för allmänheten inom EES av formgivaren själv, inom en tolv månaders så kallad nyhetsfrist eller grace period söka mönsterskydd utan att tillgängliggörandet anses vara nyhetsförstörande Betydelsen av funktionella- och must-fit-element Mönsterskyddet omfattar utseendet på produkter, inte produkters funktion. Av 4 a första stycket p. ML och artikel 8 (1) EG-FGF framgår att detaljer i en produkts utseende som uteslutande är bestämda av produktens funktion inte omfattas av skyddet. Då en produkt har både utseendemässiga detaljer som är betingade av funktion, och sådana som inte är det, kan funktionen skyddas patenträttsligt om den lever upp till kraven för patenterbarhet, och utseendet kan skyddas mönsterrättsligt. 38 Målande för vad som anses vara uteslutande bestämt av produktens tekniska funktion är Lindner-målet 39. En formgivare hade sökt designskydd för en avfallskvarn vars rotor hade ett speciellt mönster. OHIMs besvärskammare menade att syftet med utformningen av rotorn hade varit att uppnå en funktion, och att bedömningen inte ändrades av det faktum att funktionen kunde uppnås på flera alternativa sätt. 40 Vidare är s.k. must-fit-element undantagna från det skyddsbara området enligt 4 a första stycket 2 p. ML och artikel 8 (2) EG-FGF. Undantaget innebär att inget skydd kan erhållas för sammankopplingsdelen i en produkt. Syftet bakom undantaget är att driftskompatibiliteten mellan produkter från olika tillverkare inte bör försvåras. Sammankopplingsdelen ska därför inte vägas in i bedömningen av huruvida en formgivning uppfyller kraven för mönsterrättsligt skydd. 41 Till denna undantagsregel finns i sin tur ett undantag, det s.k. LEGO-undantaget. Av 4 a andra stycket ML och artikel 8.3 EG-FGF framgår att skydd ska kunna erhållas för en formgivning som tillåter att inbördes utbytbara produkter sammanfogas eller förbinds med 36 Artikel 7 (3) EG-FGF och 3 2 st 2 p. ML a ML och artikel 7 (2) (b) EG-FGF. 38 Levin, Lärobok, s OHIMs besvärskammare, mål R 690/ den 22 oktober OHIMs besvärskammare, mål R 690/ den 22 oktober 2009, p Se p. 14 i ingressen till direktiv 98/71/EG. 15

16 varandra ett stort antal gånger inom ett modulsystem. Detta innebär att även sammankopplingsdelen ska vägas in i bedömningen av huruvida formgivningen lever upp till kraven på nyhet och särprägel. 2.3 Sammansatta produkter Skyddet för sammansatta produkter i allmänhet, och för bilreservdelar i synnerhet, har länge varit föremål för debatt 42 och frågan är ännu inte harmoniserad inom EU. Av övergångsbestämmelsen i artikel 110 EG-FGF framgår att det inte är möjligt att erhålla gemenskapsrättsligt skydd för en formgivning som utgör en beståndsdel i en sammansatt produkt och som används för att möjliggöra reparation av denna sammansatta produkt så att den återfår sitt ursprungliga utseende, med andra ord reservdelar. Konstruktionen i direktivet är sådan att medlemsstaterna, fram till dess att ändringar i direktivet görs, får behålla sin nationella lagstiftning på området och har möjlighet att införa ändringar endast om de går i en liberaliserande riktning på reservdelsmarknaden. 43 Enligt svensk rätt kan skydd erhållas för en beståndsdel i en sammansatt produkt endast om den blir synlig vid normal användning av produkten. 44 I Sverige kan således karossdelar och övriga synliga reservdelar till bilar skyddas. 45 Att delen ska vara synlig vid normal användning innebär att delar som enbart blir synliga för en reparatör inte omfattas. Inte heller omfattas de delar som blir synliga då en konsument lyfter på motorhuven för att exempelvis fylla på olja då den typen av underhåll inte anses vara normal användning. Däremot kan foder till kläder och väskor omfattas då de inte enbart blir synliga vid någon typ av underhåll, utan vid den faktiska användningen. 46 Växjö tingsrätts dom den 12 juni 2003 i mål nr T tjänar som en bra illustration till kravet på synlighet vid normal användning. Intrångsmålet rörde en hållare för registreringsskyltar till bilar. Domstolen slog fast att skylthållaren var en beståndsdel av bilen då alla bilar måste ha en, och att bedömningen i intrångsfrågan måste utgå från de delar av hållaren som förblir synliga med skylten monterad, då det är så en slutanvändare ser den. 42 Se bl.a. Hulth, Lottie-Ann, Malm, Annika & Adamsson, Peter, I gränslandet mellan olika skyddsformer. Skyddet för design, NIR 1/2005, s Artikel 14 direktiv 98/71/EG a första stycket 2 p. ML. 45 Levin, Lärobok, s Levin, Lärobok, s

17 2.4 Ensamrätten Den som erhåller mönsterrättsligt skydd har ensamrätt till kommersiellt utnyttjande av den skyddade formgivningen. 47 Bestämmelserna i förordningen och mönsterskyddslagen innehåller några exempel på vad som utgör kommersiellt utnyttjande, så som tillverkning, utbjudande, marknadsföring, import och export. De exempel som anges är icke uttömmande för vad som kan utgöra ett kommersiellt utnyttjande, även om det är svårt att föreställa sig ett utnyttjande som inte täcks av exemplen. 48 Ensamrättens räckvidd avgränsas av undantagen. Utnyttjande som sker i privat bruk och utan vinstsyfte är enligt 7 1 stycket ML och artikel 20 (1) EG-FGF undantagna från ensamrätten. Privat bruk och utan vinstsyfte ska läsas som kumulativa rekvisit. Vidare är utnyttjande i experimentsyfte och utnyttjande för citering och undervisning undantaget. 49 För citaträtten gäller detsamma som inom upphovsrätten, citering får inte ske i syfte att sko sig själv. 50 Principen om EES-vid konsumtion gäller för mönsterrätt enligt 7 b ML och artikel 21 EG- FGF. Ensamrätten till det enskilda objektet konsumeras inom hela EES-området då produkten släpps på den inre marknaden av mönsterhavaren själv eller med dennes samtycke. 2.5 Skyddsomfång Bedömningen av skyddsomfånget korresponderar med vad som krävs för att erhålla mönsterskydd initialt. Det går således inte att få ett bredare skydd vid en intrångsbedömning än vad innehavaren fick vid själva registreringen. 51 Produktens särprägel blir därför avgörande och hänsyn tas även vid intrångsfrågor till formgivarens grad av frihet vid utformningen av produkten. 52 Skyddsomfånget för mönsterrätter är olika stort för registrerade respektive oregistrerade rättigheter, där den senare har ett snävare skyddsomfång. Skyddet för registrerade mönster omfattar all användning av mönster som inte ger den kunnige användaren ett annat helhetsintryck än den registrerade formgivningen. 53 Ond tro eller faktisk vetskap om den registrerade rättigheten är irrelevant för frågan om skyddsomfång och intrång. Detta gäller med undantag för fall då tredje man använt sig av, eller gjort allvarliga och faktiska förberedelser för, att använda en design som är skyddad som en 47 5 ML och artikel 19(1) EG-FGF. 48 Levin, Lärobok, s andra och tredje stycket ML och 20(1) EG-FGF. 50 Levin, Lärobok, s Levin, Mönsterskyddslag (1970:485) 5, Lexino andra stycket ML och artikel 10 EG-FGF. 53 Levin, Lärobok, s

18 gemenskapsformgivning, före ansöknings- eller prioritetsdagen. 54 Då det påstådda intrångsobjektet utgörs av en registrerad rättighet krävs inte att någon hävningstalan föregår förhandlingarna avseende intrång, utan intrångsprocessen kan inledas omedelbart. 55 Svea Hovrätt förde i mål T den 23 april 2002 (Publicerade bilder) ett resonemang som liknar det som används inom patenträtten vid frågor om skyddsomfång. Domstolen utgick från att endast det som går att se på de publicerade bilderna av ett mönster går att använda för att avgöra skyddsomfånget. Detta ter sig lämpligt då betydelsen av en registrering skulle försvagas avsevärt om bedömningen gjordes utifrån omständigheter hänförliga till faktorer utanför registreringen. Vidare skulle ett sådant resonemang teoretiskt sett kunna leda till att det för aktörer på marknaden skulle bli svårt att avgöra vad som är fritt för användning. Detta skulle innebära att aktörer i god tro skulle kunna begå intrång just på grund av att det blir oförutsägbart vad som faktiskt ryms inom skyddsomfånget. Utgångspunkten för bedömningen är om det påstådda intrångsobjektet ger ett annat helhetsintryck än den registrerade formgivningen. I Dyson-målet 56 som avgjordes i den brittiska appellationsdomstolen hade domstolen att avgöra om en dammsugare gjorde intrång i Dysons registrerade rättighet. Dysons registrerade mönster Påstått intrångsobjekt Domstolen konstaterade efter att ha diskuterat likheter och olikheter hos formgivningarna att Dysons design har mjuka former och ett elegant uttryck, medan det påstådda intrångsobjektet har robusta vinklar och ett industriellt uttryck. Formgivningarna skiljde sig således åt avseende helhetsintrycket och något intrång hade inte skett. 57 Domstolen tog vid bedömningen av skyddsomfånget hänsyn till hur stort steget från tidigare formgivningar varit. 54 Artikel 22 EG-FGF. 55 Mål C-488/10 den 16 februari 2012, Celaya Emparanza y Galdos Internacional, ECLI:EU:C:2012: Court of Appeal (UK) [2011] EWCA Civ 1206, mål A3/2010/ Court of Appeal (UK) [2011] EWCA Civ 1206, mål A3/2010/2498, p

19 Ju större steget är, desto större blir även skyddsomfånget. 58 I detta fall var steget från tidigare formgivningar av dammsugare stort, men inte stort nog för att täcka det påstådda intrångsobjektet. I PepsiCo-fallet konstaterade EU-domstolen att den kunnige användaren, när det är möjligt, kommer att göra en direkt jämförelse av de omtvistade formgivningarna och att endast då det inte är möjligt kommer en indirekt jämförelse att göras. 59 Den oregistrerade formgivningen åtnjuter visserligen, på samma sätt som den registrerade mönsterrätten, skydd mot all slags användning utöver sådan som sker privat, i experimentellt syfte eller i citeringssyfte. 60 Ensamrätten omfattar, i likhet med vad som gäller inom upphovsrätten, endast handlingar som är ett resultat av att den skyddade formgivningen efterbildats. 61 Den produkt som är ett resultat av ett självständigt skapande av en annan formgivare utgör således inte något intrång. 62 Konstruktionen leder till att frågor om ond respektive god tro blir avgörande då en formgivning påstås göra intrång i en oregistrerad mönsterrätt. 63 Bevisbördans placering avseende påstådda intrång i oregistrerade mönsterrättigheter behandlas inte i formgivningsförordningen. Frågan diskuterades i mål C-479/12 den 13 februari 2014, H. Gautzsch Großhandel, där EU-domstolen slog fast att frågor om bevisbörda enligt artikel 88 EG-FGF ska fastställas av nationell rätt. Domstolen poängterade dock att de nationella reglerna måste iaktta principerna om likvärdighet och effektivitet, och att det i praktiken inte får vara omöjligt eller orimligt svårt för enskilda att utöva sina unionsrättsliga rättigheter. 64 Det finns även för oregistrerade rättigheter en presumtion om giltighet enligt artikel 85 (2) EG-FGF. Av Karen-Millen-fallet 65 framgår att det inte åligger innehavaren av en oregistrerad formgivning att bevisa särprägel, utan att det räcker att innehavaren anger vilka beståndsdelar i formgivningen som är särpräglade. 66 I praktiken betyder detta att den som påstår att designen inte är särpräglad har bevisbördan för det påståendet. I det aktuella målet hade 58 Court of Appeal (UK) [2011] EWCA Civ 1206, mål A3/2010/2498, p Mål C-281/10 P den 20 oktober 2011, PepsiCo mot Grupo Promer Mon Graphic, ECLI:EU:C:2011:679, p Artikel 20 EG-FGF. 61 Artikel 19(2) EG-FGF. 62 Se p. 21 i preambeln till EG-FGF. 63 Levin, Lärobok, s C-479/12, Gautzsch Großhandel, p Mål C-345/13 den 19 juni 2014, Karen Millen Fashions, ECLI:EU:C:2014: Mål C-345/13 den 19 juni 2014, Karen Millen Fashions, ECLI:EU:C:2014:2013, p

20 intrångsgöraren direkt kopierat formgivningen. Då de inte kunde bevisa att Karen Millens formgivning saknade särprägel och det rörde sig om direkt kopiering vann Karen Millen framgång med sin intrångstalan. 3 Upphovsrätten 3.1 Inledning och skyddsobjektet Upphovsrätten, däri inkluderad brukskonsten, är inte harmoniserad inom EU och således råder territorialitetsprincipen. Inte ens i Norden där lagtexterna för upphovsrätt är näst intill likalydande är praxis på brukskonstens område densamma. 67 Brukskonst omfattas av upphovsrätt i Sverige enligt 1 kap. 1 första stycket 6 p. i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk [cit. URL]. Med brukskonst avses både konstindustri och konsthantverk. 68 Alla möjliga alldagliga föremål så som husgeråd och möbler kan utgöra brukskonst. Även kläder, 69 leksaker 70 och smycken kan skyddas enligt URL. Trots att människan alltid varit intresserad av smycken och efterfrågan alltid varit stor, är praxis på området obefintlig. Upphovsrättens skyddsobjekt har varierat över tid då föreställningar om vad som är konstnärligt är i ständig förändring. Bedömningarna av vad som kvalificeras för upphovsrättsligt skydd går i en liberaliserande riktning och allt mer anses nå upp till kraven. 71 Denna utveckling stämmer väl överens med EU-domstolens praxis kring originalitetsbegreppet. 3.2 Skyddets uppkomst och varaktighet Upphovsrätt uppstår formlöst i och med att ett verk skapas och kan i Sverige inte registreras. Regeln har sin grund i artikel 5 (2) i Bernkonventionen för skydd av litterära och konstnärliga verk som stadgar att rättigheterna åtnjutes och utövas utan att någon formalitet behöver iakttagas. Skyddet gäller enligt 43 URL till utgången av det sjuttionde året efter upphovsmannens dödsår Levin, Lärobok, s SOU 1956:25 Upphovsmannarätt till litterära och konstnärliga verk, s NJA 1995 s. 164 (Stickad tunika). 70 Hovrätten över Skåne och Blekinge, mål T (Nalle Puh). 71 Levin, Lärobok, s Skyddstiden enligt URL är längre än det krav på minst 50 år som uppställs i artikel 7 Bernkonventionen. 20

21 3.2.1 Skyddsförutsättningar I svensk rättstradition har kravet för rättsligt skydd varit att verket måste nå upp till verkshöjd. EU-domstolen har emellertid använt begreppet originalitet för att bestämma vad som når upp till kravet för skydd. Högsta domstolen slog i målet NJA 2015 s (C More Entertainment) fast att begreppet verkshöjd har samma innebörd som originalitetsbegreppet. Det betyder att svensk praxis som tagit sin utgångspunkt i verkshöjdsbegreppet alltjämt är relevant. I de rena, klassiska konstfallen där möjligheterna till variationer i utförande är oändliga är bedömningen av huruvida något har skydd inte speciellt problematisk. På brukskonstens område där utseendet är sammankopplat med föremålets funktion blir bedömningen desto svårare. 73 Om produkter skulle erkännas ett allt för stort skyddsomfång i de fallen skulle konsekvensen kunna bli oönskade konkurrensbegränsningar. 74 Enligt EU-domstolens praxis gäller dock samma originalitetskriterium inom hela upphovsrätten. I mål C-5/08 Infopaq definierade domstolen originalitet som upphovsmannens egna intellektuella skapelse, som uppstår genom en personlig skapande insats. Det finns inga skäl att tro att brukskonsten och industridesignen skulle undantas från detta synsätt. 75 Men även med gemenskapsrättsliga krav kan de komma att tillämpas lite olika beroende på om det rör sig om ett klassiskt konstnärligt verk eller industridesign, eftersom utrymmet för nyskapande skiljer sig åt avsevärt. 76 Originalitetskriteriet tillämpas alltså även på industridesignen, men tillämpningen av kriteriet blir annorlunda då spelrummet för nyskapande begränsas av element som är nödvändiga för produktens funktionalitet. EU-domstolen har i Mål C-145/10 den 1 december 2011, Painer, klargjort att ett verk når upp till kravet på originalitet då det utgör en intellektuell skapelse som avspeglar upphovsmannens egen personlighet. Detta är enligt domstolen fallet när formgivaren genom sin kreativitet kan göra fria och kreativa val. 77 NJA 2009 s. 159 (Mini Maglite) gällde frågan om huruvida IKEA genom sin försäljning av ficklampor gjort intrång i Mini Maglites upphovsrätt. Domstolen slog fast att Mini Magliteficklampan hade upphovsrättsligt skydd då formgivningen höjer sig över att vara banal eller trivial och att den inte utgör ett resultat av en rutinmässig arbetsinsats. De poängterade att en annan formgivare sannolikt hade gett ficklampan en åtminstone delvis annan utformning. 73 Levin, Lärobok, s Levin, Lärobok, s Levin, Lärobok, s Levin, Lärobok, s Mål C-145/10 den 1 december 2011, Painer, ECLI:EU:C:2011:798, p

22 Ficklampan ansågs vara något utöver ett funktionellt objekt och visade prov på en konsekvent och välavvägd formgivningsinsats. Domstolen poängterade emellertid att frågan om verkshöjd i detta fall var ett gränsfall. Överst: Mini Maglite. Nederst: IKEAs ficklampa. Det s.k. dubbelskapandekriteriet kan användas som en hjälpregel vid bedömningen av ett verks originalitet. Enligt förarbetena innebär kriteriet att skapandet bör vara av sådan karaktär att risken för att samma produkt skulle framkomma genom en annan formgivares självständiga skapande är obefintlig eller åtminstone mycket ringa. 78 Högsta domstolen underströk i det tidigare nämnda NJA 2015 s (C More Entertainment) att dubbelskapandekriteriet är just en hjälpregel som kan användas för att avgöra om ett alster når upp till kravet på originalitet, samt även vid bedömningen av verkets skyddsomfång. Det kan däremot inte ensamt användas för att avgöra ifall kravet på originalitet är uppfyllt. Kriteriet kan utan några större svårigheter användas för traditionell brukskonst där variationsmöjligheterna är stora, så som vid porslinsmålning eller ornamentering. Dubbelskapande är mer troligt där verket är beroende av funktionella element, 79 varför kriteriet inte med samma lätthet låter sig appliceras på industridesign. Lagen ställer varken några kvalitetskrav eller krav på verkets syfte för att uppnå skydd. 80 Det krävs emellertid att verket är skapat av en människa. 81 Det är tänkbart att artificiell intelligens i framtiden, eller kanske redan nu, skulle kunna skapa bl.a. industridesign. Den typen av 78 Prop. 1969:168 med förslag till mönsterskyddslag m.m. s Levin, Marianne, Vilket brukskonstskydd kan vi leva med?, NIR 2/1994, s Levin, Lärobok, s Levin, Lärobok, s

23 skapelser omfattas i så fall inte av URL eftersom skapandet, åtminstone i det sista ledet, inte skett av en människa. Svensk Forms Opinionsnämnd utgör ett sakkunnigorgan vars utlåtanden är normgivande, men inte juridiskt bindande, för vilka produkter som ska anses ha verkshöjd på brukskonstens område. 82 Domstolarna tenderar att fästa stor vikt vid nämndens bedömningar av verkshöjd, och frångår mycket sällan dess utlåtanden. 83 Däremot har nämndens bedömningar av intrångsfrågor inte tillerkänts samma betydelse. 84 Nämndens bedömningar av verkshöjd på brukskonstområdet har under senare år gått i en mildare riktning 85 varför allt mer kan antas omfattas av skyddet Betydelsen av funktionella element Det som är rent tekniskt, där formen är utslagsgivande för funktionen, omfattas inte av upphovsrättsligt skydd. Istället kan sådana produkter, i den mån de lever upp till kraven för patenterbarhet, skyddas enligt patenträtten. 86 Kollisioner mellan upphovsrätt och patenträtt är ovanliga då deras respektive skyddsobjekt är väsensskilda. Därför är inte heller frågan om funktionella element hos upphovsrättsligt skyddade verk speciellt väldiskuterad i praxis eller doktrin. Funktionella element påverkar ändock upphovsrätten på så sätt att hänsyn vid originalitetsbedömningen måste tas även till de funktionella elementen. Beståndsdelar som krävs för att uppnå en viss effekt och som traditionellt har använts för att uppnå denna effekt, exempelvis fyra ben på en stol, kan knappast vara originellt nog för upphovsrätt. På så vis kan funktionella element indirekt påverka möjligheten till upphovsrätt, även om inslag av funktionella element i sig inte är utslagsgivande för upphovsrätt. 3.3 Ensamrätten Innehavaren av en upphovsrätt har rätt att ekonomiskt tillgodogöra sig alla de utnyttjanden av ett verk som anges i 2 URL. Upphovsrätten innefattar en uteslutande rätt att förfoga över verket genom exemplarframställning och tillgängliggöranden för allmänheten i ursprungligt eller ändrat skick, i översättning eller bearbetning, i annan litteratur- eller konstart eller i 82 SOU 1965:61, Mönsterskydd betänkande med förslag till lag om mönster m. m. s Bengtsson, Henrik, Skydd för bruksvaror den rättsliga betydelsen av Svensk Forms Opinionsnämnds yttranden, NIR 5/2005, s Bengtsson, Henrik, Skydd för bruksvaror den rättsliga betydelsen av Svensk Forms Opinionsnämnds yttranden, NIR 5/2005, s Bernitz, Ulf, Pehrson, Lars, Rosén, Jan & Sandgren Claes, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, 14 u., Jure Förlag, 2017, s Levin, Lärobok, s. 65 ff. 23

24 annan teknik. Vidare kan det röra sig om exemplarframställning oavsett om det sker tillfälligt eller permanent och oavsett om det sker helt eller delvis. Av mål C-5/08 Infopaq framgår att så lite som ett utdrag av 11 ord kan utgöra ett mångfaldigande om det ger uttryck för upphovsmannens egna intellektuella skapelse. 87 Undantag till upphovsrätten gäller bland annat för privatkopiering enligt 12 och citaträtten enligt 22. Exemplarframställning är av uppenbara skäl en viktig ensamrätt för den som har upphovsrätt till en industridesign. Även tillgängliggöranden för allmänheten, i synnerhet spridningsrätten, kan emellertid vara av intresse. EU-domstolen slog i mål C-5/11 den 21 juni 2012, Donner, fast att det för att spridningsrätten ska aktualiseras räcker med att reklam riktas till allmänheten i en medlemsstat. I det senare målet C-516/13 den 13 maj 2015, Dimensione Direct Sales och Labianca, ansågs reklam för skyddade verk i form av möbler utgöra spridning till allmänheten oavsett om reklamen lett till att någon konsument förvärvat själva produkten. EU-domstolens praxis i fråga om spridningsrätten och reklam riktad till allmänheten i en medlemsstat är med andra ord tydlig och gäller fullt ut även för brukskonst. Den 13 oktober 2016 avkunnade Patent- och marknadsdomstolen dom i det uppmärksammade målet avseende Designers Revolt och frågan om huruvida de genom sin saluföring av möbler och lampor gjort intrång i en mängd upphovsrätter. 88 Designers Revolt tillverkade kopior av en mängd populära möbler och lampor. Affärsidén gick ut på att driva verksamheten från Storbritannien där skyddstiden för brukskonst bara är 25 år, och därför hade utlöpt för de aktuella produkterna. Bolaget hade ett lager och två anställda i Sverige och en stor del av försäljningen skedde till svenska konsumenter. Domstolen kom föga förvånande fram till att URL var tillämplig, och inte Storbritanniens upphovsrättslagstiftning som Designers Revolt menade. Detta då verksamheten ansågs ha bedrivits i Sverige, vilket är helt i linje med EUdomstolens praxis. Det dömdes i fallet ut historiskt höga skadestånd, dessutom utdömdes såväl böter som fängelse. Domen är i skrivande stund överklagad. 3.4 Skyddsomfånget Upphovsrätt utgör inte något idé-, motiv- eller konceptskydd, utan är ett skydd för den konkreta formen hos ett verk. 89 Detta innebär inte att det intrångsgörande objektet måste ha samma form som originalet för att göra intrång. Skyddet omfattar verk som överförts från 87 Mål C-5/08 den 16 juli 2009, Infopaq International, ECLI:EU:C:2009:465, p Patent och marknadsdomtolen, mål B den 13 oktober 2016 (Designers Revolt). 89 WIPO Copyright Treaty, artikel 2. 24

25 tvådimensionell form till tredimensionell och vice versa. Exempelvis omfattas således föremål skapade utifrån en teckning eller ritning. 90 Upphovsrätten skyddar mot efterbildningar. Omfånget bestäms av 2 första stycket URL och omfattar som ovan nämnt även skyddade verk i ändrad form. Av 4 andra stycket URL framgår att verk som tillkommit självständigt och i fri anslutning till ett verk inte är beroende av rätten till originalverket. Det rör sig således om ett subjektivt nyhetskrav där det för intrång krävs kännedom om verket. Professor Levin formulerar det koncist på följande sätt: utan kännedom, ingen efterbildning. 91 Om det senare verket ger samma estetiska upplevelse som det äldre verket är det antagligen en efterbildning, men bedömningen måste alltid göras i det enskilda fallet. 92 Inom brukskonsten gäller samma principer som för upphovsrätten i stort ju större originalitet desto större skyddsomfång. Men eftersom att brukskonsten ofta är beroende av funktionella element är utrymmet för originalitet begränsat, och skyddet täcker i praktiken bara mer eller mindre identiska efterbildningar av verket. 93 I det så kallade smultron-målet 94 väckte Borås Wäfveri AB (Borås) talan mot Modegrossisten AB (Modegrossisten). Borås saluförde ett tyg med smultronmönster (smultron) och Modegrossisten sålde ett liknande tyg med jordgubbsmönster (jordgubbar), som Borås menade gjorde intrång i deras upphovsrätt. Frågan i målet var ifall smultron uppnådde verkshöjd och i så fall om jordgubbar gjorde intrång i upphovsrätten. Det stod i målet klart att Modegrossisten kände till tyget smultron. För att skapa jordgubbstyget hade Modegrossisten tagit ett tidigare mönster med plommonmotiv, förminskat mönstret och ersatt plommonen med jordgubbar. 90 Levin, Lärobok, s. 119 f. 91 Levin, Lärobok, s Levin, Lärobok, s Levin, Lärobok, s NJA 1994 s. 74 (Smultronmålet). 25

26 Smultron Jordgubbar (påstått intrångsobjekt) Högsta domstolen menade, i enlighet med opinionsnämndens yttrande, att smultron uppvisade den självständighet och den särprägel som krävs av ett verk för att det ska förtjäna skydd enligt upphovsrättslagen. Opinionsnämnden menade att helhetsintrycket av jordgubbar var detsamma som för smultron och att jordgubbar därför låg inom skyddsomfånget. Domstolen gick inte på nämndens linje utan slog fast att skyddet omfattar efterbildning av den konkreta och bestämda formen hos ett verk. Skyddsomfånget var begränsat då tyget bestod i ett utnyttjande av naturalistiska komponenter i form av bär och blad. Olikheterna tygen emellan ansågs vara så pass stora att jordgubbar föll utanför skyddsomfånget. Högsta domstolen gjorde således en generös bedömning av verkshöjd med konsekvensen att skyddsomfånget blev snävt. Domen har, av flera skäl, mötts av kraftig kritik. 95 Bland annat råder osäkerhet kring varför domstolen valde att använda sig av begreppet särprägel som tidigare varit främmande för upphovsrätten, och det har spekulerats kring ifall detta var ett försök till att införa ett nytt kriterium för verkshöjd. Av målet framgår även en bevisregel som innebär att den som påstår att en efterbildning och intrång har skett har bevisbördan för det påståendet. Om det finns framträdande likheter mellan tidigare och senare verk föreligger däremot en presumtion för efterbildning. Det åligger då den påstådda intrångsgöraren att bevisa att skapandet av det senare verket skett självständigt. 95 Se bl.a. Karnell, Gunnar, Högsta domstolen bland smultron och jordgubbar, mellan tva stolar?, NIR 1/1994 s

27 På trendkänsliga marknader, så som inom modeindustrin, är det inte ovanligt att likartade produkter som ger i stort sett samma helhetsintryck samexisterar. Sådana branscher skulle inte fungera om betydande likheter inte accepterades. 96 Högsta domstolen har i NJA 1995 s. 164 (Stickad tunika), ett mål som rörde upphovsrätt till en stickad tunika, uttalat att det inom modeindustrin inte är acceptabelt med alltför närgångna efterbildningar av verk. Domstolen menade att det även från samhällssynpunkt finns starka skäl att söka hindra alltför långtgående efterbildningsverksamhet och i stället uppmuntra kompetenta och seriösa formgivarinsatser. Domstolen slog fast att även kombinationer av tidigare kända formelement kan vara skyddsvärda i fall då kombinationen ger uttryck för originalitet. Tunikan hade stickats med en kombination av olika sticktekniker och var utsvängd nertill, vilket ledde till domstolens bedömning att plagget uppnådde verkshöjd. Det råder inget tvivel om att det är möjligt att erhålla upphovsrättsligt skydd för modeprodukter. Som ett resultat av trängseln på modemarknaden är istället skyddsomfånget ofta snävt för skyddade produkter. Att det är möjligt att erhålla skydd betyder inte att alla modeprodukter når upp till kraven. Inte heller betyder det att upphovsrätten ska fungera som en slasktratt för produkter som inte kan erhålla skydd på annan väg. Det krävs alltjämt att verket når upp till originalitetskravet och på så sätt bidrar till konstens utveckling. 97 I linje med det sagda konstaterade Svea hovrätt i målet om kappan Maja att plagget enbart visade exempel på enkla variationer av tidigare kända formelement på ett sätt som inte var originellt nog för att motivera upphovsrättsligt skydd. 98 Upphovsrättsligt skyddad tunika Ej skyddad kappa Maja 96 Levin, Lärobok, s Löfgren, Christer, Det var för väl!, Brandnews Svea hovrätt, mål T (Kappan Maja). 27

28 4 Varumärkesrätten 4.1 Inledning och skyddsobjektet Rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar [cit. EU-VMD] har införlivats i Sverige genom varumärkeslagens (2010:1877) [cit. VML] regler som är tillämpliga på svenska varumärken. 99 EU-varumärken regleras sedan den 23 mars 2016 genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2424 av den 16 december 2015 om ändring av rådets förordning (EG) nr 207/2009 om gemenskapsvarumärken och av kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärke samt om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 2869/95 om de avgifter som skall betalas till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) [cit. EU-VMF]. Skyddsobjektet inom varumärkesrätten är länken mellan kunden och företaget med andra ord en produkts särskiljande ursprungsangivelse. 100 Motiveringen till det potentiellt eviga varumärkesskyddet är alltså konsumentens intresse av att kunna särskilja en näringsidkares produkter och tjänster från en annans ett skäl som inte försvinner över tid. Motiveringen är olikartad dem bakom mönsterrätten och det upphovsrättsliga brukskonstskyddet, som båda naturligt omfattar tredimensionella produkter. När varan blir sitt eget varumärke uppstår lätt problem för konsumenten att uppfatta varan som just varukännetecken i stället för att som traditionella varumärken bestå av symboler i form av ord eller figurer. Det ställs principiellt sett inga andra krav på varumärken som utgörs av själva varan eller dess förpackning, så kallade utstyrselvarumärken, än det gör på andra typer av varumärken. 101 Lagstiftaren vill emellertid inte ge en otillbörlig konkurrensfördel genom evigt skydd till något som inte fungerar som en ursprungsangivelse Skyddets uppkomst och varaktighet Varumärkesrätt i Sverige kan uppnås på fyra sätt. Om kraven för registrerbarhet är uppfyllda, så är det möjligt att registrera ett varumärke hos PRV enligt 1 kap. 6 första stycket VML. På liknande sätt går det att registrera ett varumärke hos EUIPO enligt 6 artikeln EU-VMF och innehavaren får då en ensamrätt som gäller inom hela unionen. Ensamrätt i Sverige, eller 99 Sverige måste senast den 14 januari 2019 införliva det nya direktivet 2015/2436 för tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning. 100 Levin, Lärobok, s Mål C-136/02 P den 7 oktober 2004, Mag Instrument mot OHIM, ECLI:EU:C:2004:592, p Mål C-321/03 den 25 januari 2011, Dyson, ECLI:EU:C:2007:51, p

29 inom vissa områden i Sverige, kan också förvärvas genom inarbetning enligt 1 kap. 7 VML. Ett varumärke anses inarbetat om det här i landet inom en betydande del av den krets till vilken det riktar sig (omsättningskretsen) är känt som beteckning för de varor eller tjänster som tillhandahålls under kännetecknet. Slutligen framgår det av 1 kap. 6 andra stycket att skydd kan uppkomma i Sverige i form av en internationell registrering genom Madridsystemets protokoll som Sverige designerat. Godkända ansökningar resulterar då i ett knippe nationella registreringar administrerade av WIPO. Till skillnad från ensamrätten till design eller upphovsrätt är varumärkesskyddet i teorin evigt. Eftersom syftet bakom varumärkesskyddet är att konsumenten ska kunna avgöra en produkts ursprung, ett syfte som förblir så länge produkten finns på marknaden, är det inte motiverat att begränsa skyddet i tid. En varumärkesregistrering gäller i tio år och kan således förnyas ett obegränsat antal gånger. 103 Ensamrätten till ett inarbetat, men inte registrerat, varumärke upphör när varumärket inte längre uppfyller kraven för inarbetning. 4.3 Skyddsförutsättningar Gemensamt för nationella varumärken och EU-varumärken är att de, för att uppnå rättsligt skydd, måste ha särskiljningsförmåga. 104 I 1 kap. 4 VML ställs vidare krav på att ett varumärke ska kunna återges grafiskt. I EU-VMF artikel 4 är kravet på grafisk återgivning avskaffat och istället krävs att kännetecknet kan återges i registret på ett sätt som gör det möjligt för de behöriga myndigheterna och allmänheten att klart och tydligt avgöra föremålet för det skydd som beviljats innehavaren Särskiljningsförmåga Patent- och registreringsverkets praxis har i och med Sveriges inträde i EU successivt anpassats till EUIPOs praxis 106 och de rättsliga bedömningarna myndigheterna emellan torde därför vara överensstämmande avseende det väsentliga. Bedömningen av ett varumärkes särskiljningsförmåga görs utifrån den fiktiva genomsnittskonsumenten som är normalt informerad och skäligen upplyst. 107 I mål C-24/05 P den 22 juni 2006, Storck mot OHIM, avseende registreringsansökan för formen på en karamell slog EU-domstolen i punkt 72 fast att köptillfället var avgörande för bedömningen av varumärkets särskiljningsförmåga kap. 32 VML och artikel 46 EU-VMF kap. 4-5 VML och artikel 4 EU-VMF. 105 Kravet på grafisk återgivning kommer att avskaffas även i VML i och med genomförandet av artikel 3 i det nya direktivet 2015/2436 för tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning. 106 Levin, Lärobok, s Mål C-210/96 den 16 juli 1998, Gut Springenheide GmbH och Rudolf Tusky mot Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt, ECLI:EU:C:1998:369, p

30 Ansökan avslogs bland annat på grund av att konsumenten inte uppfattar karamellens form förrän omslagspapperet tas bort. Eftersom det sker efter själva köpet kan formen inte fungera som en ursprungsangivelse. Vissa kännetecken anses ha bristande särskiljningsförmåga på grund av undantag motiverade av frihållningsbehovet. Varukännetecken som endast består av varans eller tjänstens kvalitet, kvantitet, art, avsedda användning med mera, måste hållas fritt så att alla leverantörer är fria att beskriva sin produkt. 108 Detsamma gäller för det som genom dagligt språkbruk eller som vedertagen beteckning i branschen kommit att beteckna varor eller tjänster av den typen. 109 Särskiljningsförmåga kan antingen vara ursprunglig genom att varumärket i sig innehar särskiljningsförmåga, eller så kan den vara förvärvad genom användning av ett varumärke som inte initialt hade någon särskiljningsförmåga. 110 Till och med vardagliga ord, symboler och former kan med tiden få en betydelse så som ursprungsangivelse genom att det använts som varumärke. Särskiljningsförmågan bedöms utifrån de varor eller tjänster som varumärket används, eller är avsett för. 111 I teorin ställs, som nämnt ovan, samma krav på utstyrselvarumärken som på andra, traditionella, varumärken. 112 Frågan blir om varumärket vid en helhetsbedömning lämpar sig som identifikationsmedel för konsumenter. 113 Hänsyn måste då även tas till att konsumenten inte nödvändigtvis uppfattar en utstyrsel som en ursprungsangivelse. Genomsnittskonsumenten är van vid att ord- eller figurmärken anger en varas ursprung. Däremot är de inte vana vid att former eller förpackningar utan grafik eller text utgör en uppgift om varans ursprung. Därför kan det vara svårare att påvisa ett sådant tredimensionellt varumärkes särskiljningsförmåga än ett ord- eller figurmärkes. 114 Det krävs för registrerbarhet att varumärket kraftigt avviker från normen eller från vad som är sedvanligt i branschen ; ju mer formen närmar sig vad som är sedvanligt, desto mindre är dess särskiljningsförmåga. 115 För utstyrselvarumärken, som ofta utgör hela eller en del av själva produkten, är det sannolikt att formen är lik vad som är sedvanligt i branschen. Det kan kap. 5 2 st 1 p. VML kap. 5 2 st 2 p. VML kap 5 3 st VML kap 5 1 st VML och artikel 4 EU-VMF. 112 Mål C-136/02 P den 7 oktober 2004, Mag Instrument mot OHIM, ECLI:EU:C:2004:592, p Mål C-342/97 den 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, ECLI:EU:C:1999:323, p Mål C-136/02 P den 7 oktober 2004, Mag Instrument mot OHIM, ECLI:EU:C:2004:592, p Mål C-136/02 P den 7 oktober 2004, Mag Instrument mot OHIM, ECLI:EU:C:2004:592, p

31 därför vara svårare att uppnå särskiljningsförmåga för utstyrselvarumärken än för traditionella varumärken, trots att de objektiva kraven inte skiljer sig åt. Även om utstyrseln avviker från vad som är sedvanligt i branschen är det inte givet att kravet på särskiljningsförmåga är uppfyllt. Hänsyn måste också tas till om formen utgör ett naturligt steg i produktutvecklingen för den aktuella typen av produkt. Om formen endast utgör ett naturligt steg i produktutvecklingen innehar formen, trots att den avviker från vad som är sedvanligt i branschen, inte särskiljningsförmåga. 116 Vidare måste hänsyn tas till hur stort utbudet på marknaden är. I mål (Flaska för parfym) ansåg Patentbesvärsrätten att en parfymflaska saknade särskiljningsförmåga, eftersom utbudet av parfymer är stort och konsumenten då har mindre anledning att uppfatta utstyrseln som en ursprungsangivelse. Bedömningen av vad som är vanligt i branschen är inte statisk. Som en illustration av det sagda kan nämnas disktabletternas historia hos dåvarande OHIM. År 2000 fanns över 100 registreringar av utstyrselvarumärken i form av disktabletter hos OHIM. Den stora mängden registreringar ledde till en uppsjö av intrångsprocesser och OHIM ogiltigförklarade så småningom samtliga registreringar på grund av inflation i systemet. Vad som vid ansökningarna ansetts avvika från vad som var sedvanligt i branschen hade vid tidpunkten för ogiltigförklaringarna blivit sedvanligt. Enligt OHIM saknade det betydelse att just en viss kombination av geometriska former inte användes i branschen. Men enligt EU-domstolen var kombinationerna av strukturer, prickar, lager och färger i sig inte tillräckliga för att kunna ange varans ursprung. T-335/ T-337/ T-119/ T-117/ T-129/ T-128/ Förhoppningsvis är EUIPO nu mer försiktiga då de bedömer vad som är vanligt i branschen. Något som antyder motsatsen är att det idag finns en uppsjö av registrerade utstyrselvarumärken för godis och förpackningar för godis hos EUIPO, även om många 116 PBR, mål (Glasburk för kaffepulver). 117 Mål T-335/99 den 19 september 2001, Henkel KgaA mot OHIM, ECLI:EU:T:2001: Mål T-337/99 den 19 september 2001, Henkel KgaA mot OHIM, ECLI:EU:T:2001: Mål T-119/00 den 19 september 2001, Procter & Gamble mot OHIM, ECLI:EU:T:2001: Mål T-117/00 den 19 september 2001, Procter & Gamble mot OHIM, ECLI:EU:T:2001: Mål T-129/00 den 19 september 2001, Procter & Gamble mot OHIM, ECLI:EU:T:2001: Mål T-128/00 den 19 september 2001, Procter & Gamble mot OHIM, ECLI:EU:T:2001:

32 ansökningar också får avslag. Framförallt godis, men kanske också dess förpackningar har en del gemensamt med disktabletter. De är på liknande sätt begränsade till ett visst antal geometriska former och färger. Det finns därför en risk att historien upprepar sig och att EUIPO, om intrångsprocesserna blir många, åter ogiltigförklarar mängder av registreringar. Ett sätt att öka chanserna för att en ansökan om skydd för ett utstyrselvarumärke ska leda till registrering har varit att ha med en disclaimer. Disclaimer är möjlig vid en svensk ansökan, men har tagits bort för EU-varumärken i den nya förordningen. Disclaimer enligt 2 kap 12 VML kan användas för att förtydliga att en beståndsdel inte ingår i skyddet om registreringen annars kan leda till ovisshet om dess skyddsomfång. Som exempel kan nämnas mål (Ritter Sport) avseende förpackningen för en chokladkaka där Patentbesvärsrätten ansåg att en disclaimer för förpackningens form erfordrades. Domstolen kom till samma slutsats i mål (Glasflaska för alkoholhaltiga drycker) avseende ansökan om registrering av en flaska med etikett. Det krävdes för registrering att flaskans form undantogs från ensamrätten. Ytterligare ett sätt att öka chanserna till registrering är att inkludera ett bärande element i form av text eller grafik i ansökan. Det gör att myndigheten slipper avgöra varumärkets särskiljningsförmåga endast i förhållande till varans eller förpackningens form. Utstyrselvarumärket happy plugs är registrerat hos EUIPO sedan den 12 april Ansökan godkändes av EUIPO utan att något användningsmaterial ingivits. Ett skäl till detta skulle kunna vara att detta utstyrselvarumärke innehåller ord som i sig har särskiljningsförmåga Absoluta registreringshinder Utstyrselvarumärken kan vara svårhanterliga. De innehåller ofta element som traditionellt hört till andra, tidsbegränsade, immaterialrätter så som patent- och mönsterrätt. 123 Det finns därför, samt av konkurrensskäl i allmänhet, vissa absoluta hinder till varumärkesskydd i 1 kap 9 VML och artikel 7(1)(e) EU-VMF. Medan relativa hinder, så som bristande särskiljningsförmåga, kan läka genom exempelvis inarbetning, kan ett absolut hinder aldrig läka. 124 Det framgår av EU-domstolen den 16 september 2015 i mål C-215/14, Société des Produits Nestlé, rörande varumärkesansökan för en chokladkaka med fyra fingrar att de tre 123 Levin, Lärobok, s Mål C-215/14 den 16 september 2015, Société des Produits Nestlé, ECLI:EU:C:2015:604, p

33 absoluta registreringshindren ska bedömas var för sig. Åtminstone ett hinder måste vara fullt ut tillämpligt för avslag och någon sammanvägning får således inte göras En form eller annan egenskap som följer av varans art Det går inte att erhålla varumärkesrättsligt skydd för en form eller annan egenskap som följer av varans art. 126 Detta betyder att exempelvis formen på en boll inte kan utgöra ett varumärke för bollar. Det vore ur konkurrenshänseende oacceptabelt att ge en innehavare en sådan ensamrätt. Det framgår av mål C-205/13 den 18 september 2014, Hauck, punkt 27 att bestämmelsen kan tillämpas på ett tecken som endast består av formen på en vara med en eller flera användningsegenskaper som är väsentliga och ingår i varans generiska funktion eller funktioner och som konsumenterna kan komma att efterfråga hos konkurrenternas varor En form eller annan egenskap som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat Philips-avgörandet 127 rörde en varumärkesansökan för ett utstyrselvarumärke i form av ett rakhuvud med tre roterande knivhuvuden. EU-domstolen slog fast att en form på en vara som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat så som formulerat i artikel 3(1)(e)(ii), med motsvarande innehåll i 1 kap. 9 VML, 128 ska tolkas så att formen på en produkt inte får registreras om den endast syftar till att uppnå ett tekniskt resultat. Det är för bedömningen irrelevant om samma tekniska effekt kan uppnås med hjälp av andra former. 129 EU-domstolen förde ett liknande resonemang i Lego Juris-målet 130 avseende LEGO-klossen och konstaterade att registreringen kunde hävas med stöd av funktionsundantaget. Det saknade betydelse att kännetecknet, som bestod av en form som krävdes för att uppnå ett tekniskt resultat, innehöll vissa mindre element av godtycklighet i formgivningen 131 Philips rakhuvud LEGO-klossen Däremot omfattas inte kännetecken som inkorporerar en betydande icke-funktionell beståndsdel, såsom en dekorativ eller fantasifull beståndsdel som är av stor betydelse för 125 Mål C-215/14 den 16 september 2015, Société des Produits Nestlé, ECLI:EU:C:2015:604, p Notera att annan egenskap enbart återfinns i artikel 7(1)(e)(i) EU-VMF och inte i VML. 127 Mål C-299/99 den 18 juni 2002, Philips, ECLI:EU:C:2002: Notera att annan egenskap enbart återfinns i artikel 7(1)(e)(ii) EU-VMF och inte i VML. 129 Mål C-299/99 den 18 juni 2002, Philips, ECLI:EU:C:2002:377, p Mål C-48/09 den 14 september 2010, Lego Juris mot OHIM, ECLI:EU:C:2010: Mål C-48/09 den 14 september 2010, Lego Juris mot OHIM, ECLI:EU:C:2010:516, p

34 formen av förbudet. Regeln är inte bara tillämplig på produkter, utan även på förpackningar. 132 Bestämmelsen tar sikte på hur produkten fungerar, inte på dess tillverkningssätt. 133 Numera används en realistisk analys för att bedöma om formen krävs för att uppnå ett tekniskt resultat. 134 Hänsyn ska således tas till vad som rent formellt framgår av ansökningshandlingarna, men även hur varan i praktiken fungerar måste vägas in i bedömningen. 135 Detta leder till att en sökande inte kan kringgå bestämmelsen genom att inge en tvådimensionell ansökan, där funktionen kan vara svår att se, för en tredimensionell vara En form eller annan egenskap som ger varan ett betydande värde Undantaget för en form eller annan egenskap som ger varan ett betydande värde 136 utgör skiljelinjen mellan varumärkesrätten och designrätten. Regeln finns till för att hålla fritt det som lagstiftaren velat begränsa giltighetstiden för genom att inte bevilja det teoretiskt evig varumärkesrätt. 137 Bedömningen av regelns tillämplighet måste göras i varje enskilt fall och hänsyn bör tas till vilken effekt en sådan ensamrätt skulle få på marknaden. I mål (Silverbestick) slog Patentbesvärsrätten fast att dekoren på silverbestick inte kunde utgöra ett utstyrselvarumärke då dekoren i sig hade ett ekonomiskt värde. Enligt domstolen kunde konsumenter komma att vilja komplettera en uppsättning av bestick med viss typ av dekor, det ansågs då inte vara förenligt med behovet av lojal konkurrens att de skulle vara hänvisade till endast en tillverkare. Bestämmelsen kan även tillämpas på ett kännetecken som består av formen på en vara med flera särdrag som kan ge varan olika betydande värden. Det kan således röra sig om flera olika typer av värden, så som dekoration, kvalitet eller säkerhet. En bredare rättslig bedömning måste alltså göras och omsättningskretsens sätt att uppfatta varan utgör endast en bedömningsgrund för huruvida formen ger varan ett betydande värde Mål C-218/01 den 12 februari 2004, Henkel, ECLI:EU:C:2004: Mål C-215/14 den 16 september 2015, Société des Produits Nestlé, ECLI:EU:C:2015:604, p Mål C-30/15 P den 10 november 2016, Simba Toys mot EUIPO, ECLI:EU:C:2016: De förenade målen C-337/12 P C-340/12 P den 6 mars 2014, Pi-Design and Others mot Yoshida Metal Industry, ECLI:EU:C:2014: Notera att annan egenskap enbart återfinns i artikel 7(1)(e)(iii) EU-VMF och inte i VML. 137 Mål C-215/14 den 16 september 2015, Société des Produits Nestlé, ECLI:EU:C:2015:604, p Mål C-205/13 den 18 september 2014, Hauck, ECLI:EU:C:2014:2233, p

35 4.4 Ensamrätten Innehavaren till ett varukännetecken kan hindra andra från att under vissa förutsättningar, utan dennes tillstånd, använda varumärket i näringsverksamhet. 139 Innehavaren kan förhindra andra från att använda ett identiskt varumärke för varor och tjänster av samma slag. Vidare kan innehavaren hindra användning av ett identiskt eller liknande kännetecken om det föreligger en risk för förväxling mellan varumärkena. För märken som är kända inom en betydande del av omsättningskretsen omfattar ensamrätten även användning av identiska eller liknande kännetecken även för andra tjänste- eller varuslag om användningen är till skada för varumärkets särskiljningsförmåga eller anseende, eller om användningen innebär en otillbörlig fördel. Ensamrätten avser all användning i näringsverksamhet. Exempel på användning är att förse varor eller deras förpackningar med tecknet, import eller export under tecknet samt marknadsföring med varumärket. 4.5 Skyddsomfånget Skyddsomfånget för varumärken framgår av 1 kap 10 första stycket VML och artikel 9 (2) EU-VMF. Skyddet omfattar för det första så kallad dubbel identitet, vilket innebär att det är förbjudet för någon annan än innehavaren, eller någon som fått innehavarens samtycke, att använda ett identiskt kännetecken för varor av samma slag. Regeln tar sikte på rena förfalskningar av varor. Skyddet omfattar också då någon annan än innehavaren, utan dennes samtycke, använder samma eller ett liknande kännetecken för samma eller likartade varor, om det finns en risk för förväxling. Vid frågor om förväxlingsrisk ska alltid en helhetsbedömning av samtliga faktorer som kan påverka förväxlingen göras. 140 Bedömningen bör göras så realistisk som möjligt, 141 och märkeslikhet och varuslagslikhet är de faktorer som i praktiken är viktigast. 142 Ju mer lika märkena är, desto lägre krav ställs på varuslagslikhet, och vice versa. 143 Märkeslikheten avgörs med beaktande av i huvudsak tre principer; helhetsintrycket, den bleknande minnesbilden och principen om differentierad likhetsbedömning. 144 För det första granskar inte konsumenter detaljer i ett kännetecken utan ser till varumärket som helhet, därför ska även förväxlingsbedömningar göras på det viset. 145 För det andra ser köparen oftast kap. 10 VML och artikel 9 EU-VMF. 140 Mål C-342/97 den 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, ECLI:EU:C:1999:323, p Mål C-383/12 P den 14 november 2013, Environmental Manufacturing mot OHIM, ECLI:EU:C:2013: Levin, Lärobok, s. 326 ff. 143 Levin, Lärobok, s Levin, Lärobok, s. 330 ff. 145 Mål C-342/97 den 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, ECLI:EU:C:1999:323, p

36 inte två varumärken bredvid varandra med möjligheten att jämföra dem, utan förlitar sig istället på den bleknande minnesbilden. 146 Slutligen bör bedömningen inte vara densamma för alla typer av varor, utan differentieras beroende på varans art och dess målgrupp. 147 Exempelvis kan en målgrupp så som läkare antas ha en högre grad av uppmärksamhet vid inköpandet av läkemedel, och därför tydligare kunna se skillnader mellan kännetecken, än en konsument av rengöringsmedel. För kända varumärken finns ett utvidgat så kallat anseendeskydd. Skyddet gäller om någon annan än innehavaren till ett välkänt varumärke, utan dennes samtycke, drar otillbörlig fördel av, eller skadar märket, genom nervärdering eller urvattning av kännetecknet. Regeln gäller på nationell nivå med stöd av den fakultativa bestämmelsen i artikel 5(2) EU-VMD respektive på EU-nivå enligt artikel 9(2)(c) EU-VMF. Många faktorer kan således spela in vid förväxlingsbedömningen, och egentligen finns det inte några faktorer som uttryckligen exkluderas från bedömningen om de på något sätt kan påverka konsumenternas uppfattning. Men liksom för varumärken i allmänhet är märkeslikhet och varuslagslikhet viktigast även för utstyrselvarumärken. 5 Marknadsrätten 5.1 Inledning och skyddsobjekt De hittills diskuterade immaterialrätterna mönsterrätt, upphovsrätt och varumärkesrätt syftar till skydd för en innehavares ensamrätt. Syftet med marknadsrätten är i stället att skydda konsumenter och näringsidkare från marknadsföring som på olika sätt är vilseledande eller annars otillbörlig. 148 Konsumenterna är marknadsföringsrätttens primära skyddsobjekt, men sekundärt tas hänsyn även till konkurrenternas intresse av skydd. 149 Av artikel 10bis Pariskonventionen framgår att varje medlemsstat måste upprätthålla ett skydd mot illojal konkurrens. Varje handling som framkallar förväxling med en konkurrents företag, varor eller verksamhet utgör illojal konkurrens enligt punkt 3.1 i bestämmelsen. Trots att syftena bakom immaterialrätterna och marknadsrätten skiljer sig åt fungerar marknadsrätten i viss utsträckning som ett komplement till immaterialrätterna. 146 SOU 1958:10 Förslag till varumärkeslag - betänkande avgivet av varumärkes- och firmautredningen, s. 252 och mål C-342/97 den 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, ECLI:EU:C:1999:323, p RÅ 1967 s. 32 (Valentine), Ur svensk rättspraxis NIR 2/1968, s Bernitz m.fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s Nordell, Per Jonas, Marknadsrätten: en introduktion, 7 u., Wolters Kluwer Sverige AB, 2017, s. 48 f. 36

37 Marknadsrätten kan tillämpas tillsammans med immaterialrättsliga regler om produktefterbildning, 150 i synnerhet avseende varumärkesrättens skydd för utstyrslar. 151 Marknadsföringslagen (2008:486) [cit. MFL] genomför bland annat Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG av den 11 maj 2005 om otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter på den inre marknaden och om ändring av rådets direktiv 84/450/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG, 98/27/EG och 2002/65/EG samt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/2004 (direktiv om otillbörliga affärsmetoder) och Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/114/EG av den 12 december 2006 om vilseledande och jämförande reklam, där den tidigare i bilaga I innehåller den så kallade svarta listan. De marknadsåtgärder som listas i punkt 1-23 i bilaga I är per se otillbörliga, 4 MFL. Lagens bestämmelser träffar bara näringsidkares agerande enligt 3. En näringsidkare kan utgöras av en juridisk eller fysisk person som handlar för ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten. Marknadsföring är i MFLs mening ett brett begrepp och innefattar enligt definitionen i 3 reklam och andra åtgärder i näringsverksamhet som är ägnade att främja avsättningen av och tillgången till produkter inbegripet en näringsidkares handlande, underlåtenhet eller någon annan åtgärd eller beteende i övrigt före, under eller efter försäljning eller leverans av produkter till konsumenter eller näringsidkare. Det förefaller svårt att hitta en situation där en näringsidkare bedriver verksamhet som inte skulle omfattas av definitionen. Tillverkning, försäljning och marknadsföring av industridesign är tveklöst att anse som marknadsföring i lagens mening. En konsument är, enligt 3 MFL, den fysiska person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet. Vid marknadsrättsliga bedömningar används, precis som inom varumärkesrätten, den fiktiva genomsnittskonsumenten av varuslaget i fråga. 152 Av skäl 18 i ingressen till direktiv 2005/29/EG framgår att genomsnittskonsumenten är normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst, med beaktande av sociala, kulturella och språkliga faktorer. Det rör sig således inte om någon bestämd person med några angivna egenskaper, utan bedömningen av genomsnittskonsumenten blir beroende av se 150 Levin, Lärobok, s Nordell, Per Jonas, Marknadsrätten: en introduktion, 7 u., Wolters Kluwer Sverige AB, 2017, s MD 2008:15 (Maglite). 37

38 specifika omständigheterna i varje enskilt fall. Hänsyn ska tas till vilken målgruppen är, 153 och bedömningen kan därför påverkas av om målgruppen är extra utsatt eller såbar, och motsatsvis om gruppen kan förväntas besitta en hög grad av sakkunskap. 154 marknadsföringsåtgärder på internet tillämpas i stället den fiktive genomsnittlige internetanvändaren. 155 Av Marknadsdomstolens praxis framgår att hänsyn ska tas till att konsumenter generellt sett läser marknadsföring flyktigt och främst påverkas av det helhetsintryck som marknadsföringen ger. 156 Det kan poängteras att konsumenter förväntas ha en högre grad av uppmärksamhet då de värderar information om dyra eller sällanköpsvaror än vid köp av vardagliga varor som inhandlas rutinmässigt Renommésnyltning Generalklausulen om god marknadsföringssed i 5-6 MFL innefattar bland annat ett förbud mot renommésnyltning. Marknadsföring är att anse som otillbörlig enligt bestämmelsen då den i märkbar mån påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut, det så kallade transaktionstestet i 6 MFL. Det krävs således för bestämmelsens tillämplighet att åtgärden kan förväntas ha en viss effekt. I mål MD 1999:21 (Robinson) hade en näringsidkare salufört chips under namnet Robinsonchips. SVT menade att företaget snyltade på den goda renommé som TV-programmet Robinson hade. Företaget menade i stället att namnet syftade på romanen Robinson Crusoe av Daniel Defoe och att de därför inte snyltat på programmet. Marknadsdomstolen kom fram till att företaget hade snyltat genom att utnyttja det uppmärksamhetsvärde som TVprogrammet hade. De yttrade att Robinson numera förknippas med TV-programmet och förbjöd därför användningen av Robinson-chips så länge Robinson har den betydelsen. Det utgör således renommésnyltning när en näringsidkare otillbörligt anknyter till en konkurrents verksamhet. Anknytningen kan bland annat ske genom att en näringsidkare efterbildar en konkurrents produkter på ett sådant sätt att de drar nytta av det uppmärksamhetsvärde som en konkurrent har byggt upp. Som exempel kan nämnas en rad Vid 153 Mål C-112/99 den 25 oktober 2001, Toshiba Europe GmbH mot Katun Germany GmbH, ECLI:EU:C:2001: MD 1980:1 (Terrafigo). 155 MD 2012:15 (Elskling). 156 MD 2004:27 (Hornbach). 157 MD 2016:4 (NIBE). 38

39 avgöranden i marknadsdomstolen där användning av blåvitt rutmönster på sängar ansetts snylta på den goda renommé som hästens sängar haft. 158 Även i MD 2016:11 (Mariestads öl) var utseendet på en produkt föremål för bedömningen. 159 Marknadsdomstolen slog fast att det för att en produkt ska kunna åtnjuta skydd mot renommésnyltning krävs att produkten är känd på marknaden så att konsumenterna förknippar det med ett visst kommersiellt ursprung. Det krävs vidare att den senare produkten otillbörligen drar ekonomisk fördel av den positiva föreställning som konsumenterna har i förhållande till produkten och som en annan näringsidkare byggt upp. 5.3 Vilseledande om kommersiellt ursprung Näringsidkare får enligt 10 första stycket MFL inte använda sig av framställningar som är vilseledande i förhållande till den egna eller någon annan näringsidkares verksamhet. Det gäller enligt 10 andra stycket 5 p. särskilt framställningar avseende näringsidkarens egna eller andra näringsidkares kvalifikationer, ställning på marknaden, åtaganden, varumärken, varunamn, kännetecken och andra rättigheter. Även för denna bestämmelses tillämplighet krävs att transaktionstestet i 8 MFL är uppfyllt, med andra ord att marknadsföringen påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. Det är således förbjudet för en näringsidkare att antyda en kommersiell koppling till en annan näringsidkare där det inte finns någon. 160 För produktefterbildningar var mål MD 2001:12 (Eldflugan) avseende en ljusstake banbrytande. Det var första gången marknadsdomstolen bedömde att en varas utseende var vilseledande avseende det kommersiella ursprunget. Då syftet med varumärken, däribland utstyrslar, är att ange en varas kommersiella ursprung är överlappningen av reglerna i VML och bestämmelsen om vilseledande om kommersiellt ursprung i MFL uppenbar. 5.4 Vilseledande efterbildningar Den bestämmelse inom marknadsrätten som är avsedd för frågor om förpackningsutformning och industridesign, och som därför också är i sammanhanget viktigast är bestämmelsen om vilseledande efterbildningar i 14 MFL. För bestämmelsens tillämplighet krävs att fyra rekvisit är uppfyllda; originalprodukten måste vara (i) särpräglad och får (ii) inte huvudsakligen tjäna till att göra produkten funktionell, originalprodukten måste vidare vara 158 MD 2000:25 (Hästens I), MD 2002:23 (Hästens II), MD 2002:24 (Hästens III), MD 2002:33 (Hästens IV), MD 2003:3 (Hästens V). 159 MD 2016:11 (Mariestads öl). 160 Nordell, Per Jonas, Marknadsrätten: en introduktion, 7 u., Wolters Kluwer Sverige AB, 2017, s

40 (iii) känd på marknaden och slutligen måste det föreligga en (iv) risk för förväxling mellan den äldre och den yngre produkten. Att efterbilda en produkt gjord av en specifik näringsidkare på ett sätt som avsiktligen förespeglar konsumenten att produkten är gjord av samma tillverkare, trots att så inte är fallet omfattas av punkt 13 i den svarta listan i bilaga I till direktiv 2005/29/EG. I ett sådant fall av uppsåtligt vilseledande behövs således inte något transaktionstest. 161 För skydd enligt bestämmelsen krävs som sagt att originalprodukten är särpräglad. Den ska i estetiskt hänseende, skilja sig från andra produkter på den relevanta marknaden. 162 Marknadsdomstolen har i MD 2016:11 (Mariestads öl) slagit fast att kravet på särprägel i marknadsrätten korresponderar med kravet på särskiljningsförmåga inom varumärkesrätten. Det innebär att utformningen i betydande mån måste avvika från vad som är vanligt förekommande för den typen av varor på ett sådant sätt att den kan ange ett kommersiellt ursprung. 163 Efterbildning av produkter kan endast förbjudas om den efterbildade produkten inte huvudsakligen tjänar till att göra produkten funktionell. Bestämmelsen tar således sikte på det som faller inom den estetiska sfären och ger inget funktionsskydd. Att en produkt har vissa funktionella element utesluter den inte från skyddet; undantaget avser att produkten som helhet huvudsakligen syftar till att uppnå en funktionell effekt. Exakt var gränsen går för vad som är att anse som huvudsakligen funktionellt är inte helt lätt att avgöra. Precis som inom varumärkesrätten gäller undantaget för funktionellt betingade produkter även om andra tekniska lösningar än den valda står till buds för att uppnå en viss funktion. 164 En produkt vars grundform bestäms av dess funktion kan anses ha inneboende särprägel om den försetts med sådana särskiljande element att produkten i dess helhet får anses ha särprägel. Vidare kan en kombination av komponenter, som var för sig inte har någon särprägel, gemensamt skapa en särpräglad helhet. 165 Förekomsten av funktionella element påverkar också bedömningen av produktens särprägel på så sätt att det, för en produkt som i grunden är funktionellt betingad, ställs höga krav för att produkten ska anses ha förvärvat 161 Se hänvisningen i 8 MFL. 162 MD 1981:2 (Conex klämringskopplingar). 163 Domstolen hänvisade till EU-domstolens dom i mål C-218/01, Henkel, punkt 49, och PBR, mål (Förpackningsutstyrsel i form av en flaska) samt MD 2016:7, punkt MD 1981:2 (Conex klämringskopplingar). 165 MD 2009:12 (Xanté). 40

41 förknippas med ett kommersiellt ursprung. 170 Eldflugan kommersiell särprägel. Produkten kan, trots sin funktion, förvärva sådan särprägel exempelvis genom omfattande exponering eller systematisk marknadsbearbetning. 166 LEGO-klossen har varit föremål för rättslig prövning i ett antal av mål i Sverige, i EU och utomlands, såväl immaterialrättsliga som marknadsrättsliga. Från Marknadsdomstolen finns två intressanta mål från 2004 respektive 2006 avseende bland annat talan om vilseledande efterbildning. I COKO-målet 167 från 2004 menade LEGO att tillverkaren COKO vilseledande efterbildat deras klossar genom att saluföra lekklossar med knoppar som möjliggjorde sammanfogning. Domstolen gick på LEGOs linje och slog fast att det inte bör finnas något principiellt hinder mot att andra näringsidkare marknadsför sammanfogningsbara klossar som betingas av en funktion. Men LEGOs klossar ansågs ha vissa designmässiga och godtyckliga formgivningsmoment, bland annat bestående i proportioner och färgsättning, och att COKOs agerande därmed föll inom bestämmelsens tillämpningsområde. I MD 2006:3 (LEGO COBI) 168 kom domstolen till motsatt slutsats avseende en annan tillverkare av sammanfogningsbara lekklossar. Det var av stor vikt i målet att företaget hade en ursprungsangivelse i form av ordet COBI på varje knopp och att COBI sålde alla klossar i förpackningar med en egen design som var helt olik LEGOs. COBI försökte utveckla sin egen profil, fristående från LEGO, och utförandet ansågs därför inte utgöra en vilseledande efterbildning. 169 Den andra förutsättningen att produkten måste vara känd på marknaden så att den kan ange ett kommersiellt ursprung innebär att även produkter som bara skapats av estetiska skäl kan omfattas om de är inarbetat till bekantskap på marknaden. Ett sådant exempel är den nämnda ljusstaken Eldflugan som domstolen ansåg vara inarbetad och av konsumenter 166 MD 2010:22 (GATE). 167 MD 2004:23 (LEGO COKO). 168 MD 2006:3 (LEGO COBI). 169 COBI ansågs inte heller ha snyltat på LEGO:s goda renommé då de försökte särskilja sig från LEGO bland annat genom utformningen på sina förpackningar. 170 MD 2001:12 (Eldflugan). 41

42 Bedömningen av om en produkt är känd på marknaden görs på samma sätt som bedömningen av förvärvad särskiljningsförmåga genom inarbetning inom varumärkesrätten. 171 EUdomstolen har slagit fast att ett varumärke ska anses ha förvärvat särskiljningsförmåga när det är känt inom en betydande del av omsättningskretsen. 172 Slutligen krävs för att 14 MFL ska vara tillämplig att det finns en risk för förväxling mellan originalprodukten och den påstådda efterbildningen. Det räcker att en risk för förväxling föreligger, och det krävs inte att en konsument faktiskt ha förväxlat varorna. 173 Med förväxling avses i första hand förväxling avseende produkternas kommersiella ursprung. 174 I mål MD 1974:5 (Blomin) hade blomsterförsäljningskedjan Buketten med egna butiker börjat sälja växtnäring med eget varumärke. Blomin menade att bukettens förpackning var en vilseledande efterbildning av Blomins växtnäring. Buketten menade å sin sida att det inte kunde förkomma någon risk för förväxling då de två produkterna inte såldes i samma butiker. Men Marknadsdomstolen tillämpade principen om den bleknande minnesbilden och uttalade att risken för förväxling ökade just genom att konsumenten inte kunde jämföra produkterna inför ett köp utan endast hade sin bestående minnesbild att förlita sig på. Blomin Bukettens växtnäring Även i mål MD 2008:15 (Mag) laborerade domstolen med konceptet konsumenternas minnesbild. Målet rörde eventuell efterbildning av ficklampor och domstolen slog fast att helhetsintrycket vid en samlad bedömning skiljde sig åt, varför konsumenten inte kommer att få väsentligen samma minnesbild av ficklamporna och någon vilseledande efterbildning ansågs inte föreligga. Då varor säljs i självbetjäningsbutiker och konsumenter inhandlar dem rutinmässigt är det det helhetsintrycket som produkterna ger vid en flyktig anblick som avgör 171 MD 2016:11 (Mariestads öl). 172 Marknadsdomstolen hänvisade i målet till mål C /97, Windsurfing Chiemsee, punkt 52, samt jfr dess dom i mål C-375/97, General Motors, punkt 26, MD 2015:11 (OLW), punkt 95 och MD 2016:7 (Taxi Stockholm), punkt Bernitz m.fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s MD 2006:3 (LEGO COBI). 42

43 om de är förväxlingsbara, det spelar mindre roll om de vid en direkt jämförelse går att skilja åt. 175 I MD 2015:9 (Taxi Göteborg) 176 var den verkliga förväxlingssituationen av stor betydelse vid bedömningen av huruvida en friåkare vilseledande efterbildat Taxi Göteborgs bilar. En konsument som ska välja en taxi vinkar in den från gatan eller väljer den ur en taxikö, det är oavsett svårt att lägga märke till detaljer i bilens utformning. Friåkaren hade en liknande logotyp på bilen som dessutom placerats på samma plats på bilen. Orden Taxi Göteborg hade bytt plats så att det på friåkarens bil stod Göteborg Taxi istället. Vid en samlad bedömning kom domstolen fram till att det var fråga om en vilseledande efterbildning enligt 14 MFL. Originalet Taxi Göteborg Kopian Göteborg Taxi I det tidigare nämnda MD 2016:11 (Mariestads öl) var frågan liknande den i MD 2015:9 (Taxi Göteborg). Mariestad menade att Arbogaölen var en vilseledande efterbildning av deras ölburk. Domstolen konstaterade att Mariestadsburken visserligen hade särprägel, men också att många ölburkar förekommer i färgerna rött och guld. Arbogaburken ansågs därför inte vara en vilseledande efterbildning. Den burken var lite mer avskalad, hade ett annat ordmärke och en annan nyans av guld. Stor vikt lades också vid dekorelementen i form av runda emblem och årtalet Mariestads Arboga Det kan te sig underligt att utgången i Mariestads-målet blev annorlunda än utgången i Taxi Göteborg-målet trots relativt lika förutsättningar. Det kan ha spelat roll att taxifriåkaren i Göteborg efterbildat utseendet på en välkänd firmas bilar i den sannolika förhoppningen att konsumenter ska missta dennes bil för att tillhöra Taxi Göteborg. 175 MD 2005:12 (Swedish Match). 176 MD 2015:9 (Taxi Göteborg). 43

44 6 Överlappningar Mönsterrätten, upphovsrätten och varumärkesrätten har olika bakomliggande intressen, skyddstid, skyddsomfång och kriterier för erhållande av skydd. Trots det är det inte ovanligt att industridesign kan skyddas genom två eller tre av dessa immaterialrätter. Vidare kan samma design ges skydd genom marknadsrättens regler. Gränsområdena där en produkt kan skyddas på flera sätt har, i och med att immaterialrätterna förstärkts och trösklarna för skydd sänkts, brett ut sig. 177 Stolen TRIPP TRAPP tjänar som en bra exempel på när industridesign kan komma att omfattas av flera centrala immaterialrätter. Att stolen hade upphovsrättsligt skydd bekräftades av EU-domstolen i Hauck-målet 178 och dess varumärkesrättsliga skydd genom inarbetning har bland annat fastställts av Stockholms Handelskammares varumärkesnämnd. I teorin hade stolen även kunnat åtnjuta mönsterrättsligt skydd och marknadsrättsligt skydd. 179 TRIPP TRAPP Även LEGO-klossen är ett bra exempel på en industridesign som varit föremål för rättsliga bedömningar inom flera centrala immaterialrättsliga områden. Den hade ett registrerat utstyrselskydd avseende spel och leksaker i klass 28 fram till att registreringen ogiltigförklarades efter hävningstalan i målet Lego Juris mot OHIM. 180 I Sverige har klossen även diskuterats marknadsrättsligt i de två målen MD 2006:3 LEGO COBI och MD 2004:23 LEGO COKO där förfarandet i det senare avgörandet ansågs utgöra otillbörlig efterbildning i marknadsrättslig mening. 6.1 Upphovsrätten och mönsterrätten Överlappningar mellan designrätt och upphovsrätt utgör den mest klassiska av immaterialrättsliga överlappningar, framförallt i Norden. 181 Av 10 URL framgår att en mönsterregistrering inte utesluter upphovsrätt. Upphovsrätt till brukskonst kan aktualiseras 177 Borgenhäll, Håkan, Dubbelt och flerdubbelt skydd överlappande rättigheter angående bruksvaror, NIR 4/2000, s Mål C-205/13 den 18 september 2014, Hauck, ECLI:EU:C:2014: Borgenhäll, Håkan, Dubbelt och flerdubbelt skydd överlappande rättigheter angående bruksvaror, NIR 4/2000, s Mål C-48/09 den 14 september 2010, Lego Juris mot OHIM, ECLI:EU:C:2010: Levin, Marianne, Upphovsrättens gränsytor mot det industriella rättsskyddet och konkurrensrätten, NIR 4/2003, s

45 under tiden för en gällande mönsterrätt eller sedan denna har löpt ut. 182 Upphovsrätten har, trots den tidigare klara uppdelningen, numera tydliga influenser från den industriella rättsskyddet, 183 vilket innebär än mer överlappningar. Det står numera klart att ett tidigare industriellt rättsskydd inte hindrar ett upphovsrättsligt skydd Upphovsrätten och varumärkesrätten Existensen av ett registrerat varumärke hindrar inte upphovsrättsligt skydd. 185 Dubbelt skydd aktualiseras då industridesignen är både originell nog för upphovsrätt, och särskiljande nog för en viss typ av varor eller tjänster för varumärkesskydd. Avseende utstyrselvarumärken är det inte ovanligt att de också uppfyller upphovsrättens krav på originalitet. 186 brukskonstföremål som har upphovsrätt kan inte genom att det börjar användas som ett utstyrselvarumärke förlora sin upphovsrätt. 187 En effekt av det sagda är att tredje man då behöver tillstånd för att nyttja utstyrseln även utanför varuslagen. I mål C-337/95 Parfums Christian Dior v. Evora åberopade Dior varumärkesrätt och upphovsrätt till parfymflaskor som marknadsförts med bild i ett reklamblad för en lågpriskedja. EU-domstolen slog fast att de inte kunde hindra marknadsföringen av produkter som varumärkesrätten har konsumerats för inom EES, om marknadsföringen skett på ett för branschen vedertaget sätt annat än om marknadsföringen på grund av de särskilda omständigheterna i det enskilda fallet allvarligt skadar varumärkets anseende. Domstolen svarade tyvärr inte på frågan om huruvida upphovsrätt och varumärkesrätt kan åberopas för en och samma produkt för att beivra intrång. Eftersom att EU-domstolen drog gränsen för vad Dior kunde förhindra baserat på varumärkesrättsliga principer kan ändå slutsatsen dras att, i det fall att grunderna kan åberopas för samma produkt, kan upphovsrätten inte sträcka sig längre än varumärkesrätten. 6.3 Mönsterrätten och varumärkesrätten Även skydd genom varumärkesrätt och mönsterrätt kan kombineras. Det framgår e contrario av 4 4 p. a ML att det är möjligt att ha de båda skydden samtidigt. Dubbelt skydd kan bland annat aktualiseras i fråga om skydd till ornament, men kanske framför allt i fråga om industridesign. Det 182 Levin, Marianne, Upphovsrättens gränsytor mot det industriella rättsskyddet och konkurrensrätten, NIR 4/2003, s. 362 f. 183 Uggla, Claes, Plagiatteknik: Hur blå plommon blir röda jordgubbar som se'n förminskas till smultron, NIR 3/1994, s Bengtsson, Henrik, Skydd för bruksvaror den rättsliga betydelsen av Svensk Forms Opinionsnämnds yttranden, NIR 5/2005, s Bernitz m.fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s Levin, Lärobok, s Levin, Lärobok, s

46 6.4 Immaterialrätterna och marknadsföringsrätten Marknadsrätten är inte en ensamrätt på samma sätt som de traditionella immaterialrätterna, utan fungerar som ett verktyg för att kontrollera och i efterhand sanktionera visst otillbörligt beteende på marknaden. Marknadsrätten går inte att inneha som en ensamrätt, ändå kan den skydda samma företeelser eller objekt som en immaterialrätt kan skydda. MFL skulle kunna beskrivas som ett skyddsnät som kan användas, oavsett om det finns en klart definierad ensamrätt eller inte, när tredje man redan förfarit på ett otillbörligt sätt i sin marknadsföring. Bland annat överlappar MFL varumärkesrätten avseende vilseledande om kommersiellt ursprung i 10 andra stycket, punkt 5 MFL och mönsterrätten genom bestämmelsen om vilseledande efterbildningar i 14 MFL. I och med den nya Patent- och marknadsdomstolen kommer immaterialrätter och marknadsrätt säkerligen att åberopas parallellt i samma process i hög utsträckning. Det finns, när alla frågor kan behandlas i samma process, ingen anledning för käranden att inte åberopa alla skydd som skulle kunna vara tillämpliga. 46

47 6.5 Tabell som visar överlappningarna Mönster Upphovsrätt Varumärke 14 MFL Skyddskriterier Nyhet + särprägel Originalitet (verkshöjd) Särskiljningsförm åga Väl känt + särprägel Skydd mot Ej väsentlig skillnad av den kunnige användarens helhetsintryck Efterbildning (stor likhet = presumtion för efterbildning) Risk för förväxling Risk för förväxling Skyddets innehåll Funktionella element Fördelar Nackdelar Ensamrätt till kommersiellt utnyttjande Detaljer i en produkts utseende som uteslutande är bestämda av produktens funktion inte omfattas av skyddet 1. Faktisk vetskap/efterbild ning är irrelevant vilket betyder färre bevissvårigheter 2. Möjlighet att få en registrerad rättighet 3. Oregistrerad rätt automatiskt 1. Kort skyddstid på 25 år 2. Den kunnige användaren är mer uppmärksam på skillnader än genomsnittskons umenten Ensamrätt till exemplarframställning + tillgängliggörande för allmänheten Den konkreta formen är utslagsgivande för funktionen 1. Kostnadsfritt 2. Lång skyddstid 3. Funktion utesluter inte skydd 1.Känsligt för vad som just nu upplevs som konst 2. Måste bevisa att det är en efterbildning 3. Snävt skyddsomfång för brukskonst Ensamrätt till användning i näringsverksamhet En form som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat även om det kan uppnås på andra sätt 1. Förväxlingsrisk och den genomsnittlige konsumenten innebär ett relativt brett skydd 2. Potentiellt evigt skydd 3. Som regel en registrerad rättighet 1. Svårt att få skydd för utstyrslar Reklam och andra åtgärder i näringsverksamhet som är ägnade att främja avsättningen Inte huvudsakligen funktionellt betingat 1. Behöver ingen registrering 2. Spänner över hela immaterialrätten 1. Svårt att förutse utgången 2. Måste bevisa att det är känt 3. Reaktivt istället för proaktivt 47

48 7 Jämförelser 7.1 Allmänt om jämförelserna I det följande görs en jämförelse av de olika immateriella rättigheternas och marknadsrättens likheter respektive skillnader avseende villkoren för rättsligt skydd, betydelsen av funktionella element samt skyddsomfången. 7.2 Skillnader och likheter i villkoren för skydd Kraven för att uppnå rättslig ensamrätt skulle kunna beskrivas som en glidande skala där det knappt ställs några krav alls för att erhålla upphovsrätt, kraven är lågt ställda för att få mönsterrätt, och där det är relativt svårt att få varumärkesrätt. Marknadsrätten intar en särställning genom att den inte utgör en ensamrätt, utan ett verktyg mot otillbörliga förfaranden på marknaden. I den fortsatta framställningen behandlas enbart 14 MFL då denna i praktiken är den för efterbildningar av industridesign viktigaste bestämmelsen inom marknadsrätten, samt för att jämföresler avseende samtliga bestämmelser i MFL inte ter sig meningfullt. Efter tunika-fallet 188 förekom i doktrin en diskussion kring huruvida det upphovsrättsliga originalitetskravet kommit att ställas så lågt att det i praktiken inte längre fanns kvar alls. 189 Den diskussionen verkar i skrivande stund ha dött ut, men det står klart att tröskeln för skydd under lång tid sänkts 190 och att det för skydd inte uppställs några kvalitetskrav. Som exempel på verk som ansetts kvalificera för skydd kan nämnas bland annat tunikan 191 smultrontyget 192 som båda bestod av relativt simpla och vanligt förekommande beståndsdelar som i sin konkreta uttrycksform ändock ansågs vara upphovsrättsligt skyddade. Utöver att en design måste vara ny så måste den också ha särprägel för att kunna erhålla mönsterrätt. Kravet på särprägel kan förefalla högt ställt i och med att designen måste ge den förhållandevis observanta kunnige användaren ett nytt helhetsintryck. Kravet på särprägel innebär förvisso en högre tröskel än originalitetskravet i upphovsrätten, men bedömningen av helhetsintrycket ska göras i förhållande till tidigare formgivningar var för sig utan någon sammanvägning av tidigare formgivningar, och det blir således inte så svårt att möta kravet och 188 NJA 1995 s. 164 (Stickad tunika). 189 Wainikka, Christina, Designrätt: de överlappande skydden, Wolters Kluwer Sverige AB, 2016, s Levin, Marianne, Upphovsrättens gränsytor mot det industriella rättsskyddet och konkurrensrätten, NIR 4/2003, s NJA 1995 s. 164 (Stickad tunika). 192 NJA 1994 s. 74 (Smultronmålet). 48

49 som det kan te sig vid första anblick. I praxis har relativt små förändringar i vad som tidigare varit tillgängligt ansetts räcka för att formgivningen ska anses vara särpräglad. Inom varumärkesrätten ställs i teorin samma krav på särskiljningsförmåga för utstyrselvarumärken som för andra typer av mer traditionella varumärken. Tröskeln för att erhålla varumärkesrätt kan därmed förefalla lägre än vad som är fallet. Högre krav har i praktiken ställts på utstyrselvarumärken då konsumenter inte är vana att uppfatta formen på en vara som en ursprungsangivelse. Av Patentbesvärsrättens praxis framgår att ju längre ifrån vad som är vanligt för den aktuella varan eller tjänsten som en utstyrsel befinner sig, desto större är chansen till skydd. 193 Bland annat ansågs Lindts guldiga chokladkanin med rött halsband inte ha erforderlig särskiljningsförmåga för chocolate and chocolate products i klass Detta trots att det går att argumentera för att kaninformen inte är vanlig för chokladprodukter i allmänhet, men inte heller för de under påsken förekommande chokladkaninerna som ofta står upp och har mer detaljerade folieöverdrag. Marknadsrätten är inte en ensamrätt på samma sätt som mönsterrätten, upphovsrätten och varumärkesrätten. Det ställs likafullt krav på att formgivningen ska vara välkänd och särpräglad för att en produkt i efterhand ska få marknadsrättsligt skydd. Käranden har alltså två relativt högt ställda krav att nå upp till för skydd, och marknadsrätten är därför svårtillämplig i jämförelse med åtminstone upphovsrätten och mönsterrätten, men kanske även varumärkesrätten. 7.3 Betydelsen av funktionella element för de olika rättigheterna Lagstiftaren vill inte ge funktionella monopol utanför patenträtten. 195 Frågan kring exkluderande av funktionsmonopol utanför patenträtten är emellertid inte helt enkel då industridesign oftast är resultatet av att funktionella och estetiska drag möts i en produkt. En konsument nöjer sig ofta inte med att en produkt är funktionell eller dekorativ, utan efterfrågar just kombinationen av de båda. Således kan blotta förekomsten av funktion inte i sig kategoriskt utesluta skydd utanför patenträtten, och gränsdragningsproblemen är uppenbara. Lindts kanin Påskkanin 193 PBR, mål (Godisbil). 194 Mål C-98/11 P den 24 maj 2012, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG mot OHIM, ECLI:EU:C:2012: Wainikka, Christina, Designrätt: de överlappande skydden, Wolters Kluwer Sverige AB, 2016, s

50 Det har historiskt sett varit större skillnader i bedömningarna av funktionens betydelse för ensamrättsfrågan inom de olika immaterialrättsliga fälten. Numera blir synen på frågan genom praxis alltmer likartad. 196 Trots att konstruktionerna rent lagtekniskt varit skilda åt inom immaterialrätterna har det gemensamma bakomliggande syftet, att inte ge funktionsmonopol, varit detsamma. Det kan därför te sig obefogat med flera olika formuleringar inom de respektive fälten, å andra sidan har detta problem delvis lösts genom att tillämpningen av de olika reglerna närmat sig varandra genom praxis. Vidare talar möjligheten till överlappande skydd för att begränsningarna bör vara desamma, eller åtminstone likartade. Mönsterrätten är nära besläktad med patenträtten men skyddar utseende istället för funktion. Av lagtexten framgår att mönsterrätt får inte omfatta sådana detaljer i en produkts utseende som uteslutande är bestämda av produktens tekniska funktion [kursivering tillagd]. 197 I praxis har hänsyn tagits till om designens bakomliggande syfte är estetiskt eller funktionellt. Bedömningen blir inte beroende av om den tekniska funktionen kan uppnås på annat sätt om designens bakomliggande syfte är funktion. 198 Medan det inom mönsterrätten finns en möjlighet att utesluta funktionella detaljer ur skyddet blir bedömningen inom varumärkesrätten, av uppenbara skäl, avgörande för skyddet i sin helhet. Varumärkesrätt kan inte erhållas för en form som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat. Precis som inom mönsterrätten gäller detta oberoende av om den tekniska effekten kan uppnås på något annat sätt. 199 Det är ännu viktigare att inte bevilja funktionella monopol inom varumärkesrätten än övriga immaterialrätter då skyddet inte är tidsbegränsat. 200 Upphovsrätt kan inte bli aktuellt om den konkreta formen är utslagsgivande för funktionen, eftersom det då inte finns något konstnärligt skaparutrymme. Däremot är funktionella element i sig inte utslagsgivande för upphovsrätt. Förekomsten av funktionella element påverkar skapandeutrymmet och därmed originalitetsbedömningen. Ju mindre utrymme designern har haft på grund av de begränsningar funktionen medför, desto mindre är chansen för att produkten lever upp till originalitetskravet. Dessutom blir skyddsomfånget mindre i takt med 196 Wainikka, Christina, Designrätt: de överlappande skydden, Wolters Kluwer Sverige AB, 2016, s a p. 1 ML. 198 OHIMs besvärskammare, mål R 690/ den 22 oktober Mål C-299/99 den 18 juni 2002, Philips, ECLI:EU:C:2002: Levin, Lärobok, s

51 att designerns skapandeutrymme krymper. Om det överhuvudtaget inte finns något utrymme för kreativt skapande kan skydd uteslutas. 201 För skydd mot vilseledande efterbildningar enligt 14 MFL får formgivningen inte vara huvudsakligen funktionellt betingad. Även inom marknadsrätten, på samma sätt som inom känneteckensrätten, saknas tidsbegränsningar och det är således särskilt viktigt att undvika funktionsmonopol. 202 På liknande sätt som i mönsterrätten har det i praxis lagts stor vikt vid om formgivningens bakomliggande intresse varit främst funktionellt eller estetiskt Skillnad i skyddsomfång Frågor om skyddsomfång kan här bara besvaras generellt, och frågan blir alltid beroende av omständigheterna i det enskilda fallet. En immaterialrättslig huvudregel som återfinns inom alla de aktuella immaterialrätterna är att ju mer nyskapande en formgivning är, desto större skyddsomfång åtnjuter den. Exempelvis ansågs smultrontyget 204 ha upphovsrätt och Dysons dammsugare 205 ansågs mönsterrättsligt skyddad, men ingen av dem var så nyskapande att skyddsomfånget räckte för att stoppa de påstådda intrången. Smultronmålet 206 används med fördel för att beskriva det upphovsrättsliga skyddsomfånget. Borås Wäfveri hade upphovsrätt till tyget, men skyddsomfånget var inte så stort att de kunde stoppa jordgubbstyget. Om jordgubbstyget hade ansetts göra intrång hade Borås Wäfveri i praktiken fått en ensamrätt till kombinationen av små gröna blad, vita blommor och röda bär. Utgången i målet förefaller helt rimlig då upphovsrätten inte är något idéskydd, utan ett efterbildningsskydd. Även den oregistrerade mönsterrätten skyddar mot efterbildningar på samma sätt som upphovsrätten och bedömningarna följer de upphovsrättsliga principerna. 207 För registrerade mönsterrätter omfattas istället de mönster som ger den kunnige användaren ett helhetsintryck som ej väsentligen skiljer sig från det skyddade mönstret. 208 Det registrerade skyddet ger således ett bredare skydd än det oregistrerade, även om det är svårt att generellt slå fast hur mycket bredare skyddet är. 201 Wainikka, Christina, Designrätt: de överlappande skydden, Wolters Kluwer Sverige AB, 2016, s. 128 f. 202 Wainikka, Christina, Designrätt: de överlappande skydden, Wolters Kluwer Sverige AB, 2016, s Wainikka, Christina, Designrätt: de överlappande skydden, Wolters Kluwer Sverige AB, 2016, s NJA 1994 s. 74 (Smultronmålet). 205 Court of Appeal (UK) [2011] EWCA Civ 1206, mål A3/2010/ NJA 1994 s. 74 (Smultronmålet). 207 Levin, Marianne, Upphovsrättens gränsytor mot det industriella rättsskyddet och konkurrensrätten, NIR 4/2003, s Levin, Lärobok, s

52 Såväl varumärkesrätt som marknadsrättens skydd mot efterbildningar i 14 MFL skyddar mot risk för förväxling. 209 Om en produkts utseende riskerar att av den genomsnittlige konsumenten förväxlas med en annan näringsidkares utstyrselvarumärke eller särpräglade och kända produkt faller det inom skyddsomfånget. Begreppet särprägel inom marknadsrätten korresponderar med varumärkesrättens särskiljningsförmåga, 210 och principen om den bleknande minnesbilden tillämpas inom båda rättsområdena. 211 Huvudregeln inom varumärkesrätten är att skyddet bara omfattar varor och tjänster av samma eller liknande slag. 212 Endast för kända varumärken aktualiseras det lagstadgade skyddet mot skada på ett etablerat varumärke, som sträcker sig utöver varu- och tjänsteslagen. 213 Inom marknadsrätten krävs det istället för regelns tillämplighet att produkten är känd på marknaden, på samma sätt som för det varumärkesrättsliga utvidgade anseendeskyddet. Skyddsomfången är således likartade och skillnaden ligger främst i att varumärkesrätt kan skyddas på två nivåer beroende på hur välkänt varumärket är, medan en produkt bara kan åtnjuta marknadsrättsligt skydd om den är välkänd. 8 Immaterialrättsliga strategier för industridesign 8.1 Allmänt om strategier för industridesign Förekomsten av dubbelt och flerdubbelt immaterialrättsligt skydd för industridesign skapar valmöjligheter för en rättighetshavare, både i förebyggande syfte och vid redan inträffade fall av efterbildning. 214 Det utvidgade området för överlappning på området kan leda till att alla immaterialrätter dras över en kam på det sätt som skedde i Dior-fallet. 215 Sådana utsuddningar av gränser mellan de skilda immaterialrätterna öppnar för större flexibilitet för den som vill hindra efterbildningar. De kan emellertid också leda till att de respektive skydden i gengäld blir väldigt snäva. 216 Det är alltid viktigt att identifiera vilken formgivning som är essentiell i verksamheten för att sedan kunna göra medvetna och strategiska val. I den bästa av världar kan näringsidkare ha både hängslen och livrem genom att skydda alla viktiga formgivningar på alla sätt som kap 10 första stycket VML och artikel 9 (2) EU-VMF. 210 MD 2016:11 (Mariestads öl). 211 mål MD 1974:5 (Blomin) kap 10 första stycket p. 1-2 VML och artikel 9 (2) a-b EU-VMF kap 10 första stycket p. 3 VML och artikel 9 (2) c EU-VMF. 214 Borgenhäll, Håkan, Dubbelt och flerdubbelt skydd överlappande rättigheter angående bruksvaror, NIR 4/2000, s Mål C-337/95 den 4 november 1997, Christian Dior BV mot Evora BV, ECLI:EU:C:1997: Borgenhäll, Håkan, Dubbelt och flerdubbelt skydd överlappande rättigheter angående bruksvaror, NIR 4/2000, s

53 juridiskt står till buds. I realiteten är detta som regel inte görbart på grund av ekonomiska intressen, och företagare måste därför strategiskt välja hur de viktigaste formgivningarna skyddas på bästa sätt med hänsyn till en mängd variabler. Några av de mest intressanta variablerna vid valet av skydd diskuteras därför nedan. 8.2 Registreringskostnader För den som vill bedriva handel på den globala marknaden är det inte längre ekonomiskt att söka skydd nationellt. De internationella systemen har inneburit en effektivisering som reducerat de officiella avgifterna. Även eventuella ombudskostnader blir ofta lägre vid designering då ombudet inte behöver utföra lika mycket förberedelser och administrativt arbete för designeringar som för nationella ansökningar. Det utesluter inte att det, för en aktör som planerar att endast agera på den svenska marknaden, kan vara motiverat med en nationell rättighet. Nedan redovisas de officiella avgifterna i samband med mönster- och varumärkesansökningar. Nationell ansökan Nationell, fler klasser EUansökan EU, fler klasser Samregistrering art. 37 EG-FGF och 11 ML Mönster 1900 SEK EUR 218 EU: 2-10: 175 EUR >11: 80 EUR SE: >2: 1400 SEK Varumärke 1800 SEK 219 Klass >2: 850 EUR 220 Klass 2: 900 SEK 50 EUR Klass >3: 150 EUR Oregistrerat/ inarbetat Kostnadsfritt Kostnadsfritt Utöver kostnader i form av officiella avgifter hos de olika registreringsmyndigheterna uppstår normalt ombudskostnader som bör tas med i beräkningen. För att ansökningen ska få den 217 Patent- och registreringsverkets hemsida under fliken Design, Avgifter och betalning - design, lydelse EUIPOs hemsida under fliken Formgivningar, Avgifter och betalningar, lydelse Patent- och registreringsverkets hemsida under fliken Varumärke, Avgifter och betalning, lydelse EUIPOs hemsida under fliken Varumärken, Avgifter och betalningar, lydelse

54 utformning som krävs för att den i första hand ska accepteras och leda till registrering, och i andra hand så att den utgör ett gott skydd krävs i allmänhet juridisk expertis. Vidare måste förnyelseavgifter tas med i beräkningen. Mönsterregistreringar förnyas vart femte år och gäller som mest i 25 år; registrerade varumärkesrätter måste förnyas vart tionde år för att inte upphöra att gälla. Även om det för inarbetade men oregistrerade kännetecken inte finns någon officiell avgift kan sådana rätter ändock vara de dyraste bland de aktuella skydden: Det krävs ofta stora investeringar för att inarbeta ett varumärke tills det blir känt inom en betydande del av omsättningskretsen. För skydd enligt upphovsrättslagen och marknadsföringslagen är det inte ens möjligt att registrera någon rättighet och det finns således inga avgifter för att uppnå rättsligt skydd. Det är därför värt att beakta att på samma sätt som för inarbetade varumärken kan det kosta mycket att göra en produkt så välkänd att den möter kraven i 14 MFL. 8.3 Registrering som förmögenhetstillgång Att inneha en registrerad rättighet innebär ett bättre bevisläge än vid intrångssituationer rörande oregistrerade rättigheter. Det finns, inom både mönster- och varumärkesrätten, en giltighetspresumtion för registrerade rättigheter 221 som innebär att innehavaren i och med registreringen försätts i en gynnsam position i intrångsfrågor. Därtill finns det goda chanser för att en registrering leder till färre intrång. Seriösa konkurrenter önskar inte göra intrång, och i registret kan de undersöka vad som är skyddat. Brukskonsten är inte harmoniserad. Det talar ytterligare för mönsterregistrering. Näringsidkare får nämligen svårt att överblicka vilket skydd som finns att tillgå för brukskonst runt om i världen. 222 För registrerade mönsterrätter i EU finns inget användningstvång och de kan därför göras gällande mot tredje man redan innan användning. Det kan vara en god idé att registrera mönstret så snart det står klart att mönstret i framtiden kommer att användas för att förhindra att mönstret läcker ut från verksamheten och används av någon obehörig innan innehavaren själv hunnit sätta produkten på marknaden och få det oregistrerade skyddet. 223 Samma strategi kan användas för produkter som ska varumärkesregistreras, men innehavaren bör då börja 221 Levin, Lärobok, s Levin, Lärobok, s Levin, Lärobok, s

55 använda kännetecknet inom fem år från registreringsdagen för att undvika att tredje man framgångsrikt ska kunna föra hävningstalan. 224 Rättighetshavare vill ofta erhålla registrerat utstyrselskydd då rättigheten är potentiellt evig, den skyddar mot förväxlingsbara utstyrslar, vilket i regel är ett mer omfattande skydd än upphovsrättens skydd mot efterbildningar, och registreringen är värdefull i bevishänseende. En svaghet är att utstyrselvarumärken kan vara mer hävningskänsliga; vad som är vanligt i branschen varierar, så som i fallet med disktabletterna (se avsnitt 4.3.1). Det är därför säkrare med ett utstyrselvarumärke där inarbetning visats, trots att också detta kan hävas om varumärket inte längre skulle anses vara inarbetat. Skyddet är därför ofta långt ifrån evigt, även om det i teorin skulle kunna vara det. 8.4 Produktens förväntade livslängd Produktens förväntade livslängd påverkar behovet av rättsligt skydd. Ju längre livslängd en produkt har, desto viktigare är det med ett väl genomtänkt skydd. För produkter med riktigt kort livslängd, exempelvis vissa modeprodukter eller andra säsongsprodukter, kanske det rent tidsmässigt inte ens är möjligt för en konkurrent att kopiera designen förrän produkten redan är passé. I sådana fall kan det vara strategiskt att inte alls lägga några resurser på immaterialrättsligt skydd, utan att förlita sig på att konkurrenter inte kommer hinna kopiera produkten i tid, eller, om olyckan skulle vara framme; upphovsrätten och det oregistrerade mönsterskyddet. För produkter med en förväntat lång livstid är det givetvis eftersträvansvärt med det potentiellt eviga utstyrselskyddet. Även upphovsrätt sträcker sig långt i tiden, rättigheten uppstår utan registrering och tröskeln för skydd är som tidigare diskuterat väldigt låg. Det går att räkna med att all ny formgivning meriterar för upphovsrätt, och ett snävt sådant skydd ligger därför ofta som en immaterialrättslig bas. Varumärkesrätt är många gånger att föredra som komplement till upphovsrätten dels då den går att registrera, och dels för att den skyddar mot förväxlingsbar användning, istället för efterbildning som i upphovsrätten. En rättighetshavare kan offentliggöra ett mönster och ha det oregistrerade skyddet under en tolv månaders frist, även kallat grace period, utan att det påverkar bedömningen av produktens nyhet eller särprägel. 225 Fristen ger formgivaren tid att testa marknaden i ett år innan beslut om registrering behöver fattas. Frågan blir då om det treåriga oregistrerade kap. 2 första stycket VML och artikel 51(1)(a) EU-VMF a ML och artikel 7(2) EG-FGF. 55

56 skyddet räcker, eller om det är motiverat att gå vidare med en registrering. Det kan vara värt att notera att registrerade mönster har ett större skyddsomfång än oregistrerade. En registrering kan därför vara att föredra i vissa situationer där formgivningen förväntas bli viktig och efterbildningar antas dyka upp att redan från början ha det registrerade skyddet. 226 Om en rättighetshavare skulle missa att söka mönsterskydd inom sin grace period kan i stället varumärkesskydd bli aktuellt. I stället för att användningen är nyhetsförstörande som inom mönsterrätten kan användning och särskilt intensiv eller lång sådan inom varumärkesrätten vara en fördel och utgöra grunden för inarbetningsskydd. 8.5 Branschspecifika strategier två exempel Som framkommit tidigare bör immaterialrättsliga skyddsstrategier väljas med omsorg och beroende på behov. Det är således åtskilliga faktorer som påverkar. För att på ett mer verklighetsförankrat sätt visa hur olika faktorer kan spela roll för valet av immaterialrätter ges i det följande två exempel på strategier för olika produkter Korkskruven Anna G från Alessi Korkskruven Anna G utgör ett typexempel på när funktion och estetik möts i industridesign. Produkten innehåller vissa beståndsdelar, så som skruven och hävstångseffekten från armarna, som är inkluderade för att korkskruven ska kunna fylla en viss funktion. Samtidigt innehåller den flera moment, så som formen på kjolen och huvudet, som finns där av enbart estetiska skäl och ger produkten sitt säregna utseende. Anna G är något av en profilprodukt för Alessi då den varit en bästsäljare sedan dess lansering år Produkten förväntas få en mer eller mindre permanent plats bland köksutrustningen och är således långt ifrån en förbrukningsvara. Med hänsyn till det sagda vore det fördelaktigt för Alessi med varumärkesskydd för Anna G. Skyddet är potentiellt evigt och skyddsomfånget omfattar all användning som av den genomsnittlige konsumenten 228 skulle 226 Levin, Lärobok, s Alessis hemsida under fliken Bar&Wines, Bottle Opener, lydelse Mål C-210/96 den 16 juli 1998, Gut Springenheide GmbH och Rudolf Tusky mot Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt, ECLI:EU:C:1998:369, p

57 kunna förväxlas 229 med varumärket. Produkten får anses ha tillräcklig särskiljningsförmåga för skydd då den kraftigt avviker från den sedvanliga formen 230 för korkskruvar. Det bör dock hållas i åtanke att bedömningen av vad som är sedvanligt i branschen inte är statisk, och att en varumärkesregistrering av Anna G därför senare skulle kunna riskera att hävas på grund av bristande särskiljningsförmåga 231 om liknande former blir vanligt förekommande i branschen. Beträffande de absoluta registreringshindren 232 utgör undantaget för former eller andra egenskaper som följer av varans art 233 inte utgöra något hinder mot registrering då formen på Anna G inte på något sätt är en given form för korkskruvar. Inte heller kan de funktionella elementen i produkten utgöra något hinder då formen, med bland annat kjolen och ansiktet, inte är nödvändig för att uppnå det tekniska resultatet. 234 Eventuellt skulle hindret mot registrering av en varas form eller en annan egenskap som ger varan ett betydande värde 235 kunna utgöra ett problem för Alessi. Regeln åskådliggör gränsdragningen mellan varumärkesrätten och designrätten på så sätt att om utseendet i sig är det som ger produkten ett betydande värde så är det fråga om design, inte om en ursprungsangivelse. Bestämmelsen har bland annat tillämpats på dekoren på bestick, Patentbesvärsrätten slog då fast att dekoren i sig hade ett ekonomiskt värde och att det var oförenligt med behovet av lojal konkurrens att konsumenter som ville komplettera sin uppsättning skulle vara hänvisade till endast en näringsidkare. 236 Även om det inte finns något behov av komplettering i förhållande till Anna G skulle dess utseende kunna anses i sig inneha ett ekonomiskt värde. Vidare har EU-domstolen uttalat att betydande värde ska tolkas så att det kan röra sig om flera olika typer av värden, så som kvalitet, säkerhet eller dekoration. 237 Då formen på produkten i detta fall är betingat av estetiska hänsyn finns det en risk för att den skulle kunna anses ha ett betydande dekorativt värde kap. 10 VML och artikel 9 EU-VMF. 230 Mål C-136/02 P den 7 oktober 2004, Mag Instrument mot OHIM, ECLI:EU:C:2004:592, p Se resonemanget i avsnitt avseende disktabletter kap. 9 VML och artikel 7(1)(e) EU-VMF kap. 9 VML och artikel 7(1)(e)(i) EU-VMF. Notera att annan egenskap endast hänför sig till förordningen kap. 9 VML och artikel 7(1)(e)(ii) EU-VMF. Notera att förordningen även omfattar annan egenskap hos varan som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat. Se även bedömningen i mål C-299/99 den 18 juni 2002, Philips, ECLI:EU:C:2002: kap. 9 VML och artikel 7(1)(e)(iii) EU-VMF. Notera att annan egenskap endast hänför sig till förordningen. 236 PBR, mål (Silverbestick). 237 Mål C-205/13 den 18 september 2014, Hauck, ECLI:EU:C:2014:2233, p

58 Då produkten funnits på marknaden sedan år 1994 uppfyller den inte det mönsterrättsliga nyhetskravet i 2 ML och artikel 4 EG-FGF, och mönsterrätt är därmed uteslutet även om övriga rekvisit skulle kunna vara uppfyllda. Det upphovsrättsliga brukskonstskyddet utgör en bra immaterialrättslig bas för produkten. Skyddstiden är lång och skyddet är inte hävningskänsligt så som varumärkesrätten kan vara. En nackdel i förhållande till varumärkesrätten är att skyddet endast omfattar efterbildningar, och inte all förväxlingsbar användning som inom varumärkesrätten. Anna G lever med största sannolikhet upp till kraven för upphovsrätt då de, som diskuterats ovan, är mycket lågt ställda. Exempelvis erhöll ficklampan Mini Maglite upphovsrättsligt skydd trots sin relativt enkla och funktionsbetingade form, men domstolen uttalade att det rörde sig om ett gränsfall. 238 Då upphovsrätten inte är registrerbar skulle Alessi med fördel kunna be svensk forms opinionsnämnd om ett utlåtande avseende produktens originalitet och skydd. Ett sådant utlåtande kan sedan användas för att stoppa intrång och förhoppningsvis vara så effektivt att dyra och tidskrävande domstolsprövningar kan förhindras. Det är självfallet svårt att ha en marknadsrättslig strategi då marknadsrätten blir tillämplig först efter det att en tredje man agerat på ett sådant sätt som innehavaren menar strider mot marknadsrätten. Det enda som en innehavare egentligen kan göra i förebyggande syfte är att se till att produkten blir så pass välkänd att den når upp till kraven i 14 MFL och dessutom dokumentera det på bästa sätt. Marknadsrätten är ett reaktivt verktyg, och Alessi skulle antagligen ha större nytta av att jobba proaktivt med sin immaterialrätt T-shirt med tryck från H&M För en helt vanlig t-shirt med tryck från H&M ligger styrkan knappast i funktionen, kvaliteten eller någon designmässig tidlöshet. Dess styrka består snarare i att designen ligger rätt i tiden vilket får stor betydelse vid utformandet av en immaterialrättslig strategi. Högsta domstolen har i ett mål rörande ett modeplagg slagit fast att även kombinationer av tidigare kända formelement kan erhålla skydd om kombinationen av dem är originell. 239 H&Ms t-shirt når med största sannolikhet upp till kraven för skydd då trycket, även om formen på t-shirten inte är originell, liknar en 238 NJA 2009 s. 159 (Mini Maglite). 239 NJA 1995 s. 164 (Stickad tunika). 58