GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR!

NR 3/4 2005 REDAKTION: Advokat Petra Hansson Advokat Jens Kinnander ANSVARIG UTGIVARE: Advokat Per Josefson KONTAKTPERSONER: Advokat Karin Cederlund, Stockholm Telefon 08-505 764 95 e-post karin.cederlund@msa.se Advokat Göran Kraft, Göteborg Telefon 031-355 16 83 e-post kraft@msa.se Advokat Pär Andersson, Öresund Telefon 042-489 22 10 e-post pan@msa.se GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR! I årets sista nyhetsbrev skriver vi bl a om två marknadsrättsliga avgöranden, de första fildelningsavgörandena på filmområdet samt ett intressant avgörande rörande svensk domsrätt och negativ fastställelsetalan i ett mål om patentintrång. Vi får samtidigt passa på att önska er alla en riktigt god jul och gott nytt år från Mannheimer Swartlings verksamhetsgrupp för immaterialrätt. Vilseledande efterbildning av Puma-sko Marknadsdomstolen ( MD ) har prövat frågan om marknadsföring av en sko kan anses vara en vilseledande efterbildning av ett annat företags skor och kommit fram till att så var fallet. Vidare har marknadsdomstolen ansett att marknadsföringen utgjort renommésnyltning. Puma Aktiengesellschaft R.D. Sport ( Puma ) yrkade att MD vid vite skulle förbjuda Svexico AB ( Svexico ) att marknadsföra och försälja den sk Network-skon eller någon annan sko som liknar och kan förväxlas med skon Repli Cat som marknadsförs av Puma. Svexico medgav yrkandet men på grund av målets indispositiva karaktär prövades målet ändå i sak av MD. Puma gjorde gällande att Svexicos sko utgjorde en vilseledande och därmed otillbörlig efterbildning som lätt kunde förväxlas med Pumas sko som är känd och särpräglad. Marknadsföringen av skon var därmed inte förenlig med marknadsföringslagen. Vidare gjorde Puma gällande att marknadsföringen utnyttjade den renommé som är förknippad med Pumas produkter. Beträffande kravet på särprägel och kännedom på marknaden konstaterade MD att Puma sedan slutet av 1950-talet sålt produkter som har samma kännetecken och att Pumas produkter varit föremål för mycket omfattande marknadsföring. Svexicos sko har marknadsförts kraftigt vilket inneburit att skon sålts i många exemplar. MD konstaterade vidare att den vågformade randen är en karaktäristisk detalj på Pumas sko. Mot bakgrund av det anförda, samt mot bakgrund av en av Puma åberopad inarbetningsundersökning, ansåg MD det klarlagt att Pumas sko var särpräglad och väl känd på marknaden. I fråga om kravet på förväxlingsrisk anförde MD inledningsvis att likheterna mellan de två produkterna avseende material, färgsättning och allmän utformning var mycket stora. Vidare anförde MD att Svexico använder en vågformad rand på skorna som enligt MD endast har marginella skillnader jämfört med randen på Pumas sko samt att det av den åberopade förväxlingsundersökningen framgick att en stor del av de tillfrågade spontant förknippat Svexicos sko med Puma eller något av Pumas varumärken. MD konstaterade därför att Svexicos sko utgjorde en vilseledande efterbildning. MD biföll därmed Pumas yrkande och förbjöd Svexico att marknadsföra, inklusive försälja, den i målet aktuella skon. (MDs dom den 17 november 2005, mål nr 2005:33.) Nyhetsbrevet utges i informationssyfte och är inte att betrakta som juridisk rådgivning sid 1

Användning av konkurrents produktnamn utgjorde inte renommésnyltning eller vilseledande om kommersiellt ursprung Svaranden hade vid marknadsföring av medicinska hjälpmedel använt benämningar och artikelnummer hänförliga till en konkurrents produkt. Konkurrenten ansåg att denna användning utgjorde dels renommésnyltning, dels vilseledande om kommersiellt ursprung enligt marknadsföringslagen och yrkade att marknadsdomstolen (MD) skulle förbjuda sådan användning. MD påpekade att en första förutsättning för att ett sådant yrkande ska kunna bifallas är att de benämningar och artikelnummer som använts är väl kända på marknaden på sådant sätt att de förknippas med kärandens verksamhet. Käranden lyckades i det här fallet inte styrka att sådan kännedom förelåg. Enbart det faktum att käranden tagit fram och under en längre tid använt de aktuella artikelnumren ansågs t ex inte innebära att köparna förknippar produkten med käranden och dennes verksamhet. Förhör med sjukhuspersonal som visade att artikelnumren förknippades med käranden ansågs inte heller vara tillräckligt för att styrka att artikelnumren var väl kända på marknaden. Svaranden hade även i ett nyhetsbrev indirekt hänvisat till kärandens produkter. Detta ansågs dock inte tillräckligt för att utgöra otillbörligt beteende, utan en formulering måste även vara ägnad att vilseleda konsumenterna. Uppgiften hade i detta fall riktat sig till ett begränsat antal mottagare med stor kompetens beträffande den typ av produkter som det här var fråga om. De uppgifter som lämnats hade inte varit komplicerade eller svåra att kontrollera, utan det var fråga om ett allmänt påstående. MD bedömde att ett sådant allmänt påstående inte är otillbörligt i marknadsföringslagens mening när det lämnas under sådana förhållanden och på sådant sätt som här skett. Svaranden har också rätt att hänvisa till kärandens produkt vid marknadsföring av tillbehör till just sådana produkter, under förutsättning att detta sker på ett sakligt och korrekt sätt. Hänvisningen i det aktuella fallet ansågs uppfylla dessa kriterier och var således inte otillbörlig. MD klargjorde dessutom att för att marknadsföring ska vara otillbörlig är det inte tillräckligt att vissa av uppgifterna däri är oriktiga eller att man anknyter till en konkurrent. Det krävs dessutom att man obehörigen anknyter till den andre näringsidkaren och dennes verksamhet och att åtgärderna i sig medför en risk att konsumenterna vilseleds om produkternas kommersiella ursprung. Talan lämnades i sin helhet utan bifall. (Marknadsdomstolens dom den 9 november 2005, Dnr C 3/04, MD 2005:30.) De första fildelningsdomarna Tingsrätterna i Västmanland och Sollentuna har meddelat varsin dom som rör frågan om fildelning. Fildelning fungerar på så sätt att en användare laddar ned filer, t ex musikeller filmfiler, från andra användare samtidigt som denne lägger ut och delar med sig av sina egna filer. I det ena av de aktuella fallen hade en person lagt ut filmen Hip Hip Hora medan det andra fallet rörde en person som lagt ut filmen Den tredje vågen. Polisanmälan hade i de båda fallen givits in av de filmproducentbolag som innehar relevanta rättigheter till filmerna. Det förfarande som omfattades av de båda fallen var endast att de åtalade gjort filmerna tillgängliga för allmänheten, inte att de själva laddat ned dessa. Som tidigare nämnts i detta nyhetsbrev har den svenska upphovsrättslagen genomgått en hel del förändringar med effekt från 1 juli 2005 i anledning av det s. k. InfoSoc direktivet. Ändringarna har främst syftat till att anpassa lagen till den nya tekniken, bl a genom att klargöra vad som gäller vid tillgängliggörande och nedladdning av upphovsrättsligt skyddade verk på internet. Den nya lagtexten föreskriver bl a att en upphovsrättsinnehavare har en ensamrätt att förfoga över ett verk genom att tillgängliggöra detta genom överföring till allmänheten. Denna nya lydelse i lagen skall tydliggöra att endast en upphovsrättsinnehavare har rätt att lägga ut skyddade verk på internet så att andra användare kan ladda ned dessa till sina egna datorer. Eftersom de nu aktuella fallen gällde brott som begicks under tiden före den 1 juli 2005 tillämpades dock upphovsrättslagen i dess gamla lydelse. Med anledning av detta resonerade inte domstolarna kring begreppet överföring till allmänheten utan istället till motsvarande begrepp i den äldre lydelsen av upphovsrättslagen, nämligen offentligt framförande. I båda fallen ansågs de åtalade utan rättighetshavarens samtycke ha offentligt framfört de aktuella filmerna och därmed gjort dessa tillgängliga för allmänheten. De bedömdes därför ha gjort sig skyldiga till brott mot upphovsrättslagen. I båda fallen dömdes de åtalade för att utan kommersiellt syfte ha gjort en film tillgänglig under en kort period. Med anledning av detta ansåg domstolarna att påföljden kunde stanna vid ett kännbart bötesstraff, vilket i båda fall fastställdes till 80 dagsböter. Vidare beslut-

ade domstolarna att i det ena fallet förverka en hårddisk och i det andra fallet förverka en CD/DVD-ROM-skiva. (Dom den 25 oktober 2005 från Västmanlands tingsrätt, mål nr B 1333-05 samt dom den 9 november 2005 från Sollentuna tingsrätt, mål nr B 1380-05.) HD skall pröva frågan om svensk domsrätt och negativ fastställelsetalan i mål om patentintrång Högsta domstolen (HD) har nyligen meddelat prövningstillstånd i ett mål mellan Alligator Bioscience AB och Maxygen Inc rörande frågan om det svenska företaget Alligator har rätt att väcka negativ fastställelsetalan enligt 63 andra stycket patentlagen vid svensk domstol mot det amerikanska företaget Maxygen. Bakgrunden till det överklagade beslutet är följande. Maxygen innehar ett europeiskt patent som är giltigt bl a i Sverige. I slutet av 2004 underrättade Maxygen Alligator om att Maxygen ansåg att Alligator begick intrång i Maxygens patent. Alligator bestred intrång och efter skriftväxling väckte Alligator negativ fastställelsetalan mot Maxygen vid Stockholms tingsrätt av innebörd att Alligator inte gjorde intrång i Maxygens patent. Maxygen yrkade att målet skulle avvisas på den grunden att tingsrätten inte var behörig att ta upp målet eftersom svensk domsrätt saknades samt även att det saknades fastställelseintresse eftersom Maxygen sedermera väckt fullgörelsetalan mot Alligator avseende samma sak. Alligator bestred avvisningsyrkandet. Den första frågan tingsrätten hade att ta ställning till var om det förelåg svensk domsrätt. Tingsrätten fann att det förelåg svensk domsrätt genom analog tillämpning av artikel 5.3 i Bryssel I-förordningen (forum delicti) på grund av tvistens starka anknytning till Sverige. Den andra frågan tingsrätten hade att ta ställning till var om den senare väckta fullgörelsetalan utgjorde hinder för den tidigare väckta fastställelsetalan avseende samma sak. Tingsrätten fann att så inte var fallet och att fastställelseintresse förelåg i målet. Tingsrätten lämnade således Maxygens avvisningsyrkande utan bifall. Maxygen överklagade beslutet och Svea hovrätt avslog den 27 maj 2005 Maxygens överklagande. Svea hovrätt delade i allt väsentligt den bedömning tingsrätten gjort. Maxygen överklagade beslutet till HD och nu skall alltså HD pröva frågan. (HDs beslut den 14 november 2005, i mål nr Ö 2773-05.) Varor i transit inte varumärkesintrång EG-domstolen har nyligen i en dom fastställt att en varumärkesinnehavare inte kan motsätta sig att varor lagligen märkta med dennes varumärke förs in från ett land utanför EES-området så länge dessa varor, s k icke-gemenskapsvaror, befinner sig i transit. Införseln utgör ett rättighetsintrång först när varorna bjuds ut till sådan försäljning som förutsätter att varorna förs in på gemenskapsmarknaden. I målet var det fråga om lagligen märkt AQUAFRESH-tandkräm som utan varumärkesinnehavarens (SmithKline Beecham och BechamGroup) samtycke hade skeppats från Sydafrika till Rotterdam i Holland, och där lagrats i ett tullmagasin. Tandkrämspartiet blev efter varumärkesinnehavarens begäran belagt med kvarstad, vilket överklagades av varornas ägare (Class International) till Appellationsdomstolen i Haag som i sin tur begärde ett förhandsavgörande från EG-domstolen. Appellationsdomstolens första fråga gällde huruvida varumärkesdirektivets artikel 5.1 och 5.3(c) och varumärkesförordningens artikel 9.1 och 9.2(c) som reglerar vilken ensamrätt varumärken ger och som bl a reglerar att rätten till ett varumärke innebär att innehavaren kan förhindra andra från att importera varor med varumärket skall tolkas så att hänförsel av originalvaror till förfarande för extern transitering och/eller lagring i tullmagasin skall anses utgöra import och därmed intrång. EG-domstolen konstaterade att import i den mening som avses i direktivet och förordningen förutsätter att varorna förs in i gemenskapen med den faktiska avsikten att föra in dem på gemenskapsmarknaden. Domstolen gör alltså skillnad mellan förfarande för extern transitering och/eller lagring i tullmagasin å ena sidan och import å andra sidan. Så länge varornas ägare inte för in dem på marknaden viket förutsätter införtullning anses varorna inte ha importerats. Följaktligen är det därmed inte fråga om ett användande som kan utgöra intrång i en varumärkesinnehavares ensamrätt. Den andra frågan rörde huruvida varumärkesinnehavaren kan motsätta sig att icke-gemenskapsvaror lagenligt försedda med varumärket i transit, utbjuds till försäljning. I denna fråga uttalade EG-domstolen att utbjudande till försäljning bara kan anses innebära ett användande av varumärket i de fall utbjudandet ovillkorligen medför att varorna släpps ut på gemenskapsmarknaden. Vidare åligger det varumärkesinnehavaren att visa att varorna utan samtycke har släppts ut i fri omsättning, eller att ett utbjudande eller en för-

säljning av varorna ovillkorligen medför att de släpps ut på gemenskapsmarknaden. (EG-domstolens dom den 18 oktober 2005, mål nr C-405/03.) Notiser Implementering av nya EG-direktiv inom läkemedelsområdet. Genom implementering i Sverige av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/24/EG av den 31 mars 2004 om ändring, avseende traditionella växtbaserade läkemedel, av direktiv 2001/83/EG om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel, kommer patentlagen att ändras genom att ett tillägg görs till 3 patentlagen. Tillägget innebär att genomförande av analyser och prövningar som är nödvändiga för att framställa underlag för ansökan om marknadsföringsgodkännande av generiska läkemedel inte skall utgöra patentintrång. En målsättning med direktivet är att underlätta marknadsinträdet för generiska läkemedel. Därmed blir det fritt fram att utföra bioekvivalensstudier och, om behov föreligger, prekliniska och kliniska prövningar som är nödvändiga för ansökan om marknadsföringsgodkännande av generiska läkemedel. Det blir även tillåtet att inge aktiv substans till Läkemedelsverket om så krävs. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2006. Regeringen lämnade den 17 november 2005 en remiss till lagrådet. Propositionen väntas komma runt årsskiftet. (Regeringens lagrådsremiss den 17 november 2005, Ändringar i läkemedelslagstiftningen m m.) Utredningen om lärarundantaget. Den utredning som tillsatts för att klarlägga de rättsliga konsekvenserna av ett avskaffande av det s k lärarundantaget lämnade nyligen sitt betänkande. Utredningen presenterar två alternativa ändringsförslag, vilka båda bygger på att högskoleforskare skall vara skyldiga att anmäla patenterbara uppfinningar till arbetsgivaren (högskolan). Enligt det s k anmälningsalternativet skall lärare och forskare anmäla alla patenterbara uppfinningar till arbetsgivaren, om uppfinningarna kan hänföras till området för den forskningsverksamhet som bedrivs vid den aktuella högskolan. Bestämmelsen tas in i lagen om rätten till arbetstagares uppfinningar. Enligt det s k övertagandealternativet skall lärarundantaget avskaffas och istället ersättas med en ny lag kallad lagen om rätten till uppfinningar av lärare och övriga arbetstagare med forskningsuppgifter vid universitet och högskolor. Enligt den nya lagen skall arbetsgivaren, högskolan, ha rätt att mot ersättning förvärva samtliga rättigheter till sådana anmälda uppfinningar som har ett samband med arbetstagarens anställning. Ersättningen föreslås bestå av ett schablonbelopp att utges vid övertagandet, samt en skälig ersättning uppgående till minst 30 procent av högskolans intäkter vid en kommersialisering. (SOU 2005:95) Tystnadsplikt för patentombud. Regeringen har beslutat att utreda möjligheten att förstärka skyddet för tystnadsplikt för de yrkesgrupper som yrkesmässigt sysslar med patenträttslig rådgivning. Utredningen skall särskilt utreda behovet av och formen för utbildning, auktorisation och tillsyn för dessa yrkesgrupper. Uppdraget skall redovisas senast den 20 december 2006. (Näringsdepartementets pressmeddelande den 17 november 2005.) ViaSats avtalsvillkor var oskäligt. Konsumentombudsmannen (KO) väckte talan mot ViaSat AB hos Marknadsdomstolen och yrkade att ViaSat AB skulle förbjudas att mot konsumenter använda ett avtalsvillkor för sina digital-tv-abonnemang som innebar att avtalet, om det inte sades upp senast 30 dagar före abonnemangsperiodens utgång, förlängdes automatiskt med ett år i taget. Marknadsdomstolen konstaterade att avtalet inte ålade ViaSat AB att påminna konsumenten innan uppsägning måste ske samt att bindningstiden var förhållandevis lång. Avtalet ansågs därför medföra en sådan snedbelastning mellan parterna, till nackdel för konsumenten, att en genomsnittligt sett rimlig balans mellan dem inte längre förelåg. Avtalsvillkoret ansågs därför oskäligt. (Marknadsdomstolens dom den 22 november 2005, MD 2005:34.) Hårdare tag mot piratkopiering och varumärkesförfalskning. Kommissionen har nyligen fattat beslut om åtgärder i syfte att skydda EU-medborgarna mot den ökande illegala handeln med piratkopior och falska varumärken. Bakgrunden till åtgärderna är att handeln med piratprodukter inom EU ökar lavinartat, särskilt i fråga om läkemedel, livsmedel och leksaker, samt att detta även innebär en fara för konsumenters hälsa och säkerhet. Kommissionens förslag innebär bland annat en översyn av den befintliga lagstiftningen, tillsättande av speciella tullexperter inom området för piratkopiering i syfte att uppnå en bättre tullkontroll samt ökad information till allmänheten om farorna med användning av piratkopior och den illegala marknad som understöds i och med handel med dessa. (Europeiska Kommissionens pressrelease IP/05/1247 den 11 oktober 2005.) En bild i kombination med en beskrivning av en doft utgjorde inte en grafisk återgivning av ett dofttecken. En bild på en jordgubbe tillsammans med orden doft av

mogen jordgubbe ansågs inte utgöra en godtagbar återgivning för registrering av ett doftmärke. Förstainstansrättens bedömning utgör inte någon förändring av gällande praxis avseende okonventionella varumärken. (Förstainstansrättens dom den 27 november 2005, T-305/04.)