Parallellimport och konsumtion av varumärkesrätten - en analys av varumärkesinnehavarens möjligheter att förhindra parallellimport Pia Järvengren

JURIDISKA INSTITUTIONEN Stockholms universitet Parallellimport och konsumtion av varumärkesrätten - en analys av varumärkesinnehavarens möjligheter att förhindra parallellimport Pia Järvengren Examensarbete med praktik i Europarätt, 22,5 hp Examinator: Ulf Bernitz Stockholm, Vårterminen 2012

1 Inledning... 5 1.1 Bakgrund...5 1.2 Syfte...6 1.3 Avgränsning...7 1.4 Metod...7 1.5 Disposition...8 2 Allmänt om parallellimport... 9 3 Den varumärkesrättsliga konsumtionen av varumärkesinnehavarens ensamrätt...11 3.1 Inledande frågeställningar...11 3.2 Rättslig bakgrund...11 3.3 Konsumtionens territoriella avgränsning...13 3.3.1 Inledande kommentarer...13 3.3.2 Allmänt...13 3.3.3 Regional konsumtion...14 3.3.4 Avslutande kommentarer...15 3.4 Konsumtionens inträde...16 3.4.1 Varubegreppet...16 3.4.1.1 Inledande kommentarer...16 3.4.1.2 Konsumtion för enskilda exemplar...16 3.4.1.3 Avslutande kommentarer...17 3.4.2 Begreppet förts ut på marknaden...17 3.4.2.1 Inledande kommentarer...17 3.4.2.2 Omständigheterna i mål C-16/03 Peak Holding...17 3.4.2.3 Produktion, lagerhållning och import...18 3.4.2.4 Marknadsföring och försäljning...18 3.4.2.5 Avslutande kommentarer...20 3.4.3 Samtyckesbegreppet...20 3.4.3.1 Inledande kommentarer...20 3.4.3.2 Utryckligt eller underförstått samtycke...21 3.4.3.3 Vem är behörig att ge samtycke?...22 3.4.3.4 Avslutande kommentarer...22 4 Varumärkesinnehavares rätt att motsätta sig vidareförsäljning efter att varorna släppts ut inom EES...23 4.1 Inledande frågeställningar...23 1

4.2 Rättslig bakgrund...23 4.3 Ompaketering...24 4.3.1 Allmänt...24 4.3.2 Förutsättningar för ompaketering...26 4.3.2.1 Inledande kommentarer...26 4.3.2.2 Villkor...26 4.3.2.3 Avslutande kommentarer...28 4.3.3 Konstlad avskärmning av marknaderna inom EES...28 4.3.3.1 Inledande kommentarer...28 4.3.3.2 Effektiv tillgång till marknaden i importlandet...28 4.3.3.3 Avslutande kommentarer...31 4.3.4 Inverkan på varans ursprungliga kvalitet...31 4.3.4.1 Inledande kommentarer...31 4.3.4.2 Vad utgör inverkan på varans ursprungliga kvalitet?...31 4.3.4.3 Avslutande kommentarer...32 4.3.5 Krav på angivelse på den ompaketerade varan...32 4.3.5.1 Inledande kommentarer...32 4.3.5.2 Hur ska angivelsen se ut och vem ska anges som ompaketerare?...33 4.3.5.3 Avslutande kommentarer...34 4.3.6 Skada på varumärkets anseende...34 4.3.6.1 Inledande kommentarer...34 4.3.6.2 Vad innebär skada på varumärkets anseende?...34 4.3.6.3 Avslutande kommentarer...35 4.3.7 Krav på underrättelse till varumärkesinnehavaren...35 4.3.7.1 Inledande kommentarer...35 4.3.7.2 Hur ska varumärkesinnehavaren underrättas om ompaketeringen?...35 4.3.7.3 Avslutande kommentarer...36 4.3.8 Principernas tillämplighet på olika typer av varor...36 4.3.8.1 Inledning...36 4.3.8.2 Vilken omfattning har den praxis EUD utarbetat för ompaketering av läkemedel?...36 4.3.8.3 Avslutande kommentarer...37 4.4 Förhållanden vid fortsatt marknadsföring av en varumärkesskyddad vara genom reklam och försäljning...38 4.4.1 Inledande kommentarer...38 4.4.2 Skada på varumärkets anseende...38 4.4.3 Avslutande kommentarer...41 5 Varumärkets anseende...43 5.1 Inledande kommentarer...43 2

5.2 Anseendeskydd...43 5.3 Avslutande kommentarer...45 6 Bevisbörda...46 6.1 Inledande frågeställningar...46 6.2 Bevisbörda vid varumärkesrättslig konsumtion...46 6.2.1 Inledande kommentarer...46 6.2.2 Bevisbördans placering...46 6.2.3 Avslutande kommentarer...47 6.3 Bevisbörda vid varumärkesintrång genom vidareförsäljning av märkesskyddade varor som satts i omlopp på marknaden inom EES...48 6.3.1 Inledande kommentarer...48 6.3.2 Bevisbördans placering...48 6.3.3 Avslutande kommentarer...50 7 Konklusion och avslutning...51 8 Källförteckning...52 8.1 Offentligt tryck...52 8.2 Litteratur...52 8.3 Periodika...53 8.4 Generaladvokatens förslag till avgörande...54 8.5 Praxis...54 3

Förkortningar och förklaringar EES EUD Europeiska ekonomiska samarbetsområdet EU-domstolen EUF-fördraget Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt Första varumärkesdirektivet Rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar Varumärkesdirektivet Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar VML Varumärkeslagen (2010:1877) Med medlemsstat avses land inom EES Med inommärkeskonkurrens avses konkurrens som uppstår mellan olika återförsäljare eller distributörer av samma märkesvara, d.v.s. när aktörerna använder sig av samma varumärke. Med mellanmärkeskonkurrens avses konkurrens som uppstår mellan olika återförsäljare eller distributörer av likartade märkesvaror, d.v.s. när aktörerna använder sig av olika varumärken. Med tredje land avses land utanför EES-området Med tredje man avses annan än varumärkesinnehavaren eller någon som inte har någon ekonomisk länk med varumärkesinnehavaren 4

1 Inledning 1.1 Bakgrund Ett varumärke kan representera ett stort ekonomiskt värde och kan även ha en viktig kommersiell betydelse. På grund av detta har varumärkesinnehavaren ofta ett intresse av att kunna kontrollera sitt varumärke. Vid sidan av vanliga kopior av, och snyltningar på, varumärket kan varumärkesinnehavare råka ut för parallellimport av sina varor. Parallellimport innebär att varumärkesskyddade produkter köps in eller importeras för kommersiell vidareförsäljning utanför innehavarens distributionsnätverk. En varumärkesinnehavares märkta varor säljs ofta till olika priser i olika länder. Detta beror på att köpkraften hos kunderna varierar mellan olika länder. Parallellimportörer kan därför tjäna pengar på att importera varor från lågprisländer för att sedan sälja dessa i länder där priserna är högre. Parallellhandel kan ske både inom ett och samma land och genom gränsöverskridande transaktioner, men i och med Första Varumärkesdirektivet så omfattas nu även den interna situationen av europarätten. Det avgörande kriteriet är som sagt att det sker utanför varumärkesinnehavarens distributionsnätverk och inte att det måste ske mellan olika länder. Parallellimporten bidrar till att generellt sänka prisnivåerna för konsumenter, vilket bl.a. leder till förlorade inkomster för varumärkesinnehavaren. Ett grundläggande syfte inom EES är att åstadkomma fri rörlighet och konkurrens över gränserna för varor och tjänster. För att uppnå detta måste parallellimport tillåtas inom EES. Det är viktigt att hitta en balans mellan skyddet för den fria rörligheten av varor och varumärkesinnehavarens varumärkesrättigheter. Varumärkesrätten innebär att varumärkesinnehavaren har en ensamrätt att använda sitt varumärke i näringsverksamhet. Varumärkesrätten inskränks dock på så sätt att ensamrätten till märkta varor konsumeras när dessa förs ut på marknaden med varumärkesinnehavarens samtycke. De märkta varorna kan därefter säljas vidare utan hinder av varumärkesrätten. Varumärkesinnehavaren förlorar därmed sina möjligheter att styra över vidareförsäljning av dessa märkta varor. Den varumärkesrättsliga konsumtionsprincipen är problematisk, eftersom att handeln med varor är global medan de varumärkesrättsliga skydden är territoriellt begränsade. Inom EES-området tillämpas numera principen om regional konsumtion. Det innebär att möjligheten till att parallellimportera varor försedda med skyddat varumärke begränsas 5

till varor som förts ut på marknaden inom EES. Import från länder utanför EES kan däremot stoppas med stöd av en europeisk eller nationell varumärkesrättighet. När en vara har förts ut på marknaden inom EES med varumärkesinnehavarens samtycke är det fritt fram för parallellimportörer att sälja vidare dessa varor antingen inom samma land eller till andra länder inom EES. Det finns ett undantag från den till synes absoluta konsumtionen. Om varornas skick förändrats eller försämrats sedan de förts ut på marknaden eller om det finns någon annan skälig grund för innehavaren att motsätta sig användningen, så har en varumärkesinnehavare rätt att stoppa vidareförsäljning av varan. Skälig grund kan enligt varumärkesrätten exempelvis utgöras av att varumärkets anseende skadas av en parallellimportörs användning av varumärket. För att förstå vad parallellimport innebär för en varumärkesinnehavare, så är det viktigt att klargöra att det finns en skillnad mellan s.k. inommärkeskonkurrens och s.k. mellanmärkeskonkurrens. Parallellimport innebär att en inommärkeskonkurrens uppstår. Men på sikt kan detta medföra att även varumärkets konkurrenskraft gentemot andra varumärken undermineras till följd av att varumärkets anseende skadats. Parallellhandel kan på så sätt påverka den redan befintliga mellanmärkeskonkurrensen. Inommärkeskonkurrens måste balanseras mot mellanmärkeskonkurrens och balanspunkten för detta är det ovan nämnda undantaget från varumärkesrättslig konsumtion. Varumärkesinnehavarens rättigheter måste vägas mot skyddet för den fria rörligheten av varor. 1.2 Syfte Syftet med denna uppsats är att utreda när och hur konsumtion av varumärkesrätten inträder enligt svensk rätt. Syftet är vidare att utreda hur konsumtion förhåller sig till varumärkesinnehavarens rättigheter, d.v.s. under vilka omständigheter parallellimport kan stoppas samt under vilka förutsättningar vidareförsäljning av en skyddad vara kan förhindras när den väl förts ut på marknaden. Uppsatsen syftar även till att utreda hur ett varumärke påverkas av parallellimport och vad parallellimporten kan få för effekter på ett varumärkes anseende. Slutligen syftar uppsatsen till att utreda vem som har bevisbördan, dels för att konsumtionskriterierna är uppfyllda eller inte, dels för att vidareförsäljning ska vara tillåten eller inte. 6

1.3 Avgränsning Uppsatsen rör konsumtion av varumärkesrätten ur ett svenskt perspektiv, d.v.s. i förhållande till svensk rätt, såsom den harmoniserats genom EUD:s tolkning av Varumärkesdirektivet i förhandsavgöranden. Det får till följd att ett stort antal rättsfall från EUD kommer att behandlas i uppsatsen, då dessa har stor betydelse för hur svensk rätt ska tolkas. Uppsatsen avgränsas till att behandla den varumärkesrättsliga konsumtionsprincipen i 1 kap. 12 VML (artikel 7 Varumärkesdirektivet). Varumärkesinnehavarens skyddsomfattning stödjer sig på 1 kap 10 VML (artikel 5 Varumärkesdirektivet). Skyddets omfattning kommer därför också att beröras i samband med 1 kap. 12 VML. Den fria rörligheten av varor i artikel 36 EUF-fördraget är i vissa fall sammanlänkad med artikel 7 Varumärkesdirektivet och kommer därför till viss del att beröras. 1 Frågor om import av s.k. piratkopior kommer inte att tas upp. Detta eftersom att någon konsumtion av varumärkesrätten då inte kan uppstå. Vid parallellimport aktualiseras även konkurrensrättsliga frågor. Dessa frågor kommer inte att behandlas närmare i denna uppsats. Vid parallellimport kan även internationell privaträtt och marknadsrätt aktualiseras, men denna uppsats berör inte heller sådana frågeställningar. Eventuella avtalsrättsliga frågor mellan producent och distributör kommer heller inte närmare att behandlas. 1.4 Metod Uppsatsen följer en rättsdogmatisk metod. Det innebär att relevanta rättskällor har studerats och analyserats i syfte att tolka och systematisera gällande rätt. För att utreda de legala grunderna för parallellhandel har förarbeten, författningar, EU-direktiv, juridisk doktrin, svenska rättsfall och förhandsavgöranden från EUD studerats och analyserats. Stor tyngd har lagts vid förhandsavgöranden från EUD. 1 Se angående detta de förenade målen Bristol-Myers Squibb mot Paranova A/S (C-427/93) och C. H. Boehringer Sohn, Boehringer Ingelheim KG och Boehringer Ingelheim A/S mot Paranova A/S (C- 429/93) och Bayer Aktiengesellschaft och Bayer Danmark A/S mot Paranova A/S (C-436/93), 11 juli 1996, REG 1996 s. 1-3457 (De förenade målen C-427/93, C-429/93 och C-436/93 Bristol-Myers Squibb m.fl. ) p. 40. 7

1.5 Disposition Under avsnitt 2 beskrivs allmänt vad parallellimport är. I avsnitt 3 utreds konsumtionsprincipen och dess territoriella avgränsning. Avsnittet innehåller en redogörelse för de olika rekvisit som ska vara uppfyllda för att konsumtion ska inträda. Avsnittet inleds med en redogörelse för vad konsumtion rättsligt sett grundar sig på. Därefter följer en redogörelse och analys av begreppet förts ut på marknaden och samtyckesbegreppet, som främst grundar sig på praxis från EUD. I avsnitt 4 utreds i vilka fall varumärkesinnehavaren har rätt att motsätta sig vidareförsäljning av varor försedda med varumärken efter att de varumärkesrättsligt har konsumerats. Inledningsvis följer en redogörelse för vad ett sådant motsättande av en varumärkesinnehavare rättsligt sett grundar sig på. Normalt sett har varumärkesinnehavaren en s.k. märkningsexklusivitet, vilket behandlas under avsnittet. Under avsnittet utreds även under vilka förutsättningar en parallellimportör tillåts paketera om en vara. De förutsättningar som ska vara uppfyllda för att en varumärkesinnehavare ska kunna motsätta sig ompaketering av varor analyseras utifrån praxis från EUD. Vidare utreds om och i så fall hur marknadsföring av en vara, som satts i omlopp på marknaden och därmed varumärkesrättsligt konsumerats, får genomföras. Under avsnittet utreds även vad som innebär skada på ett varumärkes anseende och vad som utgör förändrad kvalitet samt hur dessa två frågor förhåller sig till varandra. Avsnitt 5 behandlar hur ett varumärkes anseende påverkas av parallellimport. Under avsnitt 6 utreds vem som har bevisbördan för att konsumtion inträtt eller inte. Det utreds även vem som har att bevisa eller motbevisa att ett varumärkes anseende skadats eller att en varas kvalitet förändrats eller försämrats. Löpande under avsnitt 3, 4, 5 och 6 under avslutande kommentarer följer redogörelser för författarens egna slutsatser och kommentarer. Avsnitt 7 innehåller en övergripande slutsats innehållande en redogörelse kring hur konsumtionsprincipen kan komma att utvecklas i framtiden och vad det i sin tur kan få för konsekvenser. 8

2 Allmänt om parallellimport Från ett juridiskt perspektiv grundar sig parallellimport på bestämmelsen om konsumtion av ensamrätten, 1 kap. 12 VML (artikel 7 i Varumärkesdirektivet). Anledningen till att en varumärkesinnehavare kan motsätta sig parallellimport är att denne innehar rättigheterna till ett varumärke i en viss medlemsstat. Det är viktigt att klargöra att det är fråga om parallellimport i kommersiellt syfte. Inget hindrar en privatperson ifrån att bedriva privatimport inom tillåtna ramar. 2 Parallellhandel innebär att varumärkesskyddade produkter importeras för kommersiell vidareförsäljning vid sidan av de ordinarie försäljningskanalerna. 3 Normalt sett köper en parallellimportör upp en vara försedd med ett varumärke i ett land, för att sedan vidareförsälja denna i ett annat land där tillverkaren redan marknadsför varan. 4 Parallellhandel kan också ske vid sidan av de ordinarie försäljningskanalerna inom ett och samma land. Det kan även ske inom skilda varuområden, såsom inom handel med kläder, skor, kapitalvaror, bilar och läkemedel o.s.v. 5 Utöver de legala förutsättningar som krävs för att en varumärkesinnehavare inte ska kunna motsätta sig parallellimport, måste vissa andra förutsättningar vara uppfyllda. Dessa är huvudsakligen av kommersiell natur. Normalt sett är en av dessa att man har att göra med ett internationellt välkänt varumärke, ofta förknippat med höga priser och status. 6 En annan förutsättning är att det ska föreligga prisskillnader, vilka kan uppstå mellan länder. Dessa prisskillnader beror på att köpkraften är olika stark i olika länder. En parallellimportör köper varor från länder där priserna är låga och säljer dessa i länder där priserna är höga. 7 Om det inte finns någon prisskillnad, så finns det inte heller någon möjlighet för en parallellimportör att göra någon vinst. 8 2 Se Lidgard, Hans Henrik, Parallellhandel konsumtion av immaterialrätt i Europa och USA, 1 uppl., Norstedts Juridik ( Lidgard, Parallellhandel ) 2002, s. 137. 3 Se Konkurrensverket; Parallellimport till Sverige effekter av Silhouette-domen, Konkurrensverkets rapportserie 1999:1, Nyköping, 1999, (Konkurrensverkets rapport) s. 9. 4 Hays, Thomas, Parallel Importation under European Union Law, London, 2004 ( Hays ), s. 1f. 5 Konkurrensverkets rapport s. 7. 6 Konkurrensverkets rapport s. 27. 7 Grassie, Gill, Parallel imports and trade marks: where are we?: (part 1). European intellectual property review. 2006(28):9, s. 474. 8 Hays, s 3 ff. 9

För en varumärkesinnehavare gäller det att skaffa sig ett kännetecken, som en konsument vill identifiera sig med. Ofta köper en konsument en märkesvara för att på så sätt förknippas med en viss image eller livsstil. Faktorer som kvalitet och pris kan då få en minskad betydelse. 9 Parallellhandeln leder som sagt till att priser på märkesvaror pressas ner och det kan få negativa konsekvenser för ett varumärkes anseende. Varumärkesinnehavare lägger även ofta ner stora resurser på marknadsföring. Genom parallellimport kan parallellimportörer dra nytta av detta utan att själva behöva stå för kostnaden. 9 Lidgard, Parallellhandel s. 17-18. 10

3 Den varumärkesrättsliga konsumtionen av varumärkesinnehavarens ensamrätt 3.1 Inledande frågeställningar I detta avsnitt behandlas frågan om när den varumärkesrättsliga konsumtionen av en märkt vara inträder och vilka rekvisit som ska vara uppfyllda. Det är först och främst av vikt att beskriva vilken territoriell avgränsning den varumärkesrättsliga konsumtionen har. För att en märkt vara ska kunna parallellimporteras från ett tredje land krävs att varan förs ut på marknaden med varumärkesinnehavarens samtycke. Vad innebär då detta? För att kunna utreda den varumärkesrättsliga konsumtionsprincipen måste tillämpliga rättsliga bestämmelser presenteras. Dessa bestämmelser kommer att tolkas med hjälp av doktrin och praxis, främst från EUD. 3.2 Rättslig bakgrund För att någon konsumtion av en varumärkesrättighet över huvudtaget ska uppstå krävs att det föreligger en varumärkesrättighet. I annat fall uppstår inga varumärkesrättsliga problem vid import från andra länder. Det finns då ingen varumärkesrättighet, som kan förhindra import. Ensamrätten som tillkommer varumärkesinnehavaren beskrivs i 1 kap. 10 VML (artikel 5 Varumärkesdirektivet). Ensamrätten innebär att ingen annan än varumärkesinnehavaren i näringsverksamhet får använda varumärket. Ensamrätten kan uppkomma antingen genom registrering, 1 kap. 6 VML, eller genom inarbetning, 1 kap. 7 VML. Enligt 1 kap. 4 VML ska ett varumärke kunna återges grafiskt och ha särskiljningsförmåga. Den som bryter mot en varumärkesinnehavares ensamrätt i 1 kap. 10 VML begår varumärkesintrång och riskerar straffrättsliga eller civilrättsliga sanktioner. I 1 kap. 10 2 st. VML (artikel 5.3 Varumärkesdirektivet) stadgas en rätt för varumärkesinnehavaren att förhindra tredje man att sälja, marknadsföra, importera eller exportera varumärkesskyddade varor. Av 1 kap. 12 1 st. VML (artikel 7.1 i Varumärkesdirektivet) framgår att ensamrätten till ett varumärke inte hindrar att annan än innehavaren använder varumärket för varor som förts ut på marknaden inom EES med varumärkesinnehavarens samtycke. Med begreppet konsumtion av en varumärkesrättighet menas att ensamrätten upphör att gälla för de varor, som förts ut på marknaden med varumärkesinnehavarens samtycke. Varu- 11

märkesinnehavaren kan då inte längre motsätta sig tredje mans användning av varumärkesinnehavarens varumärke. 10 Bestämmelsen innebär en inskränkning i varumärkesinnehavarens ensamrätt. Konsumtionsbestämmelsen i 1 kap. 12 VML omfattar både inarbetade och registrerade varumärken. Bestämmelsen har därmed fått en större räckvidd än den i Varumärkesdirektivet, som endast omfattar registrerade varumärken. 11 Effekten av konsumtionsprincipen är exempelvis att varor kan säljas vidare under sitt ursprungliga varumärke av en fristående näringsidkare. Varan kan alltså säljas vidare utan hinder av varumärkesrätten. 12 En parallellimportör har på så sätt rätt att använda varumärket och kommersialisera varorna. 13 Det innebär exempelvis att varumärket ska kunna användas i reklam för varan. 14 Om ingen annan än varumärkesinnehavaren skulle kunna använda varumärket på detta sätt skulle konsumtionsregeln undermineras. 15 Det finns dock vissa begränsningar av denna rätt. 16 Konsumtion kan endast inträda om det rör sig om en vara som är korrekt märkt av varumärkesinnehavaren. Det är alltså endast fråga om äkta varor. Vid märkesförfalskning har varumärkesinnehavaren alltid rätt att ingripa. 17 Det är viktigt att understryka att det inte rör sig om ett förbud mot parallellimport från ett land utanför EES-området. Det är upp till varumärkesinnehavaren själv att antingen agera och hävda sin ensamrätt eller att låta importen fortgå. 18 För förståelsen av 1 kap. 12 1 st. VML (artikel 7.1 Varumärkesdirektivet) krävs en utredning av vad begreppet förts ut på marknaden och vad samtyckesbegreppet innebär. Först och främst är det viktigt att utreda vilken omfattning den varumärkesrättsliga konsumtionsprincipen har, d.v.s. var uppstår konsumtionen av ensamrätten. Det är också av stor betydelse att utreda om begreppet varor i bestämmelsen innebär att 10 Bernitz, Ulf, Sverige, EU och parallellimporten, Europarättslig tidskrift, 1999(2) ( Bernitz, Sverige, EU och parallellimporten ) s. 10. 11 Se proposition 1999/2000:93 Ändringar i varumärkeslagen s. 18. 12 Bernitz, Ulf, Karnell, Gunnar, Pehrson, Lars, Sandgren, Claes, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens: [upphovsrätt, patent, mönster, varumärken, namn, firma, otillbörlig konkurrens], 11., omarb. uppl., Jure, Stockholm, 2009 (Bernitz m.fl.) s. 267. 13 Seville, Catherine, EU intellectual property law and policy, Edward Elgar, Cheltenham, 2009 ( Seville ) s. 352. 14 Mål C-337/95, Parfums Christian Dior SA och Parfums Christian Dior BV mot Evora BV, 4 november 1997, REG 1997 s. 1-6013 ( mål C-337/95 Dior ) p. 48. 15 Seville, Catherine, EU intellectual property law and policy, Edward Elgar, Cheltenham, 2009 s. 352 16 Se angående dessa begränsningar under avsnitt 4. 17 Bernitz, Ulf, Sverige, EU och parallellimporten s. 10. 18 Löfgren, Krister Parallellimport: Kringskurna importörer, Brand news, 2003(14):05, s. 9. 12

endast exemplar av varor omfattas av varumärkesrättslig konsumtion eller om alla identiska varor av samma varumärke omfattas. Det är i sammanhanget även av stor vikt vem som har bevisbördan för att konsumtion skett eller inte (se avsnitt 6.2). Varumärkesdirektivet, som har harmoniserat medlemsländernas varumärkeslagar, har implementerats i svensk rätt och 1 kap. 12 1 st. VML har sin motsvarighet i artikel 7.1 Varumärkesdirektivet. Det är därför av vikt att söka ledning i praxis från EUD om hur 1 kap. 12 1 st. VML ska tolkas. De EU-rättsliga reglerna tillerkänns företräde framför nationell rätt och det är på EU-nivå rättutvecklingen inom området till största del sker. Det ska tilläggas att EUD har klargjort att tillämpliga nationella bestämmelser om möjligt ska tolkas mot bakgrund av Första Varumärkesdirektivet. 19 Det följer av EUD:s rättspraxis att artiklarna 5 7 i första Varumärkesdirektivet medförde en fullständig harmonisering av bestämmelserna rörande de rättigheter som är knutna till ett varumärke och att artiklarna innehåller definitioner av de rättigheter som tillkommer varumärkesinnehavarna inom EU. 20 3.3 Konsumtionens territoriella avgränsning 3.3.1 Inledande kommentarer En viktig faktor vid varumärkesrättslig konsumtion är vilken räckvidd den har. För att få ett grepp om den varumärkesrättsliga konsumtionens omfattning måste man veta om konsumtionsprincipen är global, regional eller kanske endast nationell. Det är en stor skillnad mellan om varumärkesrättslig konsumtion inträder i Sverige, inom EES eller i hela världen. Det gäller därför för en varumärkesinnehavare att noga planera hur denne distribuerar sina varor försedda med sitt varumärke. 3.3.2 Allmänt Den geografiska räckvidden av varumärkesrättslig konsumtion har varit en omdiskuterad fråga runt om i världen. Tre olika möjliga huvudprinciper har kunnat urskiljas, vilka är global konsumtion, regional konsumtion och nationell konsumtion. Global konsumtion innebär att konsumtion inträder i alla länder där 19 Mål C- 63/97, Bayerische Motorenwerke AG (BMW) och BMW Nederland BV mot Ronald Karel Deenik, REG 1999, s. 1-905, (mål C- 63/97 BMW) p. 22-24. 20 Mål C-127/09, Coty Prestige Lancaster Group Gmbh mot Simex Trading AG, 3 juni 2010, REU 2010, s. I-0000, punkt 27 och där angiven praxis. 13

immaterialrättigheten är skyddad. Regional konsumtion innebär att konsumtion endast inträder i länder inom en viss region, exempelvis inom EU eller EES. Nationell konsumtion innebär att konsumtion endast inträder i just det land där produkten släppts ut på marknaden. 21 Vid tillkomsten av 1960 års varumärkeslag tillämpade Sverige nationell konsumtion. 22 Sverige övergick efter en tid till att tillämpa global konsumtion. 23 Varumärkesrätten konsumerades då i och med att en vara förs ut på marknaden var som helst i välden. 24 I och med mål C-355/96 Silhouette International 25 klargjordes frågan om konsumtionens territoriella räckvidd. Det stod efter den domen klart att det är regional (EES-vid) konsumtion som gäller. 3.3.3 Regional konsumtion Regional konsumtion innebär alltså att varumärkesrätten endast konsumeras inom ett visst område. I mål C-355/96 Silhouette International 26 uppkom frågan om konsumtionsprincipens territoriella räckvidd. Målet gällde en österrikisk lågpriskedja vid namn Hartlauer, som köpt ett parti glasögonbågar av märket Silhouette från ett bolag i Bulgarien (Bulgarien var vid tiden för tvisten inte medlem av EU eller EES). Bolaget i Bulgarien hade i sin tur köpt bågarna från tillverkaren och varumärkesinnehavaren Silhouette International i Österrike. Silhouette påstod att försäljningen till det bulgariska bolaget hade villkorats med att bågarna inte fick säljas tillbaka till Österrike. Silhouette International väckte talan mot Hartlauer om varumärkesintrång. Med anledning av detta ställde den österrikiska domstolen bl.a. följande fråga till EUD: Skall artikel 7.1 [ ] tolkas så, att varumärket ger innehavaren rätt att förbjuda tredje man att använda varumärket för varor som har förts ut på marknaden under detta varumärke i en stat som inte är fördragsslutande stat? 27 EUD besvarade frågan enligt följande: [ ] artikel 7 [ ] hindrar nationella regler enligt vilka de rättigheter som är knutna till ett varumärke ska anses konsumerade i 21 Bernitz m.fl. s. 25. 22 Se bl.a. NJA 1960 s 457. 23 NJA 1967 s 458. 24 SOU 1999:19, Artikel 7 i EG:s varumärkesdirektiv, Ändringar i varumärkeslagen s.29. 25 Mål C-355/96, Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG mot Hartlauer Handelsgesellschaft mbh, 16 juli 1998, REG 1998, s. I-4799 ( mål C 355/96 Silhouette International ). 26 Id. 27 Id. p. 14. 14

fråga om varor som under detta märke har förts ut på marknaden utanför EES av varumärkesinnehavaren eller med hans samtycke. 28 Enligt EUD skulle en annan tolkning strida mot det Första Varumärkesdirektivets syfte. Direktivet har tillskapats för att underlätta den fria rörelsen av varor och tjänster på den inre marknaden. Enligt EUD är det därför nödvändigt att registrerade varumärken får samma skydd i alla medlemsstater. Mod bakgrund av detta fastställdes att direktivet medför en fullständig harmonisering av medlemsstaternas regler för varumärken. Följden av detta resonemang är att medlemsstaterna genom direktivet är förpliktade att tillämpa principen om regional (EES-vid) konsumtion av varumärkesrättigheter. Enligt svensk praxis rådde som sagt tidigare en osäkerhet om artikel 7.1 Varumärkesdirektivet innebar global konsumtion eller inte. I RH 2003:2 vann en parallellimportör och Coop mot Levi Strauss, men det konstaterades i domen att parallellimport var begränsad till EES-området mot bakgrund av mål C-355/96 Silhouette International 29. Enligt EU-rätten borde principen ha gällt från den dag då Första Varumärkesdirektivet skulle ha implementerats, d.v.s. från den 31 december 1992. Mål C-355/96 Silhouette International 30 innebär därför endast ett förtydligande om hur artikel 7 Varumärkesdirektivet ska tolkas. 1 juli 2000 infördes en bestämmelse om s.k. regional (EES-vid) konsumtion av varumärkesrätten i svensk lag. 3.3.4 Avslutande kommentarer Det råder numera alltså ingen tvekan om att regional (EES-vid) konsumtion gäller i medlemsstaterna. Det innebär att parallellimportörer är förhindrade att ta in varor från tredje land utan att riskera att drabbas av rättsliga påföljder. Inget hindrar dock parallellimportörer från att importera varor från andra medlemsländer. 28 Supra not 25 p. 31. 29 Id. 30 Id. 15

3.4 Konsumtionens inträde 3.4.1 Varubegreppet 3.4.1.1 Inledande kommentarer För förståelsen av artikel 7.1 Varumärkesdirektivet är det viktigt att utreda vad begreppet vara innebär. Det är inte fråga om att tolka huruvida begreppet vara omfattar fysiska varor, tjänster etc. Istället är det fråga om begreppet vara endast omfattar fysiska exemplar av en produkt eller om alla identiska varor av samma varumärke omfattas? Detta har betydelse för den varumärkesrättsliga konsumtionens omfattning. 3.4.1.2 Konsumtion för enskilda exemplar I mål C-173/98 Sebago 31 tog EUD upp denna fråga till prövning. Sebago är ett amerikanskt företag som säljer skor under de registrerade varumärkena Sebago och Dockside. I Benelux skedde försäljningen genom en exklusiv återförsäljare vid namn Ancienne Maison Dubois et Fils SA. En belgisk varukedja, G-B Unic, hade köpt in ett parti Docksideskor genom en parallellimportör. Parallellimportören hade i sin tur köpt dessa av Sebagos licenstillverkare i El Salvador. Sebago hade inte gett tillstånd till att exportera skorna från El Salvador till Europa. Sebago och dess återförsäljare stämde därför G-B Unic för varumärkesintrång. Identiska varor av samma varumärke såldes både i El Salvador och i Belgien. En av frågorna som uppkom var just om endast fysiska exemplar av en produkt omfattas eller om alla identiska varor av samma varumärke omfattas. EUD uttalade att artikel 7.1 inte ger något direkt svar på frågan om det ska föreligga samtycke för varje exemplar eller om också alla liknande eller identiska produkter avses. Men enligt EUD framgår därav ändå att de rättigheter som är knutna till ett varumärke endast konsumeras för de exemplar av varan som med varumärkesinnehavaren samtycke har förts ut på marknaden inom det område som avses i denna bestämmelse. 32 31 Mål C-173/98 Sebago Inc. och Ancienne Maison Dubois & Fils SA mot G-B Unic SA, 1 juli 1999, REG, 1999 s. 1-4103 ( mål C-173/98 Sebago ). 32 Id. p. 18-19. 16

3.4.1.3 Avslutande kommentarer Varumärkesinnehavaren kan således alltid förbjuda att varumärket används för exemplar av en vara försedd med innehavarens varumärke, som inte har förts ut på marknaden med innehavarens samtycke. Vad händer då om varor som säljs i ett EESland och i ett tredje land är identiska varor av samma varumärke? Begreppet varor omfattar endast exemplar av varor. Det faktum att identiska varor av samma varumärke säljs i ett EES-land innebär inte att varumärkesrätten till de märkta varor, som säljs i tredje land är konsumerade inom EES-området. 3.4.2 Begreppet förts ut på marknaden 3.4.2.1 Inledande kommentarer Innebörden av formuleringen förts ut på marknaden i 1 kap. 12 1 st. VML (artikel 7.1 Varumärkesdirektivet) är inte självklar. Frågan är om det sker redan när en vara producerats eller kanske är lagerhållningen det avgörande. Ett annat alternativ är att en vara anses ha förts ut på marknaden när den utbjuds till försäljning. Eller är det först när en faktisk försäljning skett? Om det sker först vid försäljningen, så måste man även ställa sig frågan om vilken typ av försäljning som räknas. Avses försäljning som är riktad till slutanvändaren eller räknas all försäljning till olika mellanled? Eller är det avgörande att handeln sker utanför varumärkesinnehavarens distributionsnät? För att få svar på dessa frågor får ledning sökas doktrin och praxis från EUD. I mål C-16/03 Peak Holding 33 tolkades begreppet förts ut på marknaden. 3.4.2.2 Omständigheterna i mål C-16/03 Peak Holding 34 Peak Holding var vid tiden för tvisten innehavare av bl.a. varumärket Peak Performance. Det närstående bolaget Peak Performance Production AB hade fått rätt att använda varumärket och sålde kläder och accessoarer i Sverige och andra länder försedda med varumärket. Peak Performance Production AB sålde ett varuparti till ett franskt bolag, COPAD International. Varupartiet bestod av osålda varor som blivit över efter en utförsäljning. Enligt Peak Holding hade parterna, i det avtal som slöts vid försäljningen, kommit överens om att varupartiet inte fick säljas vidare i andra länder i 33 Mål C-16/03, Peak Holding AB mot Axolin-Elinor AB, 30 november 2004, REG, 2004 s. 1-11313 ( mål C-16/03 Peak Holding ). 34 Id. 17

Europa än i Ryssland och Slovenien. En viss del fick även säljas i Frankrike. Varorna hamnade istället i Sverige hos ett annat företag, Axolin-Elinor, som bjöd ut dessa till försäljning. Peak Holding stämde därför Axolin-Elinor för varumärkesintrång. Fråga uppkom när en vara anses ha förts ut på marknaden och om försäljningen till COPAD innebar att varorna konsumerats, trots att avtalet ifråga innehöll ett förbud mot vidareförsäljning inom området. Nedan följer en analys av hur begreppet förts ut på marknaden ska tolkas. 3.4.2.3 Produktion, lagerhållning och import Det faktum att en varumärkesinnehavare tillverkar en vara inom EES-området innebär inte att det varumärkesrättsliga skyddet konsumeras. Varumärkesinnehavaren kan bestämma att själv föra ut produkten till tredje land, utan att några rättigheter inom EESområdet går förlorade. Produktionen kan också avslutas, utan att några produkter marknadsförs eller säljs. 35 EUD uttalade i mål C-16/03 Peak Holding 36 att import eller utbjudande till försäljning av varor inom EES inte kan likställas med att föra ut dessa på marknaden. Enligt EUD ska varor inte anses ha förts ut på marknaden när varumärkesinnehavaren har importerat dem till EES i syfte att sälja dem inom detta område eller när han utbjudit dem till försäljning till konsumenter inom EES, i sina egna eller närstående bolags butiker, utan att varorna överlåtits. 37 3.4.2.4 Marknadsföring och försäljning Vanligtvis erbjuder varumärkesinnehavaren ut varor till försäljning genom reklam. Det skulle därför kunna hävdas att det är då en vara anses ha förts ut på marknaden. Detta gäller även då en vara erbjuds via portorderkatalog eller på en hemsida på Internet. Det enda kunden har att göra i sådana fall är att acceptera. En ytterligare möjlig tolkning är att konsumtion inträffar då den varumärkesskyddade produkten överlåtits till ett fristående rättssubjekt. 38 Frågan är om varumärkesrättslig konsumtion inträder eller inte vid försäljning till mellanled. Om en transaktion sker mellan varumärkesinnehavare och bolag inom 35 Lidgard, Parallellhandel s. 123. 36 Supra not 33. 37 Mål C-16/03 Peak Holding supra not 33 p. 43-44. 38 Lidgard, Parallellhandel s. 126 f. 18

samma koncern bör detta endast ses som en företagsintern fråga. Produktionen är då inte förd ut på marknaden. Samma sak torde gälla vid agentavtal. Någon äganderättsövergång äger inte rum, utan agenten agerar normalt i huvudmannens namn och för dennes räkning. Det torde även här vara fråga om en transaktion av företagsintern karaktär. Vid en kommersiell transaktion mellan två fristående parter skulle det dock kunna diskuteras om varumärkesrättslig konsumtion skett. 39 Svårigheter skulle uppstå om en vara skulle anses varumärkesrättsligt konsumerad redan då den utbjuds till försäljning. Det skulle inte gå att avgöra för vilka lagervaror konsumtion inträtt. 40 Det kan här tilläggas att EUD har konstaterat att konsumtion endast inträder för de exemplar av varan som förts ut på marknaden med innehavarens samtycke. 41 Ett utbjudande till försäljning avser ofta endast en mängd av en vara och inte specifika varor. Det är därför inte möjligt att i ett sådant skede avgöra vilka varor som konsumerats. Generaladvokaten ansåg i sitt förslag till avgörande i mål C-16/03 Peak Holding 42 att själva förfoganderätten över varan är avgörande. Varan kan därför anses ha förts ut på marknaden, när en oberoende tredje man har fått den faktiska förfoganderätten över varan och varumärkesinnehavaren inte längre har något inflytande vad gäller handel med varan. Konsumtion inträder alltså enligt generaladvokaten när en oberoende tredje man fått förfoganderätt över varorna. 43 Det avgörande är att handeln sker utanför varumärkesinnehavarens distributionsnätverk, d.v.s. med en oberoende tredje man. EUD konstaterade att om en försäljning innebär att varumärkets ekonomiska värde realiseras, konsumeras den ensamrätt som följer av Varumärkesdirektivet. 44 EUD ansåg inte att det faktum att en varumärkesinnehavare utbjuder varan till försäljning inom EES innebär att konsumtion inträder. En sådan åtgärd medför enligt EUD inte att rätten att förfoga över varan övergår till tredje man. 45 39 A.a. s. 128 ff. 40 Generaladvokat Stix-Hackl, Christine, förslag till avgörande i mål C-16/03 Peak Holding AB mot Axolin-Elinor AB, föredraget den 27 maj 2004, p.38. 41 Mål C-173/98 Sebago, supra not 31 p. 19. 42 Generaladvokat Stix-Hackl, förslag till avgörande i mål C-16/03 Peak Holding, supra not 40. 43 Id. not 40 p. 41-43. 44 Mål C-16/03 Peak Holding, supra not 33 p. 40. 45 Id. p. 41-42. 19

3.4.2.5 Avslutande kommentarer Mot bakgrund av mål C-16/03 Peak Holding 46 kan konstateras att om en varumärkesinnehavare säljer ett parti med varor märkta med sitt varumärke till en oberoende tredje man, så konsumeras varumärkesrätten till dessa varor när förfoganderätten har övergått till den oberoende tredje mannen. Det ska förtydligas att det ska röra sig om handel med en tredje man som står utanför varumärkesinnehavarens distributionsnätverk. Det viktiga är alltså inte att handeln sker utanför det egna företaget eller utanför den egna koncernen. Det ekonomiska värdet har då också realiserats och det spelar heller ingen roll huruvida försäljningen även innebär att varorna säljs till slutkonsument. Vad gäller då om en varumärkesinnehavare producerar, lagerhåller varor och bedriver butiksförsäljning av märkta varor inom EES? Mot bakgrund av vad som sagts under avsnitt 3.4.2.3 innebär inte det faktum att de märkta varorna producerats och lagerhållits i ett EES-land att varumärkesätten konsumerats. De märkta varor som utbjuds till försäljning i varumärkesinnehavarens butiker ska inte anses konsumerade. Varumärkesrätten till dessa märkta varor konsumeras först vid försäljning till slutkonsument. 3.4.3 Samtyckesbegreppet 3.4.3.1 Inledande kommentarer Samtyckesbegreppet spelar en central roll för frågan om konsumtion inträtt eller inte. För att förstå vad samtyckesbegreppet i 1 kap. 12 1 st. VML (artikel 7.1 i Varumärkesdirektivet) innebär så måste ledning sökas i praxis. För att avgöra om någon varumärkesrättslig konsumtion inträtt är det av vikt att avgöra när ett samtycke föreligger och hur ett sådant ska uttryckas. Kan det vara underförstått eller måste det vara uttryckligt? Det är i sammanhanget också viktigt att avgöra vem som är behörig att ge ett samtycke i den bemärkelsen som avses i 1 kap. 12 1 st. VML (artikel 7.1 Varumärkesdirektivet). 46 Supra not 33. 20

3.4.3.2 Utryckligt eller underförstått samtycke I de förenade målen C-414/99 till C-416/99 Zino Davidoff och Levi Strauss 47 behandlades frågan om samtycke förelegat. EUD belyste vikten av att samma rättsliga skydd måste föreligga i alla medlemsstater och EUD måste därför ge en enhetlig tolkning av begreppet samtycke. 48 EUD uttalade att ensamrättens upphörande får stora konsekvenser för varumärkesinnehavare och samtycket måste därför uttryckas på ett sätt som med säkerhet återger viljan att avstå från denna ensamrätt. Normalt sett uttrycks en sådan vilja genom ett uttryckligen angivet samtycke. EUD uttalar vidare att det inte kan uteslutas att en sådan vilja ibland kan vara underförstådd. Så kan vara fallet när ett samtycke kan grundas på omständigheter som inträffat före, samtidigt eller efter utsläppandet på marknaden utanför EES-området, om det med säkerhet framgår att varumärkesinnehavaren avstått från sin ensamrätt. 49 Enligt EUD krävs det inte att en varumärkesinnehavare har meddelat samtliga på varandra följande köpare om att han eller hon motsätter sig saluföring inom EES. Det faktum att det på varorna saknas uppgift om ett förbud mot att de släpps ut på marknaden, innebär inte heller detta ett underförstått samtycke föreligger. 50 Att ett samtycke kan vara underförstått har nu uttryckligen accepterats i bl.a. mål C-46/10 Viking Gas. 51 EUD:s domslut stämmer väl överens med det svenska synsättet. Bristen på aktivitet innebär inte en ensidig viljeförklaring från varumärkesinnehavaren att denne ger upp sin rätt. 52 47 De förenade målen C-414/99 till C-416/99, Zino Davidoff SA mot A & G Imports Ltd och Levi Strauss & Co. m.fl. mot Tesco Stores Ltd m.fl. Davidoff, 20 november 2001, REG 2001, s. I-8691 ( de förenade målen C-414/99 till C-416/99 Davidoff och Levi Strauss ). 48 Id. p. 42-43. 49 Id. p 45-47. 50 Id. p. 60. 51 Mål C-46/10 Viking Gas A/S mot Kosan Gas A/S, 14 juli 2011, REU 2011 s. 1-0000 ( Mål C-46/10 Viking Gas ) p. 27. 52 Lidgard, Hans Henrik, Samtyckets betydelse vid internationell varumärkeskonsumtion EG-domstolens avgörande i Davidoff-fallet, NIR 2002:1 s. 3 (NIR 2002:1 s 3) s. 11. 21

3.4.3.3 Vem är behörig att ge samtycke? Enligt 1 kap. 12 1 st. VML (artikel 7.1 Varumärkesdirektivet) kan samtycke ges av varumärkesinnehavaren. Men vad innebär det? I mål C-9/93 Ideal Standard 53 berördes vilka som kan ge ett samtycke. EUD uttalade att samtycke kan ges av en licenstagare, av ett moder- eller dotterbolag i samma koncern eller av en ensamagent. Enligt EUD är alla dessa ekonomiskt bundna till varumärkesinnehavaren, även om de är skilda personer. Det krävs att rättsinnehavaren i importlandet direkt eller indirekt ska ha befogenhet att avgöra vilka varor som får förses med varumärket. Befogenheten går förlorad om kontrollen över märket överlämnas till en tredje part utan ekonomiskt band med överlåtaren. 54 3.4.3.4 Avslutande kommentarer EUD har genom de förenade målen C-414/99 till C-416/99 Davidoff och Levi Strauss 55 öppnat upp möjligheten för ett underförstått samtycke, men då måste det klart framgå att varumärkesinnehavaren avstått från sin ensamrätt. I mål C-46/10 Viking Gas 56 uttalades uttryckligen att ett samtycke kan vara underförstått. Även om EUD öppnat upp för denna möjlighet ges en restriktiv tolkning av samtyckesbegreppet. För att undvika oklarheter bör ett samtycke anges uttryckligen. Samtycke kan ges av en licenstagare, av ett moder- eller dotterbolag i samma koncern eller av en ensamagent. Det avgörande för om en part är behörig att ge sitt samtycke är att denne ska vara ekonomiskt bunden till varumärkesinnehavaren. Samtycket behöver alltså inte ges av det bolag som innehar varumärkesrättigheten. Det kan därför argumenteras för att samtyckesbegreppet på så vis till viss del är urholkat. 53 Mål C-9/93, IHT Internationale Heiztechnik GmbH och Uwe Danzinger mot Ideal-Standard GmbH och Wabco Standard GmbH, 22 juni 1994, REG 1994 s. 1-2789 ( Mål C-9/93 Ideal Standard ). 54 Id. p. 43, se även Cordell, Neville och Wilks, John, Looking for loop-holes, The issue of consent and parallel imports, Trademark world, 2006:190, s. 28-30. 55 Supra not 47. 56 Mål C-46/10 Viking Gas supra not 51. 22

4 Varumärkesinnehavares rätt att motsätta sig vidareförsäljning efter att varorna släppts ut inom EES 4.1 Inledande frågeställningar I detta avsnitt behandlas frågan om när en när en varumärkesinnehavare kan motsätta sig tredje mans vidareförsäljning av varor efter det att de förts ut på marknaden med varumärkesinnehavarens samtycke inom EES. Nedan behandlas ompaketering och reklam för fortsatt marknadsföring av varumärkesrättsligt konsumerade varor. På vilka grunder kan en varumärkesinnehavare förhindra en parallellimportör ifrån att paketera om varumärkesskyddade varor tillhörande varumärkesinnehavaren? Under avsnitt 3.2 ovan konstaterades att en parallellimportör kan använda varumärket i reklam för en vara, som konsumerats varumärkesrättsligt. Men viss reklam kan vara direkt skadlig för en varumärkesinnehavare och hur kan den i så fall stoppas? Under detta avsnitt analyseras även vad som innebär skada på ett varumärkes anseende och vad som utgör förändrad eller försämrad kvalitet. Det är också av intresse att undersöka hur dessa begrepp förhåller sig till varandra. Frågan är om anseende och kvalitet går hand i hand eller bör de två i vissa hänseenden begreppen skiljas åt? Man kan ställa sig frågan om en vara med förändrad kvalitet är densamma som den ursprungliga varan. 4.2 Rättslig bakgrund Den exklusiva rätten som stadgas i 1 kap. 10 VML (artikel 5 Varumärkesdirektivet) konsumeras när varorna har förts ut på marknaden med varumärkesinnehavarens samtycke, enligt och 1 kap. 12 1 st. VML (artikel 7.1 Varumärkesdirektivet). Det innebär att en parallellimportör har rätt att använda varumärket och kommersialisera varorna, exempelvis genom att använda varumärket i reklam (se under avsnitt 3.2). Enligt 1 kap. 12 2 st. VML (artikel 7.2 Varumärkesdirektivet) finns det dock ett undantag från den varumärkesrättsliga konsumtionen. Av bestämmelsen framgår att 1 kap. 12 1 st. VML inte gäller om varornas skick förändrats eller försämrats sedan de förts ut på marknaden eller när det finns någon annan skälig grund för innehavaren att motsätta sig användningen. Begreppet skälig grund talar om för oss att förändring eller försämring av varans skick endast är ett exempel på när en varumärkesinnehavare kan motsätta sig vidareförsäljning av sina märkta varor. I utredningen nedan ges exempel på vad som kan utgöra skälig grund enligt bestämmelsen. Varumärkes- 23

innehaven kan då under vissa omständigheter göra gällande sin ensamrätt i 1 kap 10 VML (artikel 5 Varumärkesdirektivet) och motsätta sig vidareförsäljningen med stöd av 1 kap. 12 2 st. VML (artikel 7.2 Varumärkesdirektivet). Vid bedömning av om en varumärkesinnehavare kan förhindra vidareförsäljning efter det att varorna släppts inom EES måste hänsyn tas till skyddet för den fria rörligheten av varor. EUD har uttalat att både artikel 7 Varumärkesdirektivet och artikel 36 i EUFfördraget avser att förena de grundläggande intressena att skydda både varumärkesrätten och den fria rörligheten för varor. Eftersom att de syftar till att uppnå samma resultat ska de också tolkas på samma sätt. 57 Enligt artikel 36 EUF-fördraget är det inte tillåtet att göra avvikelser från den grundläggande principen om den fria rörligheten av varor, förutom i situationer där det finns ett berättigat intresse utifrån skyddet för den industriella och kommersiella äganderätten att göra så. 1 kap. 12 2 st. VML har sin motsvarighet i artikel 7.2 Varumärkesdirektivet. Det är därför av vikt att söka ledning i praxis från EUD om hur 1 kap. 12 2 st. VML ska tolkas. 58 Hur då ska begreppet skälig grund i artikel 7.2 Varumärkesdirektivet tolkas? 4.3 Ompaketering 4.3.1 Allmänt Ompaketering ger upphov till vissa varumärkesrättsliga problem gällande exempelvis skyddet för ursprungsmärkning och kvalitets- och goodwillfrågor. Vid ompaketering placerar vanligtvis parallellimportören varumärket på den nya förpackningen. Det är normalt inte tillåtet att själv märka om produkter med det ursprungliga kännetecknet eller något som är förväxlingsbart med detta. Varumärkesinnehavaren har enligt huvudregeln märkningsexklusivitet och dennes godkännande krävs då för en sådan åtgärd. Men till förmån för den fria rörligheten av varor inom EU, enligt EUF-fördraget, görs ett undantag från denna huvudregel. Så är fallet när ompaketeringen är nödvändigt för att få tillgång till marknaden i importlandet. 59 Det förutsätter också att ett antal kumulativa villkor är uppfyllda. 60 57 De förenade målen C-427/93, C-429/93 och C-436/93 Bristol-Myers Squibb, supra not 1 p. 40. 58 Se under avsnitt 3.2 angående EU-rättens företräde framför nationell rätt. 59 Levin, Marianne, Lärobok i immaterialrätt: upphovsrätt, patenträtt, mönsterrätt, känneteckensrätt i Sverige, EU och internationellt, 10., [uppdaterade] uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2011 s. 441 f. 60 Se under avsnitt 4.3.2. 24

Parallellimportörer tjänar pengar på att köpa varor där priserna är låga, för att sedan sälja dem med vinst i länder där priserna är höga (se under avsnitt 2). När det kommer till läkemedel står parallellimportörer ofta inför svårigheter, då beskrivningar etc. på förpackningarna ofta måste skrivas på det inhemska språket i importlandet. Läkemedel säljs även ofta i olika storlekar i olika medlemsländer bl.a. på grund av restriktioner på läkemedelsområdet. Vissa produkter måste därför paketeras om för att kunna säljas i importmedlemsstaten. 61 Många av de fall EUD har tagit upp har gällt ompaketering och återmärkning av läkemedel. Bland parallellimportörer av läkemedel är det vanligt att man paketerar om ett läkemedel i en ny förpackning, som är anpassad till importlandets regler om läkemedelsstorlekar. 62 En varumärkesinnehavare kan också medvetet försöka försvåra en parallellimportörs försäljning av ett läkemedel i importmedlemsstaten genom att sälja produkten i olika förpackningsstorlekar i olika länder. På läkemedelsområdet finns det inte några enhetliga regler i de respektive länderna vad gäller föreskrifter om hur läkemedel får säljas. 63 Det är därför särskilt på detta område det kan vara viktigt för en parallellimportör att ompaketera och återmärka om en produkt. Det kan vara enda sättet att få tillgång till marknaden i importmedlemsstaten. I ett annat fall, mål C-349/95 Loendersloot 64, som rörde ommärkning 65 av whiskeyflaskor ändrade man etiketten från Ballantine pure till Ballantine. Parallellimportören påstod sig ha gjort så för att användandet av ordet inte var tillåtet i importlandet. Åtgärden var därför nödvändig för att få tillgång till marknaden i importlandet och därmed också tillåten. Här uttalades även att EUD:s praxis rörande ompaketering inte var begränsad till just läkemedel (se under avsnitt 4.3.8). Ompaketering av varumärkesskyddade varor ger upphov till en mängd tvister. Det är därför viktigt att avgöra vad som måste vara uppfyllt för att en parallellimportör ska ha 61 Shea, Nicholas, Parallel importers' use of trade marks: the European Court of Justice confers rights but also imposes responsibilities, European Intellectual property review, 1997(19)3, s. 103-114, s. 103. 62 Riehle, Gerhard, Trade mark rights and remanufacturing in the European Community: with special emphasis on the rebuilding of automotive parts, Beck, München, 2003. 63 Se vidare under avsnitt 4.3.3. 64 Mål C-349/95, Frits Loendersloot, som verkar under firma F. Loendersloot Internationale Expeditie mot George Ballantine & Son Ltd m.fl., 11 november 1997, REG 1997 s. 1-6227 ( mål C-349/95 Loendersloot). 65 Med ommärkning av varor avses exempelvis att ett nytt märke placeras över innehavarens ursprungliga varumärke. Problemet kan bl.a. uppstå då en varumärkesinnehavare saluför samma produkt i olika länder på EES-marknaden, men under olika varumärken. Frågan hanteras enligt artikel 36 EUF-fördraget och inte enligt 7.2 Varumärkesdirektivet. 25