Varumärkesregistrering av dofter

Varumärkesregistrering av dofter En studie av dofters möjligheter till varumärkesregistrering utifrån kraven på grafisk återgivning och särskiljningsförmåga Eva Fredholm Författare: Eva Fredholm Ht 2009 Examensarbete 30 hp Juristprogrammet termin 9 Handledare: Professor Pär Hallström

2

Förkortningar: EG-direktivet Rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagar IR Commission Regulation (EC) No 2868/95 of 13 December 1995 implementing Council Regulation (EC) No 40/94 on the Community trade mark OHIM The Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) OHIM s riktlinjer Guidelines concerning proceedings before the office fore the harmonization in the internal market (trade marks and designs), part B Examination, Final version: April 2008 Varumärkesförordningen Rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken VmL Varumärkeslag (1960:644) WTO World Trade Organization 3

1. INLEDNING... 6 1.1 Syfte... 7 1.2 Metod och material... 8 1.3 Disposition... 9 2. BAKGRUND... 9 2.1 Rättsläget... 9 2.1.1 Alla tecken som kan återges grafiskt... 11 2.1.2 Kravet på särskiljningsförmåga... 12 2.1.3 Förväxlingsbarhet... 14 2.2 Ny teknik kräver nya typer av varumärken... 15 3 DOFTKÄNNETECKEN MÖJLIGA SOM VARUMÄRKEN... 17 3.1 Vad är ett varumärke?... 17 3.1.1 Syfte att känneteckna en vara... 17 3.1.2 Tillgänglighetsrekvisitet... 19 3.2 Primära-, sekundära- och godtyckliga dofter... 20 3.2.1 Syfte att känneteckna en vara... 20 3.2.2 Tillgänglighetsrekvisitet... 22 3.3 Odeur det ultimata exemplet på ett doftmärke?... 23 4. DOFTERS REGISTRERINGSMÖJLIGHETER... 25 4.1 Lagens möjliggörande... 25 4.1.1 Grafisk återgivning... 25 4.1.2 Särskiljningsförmåga... 27 4.2 Registreringsmöjlighet enligt praxis... 28 4.2.1 Gräsdoftsfallet... 28 4.2.2 Hallonfallet... 29 4.2.3 Sieckmannfallet... 32 4.2.4 Jordgubbsfallet... 35 4.3 Dofters registreringsmöjlighet argument för argument... 37 4.3.1Begriplighetskriteriet... 37 4.3.2 Exakthetskriteriet... 42 4.3.3 Subjektiv uppfattning... 45 4.3.4 Förväxlingsbarhet... 49 4.3.5 Särskiljningsförmåga... 53 4.3.6 Ny typ av varumärke... 60 4

5. AVSLUTANDE DISKUSSION... 63 6 LITTERATURFÖRTECKNING... 67 5

1. Inledning I den svenska varumärkesrättens begynnelse, år 1884, var varumärket en lapp som klistrades på varan. Varumärket var en bildsymbol, egentligen som ett tillbehör till firman. 1 Lagstiftarens utgångspunkt att allt som kan fungera särskiljande också kan utgöra kännetecken har med tiden blivit allt mer komplex. Moderna varumärken består inte bara av text och bild. Det kan handla om ljud, dofter, färger, produktformer och inte sällan är det hela konceptet som förmedlas i ett komplicerat byggande av relationer till en kundkrets. ( ) En fråga som juristen naturligtvis ställer sig är om allt detta som reellt uppfattas som märket på marknaden också kan åtnjuta lagstiftningens skydd. 2 De här citaten är tagna från en artikel i tidskriften Brandnews skriven av Marianne Levin, professor och juridisk doktor vid Stockholms universitet, och förmedlar, tycker jag, en ganska tydlig bild av hur spelplanen för varumärken ser ut i dagens moderna samhälle. Ett varumärke har under årens gång gått från en lapp med en bild som sattes på produkterna för att visa att varan var äkta till att kunna utgöras även av ord, färger, slogans, ljud med mera vilka alla är symboler för äkthet på var sitt håll. Varumärkesrätten har tagit stora steg framåt sedan den svenska varumärkesrättens begynnelse 1884 och varför skulle denna utveckling sluta nu när tekniken hela tiden bara fortsätter framåt utan något synligt slut? Marianne säger att utgångspunkten att allt som kan fungera som särskiljande också kan utgöra kännetecken med tiden har blivit allt mer komplex. Det jag tror att hon menar är att det numera finns otroligt många olika sätt att nå ut till kunderna på och särskilja sina produkter från andras produkter på, den nya tekniken gör att vi vill och kan synas på nya och kanske mer effektiva sätt. Däremot är det inte självklart att alla dessa olika typer av sätt att nå ut på eller känneteckna en vara på godkänns som varumärken av lagstiftaren. Åsikterna om hur varumärken förändras i och med tidens gång och teknikens framfart är många. To breach the wall of indifference one most find a mark with a strongly distinctive character capable of capturing the consumer s attention. ( ) companies are experimenting more frequently with the attractive capacities of new types of distinctive signs such as colors, smells... 3 är en av åsikterna. En annan är att det numer är viktigt för företagen att visa empati vilket kan göras genom sinnena och på så sätt nå individen på ett djupare plan. 4 Vad dessa båda verkar vara överens om är att människans sinnen kan användas för att kommunicera och 1 Marianne Levin, Nästan allt kan vara ett varumärke, 2001, s. 27. 2 ovan, s. 32 3 Sergio Rizzo och Stefano Sandri, Non-conventional trade marks and community law, Leicester, 2003, s. 10 f. 4 Bertil Hultén m.fl., Sinnesmarknadsföring, Malmö, 2008, s. 160. 6

nå ut med meddelanden. Bilder och ord talar till vårt synsinne och är den vanligaste formen av varumärken men även färger och ljud börjar användas som varumärken i större utsträckning. Vem tänker inte på glass när glassbilens glada melodi hörs en tidig kväll och i vems mun vattnas det inte när coca-colas slogan always coca-cola hörs, den röda loggan med de vita snirkliga bokstäverna eller den speciellt formade flaskan syns i tv-rutan eller på en affisch. Ett annat av människans sinnen är luktsinnet men kan en doft få oss att reagera på samma sätt? En doft kan få oss att minnas och beröras men har en doft alla de egenskaper som de traditionella varumärkena så självklart anses ha? Klädmärket Odeur går ut på att kläderna och all reklam som har med kläderna att göra har en speciell doft. Upphovsmannen har valt att inte försöka varumärkesregistrera doften men om han ville skulle det då gå att få hans helt påhittade doft registrerad som en del av hans klädmärke Odeur? För att ett kännetecken ska få skydd som varumärke för en viss produkt krävs det att kännetecknet antingen genomgår en varumärkesregistrering eller genom användning inarbetas som varumärke för en viss produkt. Skyddet är viktigt eftersom det innebär att ingen annan kan använda sig av samma eller ett liknande varumärke. I den här uppsatsen kommer både europeisk och svensk rätt att behandlas och eftersom något skydd enligt europeisk rätt inte kan uppnås genom inarbetning så kommer uppsatsen att begränsas till dofters möjlighet att genom registrering uppnå ett varumärkesskydd. För att ett kännetecken ska få registreras så måste kännetecknet kunna återges grafiskt så att tredje man kan ta del av vilka kännetecken som är skyddade, dessutom så måste kännetecknet kunna särskilja produkterna från andra produkter. Kan en doft återges grafiskt på ett tillräckligt tydligt sätt eller är dofter upplevelser av en alldeles för personlig karaktär? Är dofter möjliga att använda som särskiljande kännetecken eller kan det vara så att dofter bara är så otroligt nya och annorlunda i varumärkessammanhang att det kommer att ta en tid både för varumärkesinnehavare och för konsumenter att ta till sig dofter som varumärken? Kanske finns det inget svar som gäller för alla dofter utan en bedömning måste ske från doft till doft om denna är ett registrerbart kännetecken eller inte och även om det inte anses vara det just nu så kan det finnas det som talar för att detta kommer att bli möjligt inom en snar framtid. 1.1 Syfte Syftet med uppsatsen är att utifrån rekvisiten grafisk återgivning och särskiljningsförmåga, baserat på gällande rätt och rättsfall, utreda dofters möjlighet för varumärkesregistrering. 7

1.2 Metod och material Jag har valt att använda en traditionell rättsdogmatisk metod då jag med hjälp av svensk lagtext, europeisk lagtext, rättsfall, doktrin och artiklar försökt utreda hur rättsläget ser ut när det gäller registrering av doftmärken. Jag har kompletterat denna rättsdogmatiska metod med en undersökning av hur utvecklingen för varumärken ser ut på marknaden och om det behövs eller huvudtaget finns plats för nya varumärken. För att komma fram till detta har jag studerat bl.a. artiklar och doktrin men även gjort två intervjuer, dels med en forskare på handelshögskolan i Stockholm och dels med upphovsmannen till ett klädmärke som doftar, Odeur. Jag har inte koncentrerat uppsatsen till doftmärkens registreringsmöjlighet enligt enbart svensk eller europeisk rätt utan jag har valt att utreda registreringsmöjligheten i stort, vilket innebär att jag tagit fram argument inom både svensk och europeisk rätt som talar för respektive mot att dofter varumärkesregistreras. Tanken med uppsatsen har varit att i stort titta på dofters möjligheter för varumärkesregistrering, plocka fram det som talar för och emot för att slutligen kommentera detta och komma fram till om dofter skulle kunna fungera som varumärken, om inte just nu så kanske i framtiden. När det gäller material så har jag som sagt använt mig av svensk och europeisk lagtext och förarbeten. Doktrin, både svensk och utländsk, och artiklar har jag också tagit hjälp av. Jag har försökt att belysa argument för och mot registrering av doftmärken lika mycket men erkänner att uppsatsen eventuellt kan vara lite färgad av mina egna åsikter. Dessutom så finns det bara enstaka rättsfall som behandlar registrering av dofter och inga svenska vilket resulterar i att jag har utgått från europeiska rättsfall men använt mig av både svensk och europeisk lagstiftning. Här kan jag däremot till viss del försvara mig med att den svenska varumärkeslagen (1960:644) (VmL) har reviderats för att stämma överens med EG-direktivet 5 som i sin tur har stora likheter med varumärkesförordningen 6. Något annat som kan vara värt att poängtera är att många åsikter kommer ifrån samma person som exempelvis Erika Lunell som har författat en avhandling och två artiklar som jag använt som källor till uppsatsen. Men jag tycker att jag har komplettera detta med att i övrigt hålla en stor spridning på mina källor. 5 Rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagar. 6 Rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken. 8

En sista poäng när det gäller materialet är att en ny varumärkeslag troligtvis är på väg. 2001 skrevs det en SOU 7 med förslag på en ny varumärkeslag och i september 2009 kom det en lista över propositioner avsedda att avlämnas innan den 21 januari 2010, däribland en proposition angående bland annat en ny varumärkeslag. Jag har dock valt att koncentrera mig på den lag som gällde när jag inledde mitt skrivande och såvitt jag vet så har det ännu inte, vid avslutandet av uppsatsen, trätt i kraft någon ny lag. Jag har däremot i avsnitt 3.1.1 hänvisat till paragrafer i den nya lagen för att tydliggöra betydelsen av och sammanhanget mellan paragrafer i den nuvarande VmL. 1.3 Disposition Jag har försökt lägga upp uppsatsen på ett sådant sätt så att det går att följa en röd tråd genom hela uppsatsen. Jag har börjat med att redovisa rättsläget och vilka krav som generellt finns på ett varumärke för att sedan gå över i att utreda vad ett varumärke egentligen är och vilka dofter som kan uppfylla dessa grundläggande egenskaper. Slutligen innan den avslutande diskussionen har jag utifrån fyra rättsfall, Gräsdoftsfallet 8, Hallonfallet 9, Sieckmannfallet 10 och Jordgubbsfallet 11, och en del argument lyft fram vad som talar för respektive mot att dofter registreras som varumärken. Analys och diskussion har skett integrerat genom hela uppsatsen och slutligen knutits ihop i den avslutande diskussionen. 2. Bakgrund 2.1 Rättsläget Rätten till ett varumärke regleras inom varumärkesrätten. I Sverige har vi Varumärkeslagen (1960:644) (VmL) som reglerar allt som har med varumärken att göra. Där tas bland annat upp vilka krav som ska vara uppfyllda för att ett kännetecken ska fungera som varumärke, hur ansökan går till och när ett varumärkesintrång ska anses ha inträffat. VmL reglerar endast varumärken som ska skyddas i Sverige. Ett varumärke kan också skyddas som gemenskapsvarumärke inom EU och regler kring detta hittas i Rådets förordning nr 40/94 av den 20 december 1994 om gemenskapsvarumärken 7 SOU 2001:26 Ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen. 8 Decision of the Second Board of Appeal (OHIM) of 11 February 1999 in Case R 156/1998-2. 9 Decision of the Third Board of Appeal (OHIM) of 5 December 2001 in Case R 711/1999-3. 10 Mål C-273/00, Ralf Sieckmann mot Deutches Patent- und Markenamt, (REG 2002 s. I-11737). 11 Mål T-305/04, Eden SARL mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden, (REG 2005 s. II-4705). 9

(varumärkesförordningen). Här regleras liksom i VmL allt som har med bildande och skyddande av varumärken att göra när varumärket ska skyddas inom hela EU. Den nu aktuella svenska VmL skrevs 1960 men genomgick en del revideringar 1992 för att matcha ett EG-direktiv som kommit några år innan, Rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGdirektivet). Direktivet skrevs för att få en samstämmig varumärkeslagstiftning i hela EU och skulle implementeras i alla medlemsstater. VmL är nu, i stort sett, helt i riktning med EGdirektivet och stämmer även mycket bra överens med varumärkesförordningen. För att ett kännetecken ska kunna registreras som varumärke krävs det att vissa krav är uppfyllda. Dessa krav är i stort sett exakt desamma oavsett om man tittar i den svenska varumärkeslagen, som bekant är baserad på EG-direktivet, eller varumärkesförordningen. Ett varumärke kan bestå av alla tecken som kan återges grafiskt. Detta är det första kravet och är citerat från 1 2st VmL. Artikel 4 i varumärkesförordningen stadgar samma sak men med en liten annan ordföljd. Förutom den grafiska återgivningen krävs det även att tecknet kan särskilja företagets varor och tjänster från andra företags varor och tjänster, tecknet ska ha särskiljningsförmåga. 12 Förväxlingsbarhet är även det ett visst krav som bör beaktas vid registrering då detta förhindrar registrering av ett varumärke som är allt för likt ett redan registrerat varumärke. 13 En stor skillnad mellan den svenska varumärkeslagstiftningen och den EG-rättsliga varumärkeslagstiftningen är däremot att ett varumärke kan skyddas genom inarbetning enligt svensk rätt men EG-rättsligt kan enbart registrering leda till skydd. 14 Enligt båda rättssystemen kan däremot särskiljningsförmågan uppnås genom inarbetning. 15 Vad som ska behandlas i uppsatsen är dock, vilket tidigare nämnts, begränsat till registrering av varumärken. Vad innebär då dessa krav? Hur ska ett kännetecken vara för att uppnå skydd som varumärke? Mycket mer än själva stadgandet går inte att få ut av lagtexterna vi måste därför vända oss till förarbeten, riktlinjer och doktrin. 12 art 4 varumärkesförordningen och artikel 7.1.b varumärkesförordningen é contrario, 1 2st och 13 VmL. 13 skäl 8, art. 9.1.b varumärkesförordningen, 4 VmL. 14 2 VmL, art. 1 EG-direktivet, skäl 6, art. 6 varumärkesförordningen. 15 13 VmL, art. 7.2 varumärkesförordningen, art. 3.3 EG-direktivet. 10

2.1.1 Alla tecken som kan återges grafiskt Det var först när VmL reviderades för att matcha EG-direktivet som varumärkesregistrering öppnades för alla tecken med möjlighet att återges grafiskt. Tidigare så kunde bara vissa, i lagen exemplifierade, tecken varumärkesregistreras. Enligt direktivet så skulle inget tecken uteslutas från registrering på grund av tecknets egen beskaffenhet. Så länge alla krav för registrering är uppfyllda så ska även tecken som exempelvis lukt eller ljud kunna registreras. 16 Ordet tecken ska tolkas i vid bemärkelse. Numer gäller därför att alla tecken som kan återges grafiskt kan registreras som varumärken. 17 I paragrafen namnges ett antal tecken som skulle kunna registreras men det poängteras i förarbetena att det bara rör sig om exempel och att de inte alls är uttömmande. 18 Grafisk återgivning innebär att tecknet ska kunna avbildas på papper så att detta i sin tur kan publiceras. När det gäller tecken som inte utgörs av ord eller figurer så gäller även där att dessa måste kunna återges i synlig form. Den grafiska återgivningen är viktig för tredje man så att denna genom att betrakta varumärkesregistret kan bilda sig en uppfattning om vilka varumärken som finns registrerade. 19 Erika Lunell forskare och lärare inom immaterialrätt beskriver rekvisitet grafisk återgivning i sin avhandling Okonventionella Varumärken bl.a. med att den grafiska återgivningen ska tydliggöra vad skyddet avser. 20 Hon anknyter även till rättssäkerhetsprincipen och menar att den grafiska återgivningen är viktig för att denna princip ska uppfyllas. Myndigheten ska utifrån den grafiska återgivningen kunna göra en prövning inför en registrering och även utgå från den grafiska återgivningen vid intrångssituationer. Tredje man måste också kunna få en klar bild av vilka tecken som har varumärkesskydd genom att betrakta de grafiska återgivningar som finns i registret hos myndigheten. 21 För att förenkla användandet av varumärkesförordningen så finns det på hemsidan för den europeiska motsvarigheten till det svenska Patent- och registreringsverket; Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM) riktlinjer om hur förordningen ska tolkas 16 Prop 1992/93:48, EES-avtalet och immaterialrätten, s. 71. 17 1 2 st VmL, art. 4 varumärkesförordningen. 18 Prop 92/93:48, a prop s. 72. 19 Prop 92/93:48, a prop s. 72. 20 Erika Lunell, Okonventionella varumärken, Stockholm, 2007, s. 49. 21 ovan, s. 50. 11

(OHIM s riktlinjer). 22 Det är viktigt att understryka att dessa riktlinjer bara är generella instruktioner och inte kan användas som en rättskälla. 23 I instruktionerna för hur registreringen ska gå till anges att det väsentliga för registreringen av ett varumärke är att detta återges grafiskt vilket likställs med en bild. Bilden kan inte ersättas med en beskrivning av märket utan måste kunna uppfattas med blotta ögat. Slutsatsen som dras för doftmärken här är att dessa inte kan återges grafiskt. 24 Det står dock även i OHIM s riktlinjer att varje ansökan måste bedömas enligt den ansökans egna uppgifter, speciella karaktär och omständigheter. Den som prövar ansökan skall även ha i åtanke vad för slags handel det handlar om, på vilket sätt produkterna eller tjänsterna tillhandahålls och till vilken publik. 25 För ljud godtas enligt riktlinjerna noter som grafisk återgivning men även elektroniska ljudfiler tillsammans med en grafisk representation av ljudet. 26 I de rättsfall som finns angående doftmärken, vilka jag återkommer till längre fram, utreds också begreppet grafisk återgivning. I ett förhandsavgörande för doften av gräs på tennisbollar anges det viktiga för att uppfylla den grafiska återgivningen vara att tredje person genom återgivningen klart och tydligt kan förstå vad det är som skyddas. 27 Enligt ett annat fall så räcker det inte med att märket är grafiskt återgivet utan det ställs även en del krav på återgivandet, det ska bland annat vara klart, lättillgängligt, objektivt och beständigt. 28 2.1.2 Kravet på särskiljningsförmåga Ett annat krav ett varumärke måste uppfylla för att kunna registreras är att det kan särskiljas från konkurrerande företags varor, varumärket ska ha särskiljningsförmåga. I varumärkesförordningen anges detta krav dels i art 4 och dels i art 7.1.b men i den sistnämnda artikeln genom att det där görs till ett registreringshinder om märket saknar särskiljningsförmåga. I VmL anges särskiljningsförmågan som ett krav för registrering i 1 2st och 13. 22 Guidelines concerning proceedings before the office fore harmonization in the internal market (trade marks and designs), part B Examination, Final version: April 2008, (OHIM s riktlinjer). 23 http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/ctm/legalreferences/guidelines/guidelines.en.do. 24 OHIM s riktlinjer 2.3.1. 25 ovan, 1.2. 26 ovan, 2.3.1. 27 Decision of the Second Board of Appeal (OHIM) of February 1999 in case R 156/1998-2. 28 Mål C-273/00, Ralf Sieckmann mot Deutches Patent- und Markenamt, (REG 2002 s. I-11737). 12

I ingressen till EG-direktivet anges att för att få varumärkesskydd är det viktigt att man genom varumärket kan utläsa varans ursprung. 29 Detta påpekas även i Lärobok i immaterialrätt: Det räcker med att tecknet kan identifiera varornas ursprung och särskilja det från andra företags. 30 I samma bok påpekas även att ett märke ska ha ett inneboende särdrag och vara urskiljande för att det ska anses särskiljande. 31 Särskiljandekriteriet går alltså inte bara ut på att varumärkets kännetecken ska få oss att associera till en viss vara utan märket i sig ska vara av den typen att det är ägnat att särskilja, särskiljandet ska vara en egenskap hos märket. 32 I Karnovs kommentarer till kravet på särskiljningsförmåga är det av avgörande betydelse om varumärket kan fungera som ett individualiseringsmedel för de varor det avser. 33 I 13 VmL anges även vad som aldrig är att anse som särskiljande. Ett märke som helt och hållet eller med endast en liten ändring återge varans art, beskaffenhet, mängd, pris, användning eller geografiska ursprung kan aldrig av sig självt uppfylla kravet på särskiljningsförmåga. Märket får inte heller bestå av en form som hör till varans art eller är nödvändig för varans användande. I förarbetena till VmL innebär särskiljningsförmågan hos varumärket att dess ändamål är att visa varans ursprung genom att individualisera varorna från en viss näringsidkare. Detta ska vara varumärkets enda uppgift vilket innebär att varumärket inte får ha någon funktion hos varans användande eller uppbyggnad. 34 I Lars Holmqvists 35 Varumärkens särskiljningsförmåga kommer Holmqvist fram till att det finns två krav på ett varumärkes särskiljningsförmåga, det första och det andra distinktivitetskriteriet. Det första kriteriet är uppfyllt om tanken med varumärket är att det ska uppfattas som ett individualiseringsmedel för varor från en viss näringsidkare. Det andra kriteriet uppfylls om näringsidkarens användning av varumärket inte tar ifrån andra näringsidkare sin frihet att lojalt avbilda, beskriva eller göra reklam för sina varor. 36 Han skriver också att det finns olika grader av individualiserngsförmåga där total associationsfrihet mellan märke och vara är den absolut högsta graden. Ett betydelsetomt ord som ett egennamn kan tydligt uppfattas som ett varumärke då ordet i sig inte har någon primär betydelse. 29 skäl 10 varumärkesförordningen. 30 Mogens Koktvedgaard och Marianne Levin, Lärobok i immaterialrätt, Stockholm, 2007, s. 403. 31 Ovan, s. 399. 32 Lunell, Okonventionella, 2007, a a s. 48. 33 Karnov, 2008/09, s. 1034, fotnot 52. 34 SOU 1958:10, Förslag till varumärkeslag, s. 269, 270, Prop 1960:167, Förslag till varumärkeslag m.m., s. 93. 35 adjungerad professor och jurist inom immaterialrätt. 36 Lars Holmqvist, Varumärkens särskiljningsförmåga, Stockholm, 1999, s. 110. 13

Används ett ord som varumärke så ska ordets primärbetydelse ligga tillräckligt långt ifrån varubeteckningens primärbetydelse så att dess funktion uppfattas som individualiserande. 37 Marianne Levin 38 skriver i artikeln Nästan allt kan vara ett varumärke att det ligger i varumärkesrättens natur att det finns ett krav på särskiljningsförmåga hos tecknet som ska utgöra varumärke. Vidare skriver Levin att i kravet på särskiljningsförmåga ligger även en vilja att skydda symboler och ord som är vanligt förekommande i vår tillvaro så att dessa kan användas obehindrat i vardagen. 39 2.1.3 Förväxlingsbarhet Förväxlingsbarheten och dess innebörd hör egentligen mest med intrångsavgörandet att göra. Skyddet för ett registrerat eller inarbetat varumärke bygger på att ett det finns risk för förväxlingsbarhet. När ett märke har registrerats så skyddas märket mot att någon annan använder eller registrerar ett märke som är exakt samma eller så likt så att det finns risk för förväxling. 40 I och med att ett kännetecken av något slag registreras som varumärke för en vara så blockeras alltså möjligheten för andra att använda sig av ett snarlikt märke eller ett märke som kan uppfattas snarlikt. Det ska dock observeras att detta bara blir aktuellt om varorna är av samma eller liknande slag förutom det undantag som finns för välkända märken. 41 Märken som helt och hållet är lika varandra anses alltid som förväxlingsbara. Märken som bara liknar varandra till viss del kan däremot också anses vara förväxlingsbara och det kan då räcka med att vissa delar i märkena liknar varan på ett sådant sätt så att det skulle kunna tas för samma märke. Konsumenten har oftast bara en minnesbild av det ena märket och det kan då vara svårt att skilja dem åt. Om en konsument får jämföra två märken på samma gång så är det ofta mer eller mindre enkelt att hitta olikheter. En konsument har däremot sällan den möjligheten och när märkena betraktas vid två olika tillfällen kan de uppfattas mer lika än vad de är. Detta ska tas hänsyn till vid bedömning av förväxlingsbarheten enligt förarbetena till VmL. 42 Förväxlingsbarheten har i stort sett bara att göra med avgörandet om ett intrång är aktuellt eller inte men efter denna korta redogörelse är det lätt att inse att förväxlingsbarhet även bör 37 Holmqvist, 1999, a a s. 112 f. 38 professor och juridisk doktor vid Stockholms universitet 39 Levin, 2001, a a s. 28. 40 skäl 8, art. 9.1.b varumärkesförordningen, 4 VmL. 41 6 VmL, art. 9.1.b, art. 9.1.c varumärkesförordningen. 42 SOU 1958:10, a bet., s. 252. 14

betänkas vid registreringen av ett varumärke. Förväxlingsbarheten mellan två varumärken kan vara svår att avgöra och då förväxlingsbarhet med ett redan existerande märke är ett hinder för registrering av ett nytt varumärke kan detta resultera i att skyddet görs allt för brett för att reservera sig mot att varumärken med allt för stor likhet registreras. 2.2 Ny teknik kräver nya typer av varumärken I och med att tiderna förändras, utvecklingen går framåt och fler och fler varumärken trängs på marknaden kan de gamla hederliga varumärkena kännas lite otillräckliga. För att synas på marknaden krävs det ett nyanserat sätt att marknadsföra sig på. Det är väl egentligen ingen nyhet att etablering av en ny produkt eller en produkt på en ny marknad kräver omfattande marknadsföring för att dra till sig trogna kunder och på så sätt bygga upp ett starkt varumärke. Inte heller är det någon nyhet att dessa nya aktörers intensiva satsning på marknadsföringen leder till att etablerade företag måste ta sin marknadsföring ett steg framåt. 43 Vad som däremot förändras är marknaden som allt detta sker på och på vilket sätt stegen framåt tas. Varumärken och kännetecken har alltid spelat en viktig roll och det kan tyckas att varumärkeslagen kom till för inte allt så länge sedan, drygt 50 år, men det är på en helt förändrad marknad och i en helt förändrad världsbild som denna nu ska agera. 44 I det nästan övermäktiga informationsflödet blir det än viktigare för konsumenter att effektivt kunna orientera sig bland varor och tjänster och för företag att kunna identifiera sig och stå ut ur det kraftiga bruset från omvärlden. 45 Tänkande, uppfattningar och beteende omformas av den, på senare år, dramatiska utvecklingen och en modern varumärkesrätt måste svara mot detta. 46 Många märken är uppbyggda på ungefär samma sätt, ord, loggor, figurer vilket skapar en icke varierande spelplan inom varumärkesmarknaden. För att bryta igenom denna samstämmiga varumärkestrend krävs det ett märke med a strongly distinctive character capable of capturing the consumer s attention. 47 Enligt Stefano Sandri och Sergio Rizzo, som båda två 43 SOU 2001:26, Ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen, s. 142. 44 ovan, s. 148. 45 ovan. 46 ovan. 47 Rizzo och Sandri, 2003, a a s. 10. 15

har många års erfarenheter inom varumärkesrätt 48, så misslyckas traditionella varumärken ibland med att locka till sig de mest avancerade och medvetna kunderna vilket har påverkat utvecklingen av ny teknik både när det gäller marknadsföring av varor och själva försäljningen. Företag experimenterar med nya sorters varumärken för att ge en starkare påverkan och locka till sig alla sorters konsumenter. 49 Sinnena börjar bli av allt större vikt inom marknadsföringen och företag vill numera kommunicera med konsumenter genom alla sinnen. Det har blivit svårare sen en tid tillbaka att hitta ord eller märken som fungerar effektivt gentemot konsumenterna och går att skydda, särskilt om varumärket även ska fungera globalt. Detta betyder inte att varumärken i form av ord och symboler är på väg bort, det kommer alltid att behövas namn på varor och tjänster, men det behövs en komplettering i form av andra sinnen. 50 Petter Hollström, upphovsman till klädmärket Odeur, anser också att det finns så mycket mer än det synliga som kan prata med konsumenten och tog därför fram ett klädmärke som doftar. Petter menar att helheten är viktig och varumärket ska synliggöras på alla sätt som kan kommunicera med människan och på så sätt kommer varan tätare inpå konsumenten. 51 Även Marianne Levin talar om känslornas betydelse för dagens marknadsföring. Hon skrev redan 2001 i en artikel i tidskriften Brand News att det är modernt med känslor och upplevelser igen. Hon beskriver de vanliga varumärkena: symboler och ord, som platta märken och menar att dagens varumärken ger helt andra känsloupplevelser. Varumärkeskvaliteter kommuniceras idag i ljud, musik, färg, rörelse med mera vilket är en effekt av teknikens utveckling. 52 Varumärket har idag blivit mycket mer än bara ett tecken för produkten, allt värdefullt runt omkring produkten ska synliggöras. Ett nytt tankesätt har skapats där vi lyfter fram allt som på olika områden representerar produkten. 53 48 Stefano Sandri har över 30 års erfarenhet inom immaterialrätt och var ordförande av tredje överklagande instansen för OHIM mellan åren 1997 och 2003. Sergio Rizzo är advokat vid en advokatbyrå i Alicante där han specialiserat sig inom varumärkesrätt. 49 Rizzo och Sandri, 2003, a a s. 11. 50 Henrik Sjödin, forskare inom marknadsföring och varumärken på Handelshögskolan i Stockholm, intervju 5 oktober 2009. 51 Petter Hollström, upphovsman till klädmärket Odeur, intervju 16 september 2009. 52 Levin, 2001, a a s. 27. 53 Ovan, s. 32. 16

En docent och två civilekonomer vid Handelshögskolan i Kalmar har skrivit boken Sinnesmarknadsföring. Boken tar upp nya innovativa sätt att nå ut till konsumenterna på genom att i marknadsföringen använda sig av våra sinnen och känslor. Här påpekas hur viktig individen är inom marknadsföringen och hur viktigt det är att hitta nya sätt att nå kunderna på för att göra sig hörd i varumärkesträngseln på marknaden. Författarna påpekar också vikten av att ett företag visar empati vilket kan göras genom sinnena och på så sätt kan individen nås på ett djupare plan. 54 3 Doftkännetecken möjliga som varumärken Det finns många produkter med någon typ av doftkännetecken på marknaden. Vanligast är de produkter där doftspridandet mer eller mindre är själva ändamålet med produkten: tvålar, rengöringsmedel, hudvårdsprodukter, parfymer m.m. Produkter med doftkännetecken som i stort sett bara har med varans synliggörande att göra är däremot sällsynta. Är alla dessa doftkännetecken aktuella för frågan om dofter ska kunna registreras som varumärken? Innan vi börjar utreda möjligheten för registrering av doftmärken så måste vi först klargöra vilka doftkännetecken som över huvudtaget är möjliga som varumärken. 3.1 Vad är ett varumärke? Ett varumärke ska representera en vara eller tjänst gentemot en möjlig köpare. Vad köparen är intresserad av är inte själva kännetecknet som utgör varumärket utan vad som förknippas med kännetecknet. När vi ser varumärket för en redan känd vara så kan vi direkt associera till den specifika varan och allting som hör till. IKEAs varumärke exempelvis får oss att associera till dels ett stort varuhus med olika möbler men också fem-kronors korvar och någonting typiskt svenskt. Ser vi varumärket för en vara som vi ännu inte känner till så kan vi inte associera till något konkret men blir påverkade av vad varumärket berättar för oss om varan. Konsumenten ska alltså med hjälp av varumärket kunna associera till en specifik vara, tjänst eller företag. 55 3.1.1 Syfte att känneteckna en vara Det räcker dock inte med att det kännetecken som ska registreras som varumärke kan få oss att associera till en viss vara, det ska vara kännetecknets huvudsyfte. Detta synliggörs dels av 5 VmL som tar upp en begränsning i ensamrätten för ett varumärke. Paragrafen säger att ensamrätten inte omfattar de delar av kännetecknet som tjänar till att göra varan eller varans 54 Bertil Hultén m.fl, 2008, a a s. 159 f. 55 Sjödin, intervju, okt. 2009. 17

förpackning mer ändamålsenlig eller uppfylla annan uppgift än att vara just kännetecken för en specifik vara. Denna bestämmelse har dock inte med registrering av varumärken att göra vilket kan vara svårt att förstå utifrån lagtexten men blir tydligare utifrån förarbetena. Motiveringen i 1960-års lags proposition för att införa regeln var att förhindra monopol på tekniska och funktionella element när dessa genom användning inarbetades som varumärken. Vid ändringen av lagen som gjordes för att överensstämma med EG-direktivet infördes ett andra stycke i 13 för att 5 inte uppfyllde paragrafens motsvarighet i direktivet, att vara ett uttryckligt registreringshinder. 56 I 13 2 st förhindras registrering av kännetecken som har i stort sätt samma egenskaper som i 5, kännetecken som består av en form som följer av varans art, en form som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat eller en form som ger varan ett betydande värde. Det som stadgas här är att en form som ger varan ett betydande värde m.m., inte kan registreras vilket kan leda till lite förvirring om vad som egentligen menas. Utifrån förarbetenas motivering är det däremot ganska tydligt att 13 2st och 5 ska ha ungefär samma betydelse och att 13 inte bara handlar om formen på själva varan. Skälet för införandet av ett andra stycke var ju att ge 5 den verkan som saknades för att uppnå EG-direktivets tanke. Meningen med 5 och hur 5 och 13 2st hänger ihop blir ännu tydligare utifrån det lagförslag på ny varumärkeslag som finns. Enligt statsrådsberedningens lista över propositioner som är avsedda att lämnas in innan slutet av januari så kommer det att lämnas in en proposition på en ny varumärkeslag i november. Än så länge finns det dock bara ett slutbetänkande från varumärkeskommittén. 57 Här förhindrar den nuvarande lydelsen av 13 2 st ensamrätten till ett varumärke och har placerats i paragrafen där olika sätt att förvärva ensamrätt behandlas. Tydligt blir det då att inarbetning inte kan leda till ensamrätt till ett varumärk med dessa egenskaper. 58 Det blir lite grann som att nuvarande 13 2 st här tar över nuvarande 5 s roll. Villkor för registrering tas upp i en senare paragraf och här hänvisar man till att sådana egenskaper som förhindrar ensamrätt även förhindrar registrering och det blir då tydligt att samma egenskaper förhindrar både inarbetning och registrering av ett varumärke. 59 56 Prop 1992/93:48, a prop s. 75. 57 SOU 2001:26, Ny varumärkeslag och ändring i firmalagen. 58 ovan, s. 50, 3 4 st. 59 ovan, s. 54, 13 1st. 18

I lagförslaget utesluts även registrering av varumärken som i stort sett bara anger varans art, användning, värde med mera vilket i nuvarande lag endast utesluts från presumtiv särskiljningsförmåga. 60 Även i EG-direktivet är detta ett hinder för registrering och eftersom meningen är att medlemsländerna ska ha rättat sig efter direktivet så är det inte speciellt förvånande att brister som dessa rättas till genom en ny lag. I EG-direktivet finns motsvarande bestämmelser i art 3.1.e och art 3.1.c och i varumärkesförordningen finns exakt samma formuleringar som i direktivet i art 7.1.c och art 7.1.e Slutsatsen som kan dras av både nationell varumärkeslagstiftning och EG-rättslig lagstiftning blir att ett kännetecken som inte enbart går ut på att agera som kännetecken för en vara förhindrar ensamrätt både genom inarbetning och genom själva registreringen. Varumärket skall inte ha någon som helst funktion hos varan förutom att ange varans ursprung. Det finns ett avgörande i EG-domstolen som förtydligar detta ännu lite mer, EG-domstolen dom den 4 maj 1999 CHIEMSSEE-fallet. 61 Domstolen kom där fram till att särskiljningsförmåga även innebär att varumärket skall vara ägnat åt att fungera som kännetecken för de varor som märket avser. Lärobok i immaterialrätt sammanfattar vad som stadgas i 5 och 13 2 st som Varan kan inte vara sitt eget varumärke 62 vilket även ger paragraferna den innebörden att varumärket måste vara något helt annat än själva varan. Varumärket kan inte vara en del av det som utgör varan utan måste vara fristående från varans konstruktion. Varan skall helt enkelt kunna fungera helt ändamålsenligt även utan sitt varumärke. 3.1.2 Tillgänglighetsrekvisitet I Erika Lunells avhandling Okonventionella varumärken uppmärksammas frågan om det bör finnas ett tillgänglighetsrekvisit för ett kännetecken som ska agera som varumärke. Tillgänglighetsrekvisitet innebär att förbindelsen mellan varumärke och vara måste ske redan i näringsverksamheten. I engelskspråkig litteratur kallas detta rekvisit för distinguishing goods in the course of trade. Om rekvisitet skulle anses vara tillämpligt så innebär det att varumärket måste nå konsumenten innan köpet när varan fortfarande befinner sig i näringsverksamheten. Om konsumenten köper en vara vars varumärke inte kan synliggöras 60 SOU 2001:26, a bet. s. 54, 13 2 st, 13 2 st VmL. 61 Mål C-108/97 och C-109/97, Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC) mot Bootsund Segelzubehör Walter Huber och Franz Attenberger, (REG 1999 s. I-02779). 62 Koktvedgaard och Levin, 2007, a a s. 395. 19

för konsumenten förrän efter köpet, när varan har lämnat näringsverksamheten, så kan inte en sådan förbindelse anses vara relevant och varumärket har misslyckats med att uppfylla sitt syfte att vägleda konsumenten vid köpet. 63 Lunell påpekar också att risken för att konsumenten uppfattar varumärket som en del av varan blir större när denne uppfattar varumärket först efter köpet. 64 Sandri, Rizzo ser just detta, att varumärket når konsumenten först efter köpet, som en av anledningarna till att smakmärken inte fungerar som varumärken. Eftersom smaken når konsumenten först när varan är konsumerad kan inte smaken användas för att visa varans ursprung för att påverka konsumenten i dennes val av vilken vara som ska köpas. 65 3.2 Primära-, sekundära- och godtyckliga dofter I det inledande stycket till det här kapitlet skilde jag på dofter och dofter. Jag redogjorde för två olika grupper av dofter, dels doft som utmärkande egenskap hos produkten, dels doft som i stort sett bara har med varans synliggörande att göra. Erika Lunell delar den förstnämnda gruppen i två läger: primära och sekundära dofter och de andra dofterna kallar hon för godtyckliga dofter. Primära dofter är doftkännetecken som utgör varans huvudsakliga ändamål och det är för just doftens skull som varan köps, t.ex. parfymer. När det gäller sekundära dofter så är doften en inneboende och behaglig del i varan men varans huvudfunktion är någonting annat som exempelvis att rengöra. Exempel på produkter med sekundära dofter är parfymerade hushållsprodukter, tvålar och schampo. Godtyckliga dofter är dofter som appliceras på produkter som normalt inte ska dofta och doften har då ingen som helst funktion för produktens användande. Som exempel på godtyckliga dofter ger Erika Lunell doftande radergummin. Om dessa olika doftgruppers möjligheter att agera varumärkesobjekt skriver Lunell att det tycks ligga utom all tvivel att godtyckliga dofter har varumärkesegenskaper men att varumärkesegenskaperna hos primära och sekundära dofter är kraftigt ifrågasatta. 66 3.2.1 Syfte att känneteckna en vara Jag anser det vara mycket märkligt att det skulle kunna råda någon som helst tanke på att primära och sekundära dofter skulle ha de rätta egenskaperna för att utgöra doftmärken. Enligt 63 Lunell, Okonventionella, 2007, a a s. 158. 64 ovan, s. 223. 65 Rizzo och Sergio, 2003, a a s. 156. 66 Lunell, Okonventionella, 2007, a a s. 155 f. 20