PATENTBESVÄRSRÄTTEN YTTRANDE AD nr 14-008

PATENTBESVÄRSRÄTTEN YTTRANDE AD nr 14-008 2014-04-11 Till regeringen Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor Departementspromemorian Patent och marknadsdomstol (Ds 2014:2) Ju2014/129/DOM Sammanfattning PBR välkomnar förslaget att en enhetlig och koncentrerad domstolsprövning ska ske på de aktuella rättsområdena. PBR ställer sig positiv till förslaget att denna prövning ska ske i allmän domstol och koncentreras till särskilda domstolar i första och andra instans. Det är enligt PBR:s mening nödvändigt att de tekniskt kunniga ordinarie domarna får ett avsevärt inflytande över patentärendena även i en ny organisation. I patentärenden av teknisk karaktär bör därför ett patentråd utses till ansvarig domare och referent redan vid Postadress Besöksadress Telefon Fax Org.nr Box 24160 Karlavägen 108 08-450 39 00 08-783 76 37 202100-3971 104 51 STOCKHOLM

2 handläggningens början. Omröstningsregeln i förslaget bör anpassas härefter. PBR förordar att regeln i 4 kap. 5 lag om patent- och marknadsdomstolar ändras så att en sammansättning där två tekniska ledamöter ingår blir huvudregel i patentärenden. Även i övriga ärendetyper i Patent-och marknadsdomstolen som inleds genom överklagande från PRV bör rätten bestå av tre domare. Det bör åtminstone finnas två anställda patentråd i Patent- och marknadsöverdomstolen. Överklagade ärenden om firmaregistrering bör sammanföras med övriga mål om kännetecken i den nya domstolsorganisationen. De nya domstolarna bör ges behörighet att även pröva andra till immaterialrätten närliggande frågor. Tillämpligheten av ärendelagens bestämmelse om rättegångskostnader på ärenden som inleds genom överklagande av beslut från PRV bör analyseras vidare. Möjligheten att i patentärenden pröva en av invändaren återkallad talan bör kvarstå. PBR välkomnar den förändring som en medverkan av PRV som motpart i ärenden med en enskild part medför. PBR förslår dock att det görs ett uttryckligt undantag från tillämpningen av 11 ärendelagen i ärenden med två motstående enskilda parter i underinstansens prövning.

3 PBR välkomnar förslaget om införande av preklusionsregler i ärenden. PBR föreslår att förbudet att ändra patentkrav i ärenden om beviljande av patent ska införas redan vid överklagande till Patent- och marknadsöverdomstolen. Reformen bör träda ikraft tidigast den 1 januari 2016. 1. Inledning och disposition Patentbesvärsrätten (PBR) ställer sig bakom promemorians huvudinriktning och välkomnar förslaget att en enhetlig och koncentrerad domstolsprövning ska ske på de aktuella rättsområdena. PBR ställer sig också positiv till förslaget att denna prövning ska ske i allmän domstol och koncentreras till särskilda domstolar i första och andra instans samt att PBR och Marknadsdomstolen till följd av detta upphör. Som anförts i promemorian är de aktuella måltyperna ofta både komplicerade och omfattande. Därtill finns det ett samband mellan flera av dem och sakfrågorna kan ofta vara närliggande. Det är därför rimligt att anta att en koncentration av målen kommer att medföra de fördelar som anges i promemorian; att specialistkompetens kan upprätthållas samt att ett effektivt erfarenhets- och resursutnyttjande kan ske för såväl parter som domstolen. Således är PBR positiv till reformen både vad avser inriktningen och de grundläggande tankar som bär upp densamma. Även mot bakgrund av det sagda lämnar PBR några kritiska synpunkter och egna förslag samt tar avstånd från några enskildheter i förslaget. Den grundläggande tanken bakom detta är att i vissa avseenden lyfta fram och i något fall försöka värna de förvaltningsrättsliga ideal och

4 särskilda kunskaper som präglat PBR:s dömande uppgifter och som domstolen anser kunna berika processen även i Patent- och marknadsdomstolen i de delar som ska överlämnas härifrån. I linje med detta har domstolen ansett det särskilt viktigt att inledningsvis närmare beröra frågan om de tekniskt kunniga ordinarie domarnas roll, den tänkta handläggningen av patentärendena, rättens sammansättning vid avgörande av dessa ärenden och antalet anställda patentråd i Patent- och marknadsöverdomstolen. Förslagets konstruktion, vilken enligt PBR:s uppfattning är den enda realistiska vägen framåt, innebär en förlängning av instanskedjan för vissa måltyper. Trots de förslag som lämnas i promemorian, riskerar detta att förlänga tiden till ett slutligt avgörande. Utan att i dessa avseenden lämna några konkreta förslag ställer sig PBR öppen för överväganden om att i flera fall använda fullföljdsförbud med ventil för att förkorta instanskedjan. PBR föreslår dock, mot bakgrund av sin praktiska erfarenhet, att möjligheten att ändra patentkrav i patentärenden tas bort redan vid överklagande till Patent- och marknadsöverdomstolen. PBR har i övrigt begränsat sitt yttrande till att avse domstolens uppfattning i fråga om Patent- och marknadsdomstolarnas behörighet, rättegångskostnader i ärenden som överklagats från PRV, möjlighet för Patent- och marknadsdomstolen att pröva en talan trots att invändaren har återkallat densamma, beslutsmyndighetens partsställning vid handläggning enligt lagen (1996:242) om domstolsärenden (ärendelagen), införande av preklusionsregler i ärenden samt övergångsbestämmelser. PBR lämnar följande synpunkter.

5 2. Den tekniskt kunniga ordinarie domarens roll (avsnitt 9 och 10) 2.1 Allmänna synpunkter Eftersom ett patent ska främja den tekniska utvecklingen ställs olika krav för att en patenterbar uppfinning ska anses föreligga, däribland att den ska vara ny och ha uppfinningshöjd. Bedömningen av uppfinningen och särskilt dess uppfinningshöjd är en grannlaga uppgift där uppfinningen, som den definieras av patentsökanden i skrift, ska ställas mot all relevant teknik som var känd före dagen för ansökan om patent. Att bestämma uppfinningshöjden och andra patenterbarhetskriterier är rättsfrågor som förutsätter goda grundläggande kunskaper inom det tekniska området som uppfinningen rör. I såväl Patent- och registreringsverket (PRV) som hos patentombud och inom industrins patentavdelningar görs bedömningen, och för de två senare också utarbetandet av patentansökningar, av personer med teknisk utbildning, ofta kallade patentingenjörer. De tekniskt kunniga patenträttsråden i PBR har rekryterats bland patentingenjörer med mycket lång erfarenhet som varit anställda vid PRV, det europeiska patentverket (EPO), hos patentombud och/eller inom industrins patentavdelningar. Genom internutbildning i sina tidigare anställningar och i PBR har de fått en djupgående insikt i patenträtten och en bred erfarenhet från övrig berörd lagstiftning. I PBR är de tekniskt kunniga patenträttsråden fullt jämställda med de lagfarna ledamöterna. Det är de tekniska ledamöterna som, i egenskap av referent i de tekniska patentmålen, självständigt bereder, föredrar för avgörande och har huvudansvar för att skriva dom i dessa mål. I uppgiften ingår bl.a. att ur handlingarna i målet hämta in de specifika tekniska förut-

6 sättningarna för den aktuella uppfinningen för att dels få ett klart begrepp om uppfinningens innebörd, dels kunna bedöma om uppfinningen skiljer sig från känd teknik på sådant sätt att patent kan beviljas. De tekniskt kunniga patenträttsrådens styrka ligger i deras särskilda förmåga att koppla ihop tekniskt kunnande med tolkning av patentlagens regler för att utföra patenterbarhetsbedömningar. Denna särskilda förmåga som de tekniskt kunniga patenträttsråden har är även en förutsättning för att förstå och tillämpa den praxis som utvecklas i EPO och som den svenska rättstillämpningen ska beakta (se RÅ 1990 ref. 84). De tekniskt kunniga patenträttsråden deltar också sedan ett trettiotal år tillbaka vid avgöranden i de allmänna domstolarna. Sedan dess har ett patenträttsråd från PBR deltagit i nästan varje patentmål som avgjorts i allmän domstol, med undantag för 2012 då PBR av ekonomiska skäl hindrades att ställa sina domare till förfogande. Men även under den tiden deltog f.d. patenträttsråd i vissa mål och patenträttsråd dömde också på sin fritid i allmän domstol. Enligt PBR:s erfarenhet tillför därför de tekniskt kunniga patenträttsråden synnerligen betydelsefull kunskap i alla delar av det patenträttsliga dömandet. Promemorian framställer den tekniska ledamotens roll som en tolk mellan parterna och rätten; en som underlättar rättens förståelse och förbättrar rättens bedömning av teknisk bevisning (s. 271); en som kan förklara frågor för de lagfarna ledamöterna och vara dem behjälpliga vid bedömningen av uppfinningshöjd och tolkning och formulering av patentkrav (s. 242). Som nyss beskrivits intar inte de tekniskt kunniga patenträttsråden denna ganska underordnade medhjälparroll i förhållande till de lagfarna ledamöterna i dag i PBR.

7 2.2 Den tekniskt kunniga domarens ansvar för beredningen av patentärenden Mot bakgrund av den viktiga roll som de tekniskt kunniga patenträttsråden i dag har är det enligt PBR:s mening nödvändigt att de, av såväl kvalitetsskäl som effektivitetsskäl, får ett avsevärt inflytande över patentärendena även i en ny organisation. Detta gör sig inte enbart gällande i processens slutfas då ärendet ska avgöras. För att uppnå en effektiv och kvalitetssäker handläggning är det naturligtvis angeläget att ändringar och frågor som behöver belysas identifieras så snart som möjligt. Vad som kan tyckas vara en mindre ändring i patentkraven kan innebära en helt ny patenterbarhetsprövning än den som PRV har gjort. I patentärenden av teknisk karaktär bör därför ett patentråd utses till ansvarig domare vid handläggningens början. En annan ordning skulle innebära att patentrådets kapacitet och kunskap inte till fullo tas till vara. Det bör mot denna bakgrund vara självklart att patentråden, i egenskap av ordinarie domare, även i en ny domstolsorganisation tillförsäkras möjligheten till referentskap i patentärendena. I promemorian uttalas (s. 248) att möjlighet för teknisk ledamot att vidta vissa beredningsåtgärder följer av den allmänna hänvisningen till rättegångsbalkens bestämmelser och särskilt anges 1 kap. 3 e rättegångsbalken. Denna paragraf reglerar förutsättningar för att delegera arbetsuppgifter främst till kanslipersonal. PBR ställer sig frågande till denna hänvisning i fråga om patentrådens behörighet att vidta beredningsåtgärder. Denna är en central fråga som bör förtydligas i lagen om patent- och marknadsdomstolar. Enligt den föreslagna 4 kap. 7 lag om patent- och marknadsdomstolar bestämmer rättens ordförande vilka tekniska ledamöter eller ekonomiska experter som ska ingå i rätten. Domstolens organisation bör med beaktande av denna bestämmelse anpassas på så sätt att behovet att

8 utse ett lämpligt patentråd till referent vid handläggningens början kan tillgodoses. 2.3 Omröstningsreglerna Den föreslagna omröstningsregeln i 3 kap. 6 lag om patent- och marknadsdomstolar bör mot bakgrund av det ovan sagda anpassas på så sätt att den inte hindrar att ett patentråd som är referent i ett ärende säger sin mening först. 2.4 Skillnad mellan tekniskt kunniga domare och tekniska experter Promemorian likställer i många delar dagens tekniskt kunniga patenträttsråd med de tekniska experter som också dömer i patentmål. I promemorians lagförslag 2 kap. 1 anges att det i Patent- och marknadsdomstolen och Patent- och marknadsöverdomstolen ska finnas lagfarna domare och patentråd samt att också tekniska och ekonomiska experter ska döma i domstolarna. Därefter införs benämningen "tekniska ledamöter" som ska innefatta patentråden och de tekniska experterna. Benämningen "tekniska ledamöter" är den som används i sammansättningsreglerna i 4 kap. 5. Denna medför, som ska framgå nedan, en mindre ändamålsenlig sammankoppling. Patentråden kommer, liksom de tekniskt kunniga ledamöterna i PBR enligt nuvarande ordning, att vara fast anställda i Patent- och marknadsdomstolen respektive Patent- och marknadsöverdomstolen. De tekniska experterna kommer, i likhet med de tekniskt sakkunniga ledamöterna i allmän domstol enligt nuvarande ordning, att förordnas på viss tid genom att sättas upp på en lista och sedan vid behov förordnas enskilt i ett mål eller ett ärende.

9 Enligt den praxis som har utvecklats vid förordnande av tekniskt sakkunniga ledamöter i patentmål i allmän domstol bistår PBR med åtminstone ett tekniskt kunnigt patenträttsråd för förordnande i varje mål. Vid de tillfällen då PBR:s tekniskt kunniga patenträttsråd inte har varit tillgängliga har de tekniskt sakkunniga ledamöterna i allmän domstol valts bland de tekniska experter som finns upptagna på den lista som har upprättats för förordnande enligt 68 patentlagen. Bland dessa tekniska experter finns ett flertal professorer och docenter i naturvetenskapliga och tekniska ämnen. Deras deltagande är mycket värdefullt när specialistkunskaper behövs, t.ex. när patentet avser en uppfinning som utnyttjar för andra än experter svårtillgängliga vetenskapliga teorier inom t.ex. elektronik, partikelfysik, kemi och bioteknik. De kan emellertid många gånger ha begränsad eller sakna erfarenhet av patenträttsliga bedömningar. Om den föreslagna reformen genomförs kommer de nya domstolarna att ha fast anställda patentråd. Ordningen bör då rimligen vara att det är dessa domare som i första hand ingår i rätten som tekniska ledamöter och att tekniska experter förordnas först då det finns behov av spetskompetens inom ett visst ämnesområde eller om det uppstår en vakans för ett patentråd. Sammansättningsreglerna i såväl ärenden som mål om patent bör spegla denna ordning. Ledning kan hämtas i reglerna i lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar i vilka det görs en åtskillnad mellan tekniska råd och särskilda ledamöter.

10 3. Rättens sammansättning i Patent- och marknadsdomstolen (avsnitt 9.4.2) 3.1 Patentärenden som inleds efter överklagande av beslut från PRV PBR har ingen erinran mot de föreslagna sammansättningsreglerna för patentmålens del. När det gäller de överklagade patentärendena (4 kap. 5 lag om patent- och marknadsdomstolar) finns det däremot starka skäl att som huvudregel behålla den sammansättning som PBR nu normalt har vid avgörande av patentmål (tre ledamöter, varav två ska vara tekniskt kunniga och en lagfaren). Som ovan sagts förenar de tekniskt kunniga ledamöterna i PBR tekniken och juridiken på ett alldeles särskilt sätt i dessa ärenden. Samarbetet med och mellan de tekniskt kunniga ledamöterna inbördes är i dessa ärenden en omistlig del i upprätthållande både av kvaliteten i bedömningen och snabbheten i förfarandet. Som skäl för den föreslagna sammansättningen anges i promemorian (s. 252) att en kvalificerad prövning med teknisk expertis har gjorts i PRV. Emellertid handlägger PRV en stor mängd ärenden och myndigheten har begränsad tid till förfogande för varje ärende. När patent meddelas i PRV fattar handläggaren ensamt beslut om detta. Då en invändning prövas eller en ansökan om patent avslås föredras ärendet av en föredragande varefter en patentexpert ensam fattar beslut. Det är mot denna bakgrund viktigt att överprövningen i den första domstolsinstansen görs av en högt kvalificerad sammansättning. Den i promemorian föreslagna ordningen bör jämföras med den ordning i vilken likvärdiga patentärenden avgörs i EPO. Granskningsavdelningarna ska bestå av tre tekniska ledamöter och kan vid behov utökas med en lagfaren ledamot (art. 18.2 European Patent Convention

11 [EPC]). Invändningsavdelningarna ska likaså vara sammansatta av tre tekniska ledamöter och kan vid behov utökas med en lagfaren ledamot (art. 19.2 EPC). Technical Boards of Appeal är enligt huvudregeln sammansatta av två tekniska ledamöter och en lagfaren ledamot vid överklagande från både granskningsavdelningarna och invändningsavdelningarna (art. 21 EPC). I de mest komplicerade målen har alltså ett mycket stort antal tekniker och jurister deltagit innan slutligt beslut om patenterbarheten hos en uppfinning fattas. Även om den prövning som sker i EPO inte är en domstolsprövning måste dess gedigna sammansättning beaktas vid skapande av de nationella reglerna. Detta är viktigt med hänsyn till att det svenska nationella systemet för patentprövning, för att behålla sin internationella legitimitet, inte kan tillåtas avvika alltför mycket från den internationella standard som bestäms av den största europeiska aktören på området. Den i promemorian föreslagna sammansättningen innebär en tydlig försvagning jämfört med den nuvarande ordningen. Att tyngdpunkten i överprövningen av PRV:s beslut ska ligga i första domstolsinstans talar också emot den sammansättning som föreslås som huvudregel. Visserligen finns det i förslaget en möjlighet att om det finns särskilda skäl utöka rättens sammansättning till tre ledamöter, varav minst en ska vara lagfaren. Enligt PBR:s bedömning riskerar dock undantagsregeln i praktiken att bli huvudregel. PBR förordar därför att regeln i 4 kap. 5 lag om patent- och marknadsdomstolar ändras så att en sammansättning där två tekniska ledamöter ingår blir huvudregel i patentärenden, men om det finns skäl till det kan ett sådant ärende avgöras med en lagfaren och en teknisk ledamot. Det bör naturligtvis fortfarande vara möjligt att när det alls inte behövs teknisk sakkunskap avgöra ärendet med en lagfaren ledamot eller med tre lagfarna ledamöter i komplicerade icke tekniska patentärenden. I speciella fall bör också möjligheten att utöka

12 sammansättningen med ytterligare en lagfaren ledamot bibehållas, dvs. fyra ledamöter, varav två tekniker. Ett förhållande som också talar för en starkare sammansättning än den i promemorian föreslagna är jämförelsen med sammansättningen i de dispositiva tvistemålen vilken inte föreslås ändrad. Vid den prövningen ska rätten vara sammansatt av två lagfarna och två tekniska ledamöter. Att vid prövningen av den grundläggande frågan om patenterbarhet ha en sammansättning som är tekniskt svagare än den som gäller vid prövningen när väl en tvist har uppkommit ter sig inte rimligt och rubbar den i patentlagen inbyggda balansen mellan grundläggande prövning och tvistlösning. Den förvaltningsrättsligt och administrativt färgade grundläggande patenterbarhetsprövningen är normalt svårare ur teknisk synvinkel, bl.a. mot bakgrund av domstolens av officialprövningen betingade utredningsskyldighet. 3.2 Övriga ärenden som inleds efter överklagande av beslut från PRV Det förhållandet att tyngdpunkten i rättskipningen ska ligga i underinstanserna talar vidare för att rätten även vid prövning av överklagade beslut i varumärkesärenden och mönsterärenden som huvudregel bör bestå av tre domare i Patent- och marknadsdomstolen. Bestämmelserna bör även i dessa ärenden lämna utrymme för att anpassa sammansättningen till ärendets beskaffenhet. I sammanhanget vill PBR framföra att det finns skäl att utforma sammansättningsreglerna på sådant sätt att de möjliggör patentrådens deltagande även vid avgörande av sådana ärenden.

13 4. Rättens sammansättning i Patent- och marknadsöverdomstolen (avsnitt 9.5.2) Sammansättningsreglerna i Patent- och marknadsöverdomstolen bör anpassas till den av PBR föreslagna huvudregeln samt till den föreslagna möjligheten till avgörande av ärenden med deltagande av fyra ledamöter. Det är vidare lämpligt att minst samma antal tekniska ledamöter som har deltagit i Patent- och marknadsdomstolens avgörande deltar i Patentoch marknadsöverdomstolens överprövning. 5. Antalet anställda patentråd i Patent- och marknadsöverdomstolen (avsnitt 10.2.2) I denna fråga anförs med hänvisning till att målen och ärendena redan har hanterats i en domstolsinstans, det förväntat låga målunderlaget i Patent- och marknadsöverdomstolen och den domstolens roll som överprövande instans att behovet av anställda tekniska domare är betydligt mindre än i underinstansen. Mot denna bakgrund föreslås att det ska finnas i vart fall en anställd teknisk ledamot i Patent- och marknadsöverdomstolen. Enligt förslaget kommer detta patentråd att delta i beredningen och tillsammans med de lagfarna ledamöterna svara för patenträttsliga bedömningar och utgöra ett allmänt stöd i tekniska frågeställningar i framför allt registreringsärendena samt delta i avgörandet av mål och ärenden. PBR vill understryka att så som promemorian är formulerad lämnar förslaget utrymme för att det blir flera än ett anställt patentråd i Patent- och marknadsöverdomstolen. Den i tidigare avsnitt berörda centrala roll som patentråd bör ha vid såväl handläggningen som avgörande i ärenden om patent gör sig naturligtvis även gällande i Patent- och marknadsöverdomstolen. Dessa omständigheter talar enligt PBR med styrka för att det åtminstone bör finnas två anställda patentråd i Patent- och marknadsöverdomstolen för att

14 nödvändig teknisk kompetens ska uppnås. PBR vill i detta sammanhang även framhålla att goda förutsättningar för professionellt menings- och tankeutbyte patentråd emellan är nödvändiga för att upprätthålla tillräcklig kvalitet vid bedömningarna i patenterbarhetsfrågor. 6. Patent- och marknadsdomstolarnas behörighet 6.1 Överklagande av ärenden om registrering av firma (avsnitt 5.3.2) Som framhålls och utvecklas i promemorian (s. 172) finns ett nära och särskilt samband mellan varumärken och näringskännetecken, främst firma. Promemorian stannar emellertid vid att det finns en associationsrättslig koppling till firmaregistrering men för, bl.a. med hänvisning till prop. 2009/10:225 s. 350, inte resonemanget i övrigt vidare. I propositionen anförs som skäl för att inte föreslå någon samordning av överprövningsförfarandet att just frågan om den framtida domstolsorganisationen på immaterialrättens område då bereddes i ett annat lagstiftningsärende, vilket också var Varumärkeskommitténs skäl till att inte behandla frågan i det betänkande som föregick den angivna propositionen. Lagstiftningsärendet som avsågs bör ha varit det som ungefär samtidigt med propositionen utmynnade i Målutredningens betänkande Mål och medel (SOU 2010:44) som inte heller berörde frågan mer ingående än att den nämnde mål om firma som en immaterialrättslig måltyp. Frågan synes därför utan att ta mark cirkulera över flera olika lagstiftningsprojekt på ett olyckligt sätt. Enligt PBR:s erfarenhet väger de känneteckensrättsliga aspekterna av firmaregistreringen så tungt att dessa mål borde sammanföras med övriga mål om kännetecken i den nya domstolsorganisationen. Särskilt det förhållande att det finns ett korsvist skydd mellan varumärken och firmor, både när det gäller registreringsförutsättningar och intrångs-

15 prövning, talar för att både registreringsfrågorna och tvisterna bör mötas i samma domstol. Det finns nämligen ett stort behov av ett närmande mellan synsätten på grundläggande känneteckensrättsliga frågor mellan varumärkesrätten och firmarätten och detta kan till stor del tillgodoses genom att göra domstolsprövningen gemensam. Om en sådan åtgärd skulle medföra problem från associationsrättslig synpunkt bör dessa inte överskattas och naturligtvis inte heller tillåtas lägga hinder i vägen för en angelägen reform. 6.2 Andra närliggande frågor Enligt PBR bör de nya domstolarna ges behörighet att även pröva andra närliggande frågor, exempelvis kontraktsrättsliga spörsmål rörande licens eller överlåtelse av immateriella rättigheter, frågor om bättre rätt till sådana rättigheter och företagshemligheter. 7. Rättegångskostnader i ärenden som har överklagats från förvaltningsmyndighet (avsnitt 8.2.2) I promemorian föreslås att ärendelagen ska gälla vid handläggning av alla ärenden som inleds i Patent- och marknadsdomstolen genom överklagande från förvaltningsmyndighet. Förslaget innebär att ärendelagens bestämmelse om rättegångskostnader blir tillämplig på bl.a. invändningsärenden som överklagats från PRV. Enligt nuvarande ordning svarar vardera parten för sina rättegångskostnader vid domstolsprövning av överklagade beslut från PRV. I lagstiftningsärendet avseende genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG om civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område behandlades frågan om rättegångskostnader vid tillämpning av ärendelagen i vissa immaterialrättsliga ärenden. I

16 propositionen anförs att det finns en osäkerhet avseende bestämmelsens i 18 kap. 2 rättegångsbalken tillämplighet i vissa fall. Av denna anledning infördes en uttrycklig bestämmelse av innebörd att domstolen får bestämma att vardera parten ska svara för sina rättegångskostnader i respektive immaterialrättslag (se prop. 2008/09:67 s. 155 f.). I många av de av reformen berörda ärendetyperna där enskilda står mot varandra finns ett betydande inslag av tillvaratagande av allmänna intressen. Osäkerheten kring förutsättningarna att förordna att vardera parten ska stå för sina rättegångskostnader bör därför undanröjas även i detta lagstiftningsärende. PBR anser mot denna bakgrund att det behövs analys och klargöranden i fråga om tillämpningen av bestämmelserna om rättegångskostnadsansvar i alla ärenden som initieras genom överklagande av PRV:s beslut i vilka enligt nuvarande ordning vardera parten svarar för sina egna kostnader. 8. Möjlighet för Patent- och marknadsdomstolen att pröva en talan trots att invändaren har återkallat densamma (avsnitt 8.2.4) I promemorian föreslås att möjligheten för domstolen att i vissa fall pröva en talan trots att invändaren återkallat densamma tas bort. PBR har ingen erinran mot förslaget i den delen det avser varumärkesärenden och ärenden om mönster. Beträffande patentärenden vill PBR däremot anföra följande. Invändningsförfarandet utgör en betydelsefull och angelägen del i patentbeviljandeprocessen. Invändningar är ett viktigt komplement till den granskning som görs av PRV då det är i det närmaste omöjligt för en patentmyndighet att göra en fullständig nyhetsgranskning innefattande

17 allt nyhetsskadligt material som offentliggjorts, inklusive allt som utövats öppet. Enligt 26 första stycket patentlagen får ett slutligt beslut av patentmyndigheten om en invändning mot patent överklagas av patenthavaren och invändaren, om det har gått den som vill klaga emot. Om invändaren återkallar sin talan, får denna ändå prövas, om det finns särskilda skäl. I praktiken innebär det att prövning av ett återkallat överklagande endast äger rum om ett mycket starkt objektivt patenterbarhetshinder har framkommit. Med detta avses hinder enligt 1 och 2 patentlagen, dvs. att uppfinningen går utanför det patentbara området eller uppenbarligen inte uppfyller patenterbarhetskraven. Prövningen i överinstanserna avser, liksom prövningen vid patentmyndigheten, att åstadkomma en materiellt riktig bedömning av patentansökan för att skapa det rättsskydd som ter sig motiverat i det enskilda fallet. Det finns ett starkt allmänintresse att förhindra att patent beviljas på oriktiga grunder då dessa orättmätigt förhindrar andra aktörer på marknaden från att utöva den felaktigt patentskyddade uppfinningen och bidrar till en snedvriden konkurrenssituation. Om möjligheten till prövning av återkallade överklaganden avskaffas går ett viktigt verktyg för beaktande av detta allmänintresse förlorat. Bestämmelsen i 24 tredje stycket patentlagen föreskriver att PRV får fullfölja invädningsförfarandet även om invändningen har återkallats under förutsättning att det finns särskilda skäl. Förslaget i promemorian innebär att denna bestämmelse och därmed PRV:s möjlighet till prövning i den nu behandlade situationen kvarstår oförändrad. Det skapar således en ordning i vilken överinstansen har en begränsad prövningsmöjlighet i förhållande till underinstansen vilket rubbar balansen dem emellan.

18 Detta kan medföra mycket otillfredsställande resultat särskilt i fall där nya dokument har tillkommit i överinstansen. Förslaget bör vidare ses i ljuset av förfarandet vid EPO. EPO kan, enligt regel 84(2) EPC, pröva en invändning även efter det att invändaren återtagit sin densamma. Det förhållandet att det i EPO har utvecklats en praxis enligt vilken processen i besvärsinstansen avslutas då en klagande invändare återtar sitt överklagande (se exempelvis G 8/93) utgör inte tillräckligt skäl för att upphäva den aktuella bestämmelsen i 26 patentlagen. Det är mot denna bakgrund enligt PBR:s uppfattning angeläget att den angivna prövningsmöjligheten i 26 patentlagen kvarstår. 9. Beslutsmyndigheten som part (avsnitt 8.2.4) 9.1 Enpartsärenden Att ärendelagen i den nya domstolsorganisationen ska tillämpas vid handläggning av överklagande beslut från bl.a. PRV innebär, enligt 11 ärendelagen, att myndigheten i egenskap av beslutsmyndighet blir part i domstolen. PBR välkomnar den förändring som en medverkan av PRV som motpart i ärenden med en enskild part medför. Genom detta kommer den utredning som läggs fram vid domstolen att bli mer fullödig och de berörda frågorna i många fall blir bättre belysta. Härigenom kommer också de allmänna intressen som ska tas tillvara i frågor om beviljande av patent eller registrering av övriga skyddsrättigheter att bättre kunna bevakas.

19 9.2 Tvåpartsärenden PBR har dock en annan uppfattning beträffande PRV:s partsställning i ärenden där det finns två motstående enskilda parter. De s.k. tvåpartsärendena, som avgjorts av PRV efter prövning av en invändning, liknar till sin karaktär snarast tvistemålen (som de även kommer att kunna kumuleras med). Behovet av en företrädare för de allmänna intressena hänger i första hand samman med utredningskravet. Genom att parterna i en tvåpartsprocess sörjer för ett bättre utredningsmaterial minskar behovet av agerande från domstolens sida i syfte att hämta in utredning i ärendet (prop. 1995/96:115 s. 89 f.). I fall där det redan finns två motstående enskilda parter saknas det därför skäl hänförliga till utredningens kvalitet för en medverkan av beslutsmyndigheten i domstolsprövningen. Till detta kommer att med en ordning där beslutsmyndigheten agerar som tredje part riskerar partsförhållandena att bli suddiga. Det är nämligen inte givet vilket partsintresse som myndigheten representerar. Om en invändare klagar på PRV:s beslut att trots invändningen upprätthålla det beviljade patentet kan myndigheten möjligen sägas representera patenthavarens sida i domstolsprövningen. Men var hamnar PRV som part i Patent- och marknadsdomstolen när invändarens överklagande visar sig vara befogat och patentet bör upphävas? Ska PRV då agera på invändarens sida eller föra fram argument och omständigheter till stöd för sitt överklagade beslut? Situationen blir ännu märkligare i ett varumärkesärende där en invändning har prövats som helt eller delvis handlar om förekomsten av ett relativt registreringshinder, vilket ju betraktas som ett helt dispositivt inslag i processen. Även om vissa olägenheter i själva handläggningen hos Patent- och marknadsdomstolen kan undvikas genom att utnyttja möjligheterna att underlåta kommunicering med beslutsmyndigheten kvarstår möjligheten för beslutsmyndigheten att föra talan mot beslutet. Detta medför en betydande osäkerhet för båda de

20 i processen motstående parterna. PBR förslår därför att det görs ett uttryckligt undantag från tillämpningen av 11 ärendelagen i ärenden med två motstående enskilda parter i underinstansens prövning. En liknande ordning gäller exempelvis enligt varumärkeslagens (2010:1877) bestämmelser om överklagande av PRV:s beslut i ärenden om administrativ hävning av varumärkesregistrering i vissa fall (10 kap. 12 ). 10. Preklusionsregler (avsnitt 11.3.2) PBR välkomnar förslaget om införande av preklusionsregler i ärenden. Särskilt i patentärenden är det vanligt förekommande att det åberopas nya omständigheter eller ny bevisning i ett sent skede. 11. Ändring av patentkrav (avsnitt 11.4) För att värna om systemets effektivitet bör möjligheten att göra ändringar i patentkraven vid överklagande till Patent- och marknadsöverdomstolen tas bort. Enligt den nuvarande ordningen har en part möjlighet att i ärenden om beviljande av patent ändra patentkraven vid överklagande i en instans, dvs. PBR. Därefter gäller förbudet mot ändring av patentkrav i 27 patentlagen. Den föreslagna ordningen innebär i detta avseende att en part ges möjlighet att i denna ärendetyp ändra patentkraven i ytterligare en instans, alltså både i Patent- och marknadsdomstolen och Patent- och marknadsöverdomstolen. Enligt PBR:s mening saknas det skäl till en sådan utvidgning. PBR föreslår därför att förbudet att ändra patentkrav i ärenden om beviljande av patent ska införas redan vid överklagande till Patent- och marknadsöverdomstolen. Genom ett sådant förbud i kombination med en tillämpning av rättegångsbalkens preklusionsbestämmelser begränsas den förlängning av handläggningstiden som den föreslagna instanskedjan

21 i ärenden som överklagas från PRV kan medföra. Härigenom uppnås att tyngdpunkten i beviljandeförfarandet läggs i PRV och den första domstolsprövningen. Med detta förstärks Patent- och marknadsöverdomstolens roll som en ren överprövningsinstans. En sådan utveckling skulle motverkas om ändring av patentkraven skulle tillåtas vid överklagande av ärenden till Patent- och marknadsöverdomstolen. Det skulle riskera att framtvinga en helt ny patenterbarhetsprövning i överinstansen. En följd kan också bli att Patent- och marknadsöverdomstolen ser sig tvungen att återförvisa ärendet till Patent- och marknadsdomstolen med hänsyn till instansordningsprincipen. Detta gagnar varken parterna eller allmänna intressen. Den begränsning i möjligheten till ändring av patentkrav som PBR nu föreslår kräver dock en gedigen sammansättning i Patent- och marknadsdomstolen (se ovan). 12. Övergångsbestämmelser m.m. (avsnitt 13) PBR har ingen erinran mot övervägandena runt de föreslagna ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna utom vad gäller tidpunkten för genomförandet. Promemorian föreslår den 1 juli 2015 som ikraftträdandetidpunkt. Den tidpunkten är orealistisk även med beaktande av att många förberedelseåtgärder kan vidtas redan innan både regeringsbeslut om proposition och riksdagsbeslut om lagändringar hunnit fattas. I bästa fall torde en lagrådsremiss och proposition på grundval av den nu remitterade promemorian kunna lämnas under hösten 2014. Det förefaller då inte sannolikt att riksdagsbeslut om reformen kan komma till stånd förrän vid vårriksdagen 2015, vilket ger en genomförandetid efter beslut på några få månader. PBR:s verksamhet kommer inte att påverkas negativt av att ikraftträdandet skjuts upp till en mer realistisk tidpunkt, exempelvis 1 januari 2016, så att nödvändiga verksamhetsanpassningar kan göras under

22 ordnade former. Några problem med att behålla och motivera befintlig personal eller att rekrytera behövliga ersättare för dem som slutar kommer inte att uppstå. Rättsområdet är i sig så attraktivt att rekrytering av både tekniskt kunnig och lagfaren personal är oproblematisk. I sammanhanget bör beröras frågan om verksamhetsövergång för personalen. Promemorian tar som utgångspunkt att den föreslagna överföringen av verksamheten till de allmänna domstolarna kommer att behandlas med tillämpning av reglerna om övergång av verksamhet i 6 b lagen (1982:20) om anställningsskydd. För den som inte vill följa med gäller då att dennes anställning ska avvecklas av den överlämnande myndigheten. Ett erbjudande om att följa med till övertagande myndighet kan lämnas tidigast när det finns ett beslut om att verksamheten ska upphöra, dvs. när riksdagen fattat beslut om domstolens upphörande. Det behöver därför förflyta en viss tid mellan lagens utfärdande och ikraftträdande för att avveckling ska kunna ske med iakttagande av bl.a. arbetsrättsliga frister. Vad gäller de ordinarie domarna gäller i stället regeln i 11 kap. 7 tredje stycket regeringsformen om förflyttningsskyldighet. Hos PBR är 9 av 14 anställda ordinarie domare. En analys bör göras av om överhuvudtaget, och i så fall i vilken utsträckning, de generella bestämmelserna om verksamhetsövergång och förfarandepraxis i anslutning till LAS ändå kan tillämpas på de ordinarie domarna. Vad som nyss sagts om tid för att iaktta arbetsrättsliga frister gäller även andra åtgärder, såsom avveckling av hyresavtal, ingående av nya sådana och iordningsställande av lokaler, frågor om målhantering i övergångsperioden, vidtagande av avslutande administrativa åtgärder hos de domstolar som upphör, överförande av diarieuppgifter och arkiv m.m. Även om det allra mesta av förberedande åtgärder kan vidtas under hand

23 och tidigare än när formellt beslut har fattats, finns det ändå stora fördelar med att ha en inte alltför kort tid mellan riksdagsbeslut och ikraftträdande samt slutlig verkställighet. PBR:s slutsatser av dessa överväganden är att domstolen förordar att reformen får träda ikraft tidigast den 1 januari 2016. Med en sådan ikraftträdandetidpunkt kan olägenheterna med ett brutet räkenskapsår också undvikas. 13. Övrigt PBR vill i övrigt uppmärksamma att det i promemorian (s. 30) föreslås att 67 69 patentlagen ska upphöra. Förslaget omfattar alltså 68 a patentlagen. Frågan behandlas inte i förslaget varför paragrafen verkar ha kommit att omfattas av förslaget till ändrad lagtext av ett förbiseende. Detta yttrande har beslutats av Patentbesvärsrättens ordförande, patenträttsrådet Peter Strömberg. I ärendets slutliga handläggning har hovrättsassessorn Felisa Krzyzanski, referent, och föredraganden Sanna Tucker deltagit. Härutöver har samråd skett med alla anställda. Peter Strömberg Felisa Krzyzanski