1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT Patent- och marknadsdomstolen PROTOKOLL 2016-11-30 Handläggning i Stockholm Aktbilaga Mål nr PMÄ 11109-16 Handläggning i parternas utevaro RÄTTEN Rådmännen Mirja Högström och Maria Bruder, referent, samt patent- och marknadsfiskalen Sofia Gustafson PROTOKOLLFÖRARE Referenten PARTER SÖKANDE Giertz Vinimport AB, 556552-2066 Blasieholmsgatan 4 A 111 48 Stockholm Ombud: Sofia Ljungblad och jur.kand. Karolina Hedberg Strömbäck Noréns Patentbyrå AB Box 10198 100 55 Stockholm MOTPART Patent- och registreringsverket PRV Söderhamn Box 530 826 27 Söderhamn SAKEN Registrering av varumärke ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Patent- och registreringsverkets beslut den 18 mars 2016 angående varumärkesansökan nr 2015/03389, se bilaga 1 Patent- och registreringsverket (PRV) avslog i beslut den 18 mars 2016 Giertz Vinimport AB:s (Giertz Vinimport) ansökan om registrering av märket ECOLOGICA för alkoholhaltiga drycker, ej öl, i klass 33. Enligt PRV saknade det sökta märket ECOLOGICA för registrering nödvändig särskiljningsförmåga. Dok.Id 1660828 Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 8307 Rådhuset, 08-561 654 70 08-561 650 05 måndag fredag 104 20 Stockholm Scheelegatan 7 E-post: 08:00-16:00 stockholms.tingsratt.patentmarknad@dom.se www.stockholmstingsratt.se
2 STOCKHOLMS TINGSRÄTT Patent- och marknadsdomstolen PROTOKOLL 2016-11-30 PMÄ 11109-16 Giertz Vinimport har sedermera begränsat varuslagsförteckningen i ansökan till att avse enbart vin i klass 33. YRKANDEN Giertz Vinimport har överklagat PRV:s beslut och vidhållit ansökan avseende registrering av märket ECOLOGICA för vin, klass 33. PRV har yrkat att avslagsbeslutet ska fastställas och att överklagandet ska avslås. GRUNDER OCH UTVECKLING AV TALAN Giertz Vinimport har som grund för sin talan i första hand anfört att det sökta varumärket ECOLOGICA besitter för registrering nödvändig ursprunglig särskiljningsförmåga för vin. I andra hand har Giertz Vinimport anfört att ECOLOGICA genom kontinuerlig och långvarig användning förvärvat nödvändig särskiljningsförmåga. Till stöd för talan har Giertz Vinimport, ifråga om ursprunglig särskiljningsförmåga, anfört i huvudsak följande. Varumärket är suggestivt och besitter ursprunglig särskiljningsförmåga. Det spanska substantivet för ekologiskt vin översätts VINO ECOLÓGICO och inte ECOLOGICA. Det är alltså inte språkligt korrekt att på spanska eller svenska hänvisa till ECOLOGICA avseende vin. Avseende förvärvad särskiljningsförmåga har Giertz Vinimport anfört i huvudsak följande. ECOLOGICA har genom kontinuerlig och långvarig användning förvärvat nödvändig särskiljningsförmåga. Av en marknadsundersökning genomförd under 2015, baserad på 500 konsumentintervjuer, framgår att av 410 respondenter som uppgett att de dricker vin, har 52 procent nämnt vin, viner och ekologiska viner m.m. i samband med ECOLOGICA. Bland de som kopplade ECOLOGICA till vin m.m. uppfattade 75 procent att ECOLOGICA är ett vin som kommer från en särskild leverantör. Denna marknadsundersökning har i november 2016 reviderats på så sätt att
3 STOCKHOLMS TINGSRÄTT Patent- och marknadsdomstolen PROTOKOLL 2016-11-30 PMÄ 11109-16 beräkning skett utifrån samtliga 500 respondenter. Av den reviderade undersökningen framgår att 47 procent har nämnt vin, viner och ekologiska viner m.m. i samband med ECOLOGICA och att 74 procent ur denna grupp ansett att varumärket härrört från ett och samma bolag. Sedan PRV i mars 2016 avslagit ansökan, bl.a. av den anledningen att PRV ansett att marknadsundersökningens fråga 6 varit ledande, har en kompletterande undersökning, med en omformulerad fråga 6, genomförts. Av denna undersökning framgår att av de som kopplade ECOLOGICA till vin m.m. uppfattade 72 procent att ECOLOGICA är ett vin som kommer från en särskild leverantör. ECOLOGICA har vidare använts under lång tid och varit föremål för omfattande marknadsföring. Marknadsföringen har omfattat flera olika sorters ECOLOGICA-vin, exempelvis ECOLOGICA Shiraz Malbec och ECOLOGICA Berlina. ECOLOGICA är dominanten oavsett vinsort och är alltid återgivet på samma sätt. Marknadsföringskostnaderna har ökat över tid. Under 2013-2015 uppgick marknadsföringskostnaderna till över 16 miljoner kr. Annonsering skedde såväl i dagspress som i andra tidningar, däribland Allt om mat. Under maj 2015 såldes 321 344 liter ECOLOGICA-vin. Under maj 2014 till maj 2015 såldes 3 671 822 liter vin, vilket kan jämföras med 1 375 419 liter år 2011. Totalt sett var ECOLOGICA Systembolagets femte mest sålda vin under maj månad år 2015, vilket kan jämföras med en 32 plats år 2011. ECOLOGICA har vidare omnämnts i såväl dagspress som i andra tidningar såsom Allt om mat, DI Weekend och Privata affärer. Sprit & Vinleverantörsföreningen har intygat att ECOLOGICA är ett välkänt vinvarumärke i Sverige. Av rapporten The Swedish wine market landscape framgår att ECOLOGICA kommer på första plats i listan över varumärken som någon skulle rekommendera en vän. ECOLOGICA får en bättre placering än TOMMASI och MASI. PRV har vidhållit att ECOLOGICA varken har ursprunglig eller förvärvad särskiljningsförmåga samt har hänvisat till avslagsbeslutet. Härutöver har PRV anfört i huvudsak följande. Vid bedömningen av om varumärket ECOLOGICA har särskiljningsförmåga har marknadsundersökningarna störst betydelse. ECOLOGICA har i dessa fall inte förekommit tillsammans med andra särskiljande ord- eller
4 STOCKHOLMS TINGSRÄTT Patent- och marknadsdomstolen PROTOKOLL 2016-11-30 PMÄ 11109-16 figurelement som kan förekomma på etiketter och som kan ha präntats in i konsumentens medvetande. Såvitt avser den kompletterande undersökningen som genomfördes 2016 utgör den inte något representativt urval. Enbart 100 respondenter har medverkat i undersökningen. Vidare har fråga 6 delvis samma formulering som den tidigare undersökningen och avhjälper således inte den brist som PRV ansåg förelåg i 2015 års undersökning. I ärendet har hållits sammanträde. Giertz Vinimport AB har i Patent- och marknadsdomstolen åberopat viss ny bevisning, bl.a. ett intyg av Fernando Wachtmeister Bermúdez, docent i romanska språk och lektor i spanska vid Uppsala universitet samt en kompletterande marknadsundersökning benämnd pilotundersökning utförd av Brand Eye AB. Vidare har vittnesförhör hållits med Per Sahlqvist, Brand Eye. BEDÖMNING Frågan i målet är om märket ECOLOGICA har särskiljningsförmåga i förhållande till vin. Omsättningskretsen får anses utgöras av samtliga konsumenter av alkoholhaltiga drycker samt näringsidkare som i sin verksamhet distribuerar alkohol. Patent- och marknadsdomstolen delar PRV:s bedömning att ECOLOGICA oavsett att ECOLOGICA inte är en korrekt språklig benämning för ekologiskt vin på spanska i hög grad påminner om det svenska ordet ekologisk. Vidare delar domstolen PRV:s bedömning att det får antas att omsättningskretsen förstår innebörden av ordet ECOLOGICA och associerar detta till ekologisk. ECOLOGICA får därmed anses ange beskaffenheten hos de viner som ansökan avser, varför märket saknar ursprunglig särskiljningsförmåga. Såvitt avser frågan om ECOLOGICA har förvärvat särskiljningsförmåga genom användning har Giertz Vinimport bl.a. åberopat ett flertal marknadsundersökningar. Då
5 STOCKHOLMS TINGSRÄTT Patent- och marknadsdomstolen PROTOKOLL 2016-11-30 PMÄ 11109-16 domstolen funnit att omsättningskretsen utgörs bl.a. av samtliga konsumenter av alkoholhaltiga drycker bör den fortsatta bedömningen ta sin utgångspunkt i den reviderade marknadsundersökningen från november 2016. Den undersökningen är inte begränsad till de 410 respondenter som uppgav att de drack vin utan utgår från samtliga 500 respondenter. Patent- och marknadsdomstolen anser att frågorna 1-5 är utformade på ett sådant sätt att deras svar kan läggas till grund för bedömningen av kännedomen om märket. Såvitt avser fråga 6 när jag ser ett vin med namnet [domstolens kursivering] ECOLOGICA förväntar jag mig att det kommer från en särskild leverantör eller när jag ser ett vin med namnet [domstolens kursivering] ECOLOGICA förväntar jag mig att det är ett vin som kan komma från vilken leverantör som helst har frågan till syfte att utröna om märket ECOLOGICA fungerar som ett identifikationsmedel, dvs. dess funktion som kännetecken. Mot bakgrund härav anser domstolen att frågan i viss mån är ledande eftersom respondenterna får information om att ECOLOGICA är ett namn på ett vin. Enligt domstolen föranleder detta förhållande emellertid inte att frågan helt bör underkännas betydelse ifråga om varumärkets känneteckensfunktion, men att viss försiktighet måste iakttas vid den fortsatta prövningen. Patent- och marknadsdomstolen konstaterar att 19 procent av respondenterna utan eller med begränsad hjälp har kunnat härleda ECOLOGICA till vin. Den övervägande delen av respondenterna 28 av 47 procent har dock kunna härleda ECOLOGICA till vin först med mer omfattande hjälp. Mot bakgrund härav och med hänsyn till vad som angetts ovan rörande utformningen av fråga 6 anser Patent- och marknadsdomstolen att marknadsundersökningen inte ensamt kan sägas ge stöd åt att en övervägande del av omsättningskretsen kommit att uppfatta ECOLOGICA som ett kännetecken för vin. Fråga 6 har i den s.k. pilotundersökningen delvis samma utformning som i den tidigare marknadsundersökningen och utgörs av enbart 100 respondenter. Pilotundersökningen kan därmed inte tjäna som ytterligare stöd för att ECOLOGICA har kommit att uppfattas som ett kännetecken för vin.
6 STOCKHOLMS TINGSRÄTT Patent- och marknadsdomstolen PROTOKOLL 2016-11-30 PMÄ 11109-16 Av övrig utredning framgår emellertid att ECOLOGICA har använts under lång tid och i stor omfattning samt varit föremål för omfattande marknadsföringsinsatser. Vidare framgår att ECOLOGICA under maj månad 2015 var det femte mest sålda vinet på Systembolaget. Vid en helhetbedömning finner Patent- och marknadsdomstolen att marknadsundersökningen tillsammans med övrig utredning ger stöd åt att en övervägande del av omsättningskretsen kommit att uppfatta ECOLOGICA som ett kännetecken för vin. Patent- och marknadsdomstolen finner således att ECOLOGICA genom användning har förvärvat särskiljningsförmåga avseende vin. Även om andra ordelement skulle förekomma i anslutning till ECOLOGICA föranleder detta inte någon annan bedömning. Överklagandet ska därför bifallas och ansökan visas åter till PRV för fortsatt handläggning. BESLUT Patent- och marknadsdomstolen upphäver PRV:s beslut och visar ansökan åter till PRV för fortsatt handläggning. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (DV 406 B) Överklagande, ställt till Patent- och marknadsöverdomstolen, ska ha kommit in till Patent- och marknadsdomstolen senast den 21 december 2016. Prövningstillstånd krävs. Som ovan Maria Bruder
Bilaga 1
Bilaga 2 ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE BESLUT I ÄRENDE (prövningstillstånd krävs) DV 406 B PMD 2016-08 Producerat av Domstolsverket Den som vill överklaga Patent- och marknadsdomstolens beslut ska göra detta skriftligen. Skrivelsen ska skickas eller lämnas till Patent- och marknadsdomstolen. Överklagandet prövas av Patent- och marknadsöverdomstolen. Överklagandet ska ha kommit in till Patentoch marknadsdomstolen inom tre veckor från beslutets datum. Sista dagen för överklagande finns angiven på sista sidan i beslutet. För att ett överklagande ska kunna tas upp i Patent- och marknadsöverdomstolen fordras att prövningstillstånd meddelas. Patent- och marknadsöverdomstolen lämnar prövningstillstånd om 1. det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som Patent- och marknadsdomstolen har kommit till, 2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att bedöma riktigheten av det slut som Patent- och marknadsdomstolen har kommit till, 3. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt, eller 4. det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet. Om prövningstillstånd inte meddelas står Patent- och marknadsdomstolens avgörande fast. Det är därför viktigt att det klart och tydligt framgår av överklagandet till Patent- och marknadsöverdomstolen varför klaganden anser att prövningstillstånd bör meddelas. Skrivelsen med överklagande ska innehålla uppgifter om 1. det beslut som överklagas med angivande av Patent- och marknadsdomstolen samt dag och nummer för beslutet, 2. parternas namn och hemvist och om möjligt deras postadresser, yrken, personnummer och telefonnummer, varvid parterna benämns klagande respektive motpart, 3. den ändring av Patent- och marknadsdomstolens beslut som klaganden vill få till stånd, 4. grunderna (skälen) för överklagandet och i vilket avseende skälen för beslutet enligt klagandens mening är oriktiga, 5. de omständigheter som åberopas till stöd för att prövningstillstånd ska meddelas, samt 6. de bevis som åberopas och vad som ska styrkas med varje bevis. Har en omständighet eller ett bevis som åberopas i Patent- och marknadsöverdomstoleninte lagts fram tidigare ska klaganden förklara anledningen till varför omständigheten eller beviset inte åberopats i Patent- och marknadsdomstolen. Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare ska ges in samtidigt med överklagandet. Vill klaganden att det ska hållas ett förnyat förhör eller en förnyad syn på stället, ska han eller hon ange det och skälen till detta. Klaganden ska också ange om han eller hon vill att motparten ska infinna sig personligen vid sammanträde i Patent- och marknadsöverdomtolen. www.domstol.se
Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden eller hans/hennes ombud. Ytterligare upplysningar lämnas av Patent- och marknadsdomstolen. Adress och telefonnummer finns på första sidan av beslutet. Om ni tidigare informerats om att förenklad delgivning kan komma att användas med er i målet/ärendet, kan sådant delgivningssätt också komma att användas med er i högre instanser om någon överklagar avgörandet dit. www.domstol.se