STRATEGISKA ÖVERVÄGANDEN FÖR LÅNTAGARE RESPEKTIVE LÅNGIVARE Louise Brorsson Salomon och Håkan Borgenhäll SFIR 5 mars 2015 The information contained in this presentation is of a general nature and neither can nor should be construed as a substitute for legal advice in relation to an individual matter. The General Terms and Conditions applicable to our services are available at www.vinge.se
Inledning och agenda Bakgrund ü Sakrättligt skydd genom registrering ü Registrering avskär inte rådighet Identifiering av panthavarens risker Identifiering av pantsättarens risker Exemplifierande problemlösning i pantavtalet Överväganden för båda parter 2
Panthavarens risker I. IP-rätten (och därmed panten) kan upphöra om exempelvis: Ansökan har avslagits eller avförts Sökanden återkallar sin ansökan Ansökan har överförts på grund av bättre rätt Registreringen för varumärke har inte förnyats Årsavgifter för patent har inte betalats Varumärket/patentet förklaras helt eller delvis ogiltigt av domstol mars 18, 2015 3
Panthavarens risker (forts) II. Pantsättaren råder över den pantsatta tillgången Patentbegränsning Dåliga affärsmässiga beslut? Avtalsbegränsningar samexistensavtal och förlikningsavtal Avstående från rättighet (99 PL resp. 54 samt 2 kap 35 VmL jmf. 5 kap 4 VmF) III. Dubbelregistrering (FTO) IV. Beroendepatent V. Tvångslicens mars 18, 2015 4
Panthavarens risker (forts) Sakrättsliga risker: Andrahandspant - panthavaren får inte sakrättsligt skydd gentemot tidigare upplåten panträtt. Den pant som registreras först hos PRV har företräde (7 kap 3 VmL) Panträtt i den pantsatta egendomen gäller endast om pantavtalet har ingåtts av någon som var rätt ägare till egendomen och behörig att förfoga över den (7 kap 5 och 7 VmL) överlåtelse/ upplåtelse behöver inte registreras hos PRV mars 18, 2015 5
Panthavarens risker Svea hovrätt, Mål nr T 5195-06; Swedbank./. Lars B Pantförskrivning av bl a ett svenskt patent och en svensk patentansökan (som angetts med publ resp ans nummer) Identiska patentansökningar hade före pantförskrivningen inlämnats till EPO Pantförskriven egendom förvärvades av banken på offentlig auktion Omfattades de europeiska ansökningarna vid a. pantförskrivningen eller b. förvärvet på offentlig auktion? Avsåg pantsättningen uppfinningarna (som blev föremål för både svenska och europeiska patent)? Hur definieras pantobjektet? Banken förlorade i TR och HovR mars 18, 2015 6
Panthavarens möjligheter att skydda sig Generella och kontraktuella aspekter Hur kan panthavaren minska sin risk? Värdering av säkerheten Ø Bör överstiga kostnaden för tagande av säkerhet Ø Finns risk för värdefluktuation? Ø Alternativa säkerheter? Identifiering av risker för matchning av åtaganden Ø Reglering i pantavtalet kring pantens bestånd Ø Reglering i pantavtalet kring viktiga beslut och avtal som berör pantens värde Ø Undvikande av generalklausuler Konsekvenser av avtalsbrott mars 18, 2015 7
Exempel på reglering i pantavtal- negativa åtaganden The Pledgor shall not: a) create or permit to subsist any security interest or third party right in any Security Asset other than the Pledge; b) transfer, lease, license or otherwise dispose or attempt to dispose of the Security Assets or any part thereof or permit the same to occur; or c) do or cause or permit to be done anything which, in the Security Agent s reasonable opinion, will, or could be reasonably expected to, materially adversely affect the Security Assets or the rights of the Security Agent or any other Finance Party hereunder. mars 18, 2015 8
Exempel på reglering i pantavtal- positiva åtaganden The Pledgor shall: a) continue the prosecution of each of the applications listed in Schedules 2.1(a) and 2.1(b); b) take all reasonable actions against any infringement of the Security Assets, that alone, or together with other infringements, has, or is reasonably likely to have, an adverse effect on the value of the Security Assets and/or the registration of validity of the Security Assets; c) take all reasonable actions against (i) claims of alleged infringement by the Security Assets on third party intellectual property rights, or (ii) other claims relating to the validity of third party intellectual property rights that alone, or together with other claims, has, or is reasonably likely to have, an adverse effect on the value of the Security Assets and/or the registration of validity of the Security Assets; and d) maintain the registration and the validity of the Security Assets and not allow any of the Security Assets to be abandoned, forfeited or dedicated to the public. mars 18, 2015 9
Exempel på reglering i pantavtal- positiva åtaganden (forts) The Pledgor shall: a) continuously keep the Security Agent informed of all new trademark or patent registrations and applications made by it and promptly upon the Security Agent's request, grant security over such new trademark or patent registrations and applications on substantially the same terms as set out in this Agreement; and b) keep the Security Agent informed of the existence and progress of all claims on and actions against the Pledgor relating to or affecting the Pledge or the Security Assets. The Pledgor shall: a) pay all present and future costs and fees, if any, imposed in respect of the Patents and/or the Trademarks including but not limited to payments necessary to maintain the registration and validity of the Security Assets. Should the Pledgor fail to do so the Security Agent may make such payments on behalf of the Pledgor. The Pledgor shall indemnify the Security Agent for any such payment. All such sums shall be included in the Secured Obligations. mars 18, 2015 10
Panthavarens möjligheter att skydda sig Processuella aspekter Vad kan panthavaren göra vid intrång och ogiltighetstalan Ø Underrättelse enl 64 PL (ogiltighet, överföring, tvångslicens) dock inte vid intrång Ø Intervention (14 kap 9 RB) Ø Panthavaren ska enl 64 PL och 10 kap 8 VmL underrätta innehavaren om att panthavaren vill väcka talan med anledning av intrång. Begränsningar i fråga om tillgängliga sanktioner (jfr prop 1987/88:4 s. 22): Ø Det är svårt att förstå varför inte en panthavare, såsom ett slags successor, skulle utan vidare vara behörig att föra samma slags talan som patenthavaren så långt det behövs för att han skall vara skyddad. (Panträtt, Wallin m.fl. s. 286). Ø Betydelsen av avtalsreglering! mars 18, 2015 11
Pantsättarens överväganden För omfattande regleringar kan begränsa möjligheterna att bedriva verksamhet Pantavtal kan innebära skyldighet att låta kvarstå IPrätter som inte är relevanta för verksamheten Ekonomiska överväganden- kostnader för att skydda den pantsatta IP-rätten jämfört med panthavarens nytta Avtalsbrott under pantavtal innebär ofta möjlighet för panthavare att säga upp låneavtal Risk att krediten sägs upp vid diskussion om minskat värde på panten Överlåtelse av panten (95 2 st PL) mars 18, 2015 12
Panthavarens skyldigheter Vilka skyldigheter inträder för panthavaren i samband med en pantsättning? Anmälan till PRV om släppt pant Vårdplikt? Ø Vårdpliktens omfattning Ø Vårdplikt gentemot andrahandspanthavare? mars 18, 2015 13
Pantrealisation Hur kan pantrealisation ske? Underrättelse till gäldenär och sakägare Skyldighet att utfå marknadspris- hantera i pantavtal? Risk för värdeförstöring vid pantrealisation Risk vid avsaknad av know how? En licenstagare är skyddad mot en pantsättning om licensavtalet har slutits före ansökan om registrering av pantavtalet Avtala bort HB 10 kap 2! mars 18, 2015 14
Slutsats Vissa av panthavarens risker kan endast hanteras via reglering i avtal Panthavare bör identifiera risker och hantera dessa kontraktuellt Pantsättaren bör överväga vilka regleringar som kan godkännas för att undvika begränsningar i verksamheten och ekonomisk risk Passar annan typ av säkerhet bättre? mars 18, 2015 15
Kontaktuppgifter HÅKAN BORGENHÄLL Delägare Immaterialrätt Det går inte att visa bilden. Det finns inte tillräckligt med ledigt minne för att kunna öppna bilden eller så är bilden skadad. Starta om datorn och öppna sedan filen igen. Om det röda X:et fortfarande visas måste du kanske ta bort bilden och sedan infoga den igen. LOUISE BRORSSON SALOMON Delägare Bank och Finans Direkt: 010 614 30 30 Mobile: 070 714 30 30 Email: hakan.borgenhall@vinge.se Direkt: 010 614 31 18 Mobil: 070 714 31 18 Email: louise.brorsson-salomon@vinge.se mars 18, 2015 16
STOCKHOLM GOTHENBURG MALMO HELSINGBORG BRUSSELS