T3 31 maj 2012 -- Fråga i immaterial- och marknadsrätt (8 p.)

Tentamen med svarsindikationer T3 31 maj 2012 -- Fråga i immaterial- och marknadsrätt (8 p.) Barbie är en mycket välkänd docka. Den tillverkas av det amerikanska företaget Mattel som också innehar svensk varumärkesregistrering för dels ordmärket Barbie inom varukategorin leksaker, dels en svensk varumärkesregistrering för varuutstyrseln. Den senare registreringen består av ett flertal bilder på Barbiedockan ur olika vinklar. Det svenska företaget Ffake AB har börjat marknadsföra och sälja i Sverige, kläder som passar till Mattels Barbiedocka. Ffake säljer kjolar, klänningar, skor och hattar som passar Barbie. Ffake AB har registrerat och använder varumärket Babydoll på förpackningarna till sina Barbiekläder. På Ffakes förpackningar anges särskilt att kläderna passar till Barbiedockor. Mattel ber dig att lämna rådgivning till dem kring möjligheterna att stoppa Ffakes dockkläder, i nedanstående avseenden. Motivera och ange lagrum. 1. Vissa av Ffakes kläder är näst intill identiska med de Barbiekläder som Mattel säljer. Kläderna har samma skärning och ett praktiskt taget identiskt tyg används. Bara några veckor efter att Mattel kommer ut med en ny kollektion anpassad till rådande mode, börjar Ffake AB att marknadsföra motsvarande kläder. Mattel varumärkesregistrerar inte sina Barbieklädkollektioner, men kan Mattel ändock göra något för att stoppa Ffakes plagieringsverskamhet? (3 p.) Svarsindikation: Frågan avser oregistrerat skydd för en produkt. Sådant skydd kan, under olika förutsättningar, erhållas genom inarbetat varukännetecken, oregistrerat mönster, upphovsrätt till brukskonst och som skydd mot vilseledande efterbildning enligt marknadsföringslagen. De dockkläder som Ffakes säljer bygger på slavisk efterbildning, dvs. ambitionen är att skapa så lika produkter som möjligt, men Ffake döljer inte att produkten kommer från en annan tillverkare än originalproducenten dvs logotypen kopieras inte. Utgångspunkten är att det är tillåtet att kopiera immaterialrättsligt oskyddade produkter, förutsatt att det inte är en vilseledande efterbildning enligt marknadsföringslagen som inte är en immaterialrätt, men det som behöver utredas är naturligtvis om Matells Barbiekläder verkligen är immaterialrättsligt oskyddade. Möjligheterna till att Mattel har inarbetat varukännetecken för kläderna måste anses vara små. Inarbetning förutsätter, enligt varumärkeslagen 1:7, att varukännetecknet, alltså kläderna, inom en betydande del av den krets till vilken det riktar sig (omsättningskretsen) är känt som beteckning för de varor eller tjänster som tillhandahålls under kännetecknet. Köparna ska uppfatta att produkterna med det aktuella utseendet har ett bestämt kommersiellt ursprung (bestämd tillverkare). En inarbetning kan prövas genom marknadsundersökningar, men det är svårt att tro att potentiella köpare, när de får se de nyss introducerade dockkläderna, ska associera till tillverkaren av Barbie, Mattel. Det finns, så vitt man vet, inget särskilt i klädernas utseende som skulle få köparna att associera till Mattel. Oregistrerat mönster i tre år är möjligt att erhålla genom EU-förordning 6/2002 om gemenskapsformgivning. Skyddsformen är särskilt avsedd för modeprodukter med kort livslängd. Kravet för skydd är att mönstret är nytt och särpräglat. För en kunnig användare ska kläderna ge ett nytt helhetsintryck. Det är osannolikt att Mattels Barbiekläder är så speciella att de av en kunnig användare anses skilja sig väsentligt från tidigare dockkläder. Kläderna följer modet och det är så små att det är svårt att skapa ett nytt helhetsutseende. Det är sammanfattningsvis inte uteslutet med oregistrerat mönsterskydd, men det förutsätter att en verklig nyskapande designerinsats ligger bakom dockkläderna. I så fall ger det oregistrerade mönstret skydd mot avsiktlig plagiering, vilket är just det som Mattel eftersträvar. Dessutom

skulle Mattel kunna lämna in en mönsteransökan, eftersom mönsterlagen, 3 a, har en s.k. graceperiod, vilket betyder att mönsterskaparen själv tillåt offentliggöra mönstret och sedan inom 12 månader söka en registrering av detsamma. Upphovsrätt till brukskonst inklusive kläder är ytterligare möjligt för Mattel. Det kräver att kläderna har verkshöjd, vilket åtminstone för närvarande oftast prövas i svensk rätt genom dubbelskapandekriteriet som ligger i verksrekvistet i 1 upphovsrättslagen. Det innebär att det ska vara i princip uteslutet med risk för oberoende dubbelskapande. Återigen är det osannolikt att kläderna har ett så personligt uttryck att de uppnår verkshöjd. Att kläderna är till dockor gör, som sagt, att variationsmöjligheterna i fråga om skärning, m.m., är begränsade. Funktionella hänsyn har förmodligen dominerat kläddesignen. Har Mattel emellertid t.ex. tagit fram ett eget tyg med speciell utsmyckning kan det vara upphovsrättsligt skyddat. Ett sådant tyg kan även vara skyddat som ett oregistrerat mönster. Slutligen kan man diskutera om Ffakes dockkläder utgör en vilseledande efterbildning enligt 14 marknadsföringslagen. Rekvisiten som blir aktuella att bedöma är om originalprodukten är känd och särpräglad samt att Ffakes efterbildningar är förväxlingsbar för köpare. Ett av problemen för Mattel i denna bedömning är att dockkläderna knappast har hunnit att bli kända på marknaden. Det hjälper inte att dockan är känd. Dessutom kan likheter i kläderna neutraliseras om det på förpackningarna tydligt framgår att kläderna är från Ffake och inte från Mattel. Sammanfattningsvis är det knappast möjligt för Mattel att hindra Ffakes Barbiekläder. Ffakes har rätt att medvetet försöka efterbilda Mattels klädkollektioner, bara det inte finns något i kläderna som har ett stort utrymme för personligt, särpräglat uttryck och som inte är dikterat av funktion, t.ex. ett speciellt tygmönster eller något liknande, som utnyttjas av Ffake. 2. Ffake anger, som sagt, på förpackning till sina kläder att de passar till Barbiedockan. Är det ett intrång i Mattels registrering av ordmärket Barbie? (0,5 p.) Svarsindikation: I 11 2 st. 3 p. varumärkeslagen anges, som en inskränkning, att det är tillåtet att använda annans varukännetecken, om det är nödvändigt för att ange varans eller tjänstens avsedda ändamål, särskilt när det rör sig om tillbehör eller reservdelar. Varumärkesrätten sträcker alltså inte till möjligheterna att nämna någon annans varuumärke om ett sådant omnämnande behövs för att förklara en produkts användning. Det gör det tillåtet för Ffake att nämna Barbie på förpackningen. Omnämnandet får emellertid inte var onödigt stort eller använda det särskilda typsnitt som Mattel använder i sitt varuumärke. Man får inte dra nytta av den goodwill som varumärkesinnehavaren har byggt upp. Det följer av att omnämnandet måste göras i enlighet med god sed. 3. Är Ffakes användningen av varumärket Babydoll vid försäljning av dockkläder ett intrång i Mattels varumärke Barbie för leksaker? (1,5 p.) Svcarsindikation: Frågan handlar om intrångsbedömning i ett varumärke. Hur långt sträcker sig ensamrätten till ett registrerat ordvarumärke? Bedömningen görs utifrån 1 kap. 10 1 st. varumärkeslagen. Eftersom det inte är identiska varumärken kan inte första punkten tillämpas. Mest relevant är andra punkten, dvs. att man ska göra en förväxlingsbedömning. Den görs utifrån en genomsnittskonsuments uppfattningsförmåga och kunskaper. Skulle konsumenten ha kunnat tro att det fanns ett kommersiellt samband mellan Babydoll och Barbie, dvs. att Babydoll härrör (har sitt kommersiella ursprung) från tillverkaren av Barbie? Vid denna

prövning gäller att man enligt den s.k. produktregeln ska beakta dels varuslagslikhet, dels varukännetecknens likhet. Barbie är registrerat för leksaker; dockkläder är en slags leksaker så det finns varuslagslikhet. Barbie och Babydoll har emellertid betydande skillnader som varukännetecken. Skillnader finns såväl beträffande uttal som i fråga om bokstäverna och associationerna. Dessutom torde man i köpesituationen, oavsett om det är barn, eller en vuxen som köper åt ett barn, vara relativt uppmärksam på vilket varumärke som kläderna har. Det är därför svårt att tro att det finns någon förväxlingsrisk, dvs. sannolikhet att köparna tror att kläderna kommer från Mattel. Anseendeskyddet i 1 kap. 10 1 st. tredje punkten varumärkeslagen är knappast tillämpligt. Babydoll drar inte någon fördel eftersom det inte anspelar på Barbie. Babydoll är mer av ett generiskt uttryck inom dockbranschen (vilket kan göra Ffakes egen varumärkesregistrering tveksam, eftersom den saknar särskiljningsförmåga, men det är en annan sak). Något snyltande på goodwill, utan förväxling, uppstår alltså knappast vid användning av Babydoll. Man kan således konstatera att Ffake kan använda varumärket utan att begå intrång. Mattel har ett annat problem på den svenska marknaden. En svensk designer, Ursula Barén, anlitades för att utveckla ett kramdjur, Tusenfotingen, åt Mattel. Men efter projektet började Ursula att arbetat åt ett svenskt konkurrentföretag, Brio. De kramdjur som Ursula tog fram åt Brio är mycket snarlika Tusenfotingen som togs fram åt Mattel. Brio valde, till skillnad från Mattel, att varumärkesregistrera utstyrseln på sitt kramdjur. Den ansökan inlämnade Brio vid en tidpunkt då Mattel hade börjat att sälja Tusenfotingen på den svenska marknaden, men försäljningen var fortfarande liten för Mattel. Det finns inget i uppdragsavtalet mellan Mattel och Ursula som hindrade Ursula från att arbeta för konkurrenter till Mattel. 4. Vad kan Mattel eventuellt rättsligt göra i den uppkomna situationen dels gentemot Ursula Barén, dels gentemot Brio? Motivera och ange lagrum. (1,5 p) Svarsindikation: Frågan är komplicerad och innehåller många möjliga infallsvinklar. Det är emellertid lämpligt att börja med en analys av relationen mellan Mattel och Ursula, för att utröna om några rättigheter har övergått från Ursula till Mattel. Det är oklart i frågan om Ursula var uppdragstagare åt Mattel eller om hon var anställd, men det har kanske inte så stor betydelse. Principen är i båda fallen att i avsaknad av avtal en upphovsrätt ligger kvar hos arbetstagaren/uppdragstagaren, men att arbetsgivaren/uppdragsgivaren får en rätt att utnyttja det skapade verket inom sitt verksamhetsområde och för sådana utnyttjanden som var förutsedda när anställningen/uppdraget påbörjades. Det brukar kallas för tumregeln. Ursula har således givit Mattel en upphovsrättslicens och ett sådant avtal står sig gentemot senare dispositioner som Ursula gör, sakrättsligt sett. Därmed kan inte Ursula ge Brio någon upphovsrätt som inskränker denna utnyttjanderätt som hon redan genom det första uppdraget har givit till Mattel. Förmodligen är licensen till Mattel också att anse som exklusiv, vilket betyder att Ursula inte kan ge någon annan leksakstillverkare en upphovsrättslicens. Om det förhåller sig på detta sätt Mattel har en exklusiv upphovsrättslicens till Tusenfotingen innebär det att Brios varumärkesregistrering är ogiltig. I 2 kap. 10 4 punkten stadgas nämligen att ett varumärke som kränker någon annans upphovsrätt till ett litterärt eller konstnärligt verk eller någon annans rätt till en fotografisk bild eller ett mönster, inte ska kunna registreras. Allt det sagda förutsätter att tusenfotingen faktiskt har upphovsrättsligt skydd, vilket är svårt att veta. Om Tusenfotingen uppfyller kravet på särprägel och får skydd som oregistrerat mönster finns en regel, artikel 14.3 i EU-förordningen om gemenskapsformgivning, som

stadgar att formgivningsrätten övergår till arbetsgivaren om inget annat finns avtalat. Det skulle i så fall betyda att Mattel är innehavare av ett oregistrerat mönster till tusenfotingen och den rätten kan användas av Mattel för att stoppa Brios produkt. Man kan nog vara säker på att Tusenfotingen inte är patenterbar, vilket gör att lagen om arbetstagares uppfinningar inte är tillämplig. Lagen är knappast heller en lämplig utgångspunkt för analogier. Eftersom Mattels försäljning fortfarande var liten när Brio lämnade in sin registrering fanns inget inarbetat varukännetecken för Mattel avseende tusenfotingen. Därmed var Mattels försäljning inget hinder mot Brios varumärkesregistrering. Mattels möjligheter att häva Brios varumärkesregistrering är därmed, utöver det ovan sagda, begränsad till regeln i 2 kap. 8 4 punkten varumärkeslagen, som stadgar att man inte får registrera ett varukännetecken som kan förväxlas med ett kännetecken som användes här i landet eller i utlandet av någon annan vid tidpunkten för ansökan och som fortfarande används, om sökanden var i ond tro vid tidpunkten för ansökan. Eftersom Ursula arbetade för Brio med utvecklingen av Tusenfotingen var Ursula i ond tro och hennes onda tro ska förmodligen tillgodoräknas Brio när hon börjar arbeta åt det senare företaget. Resultatet blir att Brios varumärke blir ogiltigt på denna grund. Eftersom det inte fanns en konkurrensklausul i avtalet mellan Ursula och Mattel, finns inget avtalsrättsligt som hindrar Ursula från att, efter uppdraget åt Mattel, ägna sig åt verksamhet som leder till konkurrens för Mattel. Man kan emellertid då istället undersöka om Ursula har brutit mot lagen om företagshemligheter. Nämnda lag har regler dels för hur arbetstagare får använda företagshemligheter (7 ), dels för hur uppdragstagare (6 ) får använda företagshemligheter. Begreppet företagshemlighet definieras i 1 För att Ursula ska ha olovligen använt någon företagshemlighet från Mattel i samarbetet med Brio, krävs att Mattel överlämnat till Ursula någon hemlig och ekonomiskt värdefull information/kunskap som fortfarande var hemlig när Ursula började arbeta för Brio. Kanske Mattel t.ex. hade gjort en marknadsundersökning som visade hur kramdjuret lämpligen skulle se ut för att sälja bra. Det skulle vara en företagshemlighet som Ursula, om hon använde den i samarbetet med Brio, skulle ha missbruka enligt 6. Om hon var anställd hos Mattel krävs i samma situation, enligt 7, synnerliga skäl för att arbetstagaren inte ska få använda alla sina kunskaper efter att anställningen har upphört. Var Ursula anställd hos Mattel hade det således varit svårt att ingripa rättsligt mot henne. Under alla förhållanden kräver en tillämpning av lagen om företagshemligheter att informationen har utvecklats av Mattel och inte att informationen tagits fram av Ursula själv. Sammanfattningsvis kan det vara svårt för Mattel att ingripa mot Ursula. De måste visa att hon har utnyttjat någon kunskap som Mattel överlämnat till henne, när hon utförde sitt uppdrag åt Brio. Eftersom immaterialrättsavtal är sakrättsligt skyddade redan genom avtalet kan Ursula inte ha försämrat Mattels immaterialrättsliga position genom avtal Ursula ingått med Brio. I det avseendet finns alltså inga talemöjligheter gentemot Ursula. Det finns bättre möjligheter för Mattel att agera gentemot Brio. Dels kan Mattel sannolikt få Brios varumärkesregistrering hävd, eftersom den sökts i ond tro genom Brios samarbete med Ursula och Ursulas onda tro. Genom tumregeln har Mattel också en exklusiv upphovsrättslicens om tusenfotingen har verkshöjd som dels gör Brios varumärkesregistrering ogiltig, dels kan användas för att stoppa Brios försäljning av sin Tusenfoting. Slutligen har Mattel ett oregistrerat mönster om tusenfotingen uppfyller kraven på nyhet och särprägel som innebär att Mattel kan stoppa Brios försäljning av sin tusenfoting.

Slutligen har Mattel problemet att det finns ett företag, Importex, som köper upp lager av Matteltillverkade Barbiedockor från leksaksaffärer som har gått i konkurs. Dockorna kommer företrädesvis från sydeuropeiska länder, såsom Grekland (EU-land) och Turkiet (ej EU-land), där prisnivån är lägre och det råder svåra ekonomiska tider vilket leder till konkurser bland leksaksaffärer. Importex kan erbjuda svenska leksaksaffärer Barbiedockor till lägre pris än vad Mattel vill hålla i Sverige. Importex nämner inte i sina försäljningsbrev till svenska leksaksaffärer att dockorna är av äldre årsmodell, vilket Mattel anser att Importex borde göra. Istället påstår Importex att deras Barbiedockor alltid är minst 50% billigare än Barbiedockor som köps direkt av Mattel och av samma kvalitet. 5. Vad kan Mattel eventuellt göra rättsligt åt Importex verksamhet (1,5)? Motivera och ange lagrum. Svarsindikation: Parallellimport inom EES är tillåtet av varor som har släppts ut inom regionen av immaterialrättsinnehavaren eller med dennes samtycke. För varumärken stadgas regeln i 1 kap. 12 varumärkeslagen. Det betyder att Importex får köpa Barbiedockor i Grekland, men inte i Turkiet, och importera dem till Sverige. Det är också tillåtet att sälja dockorna med angivelse på sedvanligt sätt i marknadsföringen av att det är Barbiedockor som finns till försäljning. (Studentsvaret att import från Grekland men inte Turkiet, är tillåten parallellimport ger 0,5 poäng). Uttalanden som Importex gör i försäljningsbrevet till de svenska leksaksaffärer, kan emellertid prövas enligt reglerna i marknadsföringslagen, i första hand aktualiseras förbudet mot vilseledande marknadsföring i 10. Ett utelämnande av väsentlig information kan enligt 10 2 stycket vara vilseledande. Att inte nämna att dockorna är av äldre årsmodell kan eventuellt vara ett vilseledande, men det är långtifrån säkert. Det får bedömas utifrån hur viktigt det är med årsmodeller på Barbiedockor. Sedan är det också näringsidkare, leksaksaffärer, som får breven och på dem kan man generellt ställa högre krav vid marknadsföring, så utelämnandet av årsmodell är förmodligen inte vilseledande. Påståendet i brevet om att Importex alltid är minst 50 % billigare än att köpa dockorna direkt av Mattel torde emellertid vara vilseledande enligt 10 marknadsföringslagen. Importex har bevisbördan för ett sådant påstående och det är svårt att tro att någon kan ha sådan överblick över marknaden och Mattels priser att Importex kan bevisa sanningen i påståendet. Man skulle eventuellt också kunna pröva försäljningsbrevet utifrån villkoren i 18 marknadsföringslagen om jämförande reklam.