ERIC M. RUNESSON Licens till patent och företagshemligheter i avtals- och kontraktsrätten Syntessamling ens_patent_a6.indd 1 2014-05-07 15:53
Om inventioner 2.1.1 Detta försök till regelsyntes gäller avtal om licens till patenterade eller patentsökta uppfinningar. Syntesen gäller även avtal om licens till företagshemligheter och annan information av teknisk natur. Som samlingsbeteckning för sådana uppfinningar och information används uttrycket inventioner. Om licenser 2.1.2 Med licens avses att licensgivaren tillåter licenstagaren att utnyttja en invention på sätt och i omfattning som följer av avtalet. Om partspluralitet 2.1.3 Om flera licensgivare ger en licens kan de vara samfällt förpliktade och samfällt berättigade. Om flera licenstagare får licens kan de var och en för sig vara berättigade och förpliktade. Om exklusivitet och ensamlicenser 2.1.4 En licens kan vara förenad med ett åtagande av licensgivaren att inte själv utnyttja uppfinningen inom vad som faller under licensen samt att inte heller ge motsvarande licens till annan (exklusiv licens). Licensen kan också vara 3 ens_patent_a6.indd 3 2014-05-07 15:53
förenad med ett åtagande av licensgivaren att inte ge motsvarande licens till annan (ensamlicens). Licenser som inte är förenade med sådana åtaganden benämns icke-exklusiva licenser. Om villkorsdifferentiering 2.1.5 Licensgivaren behöver inte behandla sina licenstagare lika, om inte annat följer av en mest gynnad-klausul eller det eljest följer av avtalet. Om licens till framtida inventioner 2.1.6 Licensen kan avse en framtida invention. Om avtalsfrihet 2.2.1 Parterna är fria att utforma sitt avtalsförhållande med beaktande av tvingande rättsregler, varvid märks att avtalsfriheten är inskränkt om avtalet har till syfte eller resultat att hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen på marknaden på ett märkbart sätt. Avtalsfriheten kan också vara begränsad på grund av kontraheringsplikt. 2.2.2 Vad som sägs i denna syntes gäller endast om inte annat följer av avtalet, av praxis som har utbildats mellan parterna eller av handelsbruk eller annan sedvänja som måste anses vara bindande för parterna. 4 ens_patent_a6.indd 4 2014-05-07 15:53
Om sammankopplade avtal 2.3.1 Ett licensavtal kan vara en länk i en avtalskedja eller en knutpunkt i ett avtalsnät. När så är fallet kan part i regel inte rikta direktkrav mot annan än sin motpart. Om suspensiva och resolutiva villkor 3.3.1 Part vars fullgörelse kräver tillstånd av myndighet, tredje man eller partsorgan ska med omsorg eftersträva att tillstånd ges. Om avtalstid 4.1.1 En licens gäller från dagen för avtalet. Om licensen ska börja gälla inom en viss tidrymd därefter, bestäms börjedagen av licensgivaren. Motsvarande gäller övriga negativa förpliktelser enligt avtalet. 4.2.1 Licensavtal kan slutas tills vidare, för bestämd tid eller för tid under vilken avtalet har praktisk betydelse. 4.2.2 Part som vill bringa ett tillsvidareavtal till upphörande ska iaktta skälig uppsägningstid. Vid bestämning av vad som utgör skälig uppsägningstid vid uppsägning av licensgivaren bör hänsyn tas till licenstagarens investeringar som specifikt avser utnyttjandet av licensen och till licensgivarens intresse av att kunna disponera över uppfinningen utan belastning av licensen. Vid uppsägning från licenstagarens sida bör 5 ens_patent_a6.indd 5 2014-05-07 15:53
hänsyn tas till den tid licensgivaren kan behöva för att själv kunna påbörja utnyttjande av uppfinningen eller skaffa en ny licenstagare. 4.2.3 Licensavtal som slutits för bestämd tid kan genom överenskommelse eller konkludent handlande förlängas på obestämd tid. 4.2.4 Vid avtalsförlängning ska licenstagaren utge ett vederlag motsvarande den förlängda licensens värde vid tidpunkten för förlängningen. 4.2.5 Vid förlängning av avtalstiden för viss förpliktelse består den ursprungliga förpliktelsen. Om licensens omfattning 5.1.1 En licens för en patenterad uppfinning gäller i de territorier för vilka patentskydd beviljats, om licenstagaren vid avtalet har behov av licens där. En licens till en patentsökt uppfinning gäller på motsvarande sätt i de territorier som ansökan avser. 5.2.1 En licens för en patenterad eller patentsökt uppfinning avser allt utnyttjande som är förbehållet patenthavaren enligt den lag som gäller för patentet. 6 ens_patent_a6.indd 6 2014-05-07 15:53
Om licensgivarens ansvar för licenstagarens nyttjandemöjlighet och konkurrensskydd (felansvar) 6.2.1 En licensierad patenterad uppfinning ska kunna utövas med ledning av patentbeskrivningen. 6.2.2 Licenstagaren ska kunna utgå från att faktauppgifter i patentskriften är riktiga och att uppfinningen kan utövas industriellt. 6.3.1 Licenstagaren ska kunna utnyttja en licensierad patenterad uppfinning utan hinder av tredje mans rättighetsförvärv. 6.3.2 Licenstagaren ska kunna utnyttja en licensierad patenterad uppfinning utan hinder av att patentet helt eller delvis överförs till tredje man. 6.3.3 Om ett utnyttjande av licensen innebär ett intrång i tredje mans immateriella rättigheter, ska licensgivaren upplysa om det, om han måste antas ha känt till det vid avtalet och underlåtenheten att upplysa kan antas ha inverkat på avtalet. 6.4.1 Ett patent till en licensierad uppfinning ska vara formellt giltigt vid avtalet. Licensgivaren ska betala alla avgifter för att upprätthålla skydd för patenterade licensierade uppfinningar som är föremål för en exklusiv licens eller en ensamlicens, så länge det är rimligt med hänsyn till licenstagarens intresse av att patentet upprätthålls. 7 ens_patent_a6.indd 7 2014-05-07 15:53
6.4.2 Om det föreligger grund för att ogiltigförklara ett licensierat patent, ska licensgivaren upplysa om det, om han måste antas ha känt till det vid avtalet och underlåtenheten att upplysa kan antas ha inverkat på avtalet. 6.4.3 Om det föreligger grund för föranvändarrätt eller rätt till tvångslicens för tredje man, ska licensgivaren upplysa om det, om han måste antas ha känt till det vid avtalet och underlåtenheten att upplysa kan antas ha inverkat på avtalet. 6.4.4 Licensgivaren ska med omsorg försöka avvärja intrång i ett licensierat patent, om licenstagaren inte själv kan utföra intrångstalan och licenstagaren inte skäligen bör tolerera konkurrens från inträngaren. 6.5.1 Licensgivaren ska upplysa licenstagaren om efterföljande förhållanden som han inte kan antas ha varit okunnig om och som licenstagaren inte borde ha känt till, om en upplysning kan antas ha betydelse för möjligheten för licenstagaren att begränsa sina utgifter med anledning av licensen. Om skadeståndsberäkning vid avtalsbortfall 8.2.1 Skadestånd vid avtalsbortfall som medför hinder mot fortsatt utnyttjande bestäms enligt grunderna för 5 kap. 7 SkadestL. 8 ens_patent_a6.indd 8 2014-05-07 15:53
8.2.2 Skadestånd vid avtalsbortfall som inte medför hinder mot fortsatt utnyttjande motsvarar värdet av det förlorade skyddet mot konkurrens. Om skäligt vederlag och redovisning 9.2.1 Följer det inte av avtalet vilket vederlag som licenstagaren ska utge, ska licenstagaren betala skälig ersättning för licensen med beaktande av det ekonomiska resultat som utnyttjandet av inventionen vid avtalet kunde beräknas ge och med beaktande av de åtaganden i övrigt som parterna har gjort mot varandra. 9.3.1 Licenstagare som ska utge royalty vilken baseras på fakta inom hans kontroll är skyldig att i samband med betalning utge redovisning som verifierar riktigheten av betalningen. Han är också skyldig att tolerera att licensgivaren utan angivande av skäl genom anlitande av en oberoende granskningsman verifierar riktigheten av licenstagarens redovisning, såvida licenstagaren inte har sakliga skäl att motsätta sig revision. Granskningsmannen får åläggas tystnadsplikt avseende företagshemligheter, vilka kan komma att yppas under revisionen. 9 ens_patent_a6.indd 9 2014-05-07 15:53
Om aktivitetsplikt 9.4.1 En exklusiv licenstagare liksom en ensamlicenstagare ska med omsorg ta tillvara licensgivarens befogade intresse av att licensen utnyttjas. Om överträdelse av licensen 9.5.1 Om en licenstagare överträder sin patentlicens, är licensgivaren skyldig att utge skäligt vederlag för sitt avtalsstridiga utnyttjande. 9.5.2 Den skäliga licensavgiften ska i första hand antas motsvara vad som visas vara vedertagen royalty för utnyttjande av det aktuella slaget vid tidpunkten för avtalsbrottet. 9.5.3 Om en vedertagen royalty inte kan påvisas, ska licensavgiften motsvara vad förnuftiga personer av samma slag som parterna skulle ha avtalat i fråga om vederlag för det aktuella utnyttjandet (hypotetisk licensavgift). 9.5.4 Skadestånd på grund av avtalsbrott omfattar ersättning för förlust med anledning av avtalsbrottet. Förlusten kan bestå av utgifter, uteblivet täckningsbidrag och annan förlust till följd av minskning eller bortfall av intäkter eller omsättning. Härtill kan allmänt skadestånd utgå. Har avtalet hävts och har licensgivaren gett motsvarande licens till annan samt har åtgärden vidtagits med omsorg och inom skälig tid efter det att avtalet hävdes, läggs vederlaget enligt det hävda 10 ens_patent_a6.indd 10 2014-05-07 15:53
avtalet och vederlaget enligt den nya licensen till grund för beräkningen av förlusten. 9.5.5 Skadestånd i följd av avtalsbrott som samtidigt innebär patentintrång eller obehörigt angrepp på en företagshemlighet utgår på kontraktuell grund och innefattar även ersättning för skada på inventionens anseende och ideell skada. Om vederlagsersättning uppburits, ska denna avräknas från skadeståndet. 9.5.6 Ränta på vederlagsersättning och intrångsskadestånd utgår från det att inträngaren känt till eller borde ha känt till att ett intrång sker. Om borgenärsbördor 10.1.1 Part som lider skada genom den andra partens avtalsbrott ska vidta skäliga åtgärder för att begränsa sin skada. 10.1.2 Part som vill häva ett licensavtal på grund av betalningsdröjsmål, ska häva innan betalning sker. Part som vid annat dröjsmål vill kräva fullgörelse får inte vänta orimligt länge med sitt krav. Han måste häva eller kräva skadestånd inom skälig tid från kännedom om att fullgörelse skett. Om licenstagaren vill göra påföljder gällande på grund av att han inte nått förväntade utnyttjandemöjligheter eller förväntat konkurrensskydd, ska han framföra sitt anspråk inom skälig tid efter det att han märkt eller borde ha märkt avvikelsen. 11 ens_patent_a6.indd 11 2014-05-07 15:53
Detta gäller dock inte om licensgivaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder. Om rättighetsöverlåtelse och partsväxling 11.1.1 Licensgivaren får överlåta sin rätt till ett licensierat patent, men svarar alltjämt för licensavtalets rätta fullgörande. 11.1.2 Licenstagaren får överlåta sin rätt enligt licens löftet om det följer av avtalet. 11.1.3 Licensgivaren får överlåta sin rätt enligt avtalet och licenstagaren får överlåta annan rätt än rätten enligt licenslöftet. Om underlicensiering 12.1.1 Licenstagaren får ge underlicens till uppfinningen om det följer av avtalet. En återförsäljare anses inte vara underlicenstagare. Som underlicenstagare betraktas inte heller den som är medhjälpare till licenstagaren och i denna egenskap utnyttjar licensen. 12 ens_patent_a6.indd 12 2014-05-07 15:53
12.1.2 Om det följer av avtalet att licenstagaren får ge underlicens, utgör underlicensavtalet ett separat rättsförhållande mellan licenstagaren och underlicenstagaren. Licenstagaren är i förhållande till licensgivaren ansvarig om underlicenstagaren överskrider licensen och är skyldig att utge skäligt vederlag för underlicenstagarens utnyttjande. Om upphörande och förändring av licensavtalets förpliktelser 13.2.1 Förpliktelser enligt ett licensavtal kan upphöra genom novation. 13.2.2 Förpliktelser enligt ett licensavtal kan upphöra genom preskription. 13.3.1 Part har rätt att frånträda licensavtalet om viktig grund föreligger. 13.3.2 Om en förpliktelse är oskälig kan den jämkas. Om förpliktelsen har sådan betydelse för avtalet att det inte skäligen kan krävas att avtalet i övrigt ska gälla med oförändrat innehåll, får avtalet jämkas även i annat hänseende eller i sin helhet lämnat utan avseende. 13 ens_patent_a6.indd 13 2014-05-07 15:53
Om produktansvar 14.0.0 Licensgivaren kan ådra sig produktansvar, om den skadelidande kan visa kausalitet mellan en säkerhetsbrist och hur licensgivaren genom föreskrifter eller på annat sätt har styrt hur tillverkningen ska ske eller hur licensgivaren specificerat vilka komponenter som får användas. Om tillämplig lag 15.0.0 När tillämplig lag på licensavtalet ska avgöras efter vilket land som närmast anknyter till avtalet, bör lagen i det land där licenstagaren hade sitt hemvist vid avtalet tillämpas när licensen är avgränsad till licenstagarens land, när licensen innefattar en uttrycklig eller implicit skyldighet att utöva licensen eller när vederlag utgår som royalty. Lagen i det land där licensgivaren hade sitt hemvist vid avtalet bör tillämpas när licensen inte innebär annan skyldighet för licenstagaren än att betala ett engångsbelopp och när licensen är för en engångsanvändning av inventionen. Vid tvekan tillämpas lagen i det land där inventionen skyddas, om licensen bara avser detta land. Om licensen gäller flera länder bör lagen i licensgivarens land tillämpas. 14 ens_patent_a6.indd 14 2014-05-07 15:53
Om jurisdiktion och tvistlösning 16.0.0 Jurisdiktion över en tvist som grundas på ett licensavtal kan styras med en prorogations- eller skiljeklausul. 15 ens_patent_a6.indd 15 2014-05-07 15:53
Vill du beställa boken Licens till patent och företagshemligheter i avtals- och kontraktsrätten? Boken innehåller en genomgång av avtals- och kontraktsrätten med särskilt avseende på patent och tekniska företagshemligheter (inventioner).boken behandlar bland annat avtals ingående, kontra heringsplikt, implicita licenser, frågor om avtalstid och parternas ansvar för kontraktsbrott vid dröjsmål och fel, frågor om partsväxlingar och underlicensiering. Den innehåller även en fördjupning om beräkning av ersättning vid patentintrång och obehöriga angrepp på företagshemligheter med en omfattande praxisgenomgång. Boken behandlar också lagvalsfrågor och tvistlösning genom skiljeförfarande. ERIC M. RUNESSON är jur. dr doc. och är verksam som advokat på Sandart & Partners Advokatbyrå. Han är specialiserad på avtal och tvistlösning särskilt inom teknologiområdet. Beställ boken på nj.se eller närmaste bokhandel! Best.nr 978-913911270-9 nj.se 16 ens_patent_a6.indd 16 2014-05-07 15:53