Beskrivande ordmärken

UMEÅ UNIVERSITET Juridiska Institutionen Examensuppsats 2009-01-19 Beskrivande ordmärken Kriterier för varumärkesskydd och skyddets omfattning Författare: Fredrik Elveros Handledare: Maria Eklund

Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 4 1.1 Problembakgrund... 4 1.2 Syfte... 5 1.3 Metod... 5 1.4 Avgränsningar...6 1.5 De gällande lagreglerna... 8 2. SÄRSKILJNINGSFÖRMÅGA... 9 2.1 Allmänt om särskiljningsförmågan... 9 2.2 Förmågan att ange ett kommersiellt ursprung... 16 2.3 Frihållningsbehovet... 19 2.4 Förvärvad och förlorad särskiljningsförmåga... 22 2.4.1 Förvärvad särskiljningsförmåga... 22 2.4.2 Förlorad särskiljningsförmåga... 25 3. ENSAMRÄTTENS KONSEKVENSER... 26 3.1 Vad är förväxlingsrisk?... 27 3.2 Förväxlingsrisk hos vem?... 28 3.3 Domstolarnas bedömning av förväxlingsrisk... 30 3.4 Ensamrättens omfattning... 31 3.5 Begränsningar av ensamrättens omfattning... 34 3.5.1 Kravet på att användningen sker i näringsverksamhet... 34 3.5.2 Nödvändiga intrång i överensstämmelse med god affärssed... 35 4. ANALYS OCH SLUTDISKUSSION... 39 4.1 Den inneboende särskiljningsförmågan... 40 4.2 Den förvärvade särskiljningsförmågan... 41 4.3 Finns ett absolut frihållningsbehov?... 46 2

4.4 Slutsatser... 48 5. KÄLLFÖRTECKNING... 51 5.1 Offentliga tryck... 51 5.2 Praxis... 51 5.3 Doktrin... 52 5.4 Artiklar... 53 BILAGA 1: Artikeln i samhällstidningen Fokus BILAGA 2: Utskrift av Storuman Energis hemsida 3

1. INLEDNING 1.1 Problembakgrund Vattenkraft ett bra miljöval! Texten är hämtad från elbolaget Storuman Energis (nedan Elbolagets) hemsida men är i skrivande stund borttaget. Elbolaget erbjöd sina kunder en tilläggstjänst, den som betalade några öre extra per kilowattimme fick all sin elförbrukning tillgodosedd genom vattenkraft, något som helt enkelt skulle vara bra för miljön. Detta har ingen ifrågasatt heller, ändå drogs bolaget snabbt in i en tvist p.g.a. formuleringen. Svenska Naturskyddsföreningen (nedan SNF) hävdade att Elbolagets formulering utgjorde varumärkesintrång. Till saken hör att SNF innehar ett figurmärke som består av en stiliserad falk i kombination med texten BRA MILJÖVAL. Genom sitt idoga användande av märket menade de att förväxlingsrisk numera uppstod så snart en annan aktör använde ordföljden BRA MILJÖVAL i marknadsföringen av sina produkter, detta oberoende av om figurmärkets övriga beståndsdelar förekom eller inte. Då beteckningen uppfyller den varumärkesrättsliga funktionen att ange ett visst kommersiellt ursprung menade SNF helt enkelt att beteckningen också måste skyddas såsom ett varumärke. Genmälet till detta påstående är att benämningen BRA MILJÖVAL saknar särskiljningsförmåga. Det står uttryckligen i varumärkeslagen 1 (1960:645) 13 att märken som uteslutande anger en varas art eller beskaffenhet inte ska anses ha den särskiljningsförmåga som är nödvändig för något som ska varumärkesskyddas. Motivet för detta är bl. a. att en ensam aktör på marknaden inte bör ha ensamrätt till att använda sådana beteckningar, med andra ord föreligger ett frihållningsbehov till deskriptiva beteckningar. Båda dessa ståndpunkter får stöd i gällande rätt. Särskiljningsförmåga är ett absolut krav för ensamrätt och för beskrivande beteckningar anses mycket riktigt ett frihållningsbehov föreligga. Samtidigt förändras känneteckens betydelse då de används på marknaden och resonemanget om att det som i praktiken fungerar som ett kännetecken även måste kunna 1 Härefter VML 4

skyddas som ett sådant får stöd i den praxis som finns på området. Med andra ord kan bristande särskiljningsförmåga läkas genom att starkare sådan förvärvas. Man kan fråga sig vad möjligheten till varumärkesskydd för starkt beskrivande beteckningar får för konsekvenser. Finns det någon bortre gräns för vilka beteckningar som kan varumärkesskyddas? Med rättsregler som tillåter att deskriptiva beteckningar är varumärken blir en lika viktig följdfråga vilka konsekvenser ett sådant skydd får. Om en enskild aktör på marknaden innehar varumärkesskydd till ett beskrivande uttryck, kan då ingen konkurrent berätta att deras produkter är likvärdiga, eller kanske har samma geografiska ursprung om det är denna beteckning som är skyddad? Kan den situationen uppstå där någon aktör får ensamrätt till att beskriva en produkts egenskaper? Hur mycket kan man äga språket egentligen? 1.2 Syfte Med denna uppsats avser jag att undersöka hur den gällande rätten förhåller sig till beskrivande ordmärken vad gäller kriteriet för skydd och skyddets omfattning. 1.3 Metod Metodbegreppet innehåller flera aspekter och här kommer de enligt mig mest väsentliga att kommenteras. Med metod kan menas vilket verktyg som används för att uppfylla uppsatsens syfte. För jurister är detta sällan något spektakulärt och denna uppsats är inget undantag. Jag har till fullo använt mig av de traditionella rättskällorna; lagtext, förarbeten, doktrin och praxis. Utgångspunkten, eller det övergripande syftet om man så vill, har hela tiden varit att vrida och vända på den problematik som ligger i en tvist liknande den inledningsvis refererade. Min ursprungliga tanke var att endast titta på särskiljningsförmågan, vilken avgör vad som ska anses vara registrerbart och inte. Tidigt i mitt arbete insåg jag dock att lagstiftningen begränsar och kontrollerar varumärkens rättsverkan vid två tillfällen; i ett första steg måste en beteckning erhålla statusen som ett varumärke. Men lagstiftning sätter inte bara ramarna för vad som kan utgöra ett varumärke, i ett andra steg avgör lagstiftningen även vad konsekvensen blir av att någon tillerkänns en ensamrätt enligt varumärkeslagen. Därför fann 5

jag mig tvungen att revidera min ursprungliga plan att endast studera särskiljningsförmågan och även sätta mig in i vilken rättsverkan en sådan ensamrätt får. När jag i den materiellt juridiska delen av uppsatsen har studerat den gällande rätten kommer denna sedan att analyseras i ett avslutande kapitel. Där har jag för avsikt att både dra slutsatser av sammanfattande karaktär och tycka till. Tvisten som är refererad i inledningen kom jag i kontakt med genom den advokatbyrå där jag under terminen gjort praktik. Det var även denna tvist som inspirerade mig till att välja detta uppsatsämne. Jag kommer därför att applicera mina kunskaper på denna tvist i slutdiskussionen och fundera på hur en domstol skulle lösa detta spörsmål. Min förhoppning är att det även ska fylla en pedagogisk funktion att knyta an mina slutsatser till ett konkret fall. 1.4 Avgränsningar Att behandla två omfattande rättsfrågor innebär vissa problem. Att göra lämpliga avgränsningar har varit en absolut nödvändighet för att kunna hålla mig inom de sidintervall där en examensuppsats bör ligga. Här redogörs för de mest väsentliga avgränsningar som gjorts. Att arbeta med beskrivande ordmärken utgör för det första en begränsning i sig. Ett varumärke kan nämligen bestå av allting som kan återges grafiskt, 1 2 st VML och detta begrepp har tolkats extensivt; såväl ljud som dofter har ansetts vara registrerbara. 2 Med beskrivande ordmärken menar jag alla de benämningar som på något vis beskriver en produkt eller dess egenskaper. Jag har heller inte tagit hänsyn till att vissa ord endast utgör en beståndsdel i ett figurmärke som kan vara mer eller mindre originellt. Kort kan nämnas att disclaimers ofta används vid sådana situationer. Av 15 VML framgår att ensamrätten för ett märke ej omfattar sådana delar av märket i fråga som ej kunnat registreras för sig. I andra stycket sägs att sådana beståndsdelar uttryckligen kan undantas från skyddet, om det annars kan finnas risk för ovishet om ensamrättens omfattning. För mer information om sådana disclaimers, se exempelvis Levin i Praktisk Varumärkesrätt s. 107f. Min uppsats fokuserar på särskiljningsförmågan, vilken är ett krav för att ensamrätt ska kunna bli aktuellt och förväxlingsrisken, vilken är utgångspunkten vid en intrångsbedömning. 2 Läs mer i exempelvis Lunell, Erika; Okonventionella Varumärken; Norstedts Juridik; Vällingby; 2007 6

Läsaren bör dock uppmärksammas på att särskiljningsförmågan inte är det enda kravet för att en benämning skall kvalificera sig som ett varumärke. 14 VML innehåller ett antal ytterligare relativa- och absoluta registrerbarhetshinder. Med denna tydliga reservation känns det inte som någon större brist att exkludera dessa bestämmelser; dessa regler omöjliggör registrering på andra grunder än bristande särskiljningsförmåga, såsom att en förväxlingsbar beteckning redan finns i bruk. Detta medför inga som helst specialregleringar för beskrivande ordmärken och kan således inte sägas bidra till att besvara hur lagstiftaren förhåller sig till sådana. Vidare innehåller Varumärkeslagen och dess gemenskapsrättsliga motsvarigheter specialbestämmelser för väl ansedda varumärken, vilka får betydelse när ensamrättens omfattning ska bedömas. Om detta finns mycket skrivet det är enligt mig ett mycket intressant faktum att erkända varumärken har olika starkt skydd. Med samma motivering som ovan har jag valt att inte fördjupa mig i dessa bestämmelser; ett beskrivande ordmärke är inte på något vis väl ansett i större utsträckning än andra varumärken. I mitt arbete beskrivs alltså endast det grundläggande skyddet. Genom denna begränsning utesluter jag också marknadsföringslagens regler om rennomésnyltning och liknande, vilka också kan sägas ge ett visst skydd till varumärken. Även om dessa regler klart ligger i periferin av mitt formulerade syfte vill jag ändå understryka att dessa naturligtvis är av stor vikt för den som vill ha en heltäckande bild av hur långt ensamrätten kan sträcka sig. I tvisten som inspirerade mig att skriva denna uppsats finns även ytterligare en omständighet som jag valt att inte ge något utrymme i denna uppsats; BRA MILJÖVAL skulle kunna sägas vara ett kollektivmärke, vilket gör kollektivmärkeslagen (1960:645) tillämplig och inte vår Varumärkeslag. I rättsfrågorna registreringskrav och intrångsbedömning hänvisar dock förstnämnda helt och fullt till Varumärkeslagen, 2. Marianne Levin menar att behovet av en separat kollektivmärkeslag är diskutabelt. 3 Slutligen har jag låtit bli att undersöka rättsföljden av att någon begår varumärkesintrång. Detta kan vara såväl straffbart som skadeståndsgrundande och visst går det att argumentera för att en undersökning av påföljdspraxis visat hur allvarligt domstolen ser på att varumärkesrätten kränks. Denna fråga är dock helt isolerad från vad som kan registreras och ensamrättens omfattning, varför det likväl känts naturligt att inte fördjupa mig i detta. 3 Levin, Lärobok i Immaterialrätt (härefter I) s. 374. Se även SOU 2001:26 s. 316 7

1.5 De gällande lagreglerna Varumärkesrätten har stark internationell påverkan och därför vill jag ge läsaren en kort förklaring till hur VML, varumärkesdirektivet/direktiv 89/104/EEG 4 och varumärkesförordningen/rådets förordning 40/94 5 förhåller sig till varandra. VML är i grund och botten den lag som gäller i Sverige för svenska varumärken. Det finns även ett utförligt varumärkesdirektiv och detta reglerar bl. a. förutsättningarna för ensamrättens uppkomst och dess omfattning på ett uttömmande sätt. Läsaren känner förhoppningsvis till att ett direktivs innehåll fullt ut måste finna motsvarighet i medlemsländernas lagstiftning. 6 Direktivet har medfört implementeringsåtgärder från svensk sida, men i förvånansvärt stora delar har endast redaktionella ändringar gjorts i VML sedan dess tillkomst och fram till idag. Därmed inte sagt att direktivet fullt ut i alla avseenden ska anses implementerad på ett optimalt sätt. Men i de för denna uppsats centrala punkterna måste överensstämmelsen ses som tillfredställande. Jag har även noterat när jag läst svenska prejudikat att våra svenska domstolar gärna refererar till VMD, något som lägger grunden för en direktivkonform tolkning i de fall att implementeringen kan ses som icke tillfredställande. Förklaringen till den sammantaget sett goda överensstämmelsen är att samarbete över nationsgränserna funnits betydligt längre än EU och dess förstadier. Exempelvis har Sverige sedan 1885 varit anslutet till Pariskonventionen av 1883 för skydd av den industriella äganderätten eller Parisunionen som är en mer hanterbar beteckning. 7 Utan att i detalj gå in på innehållet i Pariskonventionen med dess tilläggsprotokoll kan sägas att denna bidragit till stora likheter i olika länders varumärkeslagstiftning. 8 Även om varumärkesrätten i princip är territoriellt begränsad har den därmed alltid haft en stark internationell prägel. 9 Varumärkesförordningen då? Även denna har i de avseenden som är relevanta för denna uppsats ett likartat innehåll, dock har förordningen en något annorlunda funktion. VMF har nämligen öppnat för möjligheten till en registrering av varumärken som gäller i samtliga 4 Härefter VMD 5 Härefter VMF 6 Bernitz, Europarättens grunder s. 30 7 SOU 1958:10 s. 38 8 Bernitz, Immaterialrätt (härefter I) s. 204 9 Levin I s. 361 8

medlemsländer. 10 Enligt artikel 25 i förordningen kan ansökan för sådant skydd göras antingen via nationell registreringsmyndighet eller direkt genom byrån som upprättats i samband med förordningens ikraftträdande. 11 Vad gäller sambandet mellan förordningen och direktivet menar Wessman att deras snarlika uppbyggnad och materiella innehåll medför att praxis för den ena är av betydelse för tolkning av den andra. 12 I största möjliga mån har jag försökt att ange det exakta lagrummet för samtliga tre lagtextkällor. Läsaren kan tryggt utgå ifrån att svaren i allt väsentligt blir detsamma oavsett vilken av dessa källor som används som lagtext. Levin konstaterar i sin bok att svensk varumärkesrätt är helt präglad av harmoniseringsdirektivet, förordningen om gemenskapsvarumärken och den europeiska rättsbildning som sker genom den Europeiska Gemenskapens Domstols 13 tolkning av rättsreglernas innebörd. 14 2. SÄRSKILJNINGSFÖRMÅGA 2.1 Allmänt om särskiljningsförmågan Äganderätt till ett fysiskt föremål uppstår i regel när detta kommer i någons ägo genom ett laga fång 15 och detta är knappast särskilt kontroversiellt. Med en immateriell tillgång är situationen en annan. Det ligger i en immateriell tillgångs natur att den primärt inte existerar i fysisk form, det är snarare frågan om en idé (i vid bemärkelse) som på olika sätt nyttjas. Mellan det fysiska föremålet och idén finns stora skillnader vad gäller konsekvenserna av att någon innehar rättigheterna därtill. För det fysiska föremålet måste äganderätten ses som en självklarhet, t.o.m. grundlagsskyddad om man så vill. 16 Att ge någon ensamrätt till en idé i någon form kan inte göras lika lättvindligt. Våra immaterialrättsliga lagar ställer därför upp olika förutsättningar som måste vara uppfyllda för att en ensamrätt ska kunna beviljas. För upphovsrättsliga verk måste kravet på verkshöjd vara det mest centrala och för patent står 10 Levin, I s. 365, VMF 1.2 11 Byrån upprättas enligt art. 2. Namnet på byrån är OHIM (Office for Harmonisation in the Internal Market), se exempelvis Levin, I s. 19 12 Wessman, Varumärkeskonflikter (härefter I) s. 17 13 Härefter EGD 14 Levin, I s. 361 15 Se Håstad, Sakrätt avseende lös egendom s. 43 16 Regeringsformen (1974:152) 2 kap 18 9

nyhetskravet, den tekniska effekten och uppfinningshöjden i centrum. För mönsterskydd ramar kraven på nyhet och särprägel in det registrerbara 17 området. 18 Det mest väsentliga rekvisitet för varumärken måste sägas vara kravet på särskiljningsförmåga. 19 Holmqvist beskriver detta som ryggraden i all känneteckensrättslig lagstiftning. 20 särskiljningsförmåga, eller distinktivitet som lagstiftaren använder synonymt, menas att inneha en förmåga att särskilja en innehavares varor från andras. 21 I VML kommer kravet till uttryck i 13 1 st: Ett varumärke får registreras endast om det har särskiljningsförmåga. Ett märke som uteslutande eller med endast mindre ändring eller tillägg anger varans art, beskaffenhet, mängd, användning, pris eller geografiska ursprung eller tiden för dess framställande, skall inte i och för sig anses ha särskiljningsförmåga. Vid bedömande av om ett märke har särskiljningsförmåga skall hänsyn tas till alla omständigheter och särskilt till den omfattning och den tid märket varit i bruk. Lagrummet behandlar registrering, men särskiljningsförmåga är ett krav även för inarbetning. 22 Med Anledningen till att bestämmelsen finns under rubriken Registrering av varumärken i VML är att lagstiftaren ansåg att detaljerade regler om särskiljningsförmåga endast var behövliga vid registrering. 23 Detta har jag svårt att hålla med om. Den som överväger att börja använda ett varumärke i syfte att inarbeta ett varumärkesskydd kan naturligtvis ha intresse av att veta vilka krav lagen ställer på de beteckningar som kan erhålla skydd. Vidare kan vi i nästa steg tänka oss att samma person anser att någon begår varumärkesintrång efter inarbetningen och stämmer vid domstol för detta. Svaranden i detta mål kan tänkas invända att någon ensamrätt inte är möjlig då märket saknar särskiljningsförmåga, något som då måste fastställas av rätten. Varumärkeskommittén som gjort ett förslag på en ny varumärkeslag i SOU 2001:26 tycks dela denna uppfattning. Denna brist är nämligen läkt i det förslag till ny varumärkeslag som presenterades i SOU 2001:26. 24 17 Mönsterskydd kan även inarbetas, 1 a mönsterskyddslagen (1970:485) 18 Jfr Holmqvist, I s. 114 19 SOU 1958:10 s. 269 20 Holmqvist, I s. 74 21 SOU 1958:10 s. 269 och s. 34 22 Bernitz, I s. 221 23 SOU 1958:10 s. 102 24 SOU 2001:26 s. 50 (2 ), förslaget har inte resulterat i någon ny varumärkeslag 10

I gemenskapsrätten framgår kravet på särskiljningsförmåga i VMD art. 3.1.b respektive VMF art. 4. Även om dessa rättskällor formulerar kravet på något olika sätt så är skillnaden endast semantisk, någon materiell skillnad är inte avsedd. 25 Det framgår med all tydlighet att exemplifieringen tar sikte på ordmärken som är deskriptiva, vilket lagstiftaren definierar som att märket icke bestå av annat än något som angiver varans art, beskaffenhet etc. 26 Kravet på särskiljningsförmåga gäller dock för alla typer av varumärken och inte bara de ordmärken som faktiskt behandlas i förarbeten. 27 Utgångspunkten vid inhemskt skydd är att ordets svenska betydelse tjänar som utgångspunkt, men även övriga nordiska länders och de stora världsspråkens betydelse beaktas, medan betydelsen på mindre främmande språk inte behöver utgöra hinder. 28 Denna regel kan variera beroende på varuslag. Ett exempel är att latinska ord inte bör anses vara registrerbara för läkemedel eller för instrument avsedda för vetenskapligt bruk. 29 En reservation bör här göras för de märken som erhåller skydd med stöd av VMF. Då dessa ger samma skydd i alla anslutna länder blir även betydelsen i varje medlemslands språk relevant. 30 Med ord som anger varans art, s.k. allmänna varubenämningar avses beteckningar på specifika varor eller varugrupper, exempelvis KAFFE som varumärke för kaffe eller LIVSMEDEL för livsmedelsprodukter. Ord som dessa är generiska eller appellativ. 31 En annan kategori av deskriptiva ord är de som inte anger varans art utan istället berättar om varans egenskaper eller kvalitet. Dessa benämner lagstiftaren som beskaffenhetsangivande ord, och dessa har den gemensamma nämnaren att de anger någon egenskap eller i vart fall kvalitetsbenämning hos varan; ROSTFRI, NYTTIG, ENKEL respektive EXTRA, PRIMA, STANDARD. 32 Lagstiftarens förhållningssätt till både art- och beskaffenhetsangivande ordmärken är glasklara utifrån 13 1 st lydelse; dessa skall inte i och för sig anses ha särskiljningsförmåga. Att ange en varas ursprung uppfyller inte heller kravet på särskiljningsförmåga. Ursprungsangivelser behöver inte nödvändigtvis avse en ort, även länder och distrikt 25 Bernitz, I s. 221 26 SOU 1958:10 s.270 27 SOU 1958:10 s. 270 28 SOU 1958:10 s. 271, Prop 1960:167 s. 93 29 SOU 1958:10 s. 271 30 Levin, I s. 400 31 SOU 1958:10 s. 271 32 SOU 1958:10 s. 271 11

diskvalificeras. Däremot anger inte alla geografiska ord ursprunget, därför godtas namn på platser i den mån det måste ses som uppenbart att varorna icke är ursprungsort. Det mest kända torde vara assecoartillverkaren MONT BLANC. 33 EG-domstolen 34 har bekräftat att alla geografiska angivelser inte ska anses syfta på ursprunget, för att en geografisk angivelse per automatik ska anses sakna särskiljningsförmåga krävs att angivelsen i vart fall kan antas komma att innehålla associationer för omsättningskretsen. 35 EGD har även konstaterat att varans ursprung kan röra annat än var den faktiskt har framställts, exempelvis var den designats eller på annat vis blivit uppfunnen/påtänkt. 36 Läsaren bör också uppmärksammas på att specialregler finns om art- och ursprungsangivelser, främst för alkoholhaltiga drycker. Anledningen är att sådana ursprungsangivelser samtidigt fungerar som en kvalitetsangivelse. 37 Även varans mängd, pris och tiden för framställande nämns i lagtxten men behandlas flyktigt i förarbetet. Lagstiftaren konstaterar kort att skydd sällan söks för sådana benämningar och att särskiljningsförmåga saknas. 38 Deskriptiva ord kan även bearbetas, stavningen kan modifieras, enskilda bokstäver kan läggas till, tas bort eller ersättas med någon annan. Ändringen kan även vara mindre än så; ord kan särskrivas (ex; MELLAN MÅL) eller stavningen kan modifieras utan att ordets uttal förändras (ex; KHAFFE och TVÅÅL). Sådana förändringar ger enligt Holmqvist ett minimum av distinktivitet. Dessa skendeskriptiva ordmärken innehar enligt författaren den lägsta uppnåbara graden av distinktivitet och ett sådant varumärke skulle aldrig kunna hindra att den generiska beteckningen används i sin primärbetydelse, varför registrering inte heller bör beviljas enligt honom. 39 Även förarbeten konstaterar att detta i regel inte bör räcka för att erforderlig särskiljningsförmåga ska anses vara uppnådd. 40 Ett rättsfall med tydliga beröringspunkter i dessa frågor är T-79/00 41, där registrering inte beviljades för ordmärket LITE för varuslag relaterade till mat och dryck. Motiveringen var att det var för likt den 33 SOU 1958:10 s. 272, Wessman, I s. 351 34 Härefter EGD 35 Förenade målen C-108/97 och C-109/97(CHIEMSEE) härefter CHIEMSEE-målet art. 30-32 36 CHIEMSEE-målet art. 36 37 Levin, I s. 401 och där anförda arbeten 38 SOU 1958:10 s. 27 2 39 Holmqvist, I s. 94 40 SOU 1958:10 s. 270 41 Härefter LITE-målet 12

deskriptiva och vanligt förekommande beteckningen LIGHT. 42 Både Holmqvist och förarbetet undviker dock att vara alltför kategorisk. En mindre ändring till formen kan innebära en stor förändring rörande ordets innehåll, exempelvis skulle CEDICIN eller MODICIN vara tillräckligt distinktiva benämningar för läkemedel. 43 Slutsatsen Holmqvist drar av detta är att det är ordets innehåll/betydelse som avgör dess distinktivitetsgrad som 44 ordmärke och inte stavningen. Även i förarbeten konstateras att undantag bör göras i de fall när det bearbetade ordet helt ändrar karaktär. 45 I motivuttalandena understryks även att dessa regler inte bara gäller för existerande ord. Ett nybildat ord är inte per automatik registrerbart. Nya ord är deskriptiva om de exempelvis är bildat av kända språkelement sammansatta enligt sedvanliga normer för ordbildning. Å andra sidan sägs att inte motsatsen gäller heller; två eller flera var för sig deskriptiva ord eller orddelar kan bilda en helhet som inte är att betrakta som deskriptiv. Motivuttalandet understryker vikten av att se till omständigheterna i det enskilda fallet och att prova helheten, inte ordets delar var för sig. 46 Förarbetena innehåller inte bara en uppräckning av de icke registrerbara beteckningarna, gränsdragningsproblematiken förenklas även av att de typer av ordmärken som inte ska hindras registrering också ges utrymme i förslaget som ligger till grund för vår varumärkeslag. Närmast de icke registrerbara ordmärkesgrupperna ligger suggestiva ordmärken, vilka definieras såsom att de är ägnade att ingiva kundkretsen vissa associationer med varan eller antyda viss eller vissa egenskaper hos denna. 47 Exempel som nämns är FACIT för räknemaskiner och ARISTOKRAT, sistnämnda utan specificerat varuslag. Sådana icke specifika suggestiva ordmärken kan exempelvis vara ägnade att skapa föreställningen om en exklusiv vara av hög kvalitet. 48 Teoretiskt sett får därmed gränsen ses som dragen rörande hur beskrivande ett ord får vara men ändå ha tillräcklig särskiljningsförmåga. Det är dock diskutabelt hur tydlig denna gräns är i praktiken. Varumärkes- och Firmautredningen som skrivit det lagförslag som ligger till grund för VML konstaterar att prövningen blir beroende 42 Läs mer om målet under kap. 2.4.1 43 Holmqvist, I s. 94-95 44 Holmqvist, I s. 95 45 SOU 1958:10 s. 270 46 SOU 1958:10 s. 271 47 SOU 1958:10 s. 271 48 SOU 1958:10 s.271 13

av de föreliggande särskilda omständigheterna. 49 Detta måste enligt mig tolkas som att bedömningen i stor utsträckning överlåtits åt rättstillämpningen. Så hur har då rättstillämpningen dragit gränsen? Enligt Levin illustreras den yttersta gränsen i Förhandsavgörande C-383/99 P 50, där registrering för varumärket BABY-DRY för blöjor godtogs. 51 Då syftet med blöjor är att hålla bebisar torra, ansåg förstainstansrätten att BABY-DRY endast beskrev varans ändamål/funktion och således saknades särskiljningsförmåga. 52 Men EGD var av en annan uppfattning: Initialt slog domstolen fast att syftet med förbudet mot registrering av enbart deskriptiva märken är att benämningar som inte avviker från det typiska sättet att beskriva en vara inte kan uppfylla funktionen att ange ett kommersiellt ursprung; de saknar erforderlig särskiljningsförmåga. 53 Domstolen menade emellertid att graden av deskriptivitet inte kunde avgöras endast utifrån varje ords separata betydelse utan också i relation till den helhet sammansatta ord bildar. 54 Frågan domstolen ställde sig för att avgöra målet var om ordkombinationen BABY-DRY var ett normalt sätt att beskriva blöjor eller dess funktion. 55 Denna fråga besvarades nekande och ordsammansättningen ansågs således besitta erforderlig särskiljningsförmåga för registrering som gemenskapsvarumärke. 56 Ett annat rättsfall, som enligt doktrin tycks utgöra ett skolexempel på suggestiva varumärken är RÅ 1974:21. 57 I målet hade Svenska Tobaks Aktiebolaget ansökt hos PRV om att registrera SMOKELESS för snus, men fått avslag då myndigheten menade att beteckningen var beskaffenhetsangivande för varuslaget ifråga. En enig regeringsrätt hävdade istället att hinder saknades då beteckningen i detta sammanhang endast kunde uppfattas som suggestivt. Ett mål där utgången blev den motsatta är PBR 07-351. Advokatbyrån Baker & McKenzie hade sökt registrering för märket GLOBAL BUSINESS. LOCAL LAW avseende bland annat juridiska tjänster och kontorsförnödenheter (undantaget möbler). Sökanden menade att märket på sin höjd var suggestivt och därtill inarbetat 58 varför erforderlig särskiljningsförmåga enligt 49 SOU 1958:10 s. 272 50 Även RÅ 2003 not 98, härefter BABY-DRY-målet 51 Levin, I s. 400 52 BABY-DRY-målet art. 7 53 BABY-DRY-målet art. 37 54 BABY-DRY-målet art. 40 55 BABY-DRY-målet art. 42, även RÅ 2003 not 198 s. 804-805 56 BABY-DRY-målet art 44. 57 Omskrivet bl. a. i Levin, I s. 403, Bernitz, I s. 223 och Holmqvist, I s. 259 58 Läs mer om förvärvad särskiljningsförmåga under kap. 2.4.1 14

dem var uppnådd. Patentbesvärsrätten 59 menade att ordkombinationen förvisso inte var direkt beskrivande för de avsedda tjänsterna, men däremot en reklamfras med ett allmänt hållet budskap som målgruppen hade anledning att uppfatta som ett erbjudande om en tjänst som underlättar när en klient bedriver världsomspännande verksamhet och behöver rådgivning avseende lagstiftningen i diverse olika länder. De uppgifter som lämnats om användningen av märket ansågs inte heller styrka att ordföljden numera uppfattades som ett kännetecken i omsättningskretsen. Inte heller med disclaimer för orden BUSINESS och LAW kunde en enhällig besvärsrätt anse att ordmärket var tillräckligt distinktivt för att registrering skulle kunna beviljas. Min slutsats måste bli att i detta, men ej i BABY-DRY-målet, utgjorde den sökta ordkombinationen ett mer naturligt sätt att beskriva varorna/tjänsterna som var bärare av märket. Av våra förarbeten framgår att dessa regler finns av två anledningar, eller motivkomplex som de också benämns. 60 I doktrin går åsikterna isär huruvida dessa endast ska ses som motiveringar för distinktivitetskravet eller som två skilda kriterier vilka måste vara uppfyllda för att ensamrätt skall kunna beviljas. 61 Första kriteriet/motiveringen innebär att alltför enkla figurer, avbildningar samt beskrivande eller rent generiska ord inte i och för sig kan fullgöra varumärkets uppgift att individualisera en näringsidkares varor och skilja dem från andras. Med andra ord uttryckt är inte alla beteckningar ägnade att av kundkretsen uppfattas som ett individualiseringsmedel. Kriterium/motivering nummer två säger att det inte är riktigt att en aktör får ensamrätt till dessa enkla figurer, avbildningar samt beskrivande/generiska ord. Övriga aktörer på marknaden skulle av en sådan ensamrätt få sin frihet att i reklam och försäljning avbilda den egna varan eller beskriva den otillbörligen beskuren. 62 För uppfattningen att dessa stadganden endast ska ses som motiveringar kan anföras att motivuttalandena inte utvecklar eller förklarar dessa mer än vad som görs här ovan. Fokus ligger istället på 13 1 st andra meningen, där det exemplifieras när ett märke ska anses vara 59 Härefter PBR 60 SOU 1958:10 s. 269 61 Jfr Pehrson JT 1999-00 s. 701 resp. Holmqvist NIR 1992 s. 8 62 SOU 1958:10 s. 269 15

utan särskiljningsförmåga. 63 Å andra sidan framgår det med all tydlighet av förarbeten att båda dessa prövningar, var för sig måste vara uppfyllda för att särskiljningsförmåga skall föreligga och ensamrätt kunna beviljas. 64 Som läsaren känner till saknar gemenskapsrätten någon lättillgänglig och djuplodande källa såsom våra förarbeten, men ur flera av de rättsfall jag läst har även EGD laborerat med identiska kriterier. 65 Jag väljer därför att här betrakta motiveringarna som kriterier och kommer att utveckla dessa i var sitt underkapitel nedan. Härefter benämns det första kriteriet som Förmågan att ange ett kommersiellt ursprung och det andra prövningen av Frihållningsbehovet. Det helt korrekta vore egentligen att använda den något längre benämningen Frånvaron av ett frihållningsbehov. 2.2 Förmågan att ange ett kommersiellt ursprung Detta kriterium kan sägas ligga i varumärkets natur och torde även kunna beskrivas som ett av varumärkets främsta syften. 66 Ordmärken kan sägas uppfylla detta kriterium om det har egennamnskaraktär i förhållande till de varor som de är ägnade att särskilja. Ett varumärkes inneboende egennamnskaraktär definieras av Holmqvist som den semantiska relationen mellan märkesordet och varuslagsbeteckningen. 68 Med andra ord uttryckt måste ordets primärbetydelse ligga tillräckligt långt ifrån varubeteckningens primärbetydelse för att varumärket ska kunna framstå som ett egennamn och därmed uppfattas som individualiserande. 69 Bedömningen av ett ordmärkes särskiljningsförmåga är därför intimt kopplad till det eller de varuslag som märket ifråga skall beteckna. För att en registreringsmyndighet ska kunna göra denna bedömning räcker det alltså inte med att känna till varumärket, vad som är varubeteckningens primärbetydelse är av lika stor vikt för bedömningen. Detta faktum återspeglas i 16 och 17 VML, av vilka det framgår att en registrering gäller för en eller flera klasser av varor och att det ankommer på sökanden att uppge för vilka klasser som registrering söks. Av lagtexten framgår också att PRV fastställer denna klassindelning, men i praktiken använder de sig av ett internationellt 67 63 SOU 1958:10 s. 270, Prop 1960:167 s. 93 64 SOU 1958:10 s 270, 65 Exempelvis LITE-målet art. 16 och 17, CHIEMSEE-målet art. 25 och 46 66 Exempelvis Levin, I s. 399, SOU 2001:26 s. 147 och 10 st i preambeln till VMD 67 Holmqvist, I s. 112 68 Holmqvist, I s. 113 69 Holmqvist, I s. 112-113 16

klassificeringssystem utarbetat av WIPO (World Intellectual Property Organisation). 70 Situationen kan naturligtvis uppkomma att registrering söks för flera klasser men att registrering endast är möjligt för några av de söka klasserna. Detta är i princip grund för avslag på hela ansökan, men stryks de icke registrerbara varuslagen anses märket registrerbart för resterande varuslag. Denna justering kan göras på sökandens begäran, VML 21. Men hur bedöms den semantiska skillnaden mellan märkesordet och varuslagsbeteckningen? Och när har ett märke tillräcklig egennamnskaraktär? För att kunna besvara dessa frågor på ett pedagogiskt och överskådligt vis kommer här en kategorisering av olika ordmärken att göras. Den terminologi jag här använder mig av är Holmqvists, men påminner starkt om den som finns i förarbeten till VML. I sistnämnda görs dock inte uppdelningen med samma eftertanke, konsekvens och stringens. 71 Starkast egennamnskaraktär har de beteckningar som inte ens ger en antydan om vilka produkter de anger eller vilka egenskaper produkterna i fråga bär. Dessa kallas härefter associationsfria varumärken. 72 Nybildade ord kvalificerar sig inte per automatik i denna grupp eftersom ordet kan utgöra en generisk beteckning, exempelvis (men inte nödvändigtvis) för en helt ny produkt. 73 Därefter kommer de suggestiva, och lagstiftarens definition på dessa har läsaren redan tagit del av. Även Holmqvist menar att dessa enbart antyder varans beskaffenhet eller användning. 74 Om ordmärket istället för att antyda de facto anger dessa egenskaper är ordmärket att betrakta som deskriptivt. 75 Vidare finns icke-varumärket, d.v.s. när det inte föreligger någon semantisk skillnad mellan märkesordet och varuslagsbeteckningen, vilket definieras som den generiska beteckningen. Då ingen skillnad finns mellan varuslaget och de varor som betecknas saknar de generiska beteckningarna helt egennamnskaraktär. 77 76 70 Levin, Praktisk Varumärkesrätt s. 26 71 Se SOU 1958:10 s. 270-272 72 Holmqvist, I s. 108 73 Holmqvist, I s. 75 och SOU 1958:10 s. 271 74 Holmqvist, I s. 107 75 Holmqvist, I s. 107 76 Holmqvist, I s. 86 77 Holmqvist, I s. 92 17

Holmqvist konkretiserar denna indelning med en tabell vilken visar i vilken av ovan nämnda kategorier ett märkesord hamnar, beroende på vilket varuslag de anger. Nedan följer några exempel hämtade därur: 78 Märkesord /Appelativ Generisk beteckning Deskriptivitet Suggestivitet Associationsfrihet BALANS Balans Vågar Läkemedel Tändstickor CITRON Citron Smakmedel, läskedryck Fruktpressar Datorer HALS Hals Halstabletter Slipsar Blåsinstrument MELLANMÅL Mellanmål Chocklad, Kex Matserviser Måttband SKOG Skog Trävirke Motorsågar, Papper Speglar Tabellen visar med all tydlighet att ett ordmärkes särskiljningsförmåga är helt beroende av vilka produkter som ordmärket skall användas på. 79 Exempelvis skulle ordmärket APPLE vara generiskt för äpplen, deskriptivt för en dryck med äppelsmak och suggestivt för en äppelskalare. För datorer och annan teknisk utrustning är däremot ordmärket tveklöst en associationsfri beteckning. Graden av distinktivitet går från ingen alls för de generiska beteckningarna till mycket hög för de associationsfria. Detta ger oss att en viss grad av distinktivitet finns redan i den deskriptiva spalten, även om det är ordets deskriptiva innehåll som dominerar intrycket. Holmqvist menar därför att undantaget de generiska beteckningarna är övriga kategorier i princip ägnade att uppfattas som varumärken. 80 78 Holmqvist, I s. 99-100 79 Holmqvist, I s. 101 80 Holmqvist, I s. 109 18

Från administrativ praxis kan hämtas exempel på när registreringsansökningar avslagits för att sökandens varumärke saknar känneteckenskaraktär. I RÅ 1971 H 27 hade registrering sökts för BORRHACKAN avseende redskap för plantering. Varumärkesbyrån konstaterade att ordet, som konstruerats av sökanden framträdde endast som en beskrivande beteckning och således avslogs ansökan. Oavsett hur ord dissekeras och kategoriseras är det dock oundvikligt att det slutligen blir frågan om en subjektiv bedömning. 81 I tabellen ovan har pedagogiska exempel valts, men i praktiken kan gränsdragningen ofta vara mycket svår att göra. Holmqvist lyfter fram den viktiga gränsdragningen mellan generiska beteckningar och deskriptiva ordmärken med mycket ringa distinktivitet och menar att denna gränsdragning är särskilt svår. 82 Den uppmärksamme läsaren frågar sig kanske varför denna gränsdragning är av intresse, en beteckning måste ju vara suggestiv för att uppnå registrerbarhet? Svaret finns i de två följande kapitlen, kort kan sägas att denna distinktion enligt Holmqvist är nödvändig när ställning kan tas till om särskiljningsförmåga kan förvärvas för beteckningen i fråga. 2.3 Frihållningsbehovet Vi har nu lärt oss något om vad det innebär att besitta förmågan att ange ett kommersiellt ursprung. Men detta kriterium är inte det enda som lagstiftningen ställer på beteckningar som någon vill inneha en ensamrätt till. Som konstaterats ovan vill lagstiftaren förhindra ensamrätt till ett varumärke om konkurrenternas frihet att lojalt avbilda, beskriva eller eljest reklamera för sina varor blir otillbörligen beskuren. 83 Varumärkesrätten gör det möjligt att under vissa förutsättningar undanta ord hämtade ur språkets existerande ordförråd från att vara allmänt tillgängligt för andra näringsidkare och istället låta en aktör besitta en ensamrätt till ordet i fråga. 84 Holmqvist menar därför att i själva verket är frihållningsbehov huvudregeln och beviljandet av ensamrätt undantag. 85 Som redan redogjorts utvecklar inte lagstiftaren hur prövningen av frihållningsbehovet skall göras. Att notera är att begreppet frihållningsbehov inte ens är en terminologi lagstiftaren använder. 86 Holmqvist, den författare som skrivit mest 81 Holmqvist, I s. 107 82 Holmqvist, I s. 114 83 SOU 1958:10 s. 269 84 Holmqvist, I s. 116 85 Holmqvist, I s. 114 86 Holmqvist I s. 114 19

om saken i svensk doktrin, menar att termen kommit till och används just för att den är så nödvändig. 87 Begreppet frihållningsbehov används inte bara doktrin, även i praxis hänvisas mer eller mindre uttryckligen till frihållningsbehovet. I redan nämnda LITE-målet stod både frihållningsbehovet och förmågan att ange ett kommersiellt ursprung i centrum efter att en aktör sökt, men inte beviljats ensamrätt för ordmärket LITE. Målet komplicerades av att sökanden i den första överklagandeinstansen får avslag endast p.g.a. att märket liknar den deskriptiva beteckningen LIGHT i alltför stor grad. I besvärsinstansen betonades emellertid vikten av att hålla beteckningen fri för andra, varför sökanden inte ansåg sig ha beretts tillfälle att bemöta dessa synpunkter. 88 Domstolen slår därför fast att det räcker med att ett av kriterierna brister för att en registrering skall ogillas och att märket därför saknade särskiljningsförmåga. 89 P.g.a. den procesuella fadäsen nöjer sig därför domstolen med att nämna det faktum att LITE till uttalet var identiskt med LIGHT, vilket ansågs vara en term som ofta användes i kommersiella sammanhang för att ange en viss kvalité på en vara. 90 Utan detta klavertramp är min gissning att frihållningsbehovet fått betydligt större utrymme i domen. Ur svensk administrativ praxis är målet PBR 99-028 91, i vilket Cloetta AB ansåg att märkesordet KEXCHOKLAD hade förvärvad särskiljningsförmåga av intresse. Patentbesvärsrätten kom fram till att åberopad bevisning inte på ett tillfredställande sätt visade att märkesordet betraktades enbart som ett varumärke hos den köpande allmänheten. Då det inte styrkts att märkesordet inte förlorat sin beskaffenhetsgivande innebörd konstaterades att den behövde hållas fri för envar. 92 Om bedömningen av ett potentiellt varumärkes förmåga att fungera som egennamn kan sägas besvara huruvida ett ord möjligen kan utgöra ett varumärke besvarar alltså prövningen av frihållningsbehovet lämpligheten i att någon får ensamrätt till beteckningen i fråga. Vidare menar Holmqvist att denna prövning underlättar den kritiska gränsdragningen mellan deskriptiva ord med ringa distinktivitet och de generiska beteckningarna. 93 Denna åtskillnad 87 Holmqvist, I s. 115 88 LITE-målet art. 4, 7 och 11 89 LITE-målet art. 39 & 40 90 LITE-målet art. 33 & 35 91 Även refererat i NIR 2000 s. 484 92 NIR 2000 s. 487 93 Holmqvist, I s. 114 20