IMK 2014 Design- och känneteckensrä7. Stojan Arnerstål (IMK) Astrid Johnsson (Brann) Erik Ficks (Roschier)

Transkript

1 IMK 2014 Design- och känneteckensrä7 Stojan Arnerstål (IMK) Astrid Johnsson (Brann) Erik Ficks (Roschier)

2 IMK 4 december 2014 Känneteckens- och designrätten

3 C-345/13 Karen Millen 19/ Karen Millen Fashion Ltd, UK, designade dels randiga skjortor, en blå och en brun version, dels en svart stickad tröja och började sälja dessa inom EU 2005 Dunnes Stores, Irland, köpte dessa, kopierade och började sälja dessa kopior 2006 Karen Millen väckte talan 2007 vid High Court, Irland, och yrkade förbud och skadestånd High Court fann i dom 2008 att Dunnes hade gjort intrång i Karen Millens ensamrätt till de oregistrerade gemenskapsformgivningarna för aktuella plagg enligt förordningen om gemenskapsformgivning 6/2002

4

5

6 Dunnes överklagade till irländska Supreme Court och anförde att Karen Millen plaggen inte uppvisade särprägel samt att Karen Millen inte uppfyllt sin bevisbörda om särprägel Dunnes menade att man ska göra bedömningen av särprägel utifrån det helhetsintryck en kunnig betraktare ges av en kombination av enskilda beståndsdelar som kommer från flera äldre formgivningar Beaktandeskäl 14 till förordningen existing design corpus den samlade mängden av redan befintliga formgivningar

7 Frågor till EU domstolen: 1) Vid bedömningen av särprägel, ska det helhetsintryck formgivningen ger en kunnig användare bedömas utifrån en eller flera äldre formgivningar, bedömda separat, eller en kombination, en sammansmältning av olika beståndsdelar från flera äldre formgivningar? Svar: Art.6 i förordningen skall tolkas så att särprägel ska bedömas utifrån det helhetsintryck en kunnig användare ges av en eller flera formgivningar, bedömda separat och som helhet

8 Hänvisning bl a till PepsiCo målet om formgivningen av pogs, C-281/10 Individualiserade och bestämda formgivningar och inte en samling specifika beståndsdelar eller delar av äldre formgivning

9 2) Räcker det att en innehavare av en oregistrerad gemenskapsformgivning enbart anger vad som utgör formgivningens särprägel, eller är innehavaren skyldig att bevisa att formgivningen är särpräglad enligt art.6 i förordningen? Svar: Art.85 (2) i förordningen ska tolkas så att för att en domstol ska betrakta en oregistrerad gemenskapsformgivning som giltig räcker det att innehavaren anger vad som utgör formgivningens särprägel, d v s den eller de beståndsdelar som enligt innehavaren gör den särpräglad

10 Art.85 (2) förordningen är en giltighetspresumtion Jämför presumtionen för en registrerad gemenskapsformgivning, ej materiellt granskad Käranden har bevisbördan för att man äger formgivningen och när den först offentliggjordes inom EU Skulle motverka syftet med det oregistrerade gemenskapsformgivningsskyddet att förenkla och påskynda Skulle göra att svarandens möjlighet att ifrågasätta den presumerade giltigheten genom bestridande eller genkäromål skulle förlora betydelse Supreme Court dom den 21 juli 2014

11 It don t matter if you re black and white?

12 Specsavers målet Sobieraj målet Konvergensprogrammet beträffande svart/vita märken

13 C-252/12 Specsavers 18/6 2013

14 Specsavers förlorade 2010 i första instans vid High Court of Justice Denna domstol fann dels att Asda inte gjort intrång i Specsavers gemenskapsvarumärken, dels upphävdes den ordlösa logotypen på grund av att detta märke inte ansågs ha varit i bruk Specsaver överklagade till Court of Appeal vilken 2012 delvis biföll Specsavers talan beträffande ordmärket och ord- och figurmärken Beträffande frågor om intrång i och giltighet av ordlösa figurmärket, hänsköts frågor till EU domstolen

15 En fråga relaterad till frågan om registrering i svart/vitt vs färger, nämligen När ett gemenskapsvarumärke inte har registrerats i färg men innehavaren i omfattande utsträckning har använt det i en viss färg eller kombination av färger på så sätt att varumärket av en väsentlig del av omsättningskretsen (i en del, men inte i hela gemenskapen) associeras med denna färg eller kombination av färger, är den färg eller de färger som tredje part använder för ett kännetecken relevanta vid helhetsbedömningen av 1) risk för förväxling art.9.1 b CTMR eller 2) otillbörlig fördel art.9.1 c CTMR? Om så är fallet på vilket sätt? Svar: Ja, den färg eller de färger som en tredje part använder för ett kännetecken som påstås vara till förfång för detta varumärke är relevanta vid helhetsbedömningen av huruvida det föreligger en risk för förväxling eller otillbörlig fördel

16 Parterna förliktes i intrångsfrågan Den 15 oktober 2014 meddelade Court of Appeal dom och, med ändring av High Court domen, beslöt att användning av Specsavers märket med orden SPECSAVERS får tillgodoräknas även det ordlösa, svart/vita märket Beträffande skyddsomfånget för det sv/vita märket anges It is registered without any colour limitation and so is registered in respect of all colours, as the court explained in Phones 4u Ltd v Phone 4u.co.uk Internet Ltd 2006

17 T 623/ 11 Sobieraj målet 9/4 2014

18

19 Pico Food GmbH: Det följer av avgöranden från Tribunalen att om ett märke är registrerat i svart och vitt täcker det alla färgkombinationer som kan finnas i den grafiska återgivningen Tribunalen it is necessary to reject the applicant s arguments that the registration of a mark in black and white covers all colour combinations which are enclosed within the graphic representation and that therefore the applicant can claim protection for any combination of vertical stripes consisting of white and colour stripes, regarding whether the colour stripes are black, orange or yellow Att ett märke är registrerat i specifik färg eller, motsatsvis, inte registrerat i viss färg kan inte ses som något som konsumenter kan helt bortse ifrån

20 Pico hänvisat till T 418/07 LIBRO där det anges att skyddet för ett tidigare märke vilket inte anger en specifik färg kan utsträckas till kombinationer av färger Tribunalen: Detta syftar på ett utökat skydd p g a användning av ett märke i en speciell färg eller färgkombinationer, jmfr Specsavers domen Således gjordes en jämförelse mellan märkena i fråga utifrån att en visuell skillnad är att det sökta märket är utfört i färgerna vitt, svart och gult P g a detta och andra skillnader mellan märkena ifråga befanns inte risk för förväxling föreligga, oaktat varuslagsidentitet

21 Konvergensprogrammet; sv/vita märken vs färg 15/ Ingen ändring av nationell praxis i Sverige, Norge och Danmark, dvs dessa länder har opt out Hänvisning till kommentarer i SOU 1958:10 Registrering medför sålunda, att märkesskyddet omfattar märket i envar färg eller färgkombination, såvida icke skyddet är uttryckligen inskränkt till blott viss eller vissa färger Kommer ändå ändring p g a EU praxis såsom Sobieraj målet?

22 What you see is what you get Kommer att ha betydelse i tre sammanhang: 1) Prioritet och senioritet 2) Relativa hinder 3) Användning

23 Prioritet och senioritet Pariskonventionen Mål C JTL Diffusion ett tecken är identiskt med ett varumärke när det utan vare sig ändringar eller tillägg efterbildar samtliga beståndsdelar av varumärket, eller när det innehåller avvikelser som vid en helhetsbedömning är så obetydliga att de kan undgå genomsnittskonsumenternas blick Samma bedömning för senioritet mål T 103/11 Justing och T 378/11 Medinet I regel endast sådana skillnader som en genomsnittskonsument kan upptäcka om märken jämförs sida vid sida

24

25

26 Relativa hinder Är ett tidigare märke i svart/vitt identiskt med samma märke i färg? Begreppet identitet i artikel 8.1a CTMR (4.1a Direktivet) OHIMs Guideline: It is only under exceptional circumstances that the signs will be considered identical Försumbara och knappt märkbara skillnader Alltså måste man i regel grunda invändning eller hävningstalan på förväxlingsbarhet

27 Användning Art. 15 (1) (a) CTMR och Art. 10 (1) (a) Direktivet Användningen av varumärket i en form som skiljer sig i detaljer vilka inte förändrar märkets särskiljande egenskaper så som det registrerats Mål T 152/11 MAD 24 maj 2012

28 Förändring av färg i regel inte förändring av särskiljande egenskaper om: Ord- och figurelementen sammanfaller och är de viktigaste beståndsdelarna Färgkontrasterna samma Färg eller färgkombinationer inte i sig en särskiljande egenskap Färg är inte någon huvudbeståndsdel i märkets allmänna särskiljningsförmåga

29 Tack! Astrid Johnsson Jur kand, Partner BRANN AB Tel

30 Översikt Vad som kan skyddas och bevisning om inarbetad särskiljningsförmåga C- 217/13 & C- 218/13 (Oberbank) Verkställande av skydd genom straff B (SKF) Upphörande av skydd p.g.a. tappad särskiljningsförmåga/ ursprungsfunklon (generiskt) C- 409/12 (Kornspitz) W/ /1

31 Oberbank vad behöver du veta? Färgvarumärken kan registreras men då ursprunglig särskiljningsförmåga osa saknas måste inarbetad särskiljningsförmåga bevisas Värderingen av bevisning om inarbetad särskiljningsförmåga görs på nalonell nivå för alla olika typer av varumärken det finns inga hinder mot au kräva in t.ex. marknads- undersökningar, men prövningen av färgvarumärken får inte skilja sig åt från den vanliga prövningen för andra typer av varumärken Vem som har bevisbördan är dock harmoniserat inom EU som en del av den materiella varumärkesräuen (oavseu nalonella processuella regler för ogillghetstalan) bevisbördan för inarbetad särskiljningsförmågan har varumärkesinnehavaren Vad som ska bevisas i ogillghetstalan är au inarbetad särskiljningsförmåga förelåg vid Jdpunkten för ansökan (om inte annan Ldpunkt valts vid implementeringen) även senare producerat material kan dock användas för au bevisa deua W/ /1

32 Oberbank för den vetgirige Varumärkesregistrering för färgen röd (HKS 13) i Tyskland (sedan 2007, men använd sedan 1960/70- talet) föremål för ogillghetstalan W/ /1

33 Oberbank för den vetgirige Art. 3.3 i VarumärkesdirekLvet: EU varumärke ska inte vägras registrering eller ogillgförklaras med stöd av punkt 1 b, c eller d, om det före Ldpunkten för registreringsansökan och som en följd av det bruk som har gjorts av det har förvärvat särskiljningsförmåga. [En medlemsstat får dessutom besluta au denna bestämmelse ska gälla även då särskiljningsförmågan har förvärvats emer Ldpunkten för registreringsansökan eller Ldpunkten för registreringen.] Före registrering valts som Ldpunkten vid implementeringen i Tyskland, men i praklken bedömning vid Ldpunkten för ansökan Tysk domstol ansåg därför au Tyskland inte utnyujat valmöjligheten i andra meningen i Art 3.3

34 Oberbank för den vetgirige Sverige (1:5 st. 3 VML): Vid bedömningen av om en varukännetecken har särskiljningsförmåga ska hänsyn tas Jll an det kan förvärva förmågan genom användning. Inget anges om den relevanta Ldpunkten Prop. 2009/10:225: Det införs inte någon regel i den nya varumärkeslagen om au hänsyn endast ska tas Lll den användning som har ägt rum före det au ansökan om registrering gavs in. En marknadsundersökning återspeglar ju normalt förhållandena vid den Ldpunkt då den genomförs. En undersökning som görs först eser det au ansökan ges in kan därför komma au få eu begränsat bevisvärde. Ansökningen kan alltså i sådana situaloner komma au avslås. Dessa förhållanden kan komma au medföra au sökandena i större utsträckning än i dag kan behöva, eller anse sig behöva, genomföra marknadsundersökningar redan innan ansökan ges in. DeUa kan i sin tur innebära au kostnaderna för au ansöka om varumärkes- registrering i vissa fall blir högre och riskerar också au medföra au ansökningsförfarandet upplevs som mer oförutsebart och krångligare.

35 Oberbank för den vetgirige HFD (mål nr ), 5 maj 2014: PT meddelandes inte, PBR:s beslut stod därmed fast PBR: Ordvarumärket TAXI STOCKHOLM upphävdes Enligt fast praxis har användning som skeu eser ansökningsdagen beaktats vid bedömningen av eu märkes särskiljningsförmåga. Av förarbetena Lll varumärkeslagen framgår au det inte fanns skäl au genom lagslsning ändra på denna praxis (prop. 2009/10:225, s 159 ff). Flera marknadsundersökningar från olika Ldpunkter åberopades i målet. Vid en samlad bedömning finner [PBR] au [varumärkesinnehavaren] inte visat au ordmärket TAXI STOCKHOLM genom användning har förvärvat erforderlig särskiljningsförmåga. Registreringen avseende ordmärket TAXI STOCKHOLM ska därför upphävas.

36 SKF vad behöver du veta? Varumärkesintrång är inte eu artbrou därför krävs det au straffvärdet är tolv månaders fängelse eller mer för au någon skall kunna dömas Lll fängelsestraff för handel med piratkopior (eller au gärningsmannen Ldigare dömts för brou) W/ /1

37 SKF för den vetgirige Företrädare för Transmissionsteamet i Stockholm AB importerade, lagrade och sålde piratkopior av SKF:s kullager OmfaUande lager av piratkopior säkrat vid Lllslag av polisen Påföljd: Förutom skadestånd och näringsförbud: TingsräUen: Fängelse i 1 år HovräUen: Villkorig dom och dagsböter motsvarande straffvärde på 4 månader HD: Villkorig dom och (högre) dagsböter motsvarande straffvärde på 8 månader Artbegreppet förbehålls brou som bör ge fängelse av allmänprevenlva skäl (jfr. allmänprevenlva hänsynen vid fildelning fängelse i The Pirate Bay!)

38 SKF för den vetgirige HD: Faktorer au väga in vid bedömningen av straffvärdet Inga särskilda faktorer nämns i VML för bedömning av hur allvarligt eu intrång är men slutsats au det primära skyddsintresset är varumärkesinnehavarens räu au bestämma över användningen av siu varumärke I deua särskilda fall: BroUsligheten har inneburit en risk för tredjemansskada Verksamheten har varit av tämligen stor omfauning (även om den i förhållande Lll SKF:s totala verksamhet varit försumbar) BroUsligheten har skeu med (likgillghets- )uppsåt BroUsligheten har skeu i vinstsyse Jfr. Svea HovR om artbrou för fildelning: AU upphovsräusintrång genom illegal fildelning är eu samhällsproblem som på senare år spriu sig likt en löpeld framstår enligt hovräuen i det närmaste som eu allmänt känt faktum.

39 Kornspitz vad behöver du veta? I den mån varumärke vänder sig mot både slutanvändare och mellanled är det Lllräckligt för ogillghet au slutanvändare anser au märket blivit generiskt för produkten ( allmän beteckning) au mellanled känner Lll existensen av varumärkesskyddet ändrar inte på deua Relevant passivitet kan bestå i au varumärkesinnehavaren inte är Lllräckligt vaksam för au bevara märkets särskiljningsförmåga (ursprungsfunklon) t.ex. inte tar inilalv au uppmana mellanled au använda varumärket mer i marknadsföringen mot slutanvändare Utan betydelse för ogillghetsbedömningen om det finns andra namn för produkten som märket har blivit den allmänna beteckningen för W/ /1

40 Kornspitz för den vetgirige Varumärkesinnehavaren Lllhandahöll bakmix Lll slutprodukten åt (huvudsakligen) bagerier ogillghetstalan av varumärkesregistrering för slutprodukten (inte bakmixen) inleddes av konkurrent W/ /1

41 TACK FÖR ER UPPMÄRKSAMHET!