RIKTLINJER FÖR GRANSKNING AV GEMENSKAPSVARUMÄRKEN VID KONTORET FÖR HARMONISERING INOM DEN INRE MARKNADEN (VARUMÄRKEN OCH MÖNSTER) DEL C INVÄNDNING AVSNITT 4 RÄTTIGHETER ENLIGT ARTIKEL 8.4 I CTMR Riktlinjer för prövning vid kontoret, del C, Invändning Sidan 1
Innehållsförteckning 1 Inledning... 5 2 Strukturen för artikel 8.4 i CTMR... 5 3 Villkor i artikel 8.4 i CTMR... 7 3.1 Direkt rättighet för den som framställer en invändning... 7 3.2 Typer av rättigheter som omfattas av artikel 8.4 i CTMR... 8 3.2.1 Inledning... 8 3.2.2 Icke-registrerade varumärken... 8 3.2.3 Andra affärsbeteckningar... 9 3.2.4 Geografiska beteckningar... 12 3.3 Krav på användning... 18 3.3.1 Nationella normer... 18 3.3.2 Europeiska normer användning i näringsverksamhet i mer än lokal omfattning... 18 3.4 Äldre rättighet... 27 3.5 Skyddets omfattning... 28 4 Bevis och beviskrav... 28 TABELL ÖVER NATIONELLA RÄTTIGHETER SOM UTGÖR ÄLDRE RÄTTIGHETER I DEN MENING SOM AVSES I ARTIKEL 8.4 I CTMR... 32 1 Benelux... 34 1.1 Icke-registrerat varumärke... 34 1.2 Annat tecken som används i näringsverksamhet... 34 1.2.1 Belgien 34 1.2.2 Luxemburg... 34 1.2.3 Nederländerna... 35 2 Bulgarien... 35 2.1 Icke-registrerat varumärke... 35 2.2 Annat tecken som används i näringsverksamhet... 36 3 Tjeckien... 36 3.1 Icke-registrerat varumärke... 36 3.2 Annat tecken som används i näringsverksamhet... 37 4 Danmark... 37 4.1 Icke-registrerat varumärke... 37 4.2 Annat tecken som används i näringsverksamhet... 38 5 Tyskland... 38 Riktlinjer för prövning vid kontoret, del C, Invändning Sidan 2
5.1 Icke-registrerat varumärke... 38 5.2 Annat tecken som används i näringsverksamhet... 39 6 Estland... 40 6.1 Icke-registrerat varumärke... 40 6.2 Annat tecken som används i näringsverksamhet... 40 7 Irland... 41 7.1 Icke-registrerat varumärke... 41 7.2 Annat tecken som används i näringsverksamhet... 42 8 Grekland... 42 8.1 Icke-registrerat varumärke... 42 8.2 Annat tecken som används i näringsverksamhet... 43 9 Spanien... 44 9.1 Icke-registrerat varumärke... 44 9.2 Annat tecken som används i näringsverksamhet... 44 10 Frankrike... 45 10.1 Icke-registrerat varumärke... 45 10.2 Annat tecken som används i näringsverksamhet... 45 11 Kroatien... 47 11.1 Icke-registrerat varumärke... 47 11.2 Annat tecken som används i näringsverksamhet... 47 12 Italien... 48 12.1 Icke-registrerat varumärke... 48 12.2 Annat tecken som används i näringsverksamhet... 48 13 Cypern... 49 13.1 Icke-registrerat varumärke... 49 14 Lettland... 49 14.1 Icke-registrerat varumärke... 49 14.2 Annat tecken som används i näringsverksamhet... 49 15 Litauen... 50 15.1 Icke-registrerat varumärke... 50 15.2 Annat tecken som används i näringsverksamhet... 50 16 Ungern... 50 16.1 Icke-registrerat varumärke... 50 Riktlinjer för prövning vid kontoret, del C, Invändning Sidan 3
17 Malta... 51 17.1 Icke-registrerat varumärke... 51 17.2 Annat tecken som används i näringsverksamhet... 51 18 Österrike... 52 18.1 Icke-registrerat varumärke... 52 18.2 Annat tecken som används i näringsverksamhet... 52 19 Polen... 53 19.1 Icke-registrerat varumärke... 53 19.2 Annat tecken som används i näringsverksamhet... 54 20 Portugal... 54 20.1 Icke-registrerat varumärke... 54 20.2 Annat tecken som används i näringsverksamhet... 56 21 Rumänien... 56 21.1 Icke-registrerat varumärke... 56 21.2 Annat tecken som används i näringsverksamhet... 57 22 Slovenien... 57 22.1 Icke-registrerat varumärke... 57 22.2 Annat tecken som används i näringsverksamhet... 57 23 Slovakien... 58 23.1 Icke-registrerat varumärke... 58 23.2 Annat tecken som används i näringsverksamhet... 58 24 Finland... 59 24.1 Icke-registrerat varumärke... 59 24.2 Annat tecken som används i näringsverksamhet... 59 25 Sverige... 60 25.1 Icke-registrerat varumärke... 60 25.2 Annat tecken som används i näringsverksamhet... 60 26 Förenade kungariket... 61 26.1 Icke-registrerat varumärke... 61 26.2 Annat tecken som används i näringsverksamhet... 62 Riktlinjer för prövning vid kontoret, del C, Invändning Sidan 4
1 Inledning Förhållandet mellan systemet för gemenskapsvarumärken och nationell lagstiftning utgår från principen om samexistens. Det betyder att systemet för gemenskapsvarumärken och den nationella lagstiftningen existerar och fungerar sida vid sida. Samma tecken kan skyddas av samma innehavare som ett gemenskapsvarumärke och som ett nationellt varumärke i en medlemsstat eller i alla medlemsstater. Principen om samexistens innebär även att giltigheten hos nationella rättigheter och omfattningen av skyddet för dem erkänns aktivt i systemet för gemenskapsvarumärken. När det uppstår konflikter mellan gemenskapsvarumärken och nationella varumärken eller andra nationella rättigheter finns det ingen hierarki som avgör att ett system har företräde framför ett annat. I stället ska prioritetsprincipen tillämpas på sådana konflikter. Om de respektive kraven är uppfyllda kan äldre nationella varumärken eller andra äldre nationella rättigheter förhindra registrering av eller upphäva ett nyare gemenskapsvarumärke. Genom varumärkesdirektivet och dess tillämpning har lagarna om registrerade varumärken harmoniserats men det har inte gjorts någon sådan EU-omfattande harmonisering av icke-registrerade varumärken eller av de flesta andra äldre rättigheter med liknande egenskaper. Dessa icke-harmoniserade rättigheter styrs fortfarande helt och hållet genom nationell lagstiftning. De typer av äldre rättigheter som kan ligga till grund för förfaranden hos kontoret anges i följande artiklar i CTMR: Artikel 8.4 i CTMR, där skyddets omfattning vid invändningsförfaranden begränsas till äldre icke-registrerade varumärken och andra tecken som används i näringsverksamhet i mer än bara lokal omfattning. Artikel 53.2 a d i CTMR, som innebär att omfattningen av äldre rättigheter som får åberopas vid ogiltighetsförfaranden utöver dem som anges i artikel 8.4 i CTMR utvidgas även till andra äldre rättigheter, särskilt rätten till namn, rätten till egen bild, upphovsrätt och industriell äganderätt. Artikel 111 i CTMR, som kompletterar uppsättningen av äldre rättigheter som får åberopas i invändningsförfaranden genom att det föreskrivs att rättigheter som gäller lokalt och som därmed inte uppfyller kriteriet om mer än bara lokal omfattning i artikel 8.4 i CTMR, får användas för invändningar mot användningen av ett gemenskapsvarumärke, trots att dessa lokala rättigheter inte kan hindra registreringen av ett sådant gemenskapsvarumärke. I den här delen av Riktlinjerna behandlar vi endast de äldre rättigheter som omfattas av artikel 8.4 i CTMR. 2 Strukturen för artikel 8.4 i CTMR I artikel 8.4 i CTMR anges följande: Efter invändning från innehavaren av ett icke-registrerat varumärke eller av ett annat tecken som används i näringsverksamhet i mer än bara lokal omfattning får det varumärke som ansökan avser inte registreras om Riktlinjer för prövning vid kontoret, del C, Invändning Sidan 5
och i den mån det finns gemenskapslagstiftning eller tillämplig nationell lagstiftning om detta tecken om: a) rätten till tecknet har förvärvats före tidpunkten för ansökan om registrering av gemenskapsvarumärket eller i förekommande fall tidpunkten för den prioritet som åberopas som grund för ansökan om registrering av gemenskapsvarumärket eller, b) tecknet ger innehavaren rätt att förbjuda användning av ett yngre varumärke. Artikel 8.4 i CTMR innebär att, utöver de äldre varumärken som anges i artikel 8.2 i CTMR, får icke-registrerade varumärken och andra tecken som är skyddade på gemenskapsnivå och som används i näringsverksamhet som affärsbeteckningar i mer än bara lokal omfattning, användas som grund för att göra invändningar förutsatt att dessa rättigheter ger innehavaren rätt att förbjuda användning av ett yngre varumärke. Artikel 8.4 i CTMR innehåller ingen uttrycklig eller uttömmande förteckning över de specifika rättigheter som får åberopas enligt denna bestämmelse. I stället anges ett brett spektrum av rättigheter som skulle kunna ligga till grund för en invändning mot en ansökan om gemenskapsvarumärke. Därför kan artikel 8.4 i CTMR betraktas som en övergripande bestämmelse för invändningar som baseras på icke-registrerade varumärken och andra tecken som används i näringsverksamhet. Det finns dock ett antal villkor som begränsar det breda spektrum av äldre rättigheter som kan användas vid invändningsförfaranden enligt artikel 8.4 i CTMR: rättigheterna måste ge innehavaren rätt att utöva dem, de måste ha mer än lokal omfattning, de måste omfattas av ett skydd enligt nationell lag mot användning av det yngre varumärket och rättigheterna måste ha förvärvats innan ansökan om gemenskapsvarumärke lämnats in. Kravet på mer än lokal omfattning syftar till att begränsa antalet möjliga ickeregistrerade rättigheter som kan åberopas för att göra invändningar och på så sätt undvika risken för att systemet för gemenskapsvarumärken ska kollapsa eller lamslås genom att det översvämmas av motstående rättigheter med förhållandevis liten omfattning. Kravet på nationellt skydd anses vara nödvändigt eftersom det är svårt att identifiera icke-registrerade nationella rättigheter och skyddet av dem inte är harmoniserat på EU-nivå. Därför är det bara med nationell lagstiftning om äldre tecken som det går att fastställa omfattningen av deras skydd. Kraven på användning i näringsverksamhet och användning i mer än lokal omfattning ska tolkas inom ramen för gemenskapslagstiftningen (europeisk norm), men den nationella lagstiftningen ska tillämpas när man avgör om en viss rättighet är erkänd och skyddad enligt nationell lag, huruvida innehavaren har rätt att förbjuda användningen av ett yngre varumärke och vilka villkor som ska vara uppfyllda enligt nationell lag för att rätten ska kunna utövas. Denna dualism innebär att kontoret måste tillämpa både de berörda bestämmelserna i CTMR och den nationella lag som omfattar den äldre motstående rättigheten. Denna bestämmelse bildar en länk mellan gemenskapslagstiftningen och den nationella Riktlinjer för prövning vid kontoret, del C, Invändning Sidan 6
lagstiftningen och har därför vissa blandade egenskaper, med tanke på den prövning i två steg som ska göras enligt artikel 8.4 i CTMR. 3 Villkor i artikel 8.4 i CTMR Följande villkor ska vara uppfyllda för att artikel 8.4 i CTMR ska kunna åberopas: a) Invändaren måste vara innehavare av ett icke-registrerat varumärke eller av ett annat tecken som används i näringsverksamhet. b) Varumärket eller tecknet måste användas i mer än lokal omfattning. c) Rättigheterna måste ha förvärvats i enlighet med den nationella lagstiftning som tecknet omfattas av, innan ansökan om gemenskapsvarumärke lämnas in. d) Innehavaren ska ha rätt att förbjuda användningen av ett yngre varumärke enligt den nationella lagstiftning som tecknet omfattas av. 3.1 Direkt rättighet för den som framställer en invändning Rättssystemen i EU-medlemsstaterna innehåller olika möjligheter att förhindra användning av yngre märken på grundval av äldre tecken som används i näringsverksamhet. För att omfattas av artikel 8.4 i CTMR måste den äldre rättigheten dock ligga hos en viss innehavare eller hos en exakt angiven klass av användare som har ett äganderättsliknande inflytande över den, i den bemärkelsen att användaren kan utestänga eller hindra andra från att olagligen använda tecknet. Skälet till detta är att artikel 8.4 i CTMR utgör en relativ grund för att göra invändningar och att invändningar enligt artikel 41.1 c endast får göras av innehavare av äldre varumärken eller tecken som avses i artikel 8.4 i CTMR och av personer som har rätt att utöva dessa rättigheter enligt gällande nationell lagstiftning. Det är med andra ord bara personer som har ett intresse som är direkt erkänt enligt lag som har rätt att göra en invändning i den mening som avses i artikel 8.4 i CTMR. I vissa medlemsstater kan användningen av ett tecken t.ex. förbjudas om den leder till otillbörliga eller vilseledande affärsmetoder. Om den äldre rättigheten i sådana fall saknar äganderättskvaliteter kommer den inte att omfattas av artikel 8.4 i CTMR. Det spelar ingen roll om dessa tecken är skyddade mot vilseledande eller otillbörlig användning enligt varumärkeslagstiftningen, lagen om orättvis konkurrens eller några andra bestämmelser. Ett exempel på detta är den tyska förordningen om användning av den geografiska beteckningen Solingen för vissa varor (saxar, knivar m.m.). Denna lag är inte en tillräcklig grund för en invändning enligt artikel 8.4 eftersom det berörda tecknet inte har äganderättskvalitet och därför är mer allmänt. Äldre rättighet Ärendenr A.O. CUBA R 0051/2007-4 Om den nationella rätten inte tilldelar en juridisk enhet (oavsett om den är offentlig eller privat) en subjektiv rätt att förbjuda användningen av ett yngre varumärke är kravet på äganderätt inte uppfyllt. Överklagandenämnden konstaterade att den spanska lagen om genomförande av det bilaterala avtalet mellan Spanien och Kuba om skydd av ursprungsbeteckningen Cuba inte var tillräcklig för att tilldela en sådan objektiv rätt (punkter 23 27). Riktlinjer för prövning vid kontoret, del C, Invändning Sidan 7
Vid sin bedömning av äganderätten till ett tecken som används i näringsverksamhet ska kontoret särskilt undersöka om invändaren har förvärvat rättigheterna till tecknet enligt tillämplig nationell rätt (dom av den 18 januari 2012, T-304/09, Basmati). 3.2 Typer av rättigheter som omfattas av artikel 8.4 i CTMR 3.2.1 Inledning Vid bedömningen av vilka slags immateriella rättigheter som kan åberopas enligt artikel 8.4 i CTMR och vilka som inte kan det tillämpas en europeisk norm. Åtskillnaden görs enligt systemet i CTMR och utgår framför allt från den skillnad som görs mellan de typer av äldre tecken som kan åberopas för en invändning enligt artikel 8.4 i CTMR och de typer av ytterligare rättigheter som kan vara grund för ogiltighet enligt artikel 53.2 i CTMR. I artikel 8.4 i CTMR hänvisas till tecken ( icke-registrerat varumärke eller... ett annat tecken ), medan det hänvisas till en mer omfattande uppsättning rättigheter i artikel 53.2 i CTMR, nämligen a) rätten till namn, b) rätten till egen bild, c) upphovsrätt och d) industriell äganderätt. Även om de tecken som omfattas av artikel 8.4 i CTMR alltså ingår i den breda kategorin industriell äganderätt, är det inte alla industriella äganderättigheter som är tecken i den mening som avses i artikel 8.4 i CTMR. Eftersom denna åtskillnad görs i CTMR är klassificeringen av en rättighet enligt respektive nationell lagstiftning inte avgörande och det har ingen betydelse om den tillämpliga nationella lagen för respektive tecken eller industriell äganderätt behandlar båda typerna av rättigheter i en och samma lag. Följande typer av rättigheter omfattas av artikel 8.4 i CTMR: Icke-registrerat varumärke. Annat tecken som används i näringsverksamhet, vilket omfattar affärsbeteckningar som handelsbeteckningar, firma, näringskännetecken, titlar på publikationer eller liknande verk, domännamn, geografiska beteckningar. De flesta nationella affärsbeteckningar som omfattas av kategorin för äldre rättigheter i den mening som avses i artikel 8.4 i CTMR är icke-registrerade tecken. Det faktum att ett tecken även är registrerat enligt kraven i tillämplig nationell lag hindrar dock inte att tecknet åberopas enligt artikel 8.4 i CTMR. 3.2.2 Icke-registrerade varumärken Det förekommer icke-registrerade användningsbaserade varumärken i ett antal Riktlinjer för prövning vid kontoret, del C, Invändning Sidan 8
medlemsstater ( 1 ) (se tabellen i slutet av dokumentet för en översikt) och de är tecken som visar det kommersiella ursprunget för en produkt eller tjänst, d.v.s. de är tecken som fungerar som ett varumärke. De regler och villkor som styr förvärv av rättigheter inom ramen för tillämplig nationell lagstiftning kan variera, från enkel användning till användning som har förvärvat renommé. Skyddets omfattning är inte heller enhetlig, även om det i allmänhet i stort sett liknar omfattningen av skyddet enligt bestämmelserna i CTMR om registrerade varumärken. Artikel 8.4 i CTMR återspeglar förekomsten av sådana rättigheter i medlemsstaterna och ger innehavare av icke-registrerade varumärken möjlighet att förhindra registrering av ett gemenskapsvarumärke i de fall innehavaren skulle kunna förhindra användningen av det gemenskapsvarumärket enligt tillämplig nationell lag, genom att visa att de villkor som fastställs i den nationella lagstiftningen för att förbjuda användningen av det yngre gemenskapsvarumärket är uppfyllda och de övriga villkoren i artikel 8.4 i CTMR är uppfyllda. Exempel: R 1529/2010-1, Gladiator, där ett icke-registrerat varumärke i Tjeckien åberopades. 3.2.3 Andra affärsbeteckningar Annat tecken som används i näringsverksamhet är en bred kategori som inte preciseras i artikel 8.4 i CTMR. För att sådana tecken ska omfattas av artikel 8.4 i CTMR måste de fylla en identifieringsfunktion, d.v.s. de måste i första hand användas i näringsverksamhet för att identifiera ett företag (affärsbeteckningar) eller ett geografiskt ursprung (geografiska beteckningar). Artikel 8.4 i CTMR omfattar inte andra typer av immateriella rättigheter som inte är kommersiella tecken såsom patent, upphovsrätt eller mönsterskydd som inte i första hand har en identifieringsfunktion utan som skyddar tekniska eller konstnärliga verk eller utseendet på någonting. Nedan följer några exempel på ärenden som gällde huruvida en rättighet är ett tecken i den mening som avses i artikel 8.4 i CTMR. Äldre rättighet Ärendenr JOSE PADILLA (upphovsrätt) T-255/08 Tribunalen konstaterade att upphovsrätt inte kan utgöra ett tecken som används i näringsverksamhet i den mening som avses i artikel 8.4 i CTMR. Det framgår av systematiken i artikel 53 i CTMR att en upphovsrätt inte är ett sådant tecken. I artikel 53.1 c i CTMR föreskrivs att ett gemenskapsvarumärke ska förklaras ogiltigt om det finns en sådan äldre rättighet som avses i artikel 8.4 i CTMR och kraven i den punkten är uppfyllda. Enligt artikel 53.2 c i CTMR ska ett gemenskapsvarumärke vidare förklaras ogiltigt när användningen av ett sådant varumärke kan förbjudas med stöd av en annan äldre rättighet, särskilt upphovsrätt. Härav följer att upphovsrätten inte är en sådan äldre rättighet som avses i artikel 8.4 i CTMR. ( 1 ) Benelux, Cypern, Kroatien, Estland, Frankrike, Litauen, Polen, Rumänien, Slovenien och Spanien skyddar inte oregistrerade varumärken (såvida de inte i vissa jurisdiktioner betraktas som välkända i den mening som avses i artikel 6bis i Pariskonventionen). Riktlinjer för prövning vid kontoret, del C, Invändning Sidan 9
Äldre rättighet Ärendenr Dr. No (upphovsrätt) T-435/05 Det följer dessutom av artikel 8.4 i CTMR jämförd med artikel 53.2 i CTMR att upphovsrättsligt skydd inte kan åberopas inom ramen för ett invändningsförfarande, utan endast inom ramen för ett förfarande om ogiltigförklaring av det ifrågavarande gemenskapsvarumärket (punkt 41). Äldre rättigheter Ärendenr och B 1 530 875 (gemenskapsformgivningar) Formgivning är en form av immateriell rättighet som handlar om de ornamentala eller estetiska aspekterna på en produkts utseende. Formgivning betraktas som resultatet av ett kreativt arbete som måste skyddas mot otillåten kopiering eller imitation av tredje part för att garantera en skälig avkastning på investeringen. Formgivningar är skyddade som immateriella rättigheter, men de är inte affärsbeteckningar eller kommersiella tecken. Därför kan formgivningar inte åberopas som tecken som används i näringsverksamhet vid tillämpningen av artikel 8.4 i CTMR. 3.2.3.1 Handelsbeteckningar Handelsbeteckningar är sådana namn som används för att identifiera företag, till skillnad från varumärken som identifierar varor eller tjänster som tillverkas eller saluförs av ett visst företag. En handelsbeteckning måste inte vara identisk med företagsnamnet eller det kommersiella namn som har förts in i ett kommersiellt eller liknande register, eftersom handelsbeteckningar kan omfatta andra icke-registrerade namn, såsom ett tecken som identifierar och särskiljer ett visst driftsställe. Handelsbeteckningar är skyddade som exklusiva rättigheter i samtliga medlemsstater. Enligt artikel 8 i Pariskonventionen är handelsbeteckningar skyddade utan krav på registrering. Om det enligt nationell lagstiftning krävs registrering av nationella handelsbeteckningar ska den respektive bestämmelsen enligt artikel 8 i Pariskonventionen inte vara tillämplig på handelsnamn som innehas av en medborgare i en annan avtalsslutande part i Pariskonventionen. Detta gäller även för medborgare i ett land som är anslutet till WTO-avtalet. Vid tillämpningen av artikel 8.4 i CTMR på handelsbeteckningar gäller följande: om en handelsbeteckning åberopas på grundval av lagstiftningen i en av de medlemsstater där registrering är ett villkor för verkställigheten av rättigheterna för en handelsbeteckning kommer kontoret att tillämpa detta krav i de fall där invändaren är medborgare i den medlemsstat som tillämpar kravet. I alla övriga fall kommer kontoret inte att tillämpa detta krav, eftersom det skulle strida mot bestämmelserna i artikel 8 i Pariskonventionen. Exempel: R 1714/2010-4 där den spanska handelsbeteckningen JAMON DE Riktlinjer för prövning vid kontoret, del C, Invändning Sidan 10
HUELVA åberopades. 3.2.3.2 Firma En firma är den officiella beteckningen på ett företag, som i de flesta fall är införd i det berörda nationella handelsregistret. Enligt artikel 8.4 i CTMR måste det gå att visa att beteckningen faktiskt används, även om innehavaren av ett sådant namn enligt nationell lagstiftning har rätt att förbjuda användningen av ett yngre varumärke enbart på grundval av registreringen. Om registrering enligt nationell lag är en förutsättning för skydd måste man emellertid också bevisa att beteckningen är registrerad. Annars skulle det inte finnas någon nationell rättighet som invändaren kan åberopa. Exempel: Dom av den 14 september 2011, T-485/07, O-live (bild.), där den spanska handelsbeteckningen OLIVE LINE åberopades, och ärende R 0021/2011-1 där den franska firman MARIONNAUD PERFUMERIES åberopades. 3.2.3.3 Domännamn Ett domännamn är en kombination av typografiska tecken som motsvarar en eller flera numeriska IP-adresser som används för att identifiera en viss webbsida eller uppsättning webbsidor på internet. Det betyder att ett domännamn fungerar som en adress som används för att hänvisa till en viss plats på internet (oami.europa.eu) eller en e-postadress (@oami.europa.eu). Domännamn registreras hos organisationer eller kommersiella enheter som kallas domännamnsregistratorer. Även om ett domännamn är unikt och kan vara en värdefull kommersiell tillgång utgör ett registrerat domännamn i sig inte en immateriell rättighet. Sådana registreringar skapar inte någon form av ensamrätt. Med registrering avses i detta sammanhang i stället en avtalsenlig överenskommelse mellan den som registrerar ett domännamn och domännamnsregistratorn. Användningen av ett domännamn kan dock ge upphov till rättigheter som kan ligga till grund för en invändning enligt artikel 8.4 i CTMR. Detta kan vara fallet om användningen av domännamnet innebär att det är skyddat som ett icke-registrerat varumärke eller en affärsbeteckning enligt tillämplig nationell lagstiftning. Exempel: R 0275/2011-1 där rättigheter som baserades på användningen av det tyska domännamnet lucky-pet.de åberopades och B 1 719 379 där rättigheter baserade på användningen av det franska domännamnet Helloresto.fr åberopades. 3.2.3.4 Titlar Titlar på tidskrifter och andra publikationer eller titlar inom liknande kategorier av verk, såsom filmer, tv-serier o.s.v., omfattas endast av artikel 8.4 i CTMR om de enligt tillämplig nationell lagstiftning är skyddade som affärsbeteckningar. Det faktum att upphovsrätten till en titel på ett verk kan åberopas enligt tillämplig nationell lagstiftning mot ett yngre varumärke påverkar inte tillämpningen av artikel 8.4 i CTMR. En rättighet inom ramen för en upphovsrätt får användas för att ogiltigförklara Riktlinjer för prövning vid kontoret, del C, Invändning Sidan 11
ett gemenskapsvarumärke enligt artikel 53.2 i CTMR, men det är endast när en titel har en identifieringsfunktion och fungerar som en affärsbeteckning som den omfattas av artikel 8.4 i CTMR. För att sådana tecken ska kunna åberopas i invändningsförfaranden inom ramen för artikel 8.4 i CTMR måste den tillämpliga nationella lagen föreskriva ett skydd som är oberoende av det skydd som erkänns enligt upphovsrättslagen (dom av den 30 juni 2009, T-435/05, Dr. No, punkter 41 43). Precis som för alla rättigheter enligt artikel 8.4 måste titeln ha använts i näringsverksamhet. Detta kräver normalt att det verk som titeln avser måste ha släppts ut på marknaden. När titeln avser en tjänst (såsom ett tv-program) måste den tjänsten ha gjorts tillgänglig. Det finns dock omständigheter där förhandsannonsering kan vara tillräcklig för att skapa rättigheter och där sådan annonsering räknas som användning i den mening som avses i artikel 8.4 i CTMR. Under alla omständigheter måste titeln ha använts för att visa det kommersiella ursprunget för varorna och tjänsterna i fråga. När en titel enbart används för att visa det konstnärliga ursprunget för ett verk omfattas denna användning inte av artikel 8.4 i CTMR (dom av den 30 juni 2009, T-435/05, Dr. No, punkter 25 31). Exempel: R 0181/2011-1, tidskriftstiteln ART åberopades. 3.2.4 Geografiska beteckningar Geografiska beteckningar används för att visa att varor har sitt ursprung i en viss region eller en viss plats. En allmän översikt över geografiska beteckningar finns i Riktlinjerna del B Prövning, avsnitt 4, Absoluta registreringshinder samt Kollektivmärken, punkt 2.09 om artikel 7.1 j i CTMR och punkt 2.10 om artikel 7.1 k i CTMR. Beroende på det sammanhang som beskrivs nedan kan begreppet skyddad geografisk beteckning (SGB) täcka begrepp såsom ursprungsbeteckningar och likvärdiga begrepp och används i detta kapitel med avseende på skyddade geografiska beteckningar i allmänhet. Skyddade geografiska beteckningar är skyddade på olika sätt inom EU (nationell lagstiftning, EU-lagstiftning, internationella överenskommelser) och omfattar olika produktområden (som livsmedel och hantverk). I det här avsnittet tar vi upp de typer av skyddade geografiska beteckningar som kan användas som giltig grund för invändningar enligt artikel 8.4 i CTMR. 3.2.4.1 Äldre rättigheter som härleds ur EU-lagstiftningen På EU-nivå finns det ett skydd för ursprungsbeteckningar för följande produktkategorier: 1. Vissa livsmedel och jordbruksprodukter som inte är livsmedel (enligt förordning (EU) nr 1151/2012 ( 2 ), livsmedelsförordningen). ( 2 ) Ersatte och upphävde förordning (EG) nr 510/2006 som i sin tur ersatte och upphävde förordning (EG) nr 2081/92. Riktlinjer för prövning vid kontoret, del C, Invändning Sidan 12
2. Vin och mousserande vin (enligt förordning (EU) nr 1308/2013 ( 3 ), vinförordningen). 3. Spritdrycker (enligt förordning (EG) nr 110/2008 ( 4 ), spritförordningen). Egenskaperna hos de beteckningar som omfattas är i stort sett desamma, även om den exakta definitionen av begreppen varierar beroende på lagstiftningen. Äldre rättigheter som är registrerade som skyddade geografiska beteckningar eller för vilka det har gjorts en ansökan om skyddade geografiska beteckningar enligt de ovannämnda förordningarna (som även kan innefatta skyddade geografiska beteckningar från tredjeländer) kan utgöra ett tecken som används i näringsverksamhet enligt artikel 8.4 i CTMR och kan vara en giltig grund för invändningar i den mån att de tillåter innehavaren att förhindra användning av ett yngre märke. Deras förmåga att förhindra användning styrs av de gällande bestämmelserna i de förordningar som anges ovan (artikel 13 i livsmedelsförordningen, artikel 103.2 i vinförordningen och artikel 16 i spritförordningen). I detta sammanhang är det viktigt att skilja de senare bestämmelserna, som förhindrar användning från dem som förhindrar registrering ( 5 ) av ett varumärke, som inte utgör grund för invändningar enligt artikel 8.4 i CTMR. För att styrka sin rätt måste invändaren ge kontoret de underlag och bevis som krävs för att visa att det finns en rättighet. Det räcker inte med enbart ett utdrag ur de relevanta webbaserade EU-databaserna (Door, E-Bacchus eller E-Spirit-Drinks) eller, när det gäller spritdrycker, ett utdrag ur bilaga III till spritförordningen, eftersom dessa inte innehåller tillräckliga uppgifter för att det ska gå att fastställa alla detaljer för den äldre rättigheten (t.ex. rätten för invändaren eller de varor som omfattas av den skyddade ursprungsbeteckningen). Invändaren måste under alla omständigheter ge kontoret kopior av offentliggörandet och registreringen av den skyddade geografiska beteckningen i Europeiska unionens officiella tidning och, om dessa handlingar saknar uppgifter om invändarens rätt, ytterligare underlag som bevisar dennes rätt att framställa en invändning som innehavare eller som en person som enligt tillämplig nationell lag får utöva dessa rättigheter (artikel 41.1 c i CTMR och regel 19.2 i CTMIR). Se beslut av den 17 oktober 2013, R 1825/2012-4, Dresdner Striezel Glühwein/Dresdner Stollen, punkt 37). EU:s system för skyddade geografiska beteckningar för livsmedel, vin och spritdrycker är uttömmande och har företräde framför nationellt skydd av dessa varor. Detta följer av domstolens slutsatser i domen av den 8 september 2009, C-478/07, BUD, punkter 95 129. Här ansåg domstolen att syftet med förordning (EG) nr 510/2006 (föregångaren till den nuvarande livsmedelsförordningen) var att skapa ett enhetligt och exklusivt system för att skydda geografiska beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel som ersatte nationella lagar för de berörda produkterna ( 6 ). Även om domstolen inte uttryckligen har uttalat sig om den uttömmande karaktären hos vin- och ( 3 ) Ersatte och upphävde förordning (EG) nr 1234/2007, som kodifierades genom förordning (EG) nr 491/2009, då förordning (EG) nr 479/2008 integrerades och upphävdes. ( 4 ) Ersatte och upphävde förordning (EG) nr 1576/89. ( 5 ) Artikel 14 i livsmedelsförordningen, artikel 102 i vinförordningen och artikel 23 i spritförordningen. ( 6 ) Mer information om detta finns i Riktlinjerna, del B, Prövning, avsnitt 4, Absoluta registreringshinder samt Kollektivmärken, punkt 2.09 om artikel 7.1 j i förordningen om gemenskapsvarumärken och punkt 2.10 om artikel 7.1 k i förordningen om gemenskapsvarumärken. Riktlinjer för prövning vid kontoret, del C, Invändning Sidan 13
spritförordningarna måste samma princip gälla för dem, eftersom de innehåller materiellt likartade bestämmelser som livsmedelsförordningen och de har samma syfte för de respektive produkterna. 3.2.4.2 Äldre rättigheter som härrör från medlemsstaternas lagstiftning Vissa skyddade geografiska beteckningar som härrör från medlemsstaternas lagstiftning kan ligga till grund för invändningar enligt artikel 8.4 i CTMR. Av de skäl som beskrivs ovan är skyddet på EU-nivå i fråga om livsmedel, vin och sprit uttömmande till sin karaktär, vilket innebär att en invändning enligt artikel 8.4 i CTMR inte kan grundas på nationella rättigheter inom de områdena. Anledningen är att EU:s system för skydd som innefattar de ovannämnda förordningarna har företräde framför och ersätter det nationella skyddet för geografiska beteckningar när det gäller livsmedel, vin och spritdrycker. Det betyder att skyddade geografiska beteckningar för vissa livsmedel ( 7 ) och vissa jordbruksprodukter som inte är livsmedel ( 8 ) (i enlighet med bilaga I till fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) och bilaga I till livsmedelsförordningen), vin och vinprodukter ( 9 ) (enligt bilaga VII, del 2 i vinförordningen) och spritdrycker ( 10 ) (enligt bilaga II till spritförordningen) som är skyddade enligt nationell lagstiftning inte utgör en tillräcklig grund för invändningar enligt artikel 8.4 i CTMR. För de senare produkterna måste den som gör invändningar åberopa tillämplig EU-lagstiftning i meddelandet om invändning. Om det inte finns något enhetligt EU-skydd för en kategori av varor (t.ex. hantverk) kan skyddade geografiska beteckningar som är skyddade genom nationell lagstiftning dock utgöra grund för invändningar enligt artikel 8.4 i CTMR (t.ex. ČESKÝ PORCELÁN/FINE BOHEMIAN CHINA för kristallglas). 3.2.4.3 Äldre rättigheter som härleds ur internationella överenskommelser För att en invändning enligt artikel 8.4 i CTMR ska vara framgångsrik på grundval av en rättighet som härrör från en internationell överenskommelse måste bestämmelserna i den internationella överenskommelsen vara direkt tillämpliga och de måste ge innehavaren av en skyddad geografisk beteckning rätt att vidta direkta rättsliga åtgärder för att förbjuda användningen av ett yngre varumärke. I det sistnämnda avseendet har internationella överenskommelser inte alltid direkt (self-executing) effekt. Detta beror på egenskaperna hos överenskommelsen i sig och hur de har tolkats i den berörda jurisdiktionen. Kontoret anser t.ex. att bestämmelserna i Lissabonöverenskommelsen (särskilt artiklarna 3 och 8) inte har direkt effekt. Precis som uttryckligen anges i artikel 8 i Lissabonöverenskommelsen är det den berörda nationella lagstiftningen som måste avgöra vilken typ av rättsliga åtgärder som får vidtas, deras omfattning och huruvida dessa rättsliga åtgärder även innebär att innehavaren av en ursprungsbeteckning har rätt att förbjuda användningen ( 7 ) Till exempel kött, ost, bakverk, ätliga oljor, grönsaker, frukter, drycker framställda av växtextrakt, vinäger (inbegripet vinvinäger), råtobak, öl, konfekt. ( 8 ) Till exempel ull, läder, eteriska oljor. ( 9 ) Till exempel vin, mousserande vin, likörvin, vinmust, men inte vinvinäger. ( 10 ) Till exempel sädessprit, vinsprit, fruktsprit, brandy, likör, rom, whisky, gin. Riktlinjer för prövning vid kontoret, del C, Invändning Sidan 14
av ett yngre varumärke. I sådana fall måste den tillämpliga nationella lagstiftningen därför läggas fram, eftersom den är en nödvändig komponent för den som framställer invändningen i syfte att visa att den skyddade geografiska beteckningen kan förhindra användning av det yngre märket och att invändaren har rätt enligt den tillämpliga lagen att utöva denna rätt. Internationella överenskommelser som EU har ingått Skyddade geografiska beteckningar som härrör från överenskommelser som har ingåtts mellan EU och tredjeländer kan åberopas enligt artikel 8.4 i CTMR om den skyddade geografiska beteckningen enligt bestämmelserna i dessa tillhör en viss förmånstagare eller en exakt angiven klass av användare som har direkt rätt att vidta åtgärder ( 11 ). Internationella överenskommelser som medlemsstaterna har ingått, inbegripet Lissabonöverenskommelsen ( 12 ) Av de skäl som anges i punkt 3.2.4.2 kan en skyddad geografisk beteckning som skyddas enligt en internationell överenskommelse som har ingåtts av medlemsstater (mellan medlemsstater eller med tredjeländer) inte åberopas som en äldre rättighet enligt artikel 8.4 i CTMR om den inkräktar på den uttömmande karaktären hos EUlagstiftningen inom de berörda områdena (för närvarande livsmedel, vin och spritdrycker). I C-478/07, BUD, diskuterade domstolen den uttömmande karaktären hos EU-lagstiftningen när det gäller skyddade geografiska beteckningar som har sitt ursprung i medlemsstater. Enligt kontorets tolkning gäller detta också för tredjelands skyddade geografiska beteckningar inom de relevanta produktområden som är skyddade i en medlemsstats territorium genom en internationell överenskommelse mellan den medlemsstaten och ett icke EU-land ( 13 ). Detta gäller även för Lissabonöverenskommelsen. Genom Lissabonöverenskommelsen inrättas ett internationellt registrerings- och skyddssystem för ursprungsbeteckningar (artikel 2.1). Definitionen av ursprungsbeteckningar för livsmedel och drycker enligt denna överenskommelse är i stort sett likvärdig med definitionen av ursprungsbeteckningar ( 14 ) enligt EU-förordningarna. Ursprungsbeteckningar som är skyddade i en medlemsstat enligt Lissabonöverenskommelsen kan därför inte ligga till grund för en invändning enligt artikel 8.4 i CTMR. De enda undantagen i detta avseende är följande: Internationella överenskommelser som omfattar skyddade geografiska beteckningar som inte avser livsmedel, vin eller sprit. ( 11 ) Skyddade geografiska beteckningar från tredjeländer kan också vara registrerade på EU-nivå inom ramen för livsmedels-, vin- eller spritförordningen. ( 12 ) Vissa medlemsstater (Bulgarien, Tjeckien, Frankrike, Ungern, Italien, Portugal och Slovakien) är parter i Lissabonöverenskommelsen om skydd för ursprungsbeteckningar och deras internationella registrering som antogs 1958 (och reviderades i Stockholm 1967 och kompletterades den 28 september 1979). Europeiska unionen är inte en undertecknare av Lissabonöverenskommelsen. ( 13 ) Som EU inte är undertecknare i. ( 14 ) Detta begrepp definieras och förklaras i Riktlinjerna, del B, Prövning, avsnitt 4, Absoluta registreringshinder samt Kollektivmärken, punkt 2.09 om artikel 7.1 j i förordningen om gemenskapsvarumärken och punkt 2.10 om artikel 7.1 k i förordningen om gemenskapsvarumärken. Riktlinjer för prövning vid kontoret, del C, Invändning Sidan 15
Internationella överenskommelser som har ingåtts med tredjeländer av en medlemsstat före dess anslutning till EU. Detta beror på att de skyldigheter som följer av en internationell överenskommelse som en medlemsstat har ingått före sin anslutning till EU måste respekteras. Medlemsstaterna är dock skyldiga att vidta alla lämpliga åtgärder för att undanröja oförenligheter mellan en överenskommelse som har ingåtts före en medlemsstats anslutning och fördraget (se artikel 307 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, nu artikel 351 i EUF-fördraget, enligt domstolens tolkning i sin dom av den 18 november 2003, C-216/01, BUD, punkter 168 172). Internationella överenskommelser som har ingåtts av en medlemsstat efter dess anslutning till EU men före ikraftträdandet av det enhetliga EU-systemet för skydd inom det berörda produktområdet. Eftersom medlemsstaterna är skyldiga att undanröja oförenligheter med EU-lagstiftningen kommer kontoret endast att tillämpa de båda senare undantagen (som uteslutande gäller tredjelands skyddade geografiska beteckningar inom områdena för livsmedel, vin eller sprit) när invändaren uttryckligen hänvisar till undantaget och underbygger det med sammanhängande argumentation och relevant bevisning (framför allt i fråga om dagen för ikraftträdande av den angivna internationella överenskommelsen i den EU-medlemsstat där skyddet åberopas samt dess fortsatta giltighet). Allmänna påståenden från invändaren (som t.ex. en enkel hänvisning till den berörda internationella överenskommelsen) kommer inte att vara tillräckliga i sig för att kontoret ska anse att något av de båda senare undantagen ska tillämpas. 3.2.4.4. Omfattningen av skyddet för skyddade geografiska beteckningar Skyddade geografiska beteckningars förmåga att förhindra användning styrs av de gällande bestämmelserna i EU:s förordningar (artikel 13 i livsmedelsförordningen, artikel 103.2 i vinförordningen och artikel 16 i spritförordningen). I detta sammanhang är det viktigt att skilja de senare bestämmelserna, som förhindrar användning, från dem som förhindrar registrering ( 15 ) av ett varumärke och som inte utgör grund för invändningar enligt artikel 8.4 i CTMR ( 16 ). Enligt artikel 8.4 i CTMR kan en skyddad geografisk beteckning ha företräde om de villkor som fastställs i bestämmelserna om att förhindra användning är uppfyllda. Villkoren är följande: Det omtvistade gemenskapsvarumärket består av den skyddade geografiska beteckningen i sin helhet, eller lägger till andra ord eller bildelement (direkt eller indirekt användning) för jämförbara produkter eller, även för icke-jämförbara produkter, om användningen av den skyddade geografiska beteckningen utnyttjar det skyddade namnets renommé ( 17 ). Det omtvistade gemenskapsvarumärket innehåller eller består av en imitation av eller en anspelning på den skyddade geografiska beteckningen ( 18 ). Andra vilseledande beteckningar och metoder ( 19 ). ( 15 ) Artikel 14 i livsmedelsförordningen, artikel 102 i vinförordningen och artikel 23 i spritförordningen. ( 16 ) Se i detta avseende dom av den 12 juni 2007 i de förenade målen T-60/04 T-64/04, Bud, punkt 78. ( 17 ) Artikel 13.1 a i livsmedelsförordningen, artikel 103.2 a i vinförordningen och artikel 16.1 a i spritförordningen. ( 18 ) Artikel 13.1 b i livsmedelsförordningen, artikel 103.2 b i vinförordningen och artikel 16.1 b i spritförordningen. Riktlinjer för prövning vid kontoret, del C, Invändning Sidan 16
Detaljerad information om omfattningen av skyddet för geografiska beteckningar som är skyddade enligt EU-lagstiftningen finns i Riktlinjerna, del B, Prövning, avsnitt 4, Absoluta registreringshinder samt Kollektivmärken, punkt 2.09 om artikel 7.1 j i CTMR och punkt 2.10 om artikel7.1 k i CTMR (t.ex. definitioner av direkt användning, jämförbara produkter eller anspelning). De bestämmelser i EU-förordningarna som förhindrar användning avser situationer där en skyddad geografisk beteckning kan åberopas mot varor eller tjänster som inte nödvändigtvis ligger inom ramen för varor och tjänster som det går att göra invändningar mot i prövningen ex officio av absoluta grunder, med hänsyn till villkoren i de relevanta bestämmelserna i motsvarande EU-förordningar. Enligt artikel 13.1 a i livsmedelsförordningen, artikel 103.2 a ii i vinförordningen och artikel 16 a i spritförordningen kan t.ex. en skyddad geografisk beteckning med renommé åberopas mot produkter och tjänster som det ex officio inte skulle gå att göra invändningar mot på absoluta grunder. Skyddets räckvidd för skyddade geografiska beteckningar som är skyddade genom andra förordningar än de EU-förordningar som anges ovan beror på de berörda bestämmelserna. Oavsett om skyddet för geografiska beteckningar inrättas genom EU-lagstiftning eller nationell lagstiftning kan dess räckvidd inte gå utöver vad som är nödvändigt för att säkerställa den berörda skyddade geografiska beteckningens funktion, d.v.s. att beteckna varor som har ett visst geografiskt ursprung och de särskilda kvaliteter som är förknippade med det ursprunget. Till skillnad från andra tecken används skyddade geografiska beteckningar inte för att ange det kommersiella ursprunget för varor och de ger inget skydd i detta avseende. När specifikationen av ett gemenskapsvarumärke är begränsad till varor i enlighet med specifikationen för den berörda skyddade geografiska beteckningen, ska den berörda skyddade geografiska beteckningens funktion säkerställas i förhållande till de produkterna eftersom gemenskapsvarumärket endast omfattar produkter från det specifika geografiska ursprunget och med de särskilda kvaliteter som är förknippade med det. En invändning mot ett gemenskapsvarumärke som är avgränsat på ett ändamålsenligt sätt kommer därför inte att vara framgångsrik. Se i detta avseende artikel 12.1 i livsmedelsförordningen eller artikel 103.1 i vinförordningen. Om en skyddad geografisk beteckning åberopas enligt artikel 8.4 i CTMR, precis som för alla tecken enligt denna artikel, måste den som gör invändningen visa att tecknet används i näringsverksamhet i mer än lokal omfattning. Användningen måste ske i enlighet med den huvudsakliga funktionen för ett sådant tecken, d.v.s. att ge konsumenterna en garanti för varans geografiska ursprung och de särskilda kvaliteter som är förknippade med det, men det måste också visas att tecknet har använts i näringsverksamhet, som särskiljande element som ska tjäna till att identifiera innehavarens ekonomiska verksamhet (se dom av den 29 mars 2011, C-96/09 P, BUD, punkter 147 och 149). Handlingar där en skyddad geografisk beteckning endast nämns i ett samband som inte berör näringsverksamhet är därför inte tillräckliga för tillämpningen av artikel 8.4 i CTMR. ( 19 ) Artikel 13.1 c och d i livsmedelsförordningen, artikel 103.2 c och d i vinförordningen och artikel 16.1 c och d i spritförordningen. Riktlinjer för prövning vid kontoret, del C, Invändning Sidan 17
3.3 Krav på användning För att artikel 8.4 i CTMR ska kunna åberopas i invändningsförfaranden måste de äldre rättigheterna användas. Det finns två olika normer för krav på användning som måste beaktas: Nationella normer. Europeiska normer. De båda uppsättningarna normer för krav på användning överlappar dock tydligt varandra. De kan inte beaktas isolerat utan måste bedömas tillsammans. Detta gäller särskilt användningens intensitet enligt de nationella normerna och användning i näringsverksamhet i mer än bara lokal omfattning enligt EU-normerna. 3.3.1 Nationella normer De nationella normerna är relevanta eftersom de avgör skyddets omfattning för äldre rättigheter som ofta är svåra att identifiera, inte minst eftersom deras skydd inte är samordnat på EU-nivå (se punkt 3.4 om skyddets omfattning). Genom dessa normer fastställs förekomsten av den nationella rättigheten och villkoren för skyddet. För ickeregistrerade varumärken och affärsbeteckningar som inte kräver ytterligare registrering är användning det enda sakförhållande som berättigar rättighetens existens, inbegripet fastställande av den tidpunkt då rättigheten uppstod. I den nationella normen föreskrivs också krav på användningens intensitet enligt tillämplig nationell lag. Dessa kan variera från att enbart gälla en första användning i näringsverksamhet till användning som kräver erkännande eller renommé. I Danmark räcker det t.ex. med att ett icke-registrerat varumärke börjar användas i Danmarks territorium för att rätten till det märket ska förvärvas. I Tyskland krävs däremot att ett icke-registrerat varumärke har använts på ett sådant sätt att omsättningskretsen känner igen det som ett varumärke ( Verkehrsgeltung ). Enligt rättspraxis krävs det en igenkänningsgrad på 20 25 procent för särskiljande tecken, medan icke-särskiljande tecken måste kännas igen av 50 procent av omsättningskretsen. 3.3.2 Europeiska normer användning i näringsverksamhet i mer än lokal omfattning Enligt artikel 8.4 i CTMR ger förekomsten av ett äldre icke-registrerat varumärke eller av ett annat tecken goda grunder för att göra invändningar om tecknet bland annat uppfyller följande villkor: Det måste användas i näringsverksamhet och det måste användas i mer än lokal omfattning. Dessa båda villkor framgår tydligt av ordalydelsen i artikel 8.4 i CTMR och måste därför tolkas i ljuset av gemenskapslagstiftningen. Det gemensamma syftet med de två villkoren i artikel 8.4 i CTMR är att begränsa konflikter mellan tecken genom att förhindra att en äldre rättighet som inte är tillräckligt betecknande, det vill säga inte tillräckligt betydelsefull eller utmärkande i näringsverksamhet, förhindrar registrering av Riktlinjer för prövning vid kontoret, del C, Invändning Sidan 18
ett nytt gemenskapsvarumärke. En sådan rätt att göra invändningar måste reserveras för tecken som verkligen existerar på den relevanta marknaden (dom av den 29 mars 2011, C-96/09 P, BUD, punkt 157). 3.3.2.1 Användning i näringsverksamhet Det första kravet i artikel 8.4 i CTMR är att tecknet måste användas i näringsverksamhet. Begreppet användning i näringsverksamhet enligt artikel 8.4 i CTMR är inte detsamma som verkligt bruk enligt artikel 42.2 och 42.3 i CTMR (dom av den 30 september 2010, T-534/08, Granuflex, punkter 24 27). De syften och villkor som är knutna till bevis på verkligt bruk av registrerade gemenskapsvarumärken eller nationella varumärken skiljer sig från dem som gäller bevis på användning i näringsverksamhet för de tecken som avses i artikel 8.4 i CTMR (dom av den 9 juli 2010, T-430/08, Grain Millers, punkt 26, och dom av den 29 mars 2011, C-96/09 P, BUD, punkt 143). Därför måste användning tolkas utifrån vilken typ av rättighet som berörs. Domstolen har beslutat att användning av tecknet i näringsverksamhet i den mening som avses i artikel 8.4 i CTMR innebär att användningen inte sker privat utan i samband med en affärsverksamhet som syftar till att ge ekonomisk vinst (dom av den 12 november 2002, C-206/01, Arsenal Football Club, punkt 40, av den 25 januari 2007, C-48/05, Adam Opel, punkt 18, och av den 11 september 2007, C-17/06, Céline, punkt 17). Domstolen har dock också slagit fast att gratisleveranser får tas med i bedömningen av huruvida villkoret om att den åberopade äldre rättigheten ska användas i näringsverksamhet är uppfyllt, eftersom dessa leveranser kunde ha skett i samband med en affärsverksamhet som syftar till att ge ekonomisk vinst, närmare bestämt för att vinna nya avsättningsmöjligheter (dom av den 29 mars 2011, C-96/09 P, BUD, punkt 152). När det gäller tidpunkten för användningen av tecknet måste den som gör invändningar visa att användningen ägde rum innan ansökan om gemenskapsvarumärke lämnades in eller tidpunkten för prioritet i förekommande fall (se dom av den 29 mars 2011, C 96/09 P, BUD, punkter 166 168). Äldre tecken Ärendenr BUD C-96/09 P Domstolen diskuterade huruvida användning som enbart eller till stor del ägt rum under tiden mellan inlämnandet av ansökan om registrering och offentliggörandet av denna ansökan är tillräcklig för att uppfylla kravet på användning. En av parterna hade hävdat att det enbart var förvärvet av rättigheten som måste äga rum innan ansökan om gemenskapsvarumärke lämnas in, men inte användningen av rättigheten. Domstolen tillämpade samma tidskrav som för förvärvet av rättigheten och konstaterade att användningen måste ha ägt rum innan ansökan lämnades in. Domstolen ansåg att med hänsyn till hur lång tid som skulle kunna förflyta mellan inlämnandet av registreringsansökan och offentliggörandet av densamma, är kravet på att tecknet använts i näringsverksamhet innan ansökan om registrering lämnades in en garanti för att den användning av tecknet som görs gällande är en verklig sådan och inte ett handlande som enbart har syftat till att hindra registreringen av ett nytt varumärke (punkter 166 168). Riktlinjer för prövning vid kontoret, del C, Invändning Sidan 19
När det gäller icke-registrerade tecken måste användningen vara kontinuerlig och oavbruten fram till dess att invändningen lämnas in eftersom det annars inte går att vara säker på att rättigheterna i det icke-registrerade tecknet inte har löpt ut. I det här sammanhanget anges uttryckligen i regel 19.2 d i CTMIR att om en invändning baseras på en äldre rättighet i den betydelse som avses i artikel 8.4 i CTMR ska den som gör invändningen lägga fram bevis på rättighetens förvärv, fortsatta förekomst (vår fetstil) och omfattningen av skyddet för den rättigheten. Nedan följer ett exempel på ett ärende mellan parter i fråga om ogiltighetsförfaranden. Resonemanget och slutsatserna är också tillämpliga på invändningar eftersom artikel 8.4 i CTMR är en grund som kan åberopas för såväl invändningar som ogiltigförklaringar: Äldre tecken BAMBOLINA (icke-registrerat varumärke i ett antal medlemsstater) Ärendenr Beslut om annullering 3728 C (bekräftat av överklagandenämnden R 1822/2010-2 och dom i ärendet-581/11) Bevisen styrkte att det icke-registrerade varumärket hade använts i näringsverksamhet i tre år, dock inte under de sista två åren före den dag då begäran om ogiltigförklaring lämnades in. Avdelningen för annulleringar ansåg att ett äldre icke-registrerat tecken som åberopades i ett ogiltighetsförfarande måste användas vid den tidpunkt då begäran lämnas in. Eftersom användning för sådana tecken är det sakförhållande som bekräftar rättighetens förekomst måste samma sakförhållande fortfarande föreligga och vara bevisat den dag då begäran om ogiltigförklaring lämnas in (punkterna 25 28 i annulleringsbeslutet). Överklagandenämnden bekräftade annulleringsavdelningens beslut och tillade att om en invändning baseras på artikel 8.4 i CTMR måste det enligt reglerna 19.1 och 19.2 d i CTMIR bland annat läggas fram bevis på en rättighets fortsatta förekomst inom den tid som kontoret bestämmer för att lägga fram kompletterande fakta, bevis och argument till stöd för invändningen. Om den invändande parten, innan den tidsfristen löper ut, inte har bevisat förekomst, giltighet och omfattning av skyddet för det äldre märket eller den äldre rättigheten liksom dennes rätt att framställa invändningen, ska invändningen avslås som ogrundad (regel 20.1 i CTMIR). Enligt överklagandenämnden ska dessa regler i tillämpliga delar tillämpas på annulleringsförfaranden (punkt 15 i överklagandenämndens beslut). Kravet på att ett tecken ska användas i näringsverksamhet måste alltså tolkas mot bakgrund av gemenskapslagstiftningen. Det måste särskiljas från de krav som föreskrivs i tillämpliga nationella lagar som kan innehålla särskilda krav vad gäller användningens intensitet. Det europeiska kravet på användning enligt artikel 8.4 i CTMR gäller oberoende av om den nationella lagen tillåter förbud mot ett yngre varumärke enbart på grundval av registrering av ett tecken, dvs. utan något krav på användning. Nedan följer ett exempel där den som gjorde invändningen åberopade registreringen på nationell nivå av ett varumärke, men inte kunde visa att tecknet användes i näringsverksamhet: Äldre tecken Ärendenr NACIONAL (portugisiskt näringskännetecken) R 693/2011-2 Enligt artikel 8.4 i CTMR innebär det faktum att invändaren, som enligt portugisisk lag kan ha förvärvat exklusiva rättigheter som uppenbart är verkställbara gentemot yngre varumärken på grundval av registreringen av ett näringskännetecken inte att denne är undantagen från kravet på att bevisa att tecknet i fråga har använts i näringsverksamhet i mer än lokal omfattning. Enbart den omständigheten att tecknet är registrerat enligt kraven i tillämplig portugisisk lag är inte i sig tillräcklig för tillämpningen av artikel 8.4 i CTMR (punkter 20 26). Riktlinjer för prövning vid kontoret, del C, Invändning Sidan 20