Vad krävs för att ett varumärke skall anses inarbetat?

Ekonomihögskolan HT 2006 Institutionen för handelsrätt Har 333 Självständigt arbete Kandidatuppsats Vad krävs för att ett varumärke skall anses inarbetat? Handledare: Jonas Ledendal Författare: Markus Larsson

Förord Under uppsatsens gång har mitt intresse för varumärkesrätten och synen på inarbetning blivit större. Nu menar jag inte att var och en måste skriva en uppsats i varumärkesrätt för att finna intresse i den problematik som jag har valt att belysa. Nej absolut inte, min förhoppning är istället att du som läsare redan innehar ett sådant intresse och att denna uppsats nu skall öka detta ytterligare. Centralt vid fastställande av om inarbetning föreligger är betydelsen av marknadsundersökningar. Dessa undersökningar används många gånger som ett effektivt bevismedel. När jag slutligen fick tag på Torbjörn Lindhe vid Stockholms handelskammares varumärkesnämnd blev jag därför väldigt glad. Varumärkesnämnden låter olika undersökningsföretag genomföra marknadsundersökningar. Därefter lämnar varumärkesnämnden sitt utlåtande om inarbetning föreligger, ett utlåtande som visat sig spela en betydelsefull roll för rättspraxis. Jag vill därför rikta ett Stort Tack till Torbjörn Lindhe som trots sitt pressade schema tog sig tid för mig. Jag vill även nämna min handledare Jonas Ledendal. Inte minst i början av denna uppsats spelade Jonas handledning en viktig roll. Därför vill jag rikta ett Stort Tack även till dig! Med detta sagt är min förhoppning att du som läsare nu skall finna denna uppsats intressant och inte minst, lärorik. Lund den 16 December 2006 Markus Larsson

Sammanfattning Uppsatsen ger svar på vilka krav som gäller för inarbetning av ett varumärke, samt ett antal rättsfall som visar på hur dessa krav efterlevs i praktiken. Enligt 2 3st VmL anges ett antal förutsättningar som måste anses uppfyllda för ett varumärke skall erhålla skydd genom inarbetning. Dessa förutsättningar tas upp ingående tillsammans med en översiktlig beskrivning av varumärkesrätten. I 2 3st VmL framgår att inarbetning föreligger i de fall varumärket är känt inom en betydande del av omsättningskretsen. Ur rättspraxis framgår att sådan inarbetning föreligger om minst 30-35 procent av omsättningskretsen känner till varan. I praktiken har dock undantag gjorts från denna generella regel, bl.a. i El Molino- målet. Vid fastställande av huruvida inarbetning föreligger tillmäts marknadsundersökningar stor betydelse. En intervju genomfördes därför med en representant för Stockholms handelskammares varumärkesnämnd. Där framgick att även om större delen av omsättningskretsen känner igen varukännetecknet, spelar det ingen roll om lika stor andel av omsättningskretsen anser att vem som helst får använda sig av detsamma. Vidare betonades vikten av att målpopulationen är representativ för omsättningskretsen i en marknadsundersökning. Vid en jämförelse mellan den beskrivande delen och den praktiska tillämpningen, eller m.a.o. domstolens tillämpning av bestämmelserna i VmL, uppkommer inte sällan oklarheter om hur dessa bestämmelser skall tolkas. Med Sveriges inträde i EU har också EU:s varumärkesdirektiv implementerats i VmL. Vid tolkningssvårigheter kan den svenska domstolen därför begära förhandsavgörande från EG-domstolen, vilket också belyses i uppsatsen.

Abstract This paper will answer the question: which demands applies for a trade market could be protected by establishing? Some case in law are going to illustrate how those demands have transfused in the practice. In the Swedish Trade market law a mention of conditions decide when a trade market could be protected. This conditions specifies to 2 3 st. Trade market law. It exists two opportunities to protect a trade market: registration and when the trade market is established, by for example marketing. To gain a trade market protection at least 30-35 percent of the people who conceive to buy the product must know the trade market. In the practice there are some exceptions from this general regulation, by for example the case El Molino. The general regulation of 30-35 percent is in the practice not unproblematic. Market research is important when people who conceive to buy the product are going to assess. In this paper a interview has been done with a exponent for Stockholm trade market board. That organization realize market research to assess if a product is established. In that interview appeared how people must be representative for the target group in the market research. The European Union has evolved a trade market directive and when Sweden entered the European Union the Swedish Trade market law changed. If The Swedish court has problem with the interpretation a request consequently could be sent the European court.

Innehållsförteckning FÖRKORTNINGAR 2 1. INLEDNING 3 1.1 Ämne 3 1.2 Syfte 4 1.3 Metod 4 1.4 Avgränsning 5 1.5 Disposition 5 2. ÖVERSIKT-VARUMÄRKESRÄTTEN 6 2.1 Bakgrund 6 2.2 Lagens tillämpningsområde 7 2.3 Begrepp och innebörd 7 2.4 Särskiljningsförmåga- en förutsättning 8 2.4.1 Definition/tillämpning av särskiljningsförmåga 8 2.4.2 Praktisk tillämpning 9 2.4.3 Författarens reflektioner 11 2.5 Förväxlingsbarhet 12 2.5.1 Förväxlingsbara kännetecken 12 2.5.2 Begränsning av känneteckensskydd 13 2.5.3 Anseendeskydd- ett utvidgat skydd 13 2.5.4 Praktisk tillämpning 14 2.5.5 Författarens reflektioner 16 3. INARBETNING-VAD KRÄVS? 18 3.1 Kriteriet här i landet 18 3.2 Omsättningskretsen 18 3.3 Känt inom en betydande del 19 3.4 Känt för de varor som tillhandahålls 20 3.5 Förhållandet till 6 2st VmL 21 3.6 Praktisk tillämpning 21 3.7 Författarens reflektioner 24 4. INARBETNNG-BEVISKRAVET 27 4.1 Praktisk tillämpning 27 4.2 Stockholms handelskammares varumärkesnämnd 28 4.3 Författarens reflektioner 29 5. JÄMFÖRELSER MED REGISTRERING 31 6. AVSLUTANDE KOMMENTAR 32 KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING 34

Förkortningar Ds EG EU HD HovR NIR NJA PBR Prop PRV SFS SOU TR VmL Departementsserien Europeiska gemenskapen Europeiska unionen Högsta domstolen Hovrätten Nordiskt immateriellt rättsskydd Nytt juridiskt arkiv Patentbesvärsrätten Proposition Patent- och registreringsverket Svensk författningssamling Statens offentliga utredningar Tingsrätten Varumärkeslagen 2

1. Inledning 1.1 Ämne Det finns enligt den svenska VmL två sätt att skydda sitt varumärke på, inarbetning och registrering. För att kunna göra det krävs att vissa förutsättningar anses uppfyllda. Dessa förutsättningar utgör kärnan för den här uppsatsen. Problem vid registrering respektive inarbetning av ett varumärke ter sig oftast likartade i många avseenden. En ökad konkurrens på senare år har bidragit till att varumärkets betydelse har ökat. Att kunna förvärva ett varumärkesrättsligt skydd kan i vissa fall vara en förutsättning för att överleva en konkurrensutsatt marknad. Härmed vill uppsatsen tydliggöra den problematik som inarbetning ändå för med sig. En problematik som åtminstone förekommer inom juridiken och varumärkesrätten. Även om varumärkesskydd genom inarbetning bygger på att en mängd olika förutsättningar måste anses uppfyllda är dessa förutsättningar svåra att tillämpa i praktiken. Det är såldes inte förutsättningarna i sig som är problemen, utan snarare att tillämpa dessa på ett konsekvent och ändamålsenligt sätt i verkligheten. En grundsten som förekommer i bedömningen av om ett varumärke anses inarbetat eller inte är dess särskiljningsförmåga. Att sådan särskiljningsförmåga ger upphov till ett flertal diskussioner torde i sig inte vara speciellt förvånade. Därför är det viktigt med generella regler som kan aktualiseras på området vilket tas upp i de kommande arbetet. En annan viktig del är förväxlingsbarheten. För att erhålla varumärkesskydd får inte en vara anses leda till förväxling av en annan, liknande vara. En sådan förutsättning ter sig uppenbar men är desto svårare att fastställa i det enskilda fallet. Likaså utgör bevisbördan ett problem i sammanhanget. För att förvärva ett varumärkesskydd genom inarbetning skall det också kunna bevisas att varumärket är inarbetat. Det kan vara nog så svårt. Man arbetar därför med olika marknadsundersökningar som syftar till att bevisa sådan inarbetning. Uppsatsen kommer närmare gå in på hur dessa marknadsundersökningar bedöms och tillämpas i praktiken. Meningen är att detta skall leda till en insikt och övergripande förståelse för den problematik som ligger till grund för den här uppsatsen. Vidare är förhoppningen att uppsatsen skall bidra till ett ökat intresse och en ökad nyfikenhet på området. 3

1.2 Syfte Huvudsyftet med den här uppsatsen är att ge svar på vilka krav som ställs för ett varumärke skall anses inarbetat. Det innebär en redogörelse över vilka förutsättningar som ett skydd genom inarbetning kräver, men också hur dessa förutsättningar tillämpas i praktiken. Uppsatsen vill samtidigt ge en översiktlig bild av varumärkesrätten. Syftet med översiktsdelen är att ge läsaren, som inte kan förväntas ha ingående kunskaper i varumärkesrätt, tillräcklig överblick för att kunna ta till sig uppsatsens särskilda del. Dessutom vill uppsatsen ge svar på hur en marknadsundersökning genomförs, bedöms och tillämpas i praktiken, vid avgörandet av inarbetning. 1.3 Metod I uppsatsen har använts lagtext, förarbeten, rättspraxis och doktrin, det vi inom juridiken benämner traditionell juridisk metod. Relevant praxis är hämtade från i huvudsak svenska rättsfall. Till min hjälp har jag också tagit del av sådan litteratur som har ansetts relevant för uppsatsen. En intervju har genomförts med en representant för Stockholms Handelskammares varumärkesnämnd. Där har 8 frågor ställts angående de marknadsundersökningar som olika företag låtit genomföra på uppdrag av varumärkesnämnden. Frågorna är ställda på ett sätt som syftar till att ge svar på såväl marknadsundersökningens innehåll som slutsatserna av densamma. Detta material har jag sedan valt att sammanfatta och kommentera. Uppsatsen kommer inte särskilt behandla tex. förordningen om gemenskapsvarumärken, där rättskyddet sträcker sig utanför Sveriges gränser. Trots detta kommer varumärkesdirektivets roll att tas upp i vissa sammanhang. Vad gäller den rättspraxis som presenteras i uppsatsen kommer denna främst att inrikta sig på svenska rättsfall. Några vägledande förhandsavgöranden från EG-domstolen kommer även att tas upp. Uppsatsen kommer även att behandla ett antal artiklar som anknyter till såväl lagtext, som praktisk tillämpning. 4

1.4 Avgränsning Tre avgränsningar är centrala för denna uppsats. Den första är att jag har valt att avgränsa mig till inarbetning av ett varumärke. Därmed bortser jag delvis från formen att förvärva en varumärkesrätt genom registrering. Någon tyngdpunkt kommer således inte att läggas på registrering men problematiken ter sig likartad med inarbetning i flera avseenden, bl.a. vad gäller bedömningen av särskiljningsförmåga och förväxlingsbarhet. Även om utvecklingen av VmL har skett i samråd med de nordiska länderna, där skillnaderna idag är små mellan ländernas varumärkeslagar, kommer uppsatsen inte närmare gå in på en sådan jämförelse. Uppsatsen kommer heller inte att gå in på sådana närbesläktade områden till varumärkesrätten som tex. firmarätten och mönsterrätten. De infallsvinklar som därigenom kan uppkomma, har således inte beaktats i uppsatsen. 1.5 Disposition Efter det inledande kapitlet följer en översikt av varumärkesrätten i kapitel 2. Där beskrivs bl.a. bakgrunden till den svenska varumärkeslagstiftningen och de grundläggande kraven för varumärkesskydd. Därefter följer kapitel 3 om inarbetning av ett varumärke utifrån 2 3st VmL. Kapitel 4 tar upp problemen med bevisning av inarbetning där marknadsundersökningens betydelse sätts i fokus. I kapitel 5 görs en jämförelse mellan inarbetning och registrering av ett varumärke innan jag i kapitel 6 avslutar med några sammanfattande kommentarer. Till fyra av kapitlen ligger ett avsnitt som jag har valt att kalla, praktisk tillämpning. Där ges en mer eller mindre kortfattad redogörelse över ett antal rättsfall som anknyter till det som tidigare skrivits. Dessa fyra kapitlen har även jag själv valt att kommentera och analysera efter varje avslutat kapitel. 5

2. Översiktvarumärkesrätten 2.1 Bakgrund Redan år 1884 antogs Sveriges första varumärkeslagstiftning, i nära samarbete med de nordiska länderna Norge och Danmark. De norska och danska varumärkeslagarna tillkom bara åren efter, starkt präglad av den svenska varumärkeslagstiftningen. Det nordiska samarbetet har sedan fortsatt genom åren. 1 Den idag gällande VmL grundlades år 1960 och trädde i kraft den 1 januari 1961. En rad ändringar har gjorts, inte minst beroende på Sveriges medlemskap i EU. Några av dessa förändringar bygger bl a på EU:s utfärdande av det s.k. harmoniseringsdirektivet. Dessutom har EU:s förordning om gemenskapsvarumärken fått betydelse för den svenska varumärkesrätten. 2 Harmoniseringsdirektivet antogs 1988 av EU, dåvarande EG. Det innebar att ländernas varumärkeslagar harmoniserades, lagar som tidigare utgjort avsevärda skillnader. Idag arbetar EG-domstolen med att hitta en gemensam tolkning utifrån respektive medlemsstats nationella varumärkeslag. Med Sveriges tillträde i EU blev harmoniseringsdirektivet gällande rätt även här. 1995 implementerades detta direktiv i Sverige som grundlade vissa ändringar i VmL. Harmoniseringsdirektivet, även kallat varumärkesdirektivet utarbetades i samråd med Pariskonventionens bestämmelser och VmL skall idag tolkas mot bakgrund av såväl nämnda direktiv som konvention. 3 Även EU:s förordning från år 1993, har spelat en viktig roll för Sverige. Denna förordning trädde i kraft våren 1994 och bygger på att varumärken kan skyddas inom hela EU-området. På grund därav har EU skapat en egen varumärkesmyndighet, OHIM (The Office of Harmonization for the Internal Market). 4 För Sveriges del innebär detta att två typer av varumärken kan existera parallellt, nationella varumärken och gemenskapsvarumärken. EU:s varumärkesförordning är bindande för Sverige och administreras centralt genom OHIM. 5 1 Melin och Medghoul, 1994, s 5 2 Koktvedgaard och Levin, 2004, s 340 3 Direktiv 89/104/EEG 4 Koktvedgaard och Levin, 2004, s 343 5 Förordning (EG) nr 40/94 6

2.2 Lagens tillämpningsområde Såväl i 1 1st VmL gällande registrering av ett varumärke som i 2 3st VmL om inarbetning, anknyter lagen till uttrycket varor. Lagens omfattning är dock inte begränsad till endast varor. I 1 3st anges vad som sägs i denna lag om varor skall även gälla tjänster. Således kan ett varumärkesrättsligt skydd genom registrering eller inarbetning göras gällande för såväl varor som tjänster. 6 Lagen gäller för sådana varor och tjänster som tillhandahålls i näringsverksamhet. Det gäller för såväl registrering enligt 1 VmL som för inarbetning enligt 2 VmL. I förarbetena till 1960 års varumärkeslag framgår att varumärkesskydd endast gäller för näringsidkare. Detta krav har dock tagits bort med lagändringen i mitten på 90-talet och några sådana krav återfinns heller inte i EG:s varumärkesdirektiv. 7 2.3 Begrepp och innebörd I VmL används beteckningen varumärke och varukännetecken. Enligt 1 1st VmL anges genom registrering enligt denna lag förvärvas ensamrätt till ett varumärke såsom särskilt kännetecken för varor som tillhandahålls i en näringsverksamhet. Särskilda varukännetecken utgörs dels av varumärken, dels av andra särskilda kännetecken för varor och tjänster med undantag för naturliga varukännetecken. Naturliga varukännetecken är sådana kännetecken som grundar sig på näringsidkarens namn eller firma i syfte att särskilja varor. 8 Vidare anger 1 2st VmL ett varumärke kan bestå av alla tecken som kan återges grafiskt.... Ett varumärke är således ett varukännetecken som kan återges grafiskt. Ett sådant varukännetecken anses vara grafiskt återgivet om det i sig själv har ett grafiskt uttryck, dvs. i form av ett ord eller en figurativ bild. Likaså kan ett varukännetecken anses vara grafiskt återgivet om kännetecknet ges ett grafiskt uttryck genom avbildning eller om varukännetecknet kan beskrivas med ställföreträdande grafiska symboler, te.x. noter. 9 Varukännetecken som inte kan återges grafiskt är sådana andra särskilda varukännetecken som anges i 2 2st VmL och som endast omfattar begreppet inarbetning. 10 Till sådana kännetecken hänför sig inte naturliga varukännetecken. Exempel på varukännetecken som endast kan skyddas genom inarbetning kan vara slagord, ljudmärken och dofter men också 6 Ds 1993:97 s 47 7 Ibid. 8 Ds 1992:13, s 90 9 Granmar, 2003, s 53-54 10 Ibid. 7

utstyrsel av annonser, affärsbrev och andra affärshandlingar. 11 Beteckningen varumärke används således i de fall där tecken kan registreras, oavsett om någon sådan registrering har skett. Varukännetecken däremot, används när både registrerbara och oregistrerbara tecken avses. Idag kan de flesta tecken registreras som varumärke där inarbetade och registrerade varumärken erhåller samma skydd. Skillnaden mellan dessa begrepp har numera inte någon större praktisk betydelse. 12 2.4 Särskiljningsförmåga - en förutsättning För ett varumärke skall kunna fungera som ett individualiseringsmedel som anges i 2 3st VmL krävs särskiljningsförmåga. Även om det inte uttryckligen anges något om särskiljningsförmåga i lagtexten, ger den indirekt sådan innebörd. Till stöd för att särskiljningsförmåga måste finnas för att erhålla varumärkesskydd genom inarbetning, ges också i förarbetena till 13 1st VmL. I lagtexten anges ett varumärke får registreras endast om det har särskiljningsförmåga. Detta skall även gälla i de fall där någon vill erhålla skydd genom inarbetning. 13 2.4.1 Definition/tillämpning av särskiljningsförmåga Att fastställa särskiljningsförmåga rent praktiskt har visat sig vara svårt. När man förklarar ett varumärkes särskiljningsförmåga görs detta utifrån graden av distinktivitet, dvs. förmågan att särskilja innehavarens varor från andras. Vid bedömningen om ett varumärke har särskiljningsförmåga måste en helhetsbedömning göras. Avgörande betydelse får då om varumärket inom omsättningskretsen kan fungera som ett individualiseringsmedel i praktiken, utan att eventuella konkurrenter skadas. 14 Vid bedömning av särskiljningsförmåga för sådana ordmärken som anges i 1 2st VmL beaktas ordets betydelse på svenska. Hänsyn tas även till övriga nordiska språk och de större världsspråken. Viktigt i sammanhanget är att sådana ordmärken som uppräknas enligt 13 1st VmL inte skall anses ha särskiljningsförmåga. Det handlar om ordmärken som är förknippande med varans art, beskaffenhet, användning m.m. 15 Viktigt är att varumärkets särskiljningsförmåga bedöms i förhållande till den 11 SOU 1958:10, s 220 12 Bernitz mfl, 2005, s 205 13 SOU 1958:10, s 223 14 SFS 1960:644 15 Ibid. 8

produkt som det avser att individualisera. Det innebär att en bedömning görs utifrån det koncept som varumärket omfattar, d.v.s. det interna förhållande som råder för varan utan beaktande av något utomstående. Exempelvis kan varumärket Apple (varumärke för dator) inte erhålla varumärkesrättsligt skydd för äppleprodukter då det interna förhållandet är att betrakta som generiskt, d.v.s. beskrivande av varans art. Varumärket måste således sättas i tydlig relation till produkten. 16 Även om ett varumärke inte kan erhålla skydd genom inarbetning idag, utesluts inte att det i framtiden kan göra det. Särskiljningsförmåga kan förvärvas genom inarbetning och således leda till ett varumärkesrättsligt skydd 17. 2.4.2 Praktisk tillämpning Semyre Photonic Systems AB mot S.B. AB Ett rättsfall som tar upp särskiljningsförmågans betydelse är fallet mellan Semyre Photonic Systems Aktiebolag (forts kallat Semyre) och S.B. Aktiebolag ( forts kallat S.B.). Även om fallet gäller registrering av ett varumärke, är det domstolens syn på särskiljningsförmågan och innebörden av varumärken med beskrivande beteckning som är intressant. Sådana beteckningar har tidigare diskuterats, men gör sig här gällande i praktiken. 18 Semyre som var marknadsledande i Europa för en viss kontrollapparatur yrkade att S.B. skulle förbjudas att använda varumärket DOTCHECKER. S.B. hade från början beviljats registrering av varumärket och Semyre menade att denna varumärkesrätt skulle upphöra eftersom den innehöll en beskrivande beteckning och därför var oregistrerbar. De engelska orden dot och checker betyder fläck respektive kontrollant. Semyre som använde sig av samma beteckning tidigare hade inte försökt varumärkesskydda beteckningen eftersom den beskrev just apparatens användning. När Semyre senare försökte varumärkesskydda beteckningen SEMYRE DotChecker fick man avslag från PRV. 19 Semyre menade därför att S.B:s varumärke DOTCHECKER skulle upphöra då det utgjorde en beskrivande beteckning. Därför kunde varumärket heller inte erhålla någon särskiljningsförmåga ur registreringsmässig synvinkel, enligt Semyre. TR fann att varumärket DOTCHECKER var deskriptivt för varuslaget och därigenom saknade erforderlig distinktivitet. Bl.a. ansåg man att det engelska ordet checker klart beskrev varans användning som kontrollinstrument. Således ansåg TR att registreringen av DOTCHECKER stred mot 13 1st VmL. Semyres vann därför i TR men ärendet gick vidare 16 Melin och Medghoul, 1994, s 13 17 Granmar, 2003, s 66-67 18 RH 2001:76, avgjord 2001-07-06 19 Ibid. 9

till HovR. 20 HovR fastslog tingsrättens dom och menade att ordet DOTCHECKER är ett sammansatt ord där beståndsdelarna utgörs av de engelska orden dot och checker. Med översättningen av de båda orden till svenska fann HovR i enlighet med TR att varumärket var av beskrivande beteckning och därför inte kunde erhålla någon särskiljningsförmåga. HovR poängterade att särskiljningsförmåga hos ett varumärke skall avgöras vid en bedömning av märket i dess helhet. Någon analys eller uppdelning av märket som gjorts i förevarande fall, bör inte förekomma enligt förarbetena till VmL. Trots detta väljer domstolen att göra en sådan uppdelning av märket, med hänvisning till utvecklingen i rättspraxis. Någon särskiljningsförmåga ansågs därför inte finnas på ovan nämnda grunder och Semyres önskan om hävning av S.B:s varumärke godtogs. 21 PBR:s dom rörande UNIVERSAL MUSIC Ett annat intressant rättsfall rör Universal City Studios (forts kallat UCS) som ansökte hos PRV om registrering av varumärket UNIVERSAL MUSIC. PRV avslog dock ansökan eftersom man vid en direktöversättning fann ordet allsidig, allomfattande musik utgöra bristande särkskiljningsförmåga hos varumärket. Fallet gick till PBR. 22 UCS menade att varumärket var känt inom en stor andel av omsättningskretsen och att det därför innehöll särskiljningsförmåga. Vidare hänvisade bolaget till att man var ett av världens största och äldsta företag inom underhållning, film, television och musik. UCS hade också sedan tidigare använt UNIVERSAL som varukännetecken i Sverige. Flera företag inom musikbranschen gav även sitt stöd för UCS och intygade att varumärket var inarbetat inom en professionell del av omsättningskretsen. UCS visade även på att varje vuxen i genomsnitt köpte en och en halv skiva per år från UCS och därför även var starkt inarbetat även bland konsumenterna. 23 PBR fastslog att varken UNIVERSAL MUSIC eller någon svensk översättning var någon sedvanlig beteckning för varor eller tjänster, förknippade med musik. Sammansättningen av UNIVERSAL och MUSIC ansågs heller inte innehålla någon direkt beskrivning av en speciell egenskap hos varorna eller tjänsterna. PBR gav, utifrån UCS omfattande bevisning av varumärkets inarbetning och att någon särskiljningsförmåga inte saknades för varumärket, UNIVERSAL MUSIC rätt att registrera varumärket. 24 20 RH 2001:76, avgjord 2001-07-06 21 Ibid. 22 PBR nr 03-156, avgjord 2006-07-03 23 Ibid. 24 Ibid. 10

2.4.3 Författarens reflektioner Att ett varumärke måste ha särskiljningsförmåga för att erhålla varumärkesskydd bör ses som en självklarhet. Märket måste kunna särskiljas från andra näringsidkarens varor så att någon förväxling inte uppstår om vilken som är den rättmätige innehavaren. I författningskommentarerna till VmL framgår att särskiljningsförmåga för sådana ordmärken som anges i 1 2st VmL skall beaktas utifrån ordets betydelse på svenska. I fallet med DOTCHECKER översattas ordet på svenska. Såväl TR som HovR fann att en sådan översättning uppenbarligen uppfattades som en beskrivande beteckning. Vid bedömningen översattes de båda orden dot och checker till svenska där dess innebörd tillsammans skapade en beskrivande beteckning för varan. DOTCHECKER ansågs därför som oregistrerbart eftersom någon särskiljningsförmåga inte kunde anses föreligga. Den problematik som häri föreligger gäller även för det varumärkesrättsliga skyddet genom inarbetning. För att exempelvis DOTCHECKER skall erhålla skydd genom inarbetning krävs precis som vi registrering, att märket uppvisar särskiljningsförmåga. Den kan antingen vara ursprunglig eller förvärvad. I 2 3st VmL anges angående inarbetning, att kännetecknet skall vara känt som beteckning för de varor som tillhandahålls. Det innebär att det grundläggande kravet på särskiljningsförmåga är liknande för såväl inarbetning som för registrering, med den skillnad att lagtexten valt att uttrycka det på olika sätt. I fallet med UNIVERSAL MUSIC fann PRV att den svenska översättningen av varumärket till allsidig, allomfattande musik bidrog till bristande särskiljningsförmåga. När fallet gick vidare till PBR blev dock bedömningen en annan. Det som är intressant i det här fallet är vilken roll som musikföretagets omfattande bevisning spelar för PBR:s syn på särkskiljningsförmågan. Den starka bevisning som UCS framhävde genom bl.a. uttalanden från branschorganisationer fick stor betydelse. Dessutom visade UCS att varje vuxen i genomsnitt köpte en och en halv skiva per år från UCS, vilket måste ses som en väl inarbetning även bland konsumenterna. Med den starka bevisning som grund i kombination med att UNIVERSAL MUSIC inte ansågs utgöra någon sedvanlig beteckning för musiktjänster fann PBR att någon särskiljningsförmåga inte saknades i fallet. I olikhet med det förra fallet DOTCHECKER, fann PBR således att sammansättningen av orden inte innehöll någon beskrivande beteckning. DOTCHECKER och UNIVERSAL MUSIC ger oss inblick i vilken roll som den språkliga betydelsen spelar för rättsfallens utgång. De båda fallen skiljer sig på så sätt att varumärkenas ord vid översättningen till svenska, fått olika bedömningar. Det bör visserligen anses ganska okontroversiellt att 11

ordmärken som tillhandahålls i Sverige, skall beaktas utifrån dess betydelse på svenska. Samtidigt kan det vara svårt för vissa företag att hitta gränsdragningen till vad som utgör en beskrivande beteckning. Meningen med ett varumärke måste vara, att på bästa sätt, visa vilka varor och tjänster som företaget tillhandahåller. Att då inte kunna använda sig av varumärket UNIVERSAL MUSIC dvs., allomfattande musik kan därför ses som något tvivelaktigt. Därför känns PBR:s godkännande till registrering både tillfredsställande och viktig, inför framtiden. En annan viktig roll som framkommer inte minst i fallet med UNIVERSAL MUSIC, är sambandet mellan inarbetning och särskiljningsförmåga. En hög grad av inarbetning innebär att man med framgång kan åberopa att även särskiljningsförmåga föreligger. Således spelar inarbetningen en roll vid såväl skyddet som uppkommer vid inarbetning som vid tilltänkt registrering av varumärket. 2.5 Förväxlingsbarhet I 4 1st VmL anges rätten till ett varukännetecken enligt 1-3 innebär, att annan än innehavaren inte får i näringsverksamhet använda ett därmed förväxlingsbart kännetecken för sina varor.... Det står således innehavaren av ett varukännetecken fritt att förhindra andra att använda sådana förväxlingsbara kännetecken. 25 2.5.1 Förväxlingsbara kännetecken Vad gäller innebörden av förväxlingsbara kännetecken anges i 6 1st VmL kännetecken anses förväxlingsbara enligt denna lag endast om de avser varor av samma slag eller liknande slag. Den viktigaste funktionen som ett varukännetecken har är att kunna skilja näringsidkares varor från andras. För att bedöma om ett varumärke är förväxlingsbart med ett annat, skall en helhetsbedömning göras av märkeslikheten och varuslagslikheten. 26 När man ska bedöma märkeslikheten tas hänsyn till såväl synintryck som hörselintryck och andra associationer som kännetecknet ger upphov till. Vid fastställande av eventuell varuslagslikhet tillmäts tekniska likheter, distributionssätt, ändamål, användning och prisnivåer, stor betydelse. 27 Att fastställa om förväxlingsbara kännetecken föreligger i praktiken, kan ibland vara svårt. Mot bakgrund av EG- direktivet skall förväxlingsbarhet föreligga mellan varor som innehåller så små avvikelser att dessa inte kan undgå konsumentens möjlighet att se skillnad. 28 25 SFS 1960:644 26 Ibid. 27 SFS 1960:644 28 Bernitz mfl, 2005, s 225 12

2.5.2 Begränsning av känneteckensskydd I 5 VmL anges ensamrätt till varukännetecken innefattar icke sådan del av kännetecknet, som huvudsakligen tjänar att göra varan eller dess förpackning mera ändamålsenlig eller eljest att fylla annan uppgift än att vara kännetecken. Varumärken kan ibland bestå av sådan varuutstyrsel som medför tekniska fördelar och tjänar som kännetecken för varor. Sådan varuutstyrsel är således svår att erhålla känneteckensskydd för. Det finns dock fall där praktiska fördelar som kan uppkomma vid tex. distributionen av en vara, ändå kan bli inarbetade som kännetecken. Viktigt är att varumärkesrätten inte fungerar som en omväg för att skapa oberättigade monopol vad gäller förpackningar och formgivning. 29 2.5.3 Anseendeskydd - ett utvidgat skydd Enligt 6 2st VmL anges förväxlingsbarhet kan även åberopas till förmån för ett kännetecken som är väl ansett här i landet, om användningen av ett annat liknande kännetecken skulle dra otillbörlig fördel av eller skulle vara till förfång för det väl ansedda kännetecknets särskiljningsförmåga. Det innebär i de fall där köparen av ett välkänt märke kan missledas i tron på varumärkets rättmätige innehavare skall ett varumärkesrättsligt skydd tillfalla denna innehavare. Ett sådant skydd är motiverat dels med hänsyn till innehavarens goodwill d.v.s. goda anseende, som med hänsyn till konsumenterna. 30 Förväxlingsbarhet kan idag åberopas i de fall ett varukännetecken är väl ansett, här i landet. Förutsättningen är dock att någon måste dra otillbörlig fördel av kännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende. 31 Även om det inte krävs förväxling av varornas kommersiella ursprung för att 6 2st VmL skall tillämpas, råder det osäkerhet om vilken betydelse ursprungsprincipen skall tillmätas. Meningen med att tillämpa 6 VmL är idag främst att skydda varumärkets anseende genom att förhindra snyltning och annan skada. 32 29 SOU 1958:10, 224 30 Prop. 1960:167, s 74 31 Prop. 1994/95:59, s 44 32 Wessman, 2002, s 49-50 13

2.5.4 Praktisk tillämpning MAST-Jägermeister AG mot Vin & Sprit AB MAST-Jägermeister AG, Tyskland yrkade att Vin & Sprit AB vid vite skulle förbjudas att använda sig av kännetecknet Jägarbrännvin. Detta eftersom Jägarbrännvin ansågs förväxlingsbart med de inarbetade enligt MAST, varumärkena Jäger och Jägermeister. 33 TR fastställde att Jägarbrännvin hade samma tre inledande bokstäver som Jäger och Jägermeister. I övrigt menade man att ljudbilderna avvek påtagligt beroende på de tyska och svenska uttalen. Vidare menade TR att det långa ordet Jägermeister gav en klar anvisning till det tyska språkområdet. Vad gäller ordet Jäger ansåg man att det likväl kunde associeras med egennamn, ortsnamn eller rent av fantasiord. Skyddet för sådana ordmärken är begränsade till identiska ordbildningar, inte till vanliga svenska ord, som tex. jägare. TR tog även i beaktning den svenska alkoholkulturen vid fastställande av om förväxlingsrisk fanns mellan varumärkena. Drycker av benämning brännvin ansågs förtäras i huvudsak till mat, vilket Jägermeister inte gjorde. TR menade vidare att ordet Jägarbrännvin anknöt till just brännvin vilket inte var fallet med Jäger och Jägermeister. Således fann TR att det inte var frågan om identiska varuslag. 34 Slutligen konstaterade TR, att kännetecken avser varor som i enighet med VmL, är av liknande slag. Trots de associationer som var möjliga att göra mellan Jägarbrännvin och märkena Jäger samt Jägermeister ansåg TR inte att någon förväxling förelåg ur konsumentsynpunkt. Inte heller branschfolk kunde ta miste på varornas ursprung. Målet gick vidare till HovR som gjorde ett antal iakttagelser. Där ansåg man att eftersom både Jägarbrännvin och Jägermeister var starksprit med ungefär samma alkoholhalt skulle dessa räknas till samma varuslag i VmL:s mening. 35 Som tidigare nämnts fann HovR utifrån de marknadsundersökningar som gjorts, att inarbetning förelåg för varumärkena Jäger och Jägermeister. Utifrån det fastslog man att åtminstone Jägermeister hade en betydande särskiljningsförmåga. Vidare anförde man att likheter måste göras utifrån Jäger och Jägar av de båda varumärkena. Där fann man en påtaglig såväl ljud- som bildmässig likhet mellan märkena som båda associerade till jakt. 36 Trots det ovan sagda fann HovR i enlighet med TR att någon förväxlingsrisk inte förelåg mellan varumärkena. Man ansåg bl a att varumärket Jäger förknippades snarare med en tysk vara än en svensk, samtidigt som Jägar påminde om Sverige, såväl i tal som i skrift. Vidare menade HovR att de 33 NJA 2003, s 163, avgjord 2003-05-09 34 Ibid. 35 Ibid. 36 Ibid. 14

föreföll skillnader mellan dryckernas egenskaper och användningsområden, precis som TR var inne på. Likaså framhöll man att den höga medvetenheten hos köpare av starsprit talade emot förväxlingsrisken. Slutligen fastställde HovR att Jäger inte kan uppfattas som ett brännvin av folk i gemen här i Sverige. HovR fann utifrån en helhetsbedömning av fallet, i enlighet med TR att Jägarbrännvin inte kunde anses leda till förväxling av varumärkena Jäger och Jägermeister. 37 Fallet gick även vidare till HD. Där ansåg man att lagen skulle tolkas i överensstämmelse med EG-rättslig praxis. Vidare förde man ansökan om förhandsbesked från EG-domstolen. HD fann att varumärkena Jäger och Jägermeister hade en såväl ursprunglig som förvärvad särskiljningsförmåga och därför skulle erhålla ett särkskilt omfattande skydd. Vad gäller märkeslikheten mellan Jägermeister och Jägarbrännvin samt Jäger och Jägar fann man både språkliga som begreppsmässiga likheter. Likaså fann man ljud- och ordbildmässiga likheter mellan märkena. HD kom därför slutligen fram till att Jägarbrännvin kunde förväxlas med Jäger och Jägermeister, åtminstone på så sätt att omsättningskretsen kunde tro att de alkoholhaltiga dryckerna kom från företag med ekonomiska band sinsemellan. 38 Artikel i NIR 2004, häfte 3 årgång 73 Professor i immaterialrätt Per Jonas Nordell kommenterar förevarande fall i en artikel där han ställer sig frågande till hur långt varumärkesrätten bör sträcka sig. HD begärde förhandsavgörande från EG-domstolen och utgick från detta i sin bedömning av förevarande fall. Nordell menar att en sådan bedömning kan ha vissa brister eftersom EG-domstolen aldrig tar ställning i sak i sina förhandsbesked. Den går därför enligt Nordell, inte enbart att förlita sig på EG-domstolens avgörande för att avgöra tex. en sådan tvist som med Jägermeister. 39 Nordell menar att den judiciella bedömningen bör vara mer konkurrensrättsligt färgad där man prövar hur varukännetecken verkligen upplevs av omsättningskretsen. I en sådan bedömning kan det vara relevant att ta ställning till specifika fakta som tex. hur varukännetecknet varit placerat på den aktuella varan eller i vilka marknadsföringsmässiga sammanhang som kännetecknet cirkulerat. Idag menar Nordell, låter sig domstolen påverkas i alltför stor utsträckning av administrativ praxis i sin bedömning. 40 Nordell menar vidare att kännetecknets mening är central vid fastställande av förväxlingsbarhet. Kännetecknets mening handlar om det innehåll som kännetecknet förvärvar genom inarbetning. Innehållet har sitt ursprung i kännetecknets relation till exempelvis försäljningsmetoder, marknadsföring, servicegrad och garantiåtaganden. Dessa faktorer menar Nordell, spelar en 37 NJA 2003, s 163, avgjord 2003-05-09 38 Ibid. 39 NIR 2004, s 305 40 Ibid. 15

viktig roll för omsättningskretsens uppfattning av kännetecknet. Bara i de fall där kännetecknens förvärvade meningar sammanfaller kan förväxlingsbarhet anses föreligga, enligt Nordell. 41 Slutligen fastställer Nordell att någon förväxlingsrisk mellan Jägarbrännvin och de både varumärkena Jäger och Jägermeister inte kan anses föreligga. Detta eftersom varorna tillhandahållits under en längre tid där omsättningskretsen förvärvat helt skilda meningar av varumärkena. Skilda meningar som har uppkommit bl.a. genom att Jägarbrännvin oftast beställs över disk och genom den betydande skillnad i smak som förekommer mellan de alkoholhaltiga dryckerna. Förväxlingsbarhet skall snarare prövas utifrån en empirisk bedömning av förväxlingsrisken än utifrån lagens angivna rekvisit, menar Nordell. Så var dock inte fallet med Jägermeister. 42 2.5.5 Författarens reflektioner I fallet med Jägermeister har en mängd olika faktorer lagt grunden till bedömningen av förväxlingsbarheten mellan varumärkena. I lagtexten framgår att förväxlingsbarhet endast skall föreligga i de fall där kännetecken avser varor av liknande slag. Denna grundläggande förutsättning ansåg TR inte infinna sig i fallet med Jägermeister. Den motivering som låg till grund för denna bedömning var att Jägarbrännvin ansågs förtäras i huvudsak till mat, vilket inte var fallet med Jägermeister. Någon förväxling kunde således varken ske ur konsument- eller branschsynpunkt, enligt TR. När fallet gick vidare till HovR fastslog man att både Jägarbrännvin och Jägermeister var starksprit med ungefär samma alkoholhalt och därför skulle räknas till samma varuslag. Trots detta fann HovR, utifrån en mängd olika iakttaganden att någon förväxling inte ansågs föreligga mellan varumärkena. Det innebär således att även om domstolen anser att varuslagslikhet kan göras gällande, inte behöver innebära att varumärkesskydd därav uppkommer. När fallet går vidare till HD är det precis som Nordell skriver i sin artikel, inte på någon empirisk grund som domstolen fastställer sitt beslut. Istället begär man förhandsavgörande från EG-domstolen. I ett sådant förhandsavgörande fastställer EG-domstolen en slags generell tillämpning av hur fall, liknande Jägermeister, skall bedömas. Det är däremot inte ett avgörande i själva sakfrågan, som Nordell snarare efterlyser. Däri ligger också ett problem, precis som Nordell menar, att EG-domstolen inte beaktar de olika faktorer som är utmärkande för det enskilda fallet. Faktorer som bör analyseras väldigt ingående för att komma fram till en korrekt bedömning. När HD fastställer att förväxlingsbarhet föreligger mellan Jägarbrännvin och de båda varumärkena Jäger och Jägermeister gör man det således med stöd i 41 NIR 2004, s 305 42 Ibid. 16

ett förhandsavgörande från EG-domstolen. EG-domstolen har i sin tur grundat sitt förhandsavgörande på bl. a. tolkningen av varumärkesdirektivet. Där framkommer att märkets förväxlingsbarhet skall bedömas utifrån graden av kännedom på marknaden, den association som det använda eller registrerade märket framkallar och graden av likhet mellan de aktuella varorna eller tjänsterna. Någon närmare definition av dessa kriterier ges inte, om någon vägledning därav uppkommer kan därför diskuteras. EG:s varumärkesdirektiv bidrar här till svårigheter för de nationella domstolarna att tolka dessa bestämmelser, vid den praktiska tillämpningen. Utifrån Nordells utgångspunkt föreligger inte någon förväxlingsbarhet mellan Jägarbrännvin och de båda varumärkena Jäger samt Jägermeister. Han menar att omsättningskretsen förvärvat helt skilda meningar om de olika varumärkena. Nordells invändningar mot HD:s bedömning i fallet med Jägermeister känns både välgrundade och rimliga samtidigt som de uppvisar vissa brister. Att fastställa om förväxlingsbarhet föreligger, som i förevarande fall utifrån en förhandsavgörande av EG-domstolen, har uppenbarligen brister. Precis som Nordell skrev i sin artikel tar EG-domstolen inte ställning i sakfrågan. Det innebär att en mängd olika faktorer inte tillmäts sådan betydelse vid bedömningen som de rimligen bör få. Det finns en mängd olika aspekter som grundlagt omsättningskretsens uppfattning av kännetecknets mening. Dessa aspekter har tidigare tagits upp och är viktiga vid fastställandet av förväxlingsbarheten. Nordell har därför en viktig poäng i det han skriver. En poäng som bygger på att förväxlingsbarhet skall grundas på empiriska bedömningar utifrån de aspekter som tidigare nämnts. Vidare finns det några punkter som är intressanta att ta upp. En av dessa är att EG-domstolens främsta uppgift är fungera som vägledning för de nationella domstolarna, inte att avgöra de enskilda fallen. De är såldes inte EG-domstolens uppgift att ta reda på alla omständigheter som föreligger i det enskilda fallet. EG-domstolen skall istället fungera som en övergripande vägledning för alla medlemsstaternas domstolar. Att domstolen skulle gå djupare in på de enskilda rättsfallen förefaller orimligt, inte minst utifrån den mängd ansökningar som dagligen inkommer till EG-domstolen. Noterbart är också att man inte enbart kan se till sådana aspekter som Nordell tidigare påpekat. De bör också finnas riktlinjer och rekvisit utifrån lagtexten som spelar en viktig roll vid fastställandet av förväxlingsbarheten. Anmärkningsvärt är att HD ändrar på såväl TR:ns som HovR:ns beslut i fallet med Jägermeister. Detta efter att man har begärt förhandsbesked från EG-domstolen. HD har därför i sin bedömning, erhållit en mer EG-rättslig syn på förväxlingsbarheten mellan Jägarbrännvin och Jägermeister, än vad som varit fallet med de tidigare instanserna. 17

3. Inarbetning - vad krävs? Enligt 2 3st VmL anges Ett kännetecken anses inarbetat, om det här i landet inom en betydande del av den krets till vilken det riktar sig är känt som beteckning för de varor som tillhandahålls under kännetecknet. Det finna således ett antal förutsättningar som måste vara uppfyllda för att ett varumärkesrättsligt skydd skall kunna uppnås genom inarbetning. 43 3.1 Kriteriet här i landet I 2 3st VmL anges att ett varukännetecken skall vara känt här i landet. Det innebär inte att ett varumärke måste vara inarbetat i hela landet, tvärtom behövs endast en lokal inarbetning. Skyddet omfattar då endast den lokala del, inom vilket varumärket är tillräckligt känt för att vara inarbetat. Därmed finns möjligheter för två personer att inneha identiska varumärken och erhålla skydd för dessa, i de fall inarbetning skett i olika delar av landet. Ensamrätten omfattar således endast den geografiska del där varumärket anses inarbetat. 44 Varumärket behöver heller inte ha använts här i Sverige för att det skall få rättsligt skydd genom inarbetning. Ett varukännetecken kan ha inarbetats genom en annonskampanj, trots att själva varan inte har kommit ut på marknaden. Ett varumärke kan även genom reklam i utlandet leda till att det blir känt i Sverige. Således kan ett skydd genom inarbetning bli gällande även i dessa fall. Har varan eller tjänsten blivit känd utomlands men inte i Sverige, kan ett varumärkesrättsligt skydd inte uppnås. 45 Varukännetecken behöver heller inte inarbetas genom aktiva insatser, som te.x omfattande annonskampanjer, från sökandes sida. Varumärken som inte ligger till grund för sådana aktiva insatser utan blivit kända på annat sätt, kan således erhålla skydd genom inarbetning. 46 3.2 Omsättningskretsen Varukännetecknet skall vara känt inom den krets till vilket det riktar sig, dvs. omsättningskretsen. Till omsättningskretsen hör dels personer som befattar sig med varan under distributionen såsom generalagenter, importörer, grossister, detaljister m.m. och dels konsumenter, dvs. slutanvändarna av varan. Eftersom varumärkesskydd kan uppkomma för såväl varor som tjänster, spelar varuslaget en central roll vid bedömningen av omsättningskretsens sammansättning. 47 43 Bernitz mfl, 2005, s 212 44 Ibid. 45 SOU 1958:10, s 221-222 46 Ibid. 47 Koktvedgaard och Levin, 2004, s 365 18

Till gruppen konsumenter skall även läggas, i de fall där varan som sådan inte når den bredare allmänheten, företag som förädlar, begagnar eller förbrukar varan. Så är fallet med en mängd olika råmaterial. 48 Varukännetecknet behöver heller inte vara känt inom alla, nyss uppräknade distributionsled. När det gäller vissa specialiserade varor, kan omsättningskretsen bestå av en relativt liten krets människor eller företag. I de fall som rör dagliga förbrukningsvaror, blir omsättningskretsen betydligt mer omfattande och kan i flera fall fastställas till den bredare allmänheten. 49 I de fall varan inte vänder sig till alla personer och företag, begränsas omsättningskretsen till att omfatta sådana som kan tänkas köpa den aktuella varan. För de företag som vill erhålla skydd genom inarbetning på lokal nivå, begränsas även omsättningskretsen till att omfatta denna del av landet. 50 3.3 Känt inom en betydande del Varukännetecknet skall även vara känt inom en betydande del av omsättningskretsen enligt 2 3st VmL. Vad som anses vara en betydande del kan inte anges generellt, istället avgörs detta utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Viktigt blir då att fastställa hur många personer som uppfattar varumärket som en beskrivande beteckning. Om så är fallet, skall kravet på antalet personer som uppfattar varumärket som ett kännetecken, ställas ännu högre. Ett varumärke som beskriver tex. varans art, beskaffenhet, mängd och funktion kallas för beskrivande beteckning. Det är inte tillräckligt att större delen av omsättningskretsen uppfattar varumärket som en beskrivande beteckning för att innehavaren skall erhålla inarbetningsskydd. Avgörande betydelse får istället om personer känner till vad varukännetecknet används för och uppfattar märket som just ett varumärke, dvs. en symbol för företagens varor och tjänster. 51 Av förarbetena till 1960 års varumärkeslag framgår att varukännetecknet skall vara allmänt känt inom en betydande del av omsättningskretsen för att anses som inarbetat. Något närmare klargörande i uttrycket allmänt känt ges inte. Det ställs heller inga krav på någon procentuell andel av omsättningskretsen som bör känna till tecknet för att det skall anses som inarbetat. 52 Allmänt känt har i praktiken tidigare haft notorietetsgränsen på ca 50% för ett varumärke skall anses inarbetat. 53 Den procentuella andelen har dock varit av begränsad betydelse, istället har avgöranden lagts i hur stort goodwill-värde som utmärkt kännetecknet. Goodvill-värde är ett mått 48 SOU 1958:10, s 222 49 Ibid. 50http://www.ab.se/go.asp?mainpage=http://www.ab.se/mainframe/varumarken/registrerav ar umarken/att_bevisa_inarbetning.htm 51 Prop. 1994/95:59, s 45 52 SOU 1958:10, s 222 53 Koktvedgaard och Levin, s 366 19

på företagets goda anseende. 54 Utgångspunkten har dock förändrats med den nya lagstiftningen som tillkom i början på 90-talet. I de ändringar som gjorts i VmL har uttrycket allmänt känt ersatts med enbart känt. Den nya lagstiftningen anger heller inte någon procentuell andel av omsättningskretsen som bör känna till varan för att denna skall anses som inarbetad. Följderna har istället blivit att kravet på att en viss andel av personerna i omsättningskretsen skall känna till varan, har ökat jämfört med tidigare. 55 En tumregel säger att om ca 30-35% av omsättningskretsen känner till ett varumärke, så anses det inarbetat. För att ta reda på om ett varumärke skall anses som inarbetat eller inte, används olika typer av marknadsundersökningar. Sådana notorietetsundersökningar görs på uppdrag av Stockholms Handelskammares Varumärkesnämnd som i sin tur gör en objektiv bedömning om inarbetning föreligger. 56 Denna varumärkesnämnd kommer jag att återkomma till senare i arbetet. 3.4 Känt för de varor som tillhandahålls Kännetecknet skall även vara känt som beteckning för de varor som tillhandahålls i näringsverksamhet. Kännetecknet måste således fungera som ett individualiseringsmedel, d.v.s. kunna särskilja varan från andra näringsidkarens varor. Vad som menas med varor som tillhandahålls i näringsverksamhet är att varan måste göras tillgänglig på marknaden. Det behöver inte vara innehavaren av kännetecknet själv som tillhandahåller slutkonsumenterna varan, istället handlar det oftast om olika typer av återförsäljare. Avgörande blir därför om någon särskiljningsförmåga föreligger gentemot liknande varumärken av samma slag. 57 När man bedömer om ett kännetecken skall anses som inarbetat eller inte bör hänsyn tas till den tid och omfattning som varukännetecknet har varit i bruk. Användningens omfattning skall därför tillmätas betydelse. Ett varukännetecken skall även kunna erhålla inarbetningsskydd utan intensiva annonskampanjer i de fall varukännetecknet använts i stor omfattning under en längre tid. 58 54 Bernitz mfl, 2005, s 211 55 Ibid. 56 Granmar, 2003, s 91 57 SOU 1958:10, s 223 58 Ibid. 20

3.5 Förhållandet till 6 2st VmL Intressant är att titta på skiljelinjen mellan det varumärkesrättsliga skyddet enligt 2 3st VmL, som handlar om ett rättsgrundande skydd, och 6 2st VmL. För att erhålla skydd genom inarbetning enligt 2 3st VmL måste märket, som tidigare nämnts, vara känt inom en viss del av omsättningskretsen. Såldes kan sägas att en kvantitativ bedömning ligger till grund för detta skydd. 59 När det gäller 6 2st VmL så handlar den om skyddsomfånget. Med väl ansedda varumärken avses sådana märken som i sig har förvärvat ett kommersiellt värde för såväl aktuella som framtida användning. Därför ligger en kvalitativ bedömning till grund för detta varumärkesskydd, eftersom det kommersiella värdet är detsamma oavsett om märket är känt i den mening som anges i 2 3st VmL. Naturligtvis kan varumärken som omfattas enligt 2 3st VmL och 6 2st VmL sammanfalla. Oftast är ett väl ansett varumärke också känt i den bemärkelsen som anges i 2 VmL om inarbetning även om det inte alltid behöver vara fallet. 60 Bakgrunden till det extra skyddet som anges i 6 2st VmL grundar sig på varumärkets utveckling den senaste tiden. Även om varumärken inte är kända i den bemärkelse som anges i 2 VmL, kan dessa ändå ha ett stort förmögenhetsvärde och bör därför skyddas enligt lag. Trots detta är det inte aktuellt att ge inarbetningsskydd och skydd utanför området för varuslagslikhet en principiellt likartad utformning eftersom 2 VmL innehåller ett rättsgrundande skydd. 61 3.6 Praktisk tillämpning TV3 AB mot H13G Intressant är att titta på hur inarbetning enligt ovanstående förutsättningar förhåller sig i praktiken. För att ta reda på det har jag valt att titta närmare på några relevanta rättsfall. Ett handlar om det svenska tv-bolaget TV3 AB mot svensk- och Kina- ägda bolaget H13G som marknadsför 3G-telefoni i Sverige. TV3 yrkade att H13G skulle förbjudas att använda siffran och logotypen 3 för nyheter, sport, nöje, underhållning och annan information i kombination med rörliga bilder. 62 TV3 förlorade i TR och ärendet gick vidare till HovR. Företaget menade att varumärkesskydd förelåg för siffran tre och att man arbetat in märket 3 för sin verksamhet. Därigenom hade varumärket blivit väl ansett i Sverige, enligt TV3. Vidare gjorde företaget gällande att H13G använt sig av 59 Prop. 1994/95:59, s 43-44 60 Ibid. 61 Ibid. 62 HovR T-5949/05, avgjord 2006-05-12 21