IMMATERIALRÄTT OCH MEDIARÄTT

NR 2 2005 REDAKTION: Advokat Petra Hansson Advokat Jens Kinnander ANSVARIG UTGIVARE: Advokat Per Josefson KONTAKTPERSONER: Advokat Karin Cederlund, Stockholm Telefon 08-505 764 95 e-post karin.cederlund@msa.se Advokat Göran Kraft, Göteborg Telefon 031-355 16 83 e-post kraft@msa.se Advokat Pär Andersson, Öresund Telefon 042-489 22 10 e-post pan@msa.se IMMATERIALRÄTT OCH MEDIARÄTT Juristerna i verksamhetsgruppen för immaterialrätt är specialiserade på immaterialrätt och angränsande områden. Ett sådant angränsande område är mediarätt just nu aktuellt genom Marknadsdomstolens avgöranden angående förhållandet mellan yttrandefriheten och känneteckensrätten och den s k must carry - lagstiftningen samt förändringar i upphovsrätten som nyligen har trätt i kraft. Detta nyhetsbrev innehåller även intressanta nyheter på varumärkesrättens och upphovsrättens område. Yttrandefrihet och marknadsföring på internet Marknadsdomstolen (MD) har meddelat två domar som rör frågan om yttrandefrihet gäller för information på internet. I det ena fallet hade Kooperativa Förbundet (KF) på sin webbplats tillhandahållit det så kallade Änglamarksspelet, ett spel som är starkt kopplat till varumärket Änglamark. I det andra fallet hade en plastikkirurgisk klinik på sin webbplats publicerat negativa uttalanden om en produkt som marknadsfördes av en konkurrent. Den fråga som aktualiserades var huruvida information som publiceras på en webbplats, som inte omfattas av det lagstadgade grundlagsskyddet för yttrandefrihet, ändå skulle kunna omfattas av ett utvidgat yttrandefrihetsskydd i förhållande till marknadsföringslagen. MD konstaterade att internet i huvudsak inte omfattas av grundlagsskyddet för yttrandefrihet, men att yttrandefrihet ändå är så viktigt för en demokrati att återhållsamhet bör visas ifråga om att ingripa mot otillbörlig marknadsföring på ett sätt som kan försvåra för näringsidkare att använda internet för opinionsbildning. Gränsen för marknadsföringslagens räckvidd när det gäller uttalanden på internet bör därför enligt MD bestämmas efter samma kriterier som i förhållande till medier som skyddas av det lagstadgade grundlagsskyddet för yttrandefrihet. I fallet med Änglamarksspelet bedömde MD att spelet måste anses ha ett kommersiellt syfte. Vid en prövning enligt marknadsföringslagen ansågs spelet misskreditera andra lantbrukare än de som odlar ekologiskt och KF förbjöds därför att använda det i sin marknadsföring. I fallet med den plastikkirurgiska kliniken ansågs däremot syftet med uttalandena på webbplatsen i första hand vara opinionsbildande. De ansågs därför inte ha ett kommersiellt syfte varför ett ingripande enligt marknadsföringslagen inte kunde göras. (MD:s domar den 12 april 2005, mål nr 2005:11, respektive den 27 maj 2005, mål nr 2005:18.) Siffran 3 inte TV3:s Stockholms tingsrätt har meddelat en mellandom i det uppmärksammade målet mellan TV3 och HI3G avseende frågan om intrång i TV3:s påstådda varumärkes- och firmarättigheter till siffran 3. I målet hade TV3 yrkat på vitesförbud mot HI3G på grund av HI3G:s användning av siffran 3 i olika former. TV3 innehar varumärkesregistreringar avseende figurer innehållande siffran 3 samt firman TV3 AB. TV3 hävdade dock ensamrätt även till siffran 3 som sådan, oavsett grafisk utformning. Med hänsyn till risken för förväxlingsbarhet hävdade TV3 vidare att det råder identitet mellan de tjänster som respektive bolag utför samt att TV3:s varumärke och firma är väl ansedda och därmed har ett utökad skydd. sid 1

Tingsrätten fann att TV3:s varumärkesregistrering endast avser specifika figurmärken och inte siffran 3 som enskilt element. Inte heller ansågs TV3 ha visat att sådan ensamrätt förvärvats genom inarbetning. Beträffande firman TV3 AB ansåg tingsrätten att firmans särprägel uteslutande härrör från kombinationen 3 och TV varför skydd för siffran 3 inte kan tillgodoräknas TV3. I fråga om likheten av respektive bolags tjänster, konstaterade tingsrätten att verksamheterna har beröringspunkter men att det finns påtagliga olikheter mellan dem. Tingsrätten poängterade skillnaden i avtalsstruktur för respektive tjänst. HI3G bygger på avtal direkt med konsumenten genom köp av mobiltelefon och abonnemang. TV3:s tjänster däremot består i schemalagda TV program och reklamavsnitt. Något avtal direkt med konsumenten träffar inte TV3. Tingsrätten lyfte även fram skillnaderna i upplevelse mellan TV3 och HI3G:s olika förmedlingssätt av rörliga bilder och menar att inget framkommit som innebär att de tjänster som HI3G erbjuder kan anses vara ersättningsbara och konkurrera med TV3:s tjänster. Angående förväxlingsrisken fann tingsrätten vidare i fråga om märkeslikheten påtagliga olikheter i visuell framtoning mellan TV3:s figurmärken och HI3G:s figur samt att HI3G:s användning av siffran 3 inte kunde anses uppvisa märkeslikhet med TV3:s varumärken eller firma. Avslutningsvis uttalade tingsrätten att TV3:s varumärken kan anses vara väl ansedda men att parternas kännetecken inte i något fall är liknande, eller att det finns fog för TV3:s påstående om att berörd kundkrets skulle uppfatta något kommersiellt samband mellan de jämförda kännetecknen eller att HI3G:s känneteckensanvändning på annat sätt skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för TV3:s kännetecken. HI3G ansågs därför sammantaget inte ha gjort sig skyldigt till intrång i TV3:s varumärkes- eller firmarättigheter. (Stockholms tingsrätts dom den 1 juli 2005, mål nr T 10412-03.) Verkligt bruk inte ett helt ringa krav Högsta domstolen (HD) har nyligen meddelat dom i målet mellan Intel och Empresa (jfr Svea hovrätts dom i målet, nyhetsbrev 3, 2004). I målet hade Intel yrkat att de av Empresa i Sverige registrerade varumärkena Entelcard skulle hävas med hänsyn till att Empresa inte gjort verkligt bruk av dem inom en period av fem år i den mening som avses i 25 a varumärkeslagen. HD anförde att samma krav på verkligt bruk för att bibehålla rättigheterna till ett varumärke skall gälla i samtliga medlemsstater. Precis som Svea hovrätt anförde HD att frågan om verkligt bruk skall avgöras i enlighet med de principer som har kommit till uttryck i EG-domstolens avgöranden i målen C-40/01 (Ajax Brandbeveiliging BV) och C-259/02 (Laboratories Goemar S.A.). Bedömningen av vad som är att se som verkligt bruk skall göras med beaktande av samtliga omständigheter och förhållanden som kan styrka att märket faktiskt har utnyttjats kommersiellt. Även en mycket begränsad användning av ett varumärke kan vara tillräcklig, under förutsättning att användningen anses vara motiverad för att bibehålla eller skapa marknadsandelar för de varor eller tjänster som skyddas av varumärket. HD anförde vidare att användning som inte är kommersiellt betingad utan enbart syftar till att bibehålla rätten till ett varumärke inte innebär ett verkligt bruk. HD konstaterade att EG-domstolen inte fastslagit någon lägre gräns för den användning som skall anses vara tillräcklig. Empresa åberopade, för att styrka att verkligt bruk förelåg, ett avtal, ett brev och en faktura från en radiostation, två fakturor utställda på en privatperson samt en sammanställning av telefonsamtal. HD ansåg att avtalet, enligt vilket ett företag skulle vidta vissa åtgärder i syfte att introducera tjänsten Entelcard Internacional på den svenska marknaden, inte i sig hade inneburit att varumärkena använts på marknaden för de varor eller tjänster för vilka de är registrerade. Avtalet ansågs inte heller innebära en sådan marknadsföringsåtgärd som under vissa förutsättningar kan godtas som verkligt bruk. Avgörande för frågan om varumärkena tagits i verkligt bruk var därför huruvida övrig bevisning var tillräcklig. Brevet och fakturan från en radiostation visade att en reklamkampanj för Entelcard ägt rum i radiokanalen Panamericana FM från november 1999 till juni 2000 och att kampanjen fakturerades med 295 US$ i januari 2001. Övrig bevisning visade att den tjänst Empresa tillhandahöll användes vid telefonsamtal mellan Sverige och Chile vid ett fåtal tillfällen under 2001. HD konstaterade att det inte fanns någon utredning som visade vilket innehåll reklamkampanjen hade haft och att den utredning som gjorts visade att kampanjen varit mycket begränsad. Vidare menade HD att det av bevisningen inte framgick på sid 2

vilket sätt Empresas tjänster tillhandahållits i Sverige och inte heller om någon försäljning av dessa tjänster under varumärkena ägt rum här. HD slog fast att även med beaktande av att omsättningskretsen varit mycket begränsad framstår den användning som åberopats, i avsaknad av annan utredning i de nämnda avseendena, som alltför liten för att den skulle kunna godtas som verkligt bruk av varumärkena. Med anledning härav ändrade HD hovrättens dom och biföll Intels talan om hävning av Empresas varumärkesregistreringar. (HD:s dom den 26 september 2005, T-3532-04.) Varumärkesskydd för HAVE A BREAK? EG-domstolen har meddelat ett förhandsbesked i mål mellan Nestlé och Mars angående tolkningen av artikel 3.3 i varumärkesdirektivet (direktiv 89/104/EEG), rörande kravet på särskiljningsförmåga för varumärkesregistrering när ett varumärke endast har använts som en del av eller i kombination med ett annat varumärke. Nestlé, som tillverkar chokladkakan KIT KAT, hade tidigare registrerat såväl namnet KIT KAT som reklamsloganen HAVE A BREAK HAVE A KIT KAT som varumärken i Storbritannien. Därefter ansökte Nestlé om registrering av HAVE A BREAK som ett självständigt varumärke i Storbritannien. Företaget Mars invände mot registreringen med hänvisning till att Nestlés sökta varumärke inte hade nödvändig särskiljningsförmåga. Kravet på särskiljningsförmåga i varumärkesdirektivet innebär enligt EG-domstolen att den relevanta omsättningskretsens identifiering av varan eller tjänsten såsom härrörande från ett visst företag skall vara ett resultat av att varumärket har använts som ett sådant. För att detta krav skall vara uppfyllt krävs inte nödvändigtvis att det varumärke som ansökan gäller har använts självständigt. Ett varumärke kan således förvärva särskiljningsförmåga genom att det har använts som en del av eller i kombination med ett registrerat varumärke. Den engelska domstolen, som ställde tolkningsfrågan, har nu att slutligt ta ställning till Nestlés ansökan om varumärkesregistrering. (EGdomstolens dom den 7 juli 2005, mål nr C- 353/03.) Högsta domstolen uttalar sig om upphovsrätt och konkurs Högsta domstolen (HD) har i anledning av en s k hissprövning svarat på ett antal frågor som ställts av Växjö tingsrätt rörande upphovsrätt och konkurs. Bakgrunden till tingsrättens frågor är följande. En illustratör hade ingått ett förlagsavtal med ett förlag. Enligt förlagsavtalet hade förlaget rätt att mångfaldiga och sälja illustratörens verk mot ersättning i form av royalty. Förlaget försattes dock i konkurs och konkursboet sålde då det lager av produkter som tillverkats under förlagsavtalet till ett annat bolag. Illustratören hävde kort tid efter försäljningen förlagsavtalet under åberopande av väsentligt avtalsbrott i form av obetalda royaltyfordringar samt förväntat betalningsdröjsmål, och väckte sedan talan mot konkursboet för bl a upphovsrättsintrång. Tingsrättens frågor rörde huvudsakligen (i) om konkursboets försäljning av de produkter som fanns i lager utgjorde upphovsrättsintrång, (ii) om massafordran uppkommit på grund av konkursboets försäljning, (iii) om konkursboet inträtt i förlagsavtalet genom försäljningen, (iv) om utgivning eller annat offentliggörande var av betydelse för konkursboets rätt att sprida exemplar, samt (v) om betydelsen av en eventuell hävning av förlagsavtalet före försäljningen. HD fann inledningsvis att konkursboet inte hade gjort sig skyldigt till upphovsrättsintrång genom försäljningen av det befintliga lagret under förutsättning att förlagsavtalet var gällande vid tidpunkten för försäljningen. Försäljningen utgjorde visserligen en spridning av exemplar av illustratörens verk till allmänheten i upphovsrättslagens mening, men eftersom den omfattades av de rättigheter som tillkom förlaget enligt förlagsavtalet så utgjorde den inte något intrång. HD fann inte heller att en massafordran (d v s en fordran mot själva konkursboet) uppkommit redan på den grunden att konkursboet efter konkursutbrottet förfogat över den upplåtna spridningsrätten genom försäljningen av det befintliga lagret. Detta mot bakgrund av att en fordran på royalty får anses ha uppkommit redan genom förlagsavtalet och därför före konkursutbrottet. Vad gäller frågan om konkursboet genom försäljningen av existerande lager skulle anses ha inträtt i förlagsavtalet, uttalade HD att försäljningen kunde jämställas med en normal avveckling av ett konkursbos varulager. Konkursboet kunde därför inte genom sitt handlade anses ha inträtt i förlagsavtalet enbart genom försäljningen. När det gäller frågan om betydelsen av utgivning eller annat offentliggörande för konkursboets rätt att sprida exemplar, uttalade HD att den upphovsrättsliga förfoganderätt som genom förlagsavtal upplåtits till en förläggare, och de fysiska exemplar som framställs med stöd av ett sådant avtal, inte omfattas av utmätnings- sid 3

förbudet för exemplar av konstverk som inte godkänts för offentliggörande. Konkursboets massaansvar påverkades således inte av det förhållandet att vissa av illustratörens verk varken hade offentliggjorts eller utgivits vid tidpunkten för försäljningen. Slutligen uttalade HD att om förlagsavtalet hade hävts före försäljningen av det befintliga lagret, saknade konkursboet spridningsrätt i förhållande till de exemplar som fanns i lagret. Konkursboets försäljning av exemplar av illustratörens verk utan hennes samtycke skulle därmed innebära ett upphovsrättsintrång med rätt till ersättning som följd. Eftersom det är konkursförvaltarens åtgärd, d v s försäljningen av befintligt lager, som är ersättningsgrundande har boet därmed ådragit sig massaansvar för ersättningen. (HD:s beslut den 15 juni 2005 i mål Ö 474-04, NJA 2005 s 510.) Principen om icke-diskriminering i konflikt med Bernkonventionen Det italienska företaget Tod s Spa ( Tod s ), vilket bolag enligt egen uppgift var innehavare av samtliga immateriella rättigheter till de skor som salufördes under varumärkena Tod s och Hogan, väckte talan mot det franska bolaget Heyraud SA ( Heyraud ) för intrång i bl a registrerade designrättigheter hänförliga till nämnda skor i Frankrike. Heyraud menade att Tod s inte kunde göra gällande upphovsrättsligt skydd i Frankrike enligt artikel 2(7) i Bernkonventionen för skydd av litterära och konstnärliga verk ( Bernkonventionen ) eftersom skodesignen inte åtnjöt sådant skydd i Italien. Tod s hävdade att en tillämpning av nämnda undantag från Bernkonventionens huvudregel att upphovsmän från andra unionsstater skall behandlas på samma sätt som det egna landets upphovsmän (principen om s k nationell behandling) skulle strida mot den EG-rättsliga principen om icke-diskriminering. Nämnda princip återfinns i artikel 12 i EG och innebär ett förbud mot diskriminering baserat på nationalitet. Den franska domstolen, Tribunal de Grand Instance de Paris, ställde mot ovanstående bakgrund frågan till EG-domstolen om den EG-rättsliga principen om icke-diskriminering på grund av nationalitet utgör hinder för att en upphovsmans möjlighet att i en medlemsstat göra gällande upphovsrättsligt skydd enligt lagstiftningen i denna stat är underordnad en regel som grundar sig på verkets hemland. EG-domstolen konstaterade att även om kopplingen mellan ett verks hemland (vanligtvis det land i vilket verket för första gången har givits ut ) och en upphovsmans nationalitet inte är absolut så är den så stark att det inte kan förnekas att det föreligger ett samband mellan verket hemland och upphovsmannens nationalitet. Det står därför klart att bestämmelsen i artikel 2(7) i Bernkonventionen kan leda till indirekt diskriminering på grund av nationalitet. Eftersom en tillämpning av nämnda bestämmelse inte var befogad av sakliga skäl var svaret på tolkningsfrågan jakande. Den allmänna principen i artikel 12 EG om icke-diskriminering på grund av nationalitet innebar med andra ord ett hinder för en tillämpning av artikel 2(7) i Bernkonventionen. (EG-domstolens dom den 30 juni 2005, mål nr C28-04.) Notiser Varumärkesintrång i Blocket av Alla- Annonser? Stockholms tingsrätt har nyligen meddelat beslut i fråga om interimistiskt förbud i det uppmärksammade målet mellan B Locket AB (Blocket) och AllaAnnonser Sverige AB (AllaAnnonser). Tingsrätten fann att AllaAnnonsers användning av Blockets varumärke i presentationer av sökresultat samt i förteckningar över vilka internettjänster som tar emot köp- och säljannonser och vilka AllaAnnonsers sökrobot samlar in annonser från, inte innebär intrång i Blockets varumärkesrättigheter. Däremot ansåg tingsrätten att varumärkesintrång förelåg och meddelade därmed interimistiskt förbud i fråga om AllaAnnonsers användning Blockets varumärke som skett genom s k teaser-annonsering, d v s vid reklam för egna tjänster i samband med hänvisning till Blockets annons. (Stockholms tingsrätts beslut den 21 september 2005, mål nr T 16151-05.) Högsta domstolen (HD) begär förhandsavgörande av EG-domstolen. HD har meddelat prövningstillstånd i en tvist om varumärkesintrång mellan Nokia och J.W. I samband med målet har HD begärt förhandsavgörande av EG-domstolen beträffande tolkningen och tillämpning av rekvisitet särskilda skäl i artikel 98(1), i EG:s varumärkesförordning (40/94/EEG). Enligt nämnda bestämmelse skall domstolen vid intrång i ett gemenskapsvarumärke, om det inte föreligger särskilda skäl, förbjuda svaranden att fortsätta intrånget. HD:s frågor till EG-domstolen avser bl a om domstolen kan underlåta att utfärda särskilt förbud mot intrång om domstolen bedömer att risken för fortsatt intrång är begränsad eller på den grunden att det enligt nationell rätt finns en risk för straffsanktion vid fortsatt intrång. (HD:s mål nr T 1216-04, EG-domstolens mål nr C-316/05.) Skyldighet att förmedla television must carry. Den 1 juli 2005 trädde nya regler om operatörers (ägare eller nyttjares) skyld- sid 4

ighet att vidarebefordra TV-sändningar i kabelnät i kraft. Vid släckningen av de analoga marknäten är kabelanslutna hushåll i huvudsak hänvisade till de program som kabel-tv-företagen sänder ut. Genom den nya lagstiftningen säkerställs att kabelanslutna hushåll kan ta emot vissa TVkanaler utan särskild avgift. I praktiken omfattar skyldigheten att vidarebefordra TV-sändningar SVT 1, SVT 2, SVT 24 och Barnkanalen/Kunskapskanalen. TV 4 får dock samma status fram till 2008. Skyldigheten gäller inte sändning eller tillhandahållande via satellit. (SFS 2005:365 och Proposition 2004/05:105.) InfoSoc-direktivet implementerat. Den 1 juli 2005 implementerades så äntligen Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället (InfoSoc-direktivet) i svensk rätt genom införandet av en rad viktiga ändringar i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Vad gäller den närmare innebörden av nämnda ändringar hänvisas till Nyhetsbrev 1, 2004. (SFS 2005:359 och Proposition 2004/05:110.) sid 5