YTTRANDE 2018-02-22 Dnr: AD 2017/3408 Er ref. 12295-17-4.3 Justitiekanslern registrator@justitiekanslern.se Angående yrkande om skadestånd från OP Gruppen AB och OP Erjo AB Genom remiss den 15 december 2017 har Patent- och registreringsverket (PRV) uppmanats att yttra sig angående ovannämnda yrkande om skadestånd. Till stöd för yrkandet påstås att PRV har förfarit felaktigt vid handläggningen av ärendet rörande registrering av varumärket ERJO med registreringsnummer 535 372. Sammanfattning 1. PRV medger att verket genom ett förbiseende har brustit i de normala granskningsrutinerna vid hanteringen av varumärket ERJO. PRV:s myndighetsutövning har innefattat fel eller försummelse som i för sig skulle kunna föranleda skadeståndsskyldighet för staten enligt 3 kap. 2 skadeståndslagen. 2. I första hand bestrider PRV skadeståndsansvar då PRV anser att OP Gruppen AB och OP Erjo AB inte ingår i den ersättningsberättigade kretsen. 3. I andra hand anser PRV att det saknas adekvat kausalitet mellan den felaktiga varumärkesregistreringen och den påstådda skadan. 4. I tredje hand anser PRV att för det fall JK finner att det finns adekvat kausalitet mellan PRV:s del i myndighetsutövning och de kostnader OP Gruppen AB och OP Erjo AB påstår att de orsakats inte torde vara ersättningsgilla utan istället är det den eventuella uteblivna vinsten. Varken OP Gruppen AB eller OP Erjo AB har emellertid visat att de drabbats av några sådana skador. Anspråket OP Gruppen AB och OP Erjo AB har yrkat ersättning för kostnader till ett totalt belopp om SEK 154.000: - samt för kostnader i ersättningsärende hos Justitiekanslern med belopp som senare kommer att anges. Anspråket riktar sig mot PRV och Bolagsverket. I ovanstående kostnader ingår: 1. SEK 151.600: - avseende fakturor från ombud. 2. SEK 2.800: - avseende ansökningsavgift vid Patent- och marknadsdomstolen. 1 (7)
Ersättningsanspråket är grundat på bestämmelsen i 3 kap. 2 skadeståndslagen. Ärendet Nedan återges relevanta händelser i kronologisk ordning: 1995-03-17, PRV registrerar varumärket ERJO (figur) ingivet av Erjo Aktiebolag för följande varor; huggmaskiner och huggknivar till huggmaskiner i klass 7 och traktorer i klass 12. Registreringen får nummer 265 001. 2016-08-24, inkommer till PRV en ansökan om registrering av varumärket ERJO (ord) ingivet av ERJO AB via ombud. Ansökan avser följande varor: kvarnar för sönderdelning av trä; kvarnar [maskiner]; skördare [maskiner]; jordbruksredskap (andra än handredskap); flismaskiner; skyttlar [maskindelar]; kopplingar för maskiner; kuggfräsar [maskiner]; maskiner för användning inom jordbruk; jordbruks-, trädgårds- och skogsbruksmaskiner och apparater i klass 7 och elektroniska styrsystem för maskiner i klass 9. 2016-10-16, inkommer en begäran om förtur för handläggning av varumärkesansökan från ERJO AB via ombud p.g.a. att bolaget befinner sig i tvist. 2016-10-19, PRV avslår ERJO AB:s begäran om förtur. 2016-10-27, PRV granskar ansökan materiellt utan att hitta några hinder. I förhållande till äldre registrerade varumärken med giltighet i Sverige gör handläggaren en sökning med granskningsverktyget Acsepto (se sidan 5-6). 2016-10-27, PRV registrerar varumärket ERJO för sökta varor och klasser enligt ovan. Registreringen får nummer 535 372. 2017-01-17, inkommer till PRV en invändning från OP Erjo AB ( OP ) mot ERJO AB:s registrering 535 372. Invändningen baseras på att registreringen har gjorts trots att märket är förväxlingsbar med ett tidigare registrerat varumärke som OP innehar samt förväxling med den registrerade firman ERJO OSW AB. 2017-01-20, utgår en underrättelse från PRV till ERJO AB att en invändning inkommit mot varumärket. 2017-01-31, inkommer en ansökan om administrativ hävning av varumärke nr 265 001 från ERJO AB via ombud. Som innehavare anges ERJO OSW AB. 2 (7)
2017-02-20 delger PRV konkursförvaltaren för ERJO OSW AB ansökan om administrativ hävning för varumärke 265 001 och konkursförvaltaren föreläggs att yttra sig. 2017-03-03 inkommer en begäran om anteckning av ny innehavare för varumärke med nr 265 001. 2017-03-06 antecknas OP Erjo AB som innehavare för varumärke nr 265 001. 2017-03-14 inkommer svaromål i administrativt hävningsärende för varumärke 265 001 från OP Erjo AB via ombud, där hävningstalan delvis medges. 2017-03-15, inkommer begäran om vilandeförklarande av invändning av innehavare ERJO AB p.g.a. av pågående administrativt hävningsärende gällande varumärke 265 001 ERJO (figur). 2017-03-22, beslutar PRV att vilandeförklara invändningsärendet för varumärke nr 535 372. 2017-04-13 begär ERJO AB via ombud att administrativa hävningsärende gällande varumärke 265 001 ska överlämnas till Patent- och marknadsdomstolen. 2017-04-13, begär OP att ärendet ska återupptas till handläggning. OP justerar samtidigt sin invändningstalan gällande varumärke 535 372. OP återkallar sitt åberopande i invändningsärendet av sitt innehav av varumärkesregistreringen nr 265 001 (figur) som grund för hävning. OP anför också ytterligare grund för invändningen, att ERJO AB gjort ansökan om registrering i ond tro. 2017-04-18 administrativa hävningsärende gällande varumärke 265 001 överlämnas till Patent- och marknadsdomstolen. 2017-04-25, PRV meddelar ERJO AB att invändningen gällande varumärke nr 535 372 kommer att tas upp till fortsatt handläggning. 2017-06-02 inkommer ytterligare skrivelse från OP. 2017-06-21 inkommer en anståndsbegäran från ERJO AB. 2017-08-04 inkommer en anståndsbegäran från ERJO AB p.g.a. av pågående förhandlingar mellan ERJO AB och OP. 2017-08-07, PRV beviljar anstånd till 2017-10-06. 3 (7)
2017-09-18 inkommer en återkallelse av invändningen från OP och en begäran om anteckning av ny innehavaren till OP Erjo AB samt nytt ombud för varumärket nr 537 496. 2017-09-11 antecknas OP Erjo AB som innehavare för varumärket. 2017-09-22 PRV beslutar att avskriva invändningsärendet från fortsatt handläggning p.g.a. av återkallelse. 2017-12-11, OP Gruppen AB och OP Erjo AB anmäler PRV:s hantering gällande registrering av varumärket med registreringsnummer 537 496 till Justitiekanslern med en begäran om skadestånd (detta ärende). Grunderna för anspråket Som PRV förstår OP Gruppen AB och OB Erjo AB:s argumentationen hos Justitiekanslern bygger den på att registreringen av varumärket 537 496 aldrig skulle ha skett eftersom den tidigare registreringen med nummer 265 001 och firman Erjo OSW AB borde ha ansetts utgöra hinder mot registrering. Tillämplig bestämmelse i varumärkeslagen m.m. Enligt 2 kap. 8 första stycket 2 får ett varumärke inte registreras om det är identiskt med eller liknar ett äldre varukännetecken bland annat om märket är förväxlingsbart med ett äldre varukännetecken för varor eller tjänster av samma eller liknanden slag. Enligt 2 kap. 9 varumärkeslagen ska bestämmelserna om förväxlingsbarhet i 2 kap. 8 första stycket 1 3 gälla på motsvarande sätt i fråga om en registrerad firma som används i näringsverksamhet. PRV:s handläggning av varumärkesansökan Vid granskning av ett sökt varumärke upprättas en promemoria, på vilken bl. a. eventuellt förväxlingsbara äldre registrerade näringskännetecken anges. Med hjälp av ett särskilt datorprogram, Acsepto, genomförs en automatiserad sökning i databaserna för nationella varumärken, internationella varumärken (enligt Madridprotokollet) med giltighet i Sverige samt EU-varumärken. En sådan sökning resulterar i en lista över ansökta och registrerade äldre varumärken som skulle kunna bli bedömda som förväxlingsbara med det sökta märket. Eventuellt förväxlingsbara märken visas på en omfattande träfflista, en s.k. bruttolista. Handläggaren har möjlighet att sortera listan exempelvis i fallande grad av likhet baserat på märkeslikhet och klasstillhörighet av de varor och tjänster för vilka märket söks registrerat. Ett vanligt förekommande sätt att sortera listan är att högst upp i listan anges eventuella identiska märken för varor eller tjänster i samma klasser. Sådana märken ges likhetstalet 100%. Listan fortsätter i fallande skala och avslutas på så sätt att märken med likhetsgrad understigande 45% inte tas upp. 4 (7)
Handläggaren väljer manuellt den eller de äldre rättigheter som anses förväxlingsbara i varumärkeslagens mening och för dem till granskningspromemorian och slutligen också till det föreläggande som skickas om den preliminära bedömningen står sig. Normalt sett ska också äldre rättigheter föras upp i promemorian som utgör gränsfall, dvs. där förväxlingsbarhet märkena emellan kan behöva övervägas eller diskuteras i förhållande till rådande praxis. Den s.k. bruttolistan skrivs normalt inte ut på papper men sparas i en särskild databas. PRV:s bedömning av granskningen I ansökningsärendet har handläggaren på sedvanligt sätt tagit fram en bruttolista avseende varumärken liknande lydelsen Erjo. Tretton varumärkesregistreringar fördes upp som träff till granskningspromemorian. Bland dessa var det tidigare registrerade varumärke Erjo (figur) med registreringsnummer 265 001. Vid granskningen har även firman Erjo OSW AB 556553-2461 noterats. I granskningspromemorian har handläggaren antecknat att märket 265 001 ägs av firman ERJO OSW AB med org. 556287 8248 och att firman har samma firmatecknare med ensam firmateckningsrätt som sökandens firma och därmed ej utgör hinder. En liknande anteckning har gjorts i granskningspromemorian angående firman Erjo Osw AB. Det saknas information i akten om firmateckning kontrollerats i Näringslivsregistret. När konkurs har inletts i ett Aktiebolag så framgår detta emellertid redan av den första sidan som visas i Svenskt Näringslivsregister, SNR, som är den databas granskaren konsulterar vid granskningen mot äldre firmor. Även om det inte går att fastställa orsaken så är det synbarligen så att handläggaren förbisett att konkurs var inlett för bolaget. Vidare framstår det som i det närmaste uppenbart att varumärket Erjo (figur) och firman Erjo Osw AB skulle ha anförts som hinder mot varumärket Erjo (ord) om handläggaren uppmärksammat att konkurs var inlett för Erjo Osw AB. PRV vitsordar därmed, då verket brustit i de normala granskningsrutinerna, att verkets handläggning av varumärkesärendet får anses ha inneburit sådant fel eller försummelse som i sig kan föranleda skadeståndsskyldighet för staten. PRV:s uppfattning om skadeståndsanspråket Av 3 kap. 2 skadeståndslagen följer bl.a. att staten ska ersätta ren förmögenhetsskada som vålats genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning i verksamhet för vars fullgörande staten svarar. Om varumärkesregistreringen är ett resultat av fel eller försummelse vid myndighetsutövning, ska staten ersätta ren förmögenhetsskada som uppkommit för innehavaren. Endast sådana kostnader som är direkt hänförliga till den felaktiga registreringen är därvid ersättningsgilla. I första hand bestrider PRV skadeståndsansvar då OP Gruppen AB och OP Erjo AB inte kan anses ingå i kretsen för ersättningsberättigade. 5 (7)
I första hand bestrider PRV skadeståndsansvar då OP Gruppen AB och OP Erjo AB inte kan anses ingå i kretsen för ersättningsberättigade. PRV anser att även om ett fel eller försummelse har förekommit medför det inte att var och en som har drabbats av skada till följd av det felaktiga beslutet har rätt till ersättning för skadan. PRV är av den uppfattning att huvudregeln är att det är den som den felaktiga myndighetsutövningen har riktas mot som kan erhålla skadestånd. I det här fallet Erjo AB. En varumärkesinnehavare som anser sig utsättas för varumärkesintrång har bland annat möjlighet att erhålla ersättning genom talan vid domstol. Även vid invändning och hävningstalan har en innehavare möjlighet att erhålla ersättning för skada vid domstol. Ett utvidgande av ersättningskretsen till någon som kan vara innehavare av en äldre varumärkesrättslig rättighet, vore orimligt. Det finns inget som visar att OP Gruppen AB och OP Erjo AB missgynnats av PRV:s felaktiga varumärkesregistreringen och PRV anser därför att det inte finns något skäl för att utvidga kretsen av ersättningsberättigade från det bolag som den felaktiga myndighetsutövningen riktats mot. Skulle JK ändå anse att PRV:s agerande är skadeståndsgrundande bestrids att kostnaderna är ersättningsgilla. PRV anser att det saknas adekvat kausalitet mellan handläggningen av ärendet gällande varumärkesregistreringen och den påstådda skadan. Även om det har uppstått kostnader för juridiska konsultationer angående firma- och varumärkesfrågor och då invändningsförfarandet inleddes hos PRV, så har OP Gruppen AB och OP Erjo AB inte visat några ekonomiska förluster, eller någon obehörig vinst för Erjo AB, på grund av den felaktiga registreringen. Det förhåller sig dessutom så att även om en varumärkesregistrering syftar till att ge en ensamrätt att använda ett kännetecken i näringsverksamhet, det aldrig är en fullständig garanti att registreringen kommer att bestå eller att innehavaren inte kan göra sig skyldig till exempelvis ett varumärkesintrång enligt varumärkeslagen eller otillbörlig marknadsföring enligt marknadsföringslagen. För att tillgodose tredjemans intresse har lagstiftaren infört bland annat invändningsinstitutet och hävningsmöjligheter i varumärkeslagen. Se varumärkeslagen 2 kap 24 och 28 samt varumärkeslagen 3 kap, särskilt 1, 5 och 6. Skulle JK ändå anse att PRV:s agerande är skadeståndsgrundande bestrids att kostnaderna är ersättningsgilla. Vidare saknas tillräckliga specifikationer beträffande de uppkomna kostnaderna. Exempelvis är omkostnaderna för förvärvet av konkursboets tillgångar inte alls relaterade till den uppkomna skadan. Sökandebolagen har inte heller visat att ombudskostnaderna i hävnings- respektive invändningsärendena var nödvändiga för att uppnå den förlikning som synbarligen uppnåtts med innehavaren till varumärket 535 372. Avslutningsvis finns inget krav på att anlita ett ombud i ett invändningsförfarande. En sökande som ändå väljer att anlita ett ombud måste räkna med att det leder till avsevärda merkostnader i jämförelse med den förhållandevis låga avgift som myndigheten tar ut vid ansökan om varumärkesregistrering. 6 (7)
Anspråket riktar sig mot PRV och Bolagsverket. Om JK kommer fram till att PRV:s och Bolagsverkets handläggning orsakat ersättningsgill skada så menar PRV i första hand att fördelningen ska göras efter den andel med vilken respektive myndighet i så fall bidragit till skadans uppkomst. I andra hand, om sådant underlag saknas, är det rimligt med en fördelning i lika delar mellan myndigheterna. Detta yttrande har beslutats av tf. generaldirektören Gunilla Ström Lindahl. I den slutliga handläggningen har deltagit chefsjuristen Karin Bergh, juristchefen vid design- och varumärkesavdelningen Magnus Ahlgren samt områdesjurist Marie-Louise (föredragande). Gunilla Ström Lindahl Marie-Louise Orre 7 (7)