Varumärkens registrerbarhet - Ordsammansättningar Axel Rollbäck

Transkript

1 JURIDISKA INSTITUTIONEN Stockholms universitet Varumärkens registrerbarhet - Ordsammansättningar Axel Rollbäck Examensarbete i immaterialrätt, 30 hp Examinator: Per Jonas Nordell Stockholm, Höstterminen 2017

2 Abstract Trademarks are of increasing value in a globalized economy. Trademarks are also part of the integrated law of the European Union. Undertakings have the possibility to register EUtrademarks, granting protection throughout the union and the Trademark Directive regulates the domestic trademark legislation of the member states to ensure it is harmonized and similar. However, as the Trademark Directive is only binding in regard of results and not in measures to reach the result, states are free to form their own trademark legislation. Swedish trademark legislation differs from the EU Trademark Directive in the sense that absolute grounds of refusal in regard of marks lacking distinctiveness and marks describing e.g. the use, designation or attribution of the mark are assessed in one step analysis. In the trademark directive, every absolute ground of refusal is assessed in a separate analysis. The lack of distinction between non-distinctive and descriptive marks in Swedish legislation could result in marks devoid of distinctive character or descriptive marks being registered. In my thesis, I ve tried to identify the mayor differences between Swedish trademark law and EU law on trademarks and what the consequences of these differences are for Swedish trademarks that are being registered because of the differences. To find information for the issues at hand I ve mainly turned to case law from the European Court of Justice and the General Court. The reason for the choice of subject is the outcome of two recent cases judged by the Swedish Patent and Market court at the Stockholm District Court and the Swedish Patent and Market court of Appeal at the Swedish Court of Appeal.

3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 3 Förkortningar 5 1. Inledning Bakgrund Problemformulering och frågeställning Syfte med uppsatsen Metod Avgränsning Disposition 5 2. Historik Varumärkets grundläggande funktion En världsomspännande utveckling 7 3. Internationella samarbeten Förordning 2017/ Vad som kan utgöra ett EU-varumärke Absoluta registreringshinder Relativa registreringshinder Direktiv 2015/ Bristande särskiljningsförmåga som ett absolut registreringshinder i praktiken Praxis om särskiljningsförmåga Sammanfattning av praxis gällande särskiljningsförmåga Märken som är beskrivande När är märket beskrivande? Sammanfattning av praxis Betydelsen av Baby-dry i förhållande till senare praxis Vad är en lexikalisk uppfinning? Den svåra balansgången mellan art 7.1b/4.1b och 7.1c/4.1c Kan särskiljningsförmåga och deskriptivitet existera samtidigt? Utvecklingen av VmL Varumärkeslagens framväxt Särskiljningsförmåga blir ett absolut registreringshinder VmL i praktiken Svensk lagtradition och VmDir Praxis som belyser implementering av VmDir/VmF Betydelsen av särskiljningsförmåga i förväxlingsbedömningar Betydelse av skillnaderna mellan EU-rätten och svensk rätt Den juridiska utvecklingen SOUNDFELT PMD:s slutsats PMÖD:s brytande med praxis SOUNDFELT:s prejudikatvärde BARNFONDEN Risken med VML Utmaningarna med VmL på nationell nivå Svagt skydd på internationell nivå 47

4 12. Sammanfattning och slutsatser Källor 52

5 Förkortningar EU= Europeiska unionen EUD = Europeiska unionens domstol EUIPO = European Intellectual Property Organization FEU = Fördraget omden Europeiska Unionen GVmL = Lag 1960:444 om varumärken (gamla varumärkeslagen) Niceklassificeringen = Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purpose of the Registration of marks Pariskonventionen = Pariskonventionen (1883) för industriellt rättsskydd PBR = Patentbesvärsrätten PMD = Patent- och marknadsdomstolen PMÖD = Patent- och marknadsöverdomstolen PRV = Patent- och registreringsverket Tribunalen = EUD:s förstainstans VmDir = Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 för tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning (omarbetning) VmF = Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni om EUvarumärken VmL = Lag 2010:1877 om varumärken WIPO = World Intellectual Property Organization

6 1. Inledning 1.1. Bakgrund Sommaren 2017 valde Patent- och marknadsöverdomstolen (PMÖD) att gå ifrån etablerad praxis och ansåg att Patent- och registreringsverket (PRV) gjort fel när de avslog en varumärkesansökan bestående av ordsammansättningen SOUNDFELT. PRV avslog SOUNDFELT eftersom ordsammansättningen ansågs vara beskrivande för de varor märket söktes för. Varorna i fråga gällde huvudsakligen textilier för olika sorters isolering. PMÖD motiverade i huvudsak sitt ställningstagande med ett äldre rättsfall, som avgjordes av Europeiska Unionens Domstol (EUD) 2001, nämligen mål C-383/99 BABY-DRY. De principer som fastslås i BABY-DRY återger en liberal syn på vad som kan registreras som varumärke, i förhållande till de principer som EUD och EUD:s förstainstans (Tribunalen) arbetat fram i senare praxis. Det genomslag som utgången i SOUNDFELT skulle kunna få på framtida varumärkesregistreringar kan därför bli betydande. Ett marknadsekonomiskt samhälle är fullt av olika varumärken. För de flesta symboliserar ett varumärke en trygghet eftersom det indikerar var en vara eller tjänst kommer ifrån. Varumärken har även fått en allt mer framträdande roll i dagens samhälle eftersom handeln både inom EU och globalt har ökat markant. Idag utgör varumärken betydande inslag i ett företags tillgångar eftersom de kan representera stora ekonomiska värden i form av bl.a. goodwill. Varumärket som fenomen förutsätter dock någon form av igenkänningsfaktor. Det finns ingen tydlig definition av vad som utgör ett varumärke, vare sig i svensk lagstiftning eller inom EU-rätten. 1 Det finns däremot definitioner på vad som kan utgöra ett varumärke. De viktigaste kraven på ett varumärke har traditionellt sett varit att varumärket kan återges grafiskt och att märket har särskiljningsförmåga. 2 Detta innebär att varumärken kan ha många olika skepnader. En handfull kategorier varumärken är vanligare än andra såsom ordmärken, figurmärken, 3d-märken, ljudmärken och färgmärken. 3 I en allt mer digitaliserad värld har kravet på grafisk återgivning allt mer börjat ifrågasättas och istället 1 Bernitz. Ulf, Karnell. Gunnar, Pehrsson. Lars, Sandgren. Claes, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, 13 u, Handelsbolaget Immateriellt Rättsskydd, Stockholm, 2013, s Bernitz, Karnell, Pehrsson & Sandgren, 2013, s Bombard, Verena von & Gielen, Charles, Concise European Trademark and Design Law, Kluwer Law Internationel, Alphen aan den Rijn, 2011, s

7 öppnas det upp för att exempelvis hologram och dofter ska kunna erhålla varumärkesskydd. 4 Att varumärken ska ha särskiljningsförmåga är något som med stor sannolikhet kommer att fortsätta vara ett viktigt moment i varumärkesrätten eftersom särskiljningsförmågan är intimt förknippad med varumärkets grundläggande funktion; nämligen att identifiera det kommersiella ursprunget hos en vara. Varumärket fyller därmed en ursprungsangivelsefunktion Problemformulering och frågeställning Varumärken har ett stort värde både ekonomiskt för varumärkesinnehavare samt för konsumenter som identifierar ursprunget hos varor och tjänster med hjälp av varumärken. Hela varumärkesskyddet bygger dock på att varumärket kan uppfylla sin grundläggande funktion att identifiera det kommersiella ursprunget hos en vara eller tjänst och därmed att det har särskiljningsförmåga. Eftersom särskiljningsförmåga är grundläggande för möjligheten att kunna registrera ett varumärke är bedömningen av särskiljningsförmåga och vilka element som analyseras i denna av mycket stor vikt. Om bedömningen leder till att särskiljningsförmåga saknas kan varumärket inte registreras. Med Sveriges tillträde till EES och EU har svensk varumärkesrätt harmoniserats med EU-rätten med hjälp av Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken (VmF) och Europaparlamentets och Rådets Direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 för tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning (VmDir). EU-rätten har även till lag 2010:1877 om varumärken (VmL). Vissa skillnader, som kan ha betydelse för bedömningen av särskiljningsförmåga finns dock fortfarande mellan svensk rätt och EU-rätt gällande varumärkesregistrering. Dessa skillnader blir påtagliga i fråga om varumärken som består av ordsammansättningar. Ordsammansättningar är vanligt förekommande bland varumärken men vid registreringen står de inför utmaningen att de ofta beskriver den vara eller tjänst de söks för. 6 En viktig skillnad mellan svensk varumärkesrätt och bestämmelserna i VmF och VmDir är att bedömningen av särskiljningsförmåga görs i ett led i VmL. Flera allmänna intressen ska därmed avvägas samtidigt vilket skiljer sig markant från EU-rätten där en 4 Bombard & Gielen, 2011, s Mål C-102/77 Hoffmann-La roche, p Se EUIPO:s Riktlinjer för mönster och varumärken, svensk översättning, s

8 flerstegsmodell tillämpas. Eftersom svensk lag ska tolkas direktivkonformt för att harmonisera med EU-rätten är det av intresse att utreda var skillnaderna i bedömning av ett varumärkes särskiljningsförmåga ligger samt vad skillnaderna får för konsekvenser för möjligheten att registrera ett varumärke. De huvudsakliga frågeställningarna för denna uppsats är därför följande: - vilka skillnader finns mellan VmL och VmF/VmDir i bedömningen av ursprunglig särskiljningsförmåga hos märken som består av ordsammansättningar och; - vad får skillnaderna för konsekvenser för möjligheten att registrera ett varumärke och; - vad får skillnaderna i registreringsbedömningen för konsekvenser för de varumärken som väl registrerats. Den första frågeställningen kommer besvaras både utifrån en rent lagteknisk aspekt samt hur skillnaderna tar sig uttryck i praktisk tillämpning. Den andra och tredje frågeställningen kommer att inkludera resonemang om det eventuella behovet av en förändring av den svenska varumärkeslagen Syfte med uppsatsen Syftet med uppsatsen är att få en djupare förståelse för bedömningen av ett varumärkes registrerbarhet avseende särskiljningsförmåga. Förståelsen för bedömning av registrerbarhet förutsätter kunskap om hur bedömningen av särskiljningsförmåga går till med både svensk rätt och EU-rätt som utgångpunkt. Målet är att kartlägga skillnaderna mellan dem. Om det finns rent lagtekniska skillnader borde det även yttra sig i praktiska skillnader som får konsekvenser för vilka varumärken som registreras. Valet av ämne har gjorts med hänsyn till den dagsaktuella juridiska utvecklingen angående varumärkens registrerbarhet. Både PMD och PMÖD har nyligen fattat beslut angående synen på särskiljningsförmåga som bryter med den praxis och det regelverk som EUD och Tribunalen utarbetat på senare tid. Att särskiljningsförmåga bedöms annorlunda i Sverige leder potentiellt till att märken som inte anses vara registrerbara inom ramen för VmDir och VmF registreras. EU bygger till betydande del på idén om en fri inre marknad där varumärken är inkluderade. Därför är det av vikt att kartlägga vad skillnader i syn på varumärkens registrerbarhet kan medföra för konsekvenser både för möjligheten att registrera ett varumärke för de märken som väl registreras. 3

9 1.4. Metod För att uppnå syftet med denna uppsats kommer rättsdogmatisk metod att användas eftersom målet är att fastställa vad som är gällande rätt avseende bedömningen av registrerbarhet hos varumärken som består av ordsammansättningar. Gällande rätt ska fastställas inom ramen för svensk rätt. Detta innebär att både lagtext, förarbeten, doktrin och praxis blir av betydelse för att uppfylla syftet med uppsatsen. Uppsatsen kommer att innehålla komparativa inslag mellan svensk rätt och EUrätt. En betydande del av uppsatsen ägnas åt att jämföra det arbetssätt som den svenska lagstiftaren föreslår när det kommer till att bedöma registrerbarhet hos varumärken i förhållande till vad som framgår av VmF och VmDir samt praxis inom området. Regleringen av registrerbarhet för varumärken som består av ordsammansättningar är förhållandevis ung och därför är doktrinen inom området begränsad. Av stor betydelse blir därför domar och beslut från EUD och Tribunalen på överstatlig nivå eftersom praxis konkretiserar de frågeställningar som kan uppstå i samband med bedömning av registrerbarhet hos varumärken. Även EU-kommissionens riktlinjer för tillämpning av VmF blir av betydelse. Inom svensk rätt kommer PMÖD:s praxis i domar om ordsammansättningar att vara till hjälp då dessa ofta är prejudicerande för synen på särskiljningsförmåga. Eftersom begreppet lexikalisk uppfinning berörs i uppsatsen men saknar konkret definition i både svensk rätt och EU-rätt men berörts i ett tydligt ärende från Patentbesvärsrätten (PBR) kommer även beslut från denna lägre instans att beröras. Ett beslut från Patent- och marknadsdomstolen (PMD) kommer även att omnämnas i ett specifikt ärende som tydliggör hur bristande, inneboende särskiljningsförmåga kan se ut i praktiken. De beslut som fattats av lägre instanser som nämns i denna uppsats behandlas för att de ger uttryck för en tydlig och konkret tillämpning av svensk varumärkesrätt Avgränsning Särskiljningsförmåga är ett mycket stort område och därför kommer denna uppsats huvudsakligen att vara avgränsad till att avse utvärderingen av särskiljningsförmåga hos varumärken som består av ordsammansättningar. Slogans som varumärken kommer att behandlas översiktligt eftersom dessa gett upphov till en betydande praxis om synen på ursprunglig särskiljningsförmåga hos ord som placerats i en viss följd. 4

10 Särskiljningsförmåga brukar delas upp i ursprunglig/inneboende särskiljningsförmåga och förvärvad särskiljningsförmåga genom inarbetning. 7 För att uppsatsen inte ska bli för omfattande begränsas den till att behandla ursprunglig/inneboende särskiljningsförmåga. Inom ramen för inneboende/ursprunglig särskiljningsförmåga kommer endast märken som är i potentiell avsaknad av särskiljningsförmåga och märken som är potentiellt beskrivande för de varor eller tjänster de söks att analyseras. Avgränsningen innebär att den EU-rätt som behandlas begränsas till art. 7.1b-c i VmF vilken är identisk med art. 4.1b-c i VmDir. Märken som består av ordsammansättningar innehållande geografiska namn kommer inte att behandlas i uppsatsen. Inte heller ordsammansättningar som blivit generiska i enlighet med art. 4.1d i VmDir och art. 7.1d i VmF kommer att behandlas annat än översiktligt. Avgränsningen görs för att undvika att uppsatsen blir för omfattande och svåröverskådlig. Avgränsningen möjliggör även att på bästa möjliga sätt analysera den dagsaktuella juridiska utvecklingen inom ämnet. I bedömningen av om två varumärken är förväxlingsbara är särskiljningsförmåga av viss betydelse. Förväxlingsbedömning kommer därför att nämnas i uppsatsen, men endast översiktligt för att förväxlingsrisken ska kunna relateras till särskiljningsförmåga och varumärkesskyddet. Med dessa avgränsningar kommer uppsatsen att kunna hållas konkret och koncis utan att bli för omfattande Disposition Uppsatsen inledas med en kort historik över varumärkets framväxt för att ge en inblick i de frågeställningar som lett till dagens regleringar av varumärken. Denna del av uppsatsen belyser även de internationella samarbeten som uppkommit inom varumärkesrätten. Varumärkets grundläggande funktion identifieras även i denna del. Sedan presenteras de relevanta bestämmelserna inom EU-rätten. Detta kapitel har dels en rent lagteknisk del som följs av en praktisk del inkluderande belysande fall från EU-domstolen och Tribunalen för att konkretisera de aktuella bestämmelsernas omfattning. EU-rätten presenteras innan svensk rätt eftersom svensk lagstiftning om varumärken till stor del baseras på EU-rätten. Svensk varumärkesrätt presenteras i avsnittet efter EU-rätten. Den svenska rätten redovisas genom en lagteknisk del som följs av en praktisk del inkluderande belysande 7 Levin, Marianne, Lärobok i immaterialrätt, 11 u, Wolters Kluwer Sverige AB, Stockholm, 2017, s

11 rättsfall. I kapitlet om svensk rätt redogörs även för hur implementering av VmDir och internationella åtaganden i kombination med svensk lagstiftningstradition lett till utformningen av VmL. Därefter följer en analys av den dagsaktuella juridiska situationen för varumärkesrätten i Sverige och hur denna influeras av EU-rätten. Två aktuella mål från PMÖD och PMD angående särskiljningsförmåga och varumärkesregistrering presenteras och analyseras utifrån EU-rätt och svensk rätt. Från dessa mål kommer sedan generella slutsatser dras om hur svensk rätt förhåller sig till EU-rätten angående varumärkens registrerbarhet. Som sista led i uppsatsen kommer en analys av om en förändring av svensk varumärkesrätt är nödvändig att genomföras. Sista kapitlet i uppsatsen vigs åt en utförlig sammanfattning. 2. Historik Redan i antikens Grekland och Rom försågs varor med stämplar som skulle kunna ange vem som tillverkat varan i fråga. 8 Varumärket hade också en viss betydelse i medeltidens Sverige när bl.a. Magnus Lagaböter som under en tid var nordisk kung införde en lag som sa att alla sköldtillverkare skulle förse sina sköldar med en stämpel som ett sätt för tillverkaren att gå i god för sköldens kvalitet. I renässansens norra Italien försågs varor med stämplar för att det skulle gå att ha en överblick över hur många handelsmän det fanns i regionen. Varumärket fick dock sin nutida betydelse i samband med industrialismen på 1800-talet, då antalet varor och tjänster på den internationella handelsmarknaden ökade exponentiellt. Då blev varumärkets identifierande funktion mycket viktig och ledde senare till Sveriges första varumärkeslag Denna varumärkeslag belyser väl hur internationell varumärkesrätten var redan på den tiden eftersom 1884 års varumärkeslag var ett samarbete mellan de nordiska länderna Varumärkets grundläggande funktion Varumärkesskydd är en immateriell rättighet av ett något annorlunda slag än exempelvis patent, upphovsrätt och mönsterskydd. Medan dessa rättigheter skyddar en utförd prestation så fungerar varumärket som något identifierande av det kommersiella ursprunget hos en vara eller tjänst. 10 Varumärkets grundläggande funktion är att för konsumenten eller 8 Levin, 2017, s Levin, 2017, s & s Bernitz, Karnell, Pehrsson & Sandgren, 2013, s

12 slutanvändaren garantera märkesvarans ursprungsidentitet så att denne utan risk för förväxling kan särskilja varan från varor som har ett annat ursprung. 11 För att detta ska vara möjligt måste märket ha särskiljningsförmåga. Begreppet särskiljningsförmåga är mycket komplext och har blivit en väsentlig del av den EU-harmoniserade varumärkesrätten. Utan särskiljningsförmåga uteblir möjligheten att registrera ett varumärke enligt både VmF, VmDir och VmL. EU-domstolens praxis om särskiljningsförmåga är mycket omfattande och har successivt utarbetat riktlinjer för när ett varumärke har särskiljningsförmåga samt när särskiljningsförmåga saknas, vilket påverkat hur svensk rätt utvecklats i förhållande till möjligheten att registrera ett varumärke. Bland annat anses varumärken som endast beskriver de varor/tjänster som varumärket söks för med få undantag sakna särskiljningsförmåga. 12 En varumärkestyp som ofta ses som potentiellt beskrivande är ordmärken och framför allt ordsammansättningar. Den som vill varumärkesregistrera en ordsammansättning har ofta satt samman två ord som har någon form av koppling till den aktuella varan eller tjänsten, vilket kan leda till att ordsammansättningen beskriver varan i fråga snarare än identifierar dess kommersiella ursprung. 13 Undantag finns dock och ett konkret exempel är BABY-DRY. Både orden Baby och dry ansågs vara beskrivande för de blöjprodukter märket söktes för. Domstolen ansåg dock att två beskrivande ord kan sättas ihop till en lexikalisk uppfinning och därmed ha särskiljningsförmåga. Sammansättningen BABY-DRY uppfyllde kravet på lexikalisk uppfinningsrikedom och kan ses som startskottet för hur EU-domstolen kommit att se på ordsammansättningar i varumärkessammanhang. Avgörandet är omstritt av flera anledningar, bl.a. eftersom det väcker många frågor kring var gränsen går mellan varumärken som är beskrivande och inte beskrivande för de aktuella varorna. 14 BABY-DRY kommer analyseras djupare senare i uppsatsen En världsomspännande utveckling Varumärkeslagen från 1884 reformerades och kompletterades fram till år 1960 då en ny varumärkeslag trädde i kraft som var i bruk fram till Lag 2010:1877 om varumärken 11 Hoffmann-La roche, p Dreier, Thomas & Kur, Annette, European Intellectual Property Law, Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham, 2013, s Dreier & Kur, 2013, s Levin, 2017, s

13 (VmL) togs fram för att vara mer lättöverskådlig och mer uniform med Sveriges åtaganden till följd av inträdet i EU än den tidigare varumärkeslagen. VmL är till stor del baserad på Europaparlamentets och rådets (EU) direktiv 2015:2436 av den 16 december 2015 för tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning (VmDir). 15 Som ett led i strävandet efter en fri, inre marknad har näringsidkare möjlighet att få varumärkesskydd för ett kännetecken inom hela unionen genom EU:s förordning 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken (VmF). VmF och VmDir är materiellt sett mycket lika och har nyligen uppdaterats från tidigare versioner. 16 Den varumärkesinnehavare som vill ha ett varumärke med internationellt skydd även utanför EU utan att registrera varumärket separat i samtliga medlemsstater kan uppnå varumärkesskydd genom det så kallade Madridprotokollet. Genom att först registrera varumärket i en stat som är ansluten till protokollet kan en ansökan skickas till World Intellectual Property Organization (WIPO). Ansökan vidarebefordras sedan till de stater som tillträtt protokollet, där varumärkesskydd önskas, med resultatet att märket kan få varumärkesskydd även där. 17 När varumärkesinnehavaren väl har fått sitt internationella skydd är hela skyddet beroende av den ursprungliga nationella registreringen. Om ursprungsregistreringen ogiltigförklaras senare dras varumärkesskyddet för de internationella registreringarna också tillbaka. Om en utomstående part anser att varumärket inte borde ha varumärkesskydd kan vederbörande rikta en invändning eller ansöka om hävning av registreringen. Om denna invändning hörsammas förlorar varumärkesinnehavaren hela sitt internationella varumärkesskydd. Ett sådant scenario kalls för en central attack. 18 För att underlätta registreringen av varumärken har WIPO skapat ett klassificeringssystem vid namn Niceklassificeringen. Niceklassificeringen medför att den som ansöker om en varumärkesansökan anger vilken/vilka av klassificeringssystemets klasser som märket kan kategoriseras in i. Både Sverige och EU är medlemmar av Niceklassificeringssystemet Levin, 2017, s Dir 2015 :53, En förbättrad varumärkesrätt inom EU, s Bernitz, Karnell, Pehrsson & Sandgren, 2013, s Levin, 2017, s Levin, 2017, s

14 3. Internationella samarbeten Eftersom varumärken är ett internationellt rättsområde och intimt associerat med gränsöverskridande handel har ett regelverk om varumärken vuxit fram på internationell nivå och inte minst genom EU. Pariskonventionen för industriellt rättsskydd (Pariskonventionen) har 177 medlemsstater och omfattar därmed inte bara EU-stater utan även exempelvis Kina, Ryssland och USA. 20 För att EU-rätten angående varumärken ska fungera väl internationellt är Pariskonventionen källan till EU:s harmoniserade varumärkesrätt avseende absoluta registreringshinder. 21 Art. 6 quinquies i Pariskonventionen är uppdelad i sektion A-F. Sektion A fastslår att ett märke som är registrerat i en medlemsstat till Pariskonventionen ska kunna ges samma rättsliga skydd i andra medlemsstater. Sektion B anger att varumärken inte kan nekas registrering och inte heller bli ogiltigförklarade (om de registrerats) om de inte saknar särskiljningsförmåga, eller consist exclusively of signs or indications which may serve, in trade, to designate the kind, quality, quantity, intended purpose, value, place of origin, of the goods, or the time of production, or have become customary in the current language or in the bona fide and established practices of the trade of the country where protection is claimed. I det ovan citerade stycket anges ett förbud mot att registrera varumärken som är beskrivande för de varor och tjänster märket söks för. Detta förbud återkommer i både VmF och VmDir. Trots att VmF och VmDir är materiellt väldigt lika så tillämpas de på olika sätt eftersom VmF reglerar EU-varumärken och VmDir ger riktlinjer för medlemsstaternas nationella lagstiftning om varumärken. 22 Direktivet har en annorlunda funktion eftersom det är bindande avseende resultat i medlemsstaterna men inte i tillvägagångssätt. VmDir ger medlemsstaterna en frihet att själva utforma lagar och regler på nationell nivå om varumärken som harmoniserar med direktivet. 23 Bestämmelserna i den nationella rättsordningen måste dock se till att bestämmelserna i direktivet tillämpas fullt ut. 24 Av detta följer att domstolar och myndigheter förväntas ge den nationella lagstiftningen en direktivkonform tolkning. Principen om 20 Levin, 2017, s Dreier & Kur, 2013, s Tufegdzic, Goran, EG-varumärke en sammanställning av rättspraxis avseende tolkningen av artikel 7 (1) CTMR, Institutet För Immaterialrätt och Marknadsföringsrätt vid Stockholms Universitet, Stockholm, 2000, s Bernitz, Ulf & Kjellgren, Anders, Europarättens grunder, 4u, Nordstedts Juridik, Stockholm, 2010, s Mål C-144/99, Kommissionen mot Nederländerna, p

15 direktivkonform tolkning kommer till uttryck i art. 4.3 i Fördraget om den Europeiska Unionen (FEU). 25 EU-rättens genomslag i nationell rätt beror till stor del av subsidiaritetsprincipen som är kodifierad i art. 5.3 i FEU och utgör primärrätt. Enligt art. 5.3, 1 st. i FEU ska unionen inom de områden den inte har exklusiv befogenhet vidta en åtgärd endast om det är nödvändigt för att nå mål för en planerad åtgärd och dessa inte kan nås på annat vis. Att unionen i en situation när den måste vidta åtgärder inte ska göra mer än vad situationen kräver följer av proportionalitetsprincipen som finns i samma artikel Förordning 2017/1001 Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EUvarumärken (VmF) reglerar så kallade EU-varumärken. VmF uppdaterades nyligen från en tidigare version som trädde i kraft den första oktober Av skäl 4 till VmF framgår att varumärkesrätten inom unionen behöver vara harmoniserad för att uppnå en fri inre marknad. I led att åstadkomma detta ges medlemsstaterna möjlighet att registrera varumärken som ges varumärkesskydd i hela unionen (EU-varumärken). VmF är i egenskap av förordning direkt tillämpbar i alla medlemsstater och ska tillämpas av både domstolar och myndigheter. Den kan även åberopas av enskilda Vad som kan utgöra ett EU-varumärke Av art. 1.1 i VmF följer att varumärken som registreras enligt VmF ska kallas EUvarumärken och art. 1.2 anger att ett EU-varumärke ska ha samma rättsverkan i hela unionen. Själva registreringsförfarandet inleds med art. 4 i VmF där det framgår att Ett EU-varumärke kan utgöras av alla tecken, särskilt ord, inbegripet personnamn, figurer, bokstäver, siffror, färger, formen på en vara eller dess förpackning, eller ljud, förutsatt att tecknen i fråga kan a) särskilja ett företags varor eller tjänster från andra företags, och b) återges i registret över EU-varumärken (nedan kallat registret) på ett sätt som gör det möjligt för de behöriga myndigheterna och allmänheten att klart och tydligt avgöra föremålet för det skydd som beviljats innehavaren. 25 Bernitz & Kjellgren, s Bernitz & Kjellgren, s

16 Ett varumärke kan därmed bestå av i princip vilket tecken som helst så länge det särskiljer de varor/tjänster som varumärket registreras för samt att varumärket kan registreras i registret över EU-varumärken. Tidigare har det ställts krav på att varumärket kan återges grafiskt men i den nya versionen av VmF har detta krav tagits bort vilket öppnar upp för fler typer av varumärken. 27 Meningen är att medlemsstater inte ska utesluta någon form/symbol/text från möjlighet till registrering. Den särskiljningsförmåga som bedöms på det inledande planet i art. 4 är abstrakt och relateras inte till de varor och tjänster som varumärket söks för. 28 I praktiken är det mycket få ansökningar som avslås redan på grund av att de saknar särskiljningsförmåga enligt art. 4 i VmF. En enda gång har en varumärkesansökan gällande ett EU-varumärke avslagits med innebörden i art. 4 i VmF som stöd. Då gällde det tolkning av art. 3 i VmDir, vars lydelse är identisk med art. 4 i VmF. I samband med att sökanden ville få varumärkesskydd för en detalj på en dammsugare i form av en genomskinlig cylinder avslogs ansökan med art. 3 i VmDir som motivering. Att få varumärkesskydd för en genomskinlig cylinder ansågs inte vara lämpligt eftersom damsugardetaljen inte utgjorde ett tecken, vilket är ett krav för varumärkesregistrering enligt art. 3 i VmDir. Cylindern utgjorde snarare ett koncept och ett koncept får inte varumärkesskydd Absoluta registreringshinder Det finns absoluta registreringshinder som innebär att ett märke under vissa förhållanden inte kan registreras för varumärkesskydd. Dessa finns listade i art. 7.1 i VmF. De absoluta registreringshindren som är relevanta för denna uppsats är art. 7.1b och 7.1c, vilka omfattar följande, absoluta registreringshinder: b) Varumärken som saknar särskiljningsförmåga och; c) Varumärken som endast består av tecken eller upplysningar vilka i handeln visar varornas eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning, värde, geografiska ursprung, tiden för deras framställande eller andra egenskaper hos varorna eller tjänsterna. Innebörden av ett absolut registreringshinder är att ansökan måste avslås om ett absolut registreringshinder aktualiseras. Vid ansökan gör European Intellectual Property 27 Dreier & Kur, 2013, s Dreier & Kur, 2013, s Mål C-321/03 DYSON, p

17 Organization (EUIPO) en granskning ex officio för att utreda de absoluta registreringshindren. 30 Förutom de absoluta registreringshinder som nämns i art. 7.1b och 7.1c i VmF finns bl.a. absoluta registreringshinder mot varumärken som är vilseledande, varumärken som strider mot allmän ordning och varumärken som består av en varas form eller annan egenskap som behövs för att uppnå ett visst tekniskt resultat. Dessa listas i art. 7.1d-m i VmF men analyseras inte närmare inom ramen för denna uppsats Relativa registreringshinder Om det sökta märket riskerar att utgöra varumärkesintrång på äldre, redan registrerade varumärken uppstår relativa registreringshinder. 31 Innehavaren till det äldre varumärket har då rätt att invända mot registrering av det sökta märket. 32 De relativa registreringshindren finns listade i art. 8 i VmF och omfattar följande märken: Ett märke som är identiskt med det äldre varumärket och de varor eller tjänster som varumärket har ansökts för är identiska med de varor eller tjänster för vilka det äldre varumärket är skyddat, om det på grund av att det är identiskt med eller liknar det äldre varumärket och de varor eller tjänster som omfattas av varumärkena är identiska eller är av liknande slag föreligger en risk att allmänheten förväxlar dem inom det område där det äldre varumärket är skyddat, inbegripet risken för att varumärket associeras med det äldre varumärket. De relativa registreringshindren berör främst förväxling med äldre varumärken. Särskiljningsförmåga är ett centralt element när förväxlingsrisken bedöms. Förväxling innebär att två märken är så pass snarlika att den relevanta omsättningskretsen inte kan avgöra vilken vara/tjänst som kommer från vilket märke. För att det ska finnas en förväxlingsrisk måste det röra sig om varor/tjänster av samma eller liknande slag. 33 Om risk för förväxling finns har väletablerade märken som anses ha en hög särskiljningsförmåga ett extra skydd. Särskiljningsförmåga är därför av betydelse även med avseende på relativa registreringshinder eftersom det påverkar en varumärkesinnehavares möjlighet att försvara sig mot intrång Bombard & Gielen, 2011, s Gielen & von Bombard, 2011, s Dreier & Kur, 2013, s Levin, 2017, s Levin, 2017, s

18 3.2. Direktiv 2015/2436 För EU:s medlemsstaters nationella lagstiftning, gällande nationella varumärken finns Europaparlamentets och Rådets Direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 för tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning (VmDir). Materiellt sett är VmF och VmDir identiska avseende absoluta och relativa registreringshinder. De bedömningsanvisningar som presenterats om EU-varumärken är desamma för nationella varumärken i VmDir. Var bestämmelserna finns är dock annorlunda. I VmDir finns bestämmelser om vad som kan utgöra ett varumärke i art. 3 och de absoluta registreringshindren återfinns i art Precis som i VmF omfattas märken utan särskiljningsförmåga och märken som är beskrivande för de varor eller tjänster de söks av absoluta registreringshinder. De relativa registreringshindren finns i art. 5 i VmDir. 4. Bristande särskiljningsförmåga som ett absolut registreringshinder i praktiken Varumärken som saknar särskiljningsförmåga är ett absolut registreringshinder enligt art. 7.1b i VmF och art. 4.1b i VmDir. Särskiljningsförmåga har definierats genom fast praxis och innebär att ett varumärke gör det möjligt att säkerställa att den vara och/eller tjänst som är föremål för registreringsansökan härrör från ett visst företag, och således att särskilja denna vara från andra företags varor och tjänster. 35 EUD har i praxis fastslagit att den som ska kunna särskilja ett varumärke är den relevanta omsättningskretsen. Om det är fråga om vanliga konsumenter så räknar man med en normalt upplyst och skäligen uppmärksam konsument. 36 Testet av särskiljningsförmåga görs i två steg. Först fastställs vilka varor/tjänster som märket söks för och sedan utvärderas om den relevanta omsättningskretsen uppfattar att varor som säljs under märkets namn kommer från samma kommersiella ursprung. Om så inte är fallet saknar varumärket särskiljningsförmåga och får då inte registreras. 37 Bestämmelsen om bristande särskiljningsförmåga som absolut registreringshinder finns främst av hänsyn till den relevanta omsättningskretsen för att denna ska kunna identifiera det kommersiella ursprunget hos olika varor och tjänster. Detta för att kunna återvända till näringsidkare vars 35 Se EUIPO, Riktlinjer för mönster och varumärken, svensk översättning, s Mål C-342/97 Llloyd Klijsen, p Bombard & Gielen, 2011, s

19 varor/tjänster de varit nöjda med samt undvika de näringsidkare vars varor/tjänster de varit missnöjda med. 38 Kravet på särskiljningsförmåga ställer inga krav på att varumärket ska vara fantasifullt konstruerat eller innehålla ett visst mått av kreativitet. Denna bedömning görs under andra bestämmelser. Finns särskiljningsförmåga saknar det relevans hur banalt eller enkelt varumärket än är. 39 Kravet på hur mycket särskiljningsförmåga ett märke måste besitta för registrering är lågt ställt. Det räcker med ett minimum av särskiljningsförmåga för att märket ska fylla varumärkets funktion och kunna registreras. 40 Inom EUD:s och Tribunalens praxis och förhandsavgöranden har de flesta ordsammansättningar analyserats inom ramen för art. 7.1c i VmF eller art. 4.1c i VmDir som berör varumärken som är beskrivande för de varor och tjänster varumärkesskydd söks för. När en ordsammansättning bedöms delas den först upp och analyseras i sina beståndsdelar för att sedan analyseras som helhet. Två ord som båda saknar särskiljningsförmåga leder så gott som uteslutande till att även sammansättningen av dessa saknar särskiljningsförmåga. 41 Praxis för när en ordsammansättning bedömts inneha eller sakna särskiljningsförmåga utan att bedömningen huvudsakligen gjorts med hjälp av art. 7.1c/4.1c är begränsad. Detta beror bl.a. på att en analogi av art. 7.1c i VmF och art. 4.1c i VmDir tillämpas när särskiljningsförmåga enligt art. 7.1b/4.1b bedöms. 42 En underkategori till ordmärken, som är relaterad till ordsammansättningar och bedöms utifrån hur den relevanta omsättningskretsen uppfattar märket, utan att art.7.1c/4.1.c tillämpas analogt är slogans. En slogan består av noga utvalda ord som satts i en viss ordning för att på så sätt möjliggöra för den relevanta omsättningskretsen att särskilja en varas eller tjänsts kommersiella ursprung. EUD har i ett flertal mål klargjort vad som krävs för att en slogan ska anses ha inneboende särskiljningsförmåga. En del av dessa principer går förmodligen att applicera även på ordsammansättningar och av denna anledning är slogans av intresse för denna uppsats. Det absoluta registreringshindret mot märken utan särskiljningsförmåga är inte tillämpligt om märket genom inarbetning förvärvat särskiljningsförmåga. Detta följer av art. 4.4 i VmDir. Samma bestämmelse finns för EU-varumärken i VmF art Bombard & Gielen, 2011, s Levin, 2017, s Gielen & von Bombard, 2011, s Gielen & von Bombard, 2011, s Gielen & von Bombard, 2011, s

20 4.1. Praxis om särskiljningsförmåga Erpo Möberlwerk I målet C-64/02 Erpo Möberlwerk) tog EU-domstolen ställning till den inneboende särskiljningsförmågan hos ett ordmärke och mer specifikt hos en reklamslogan. EUIPO hade avslagit en ansökan om varumärkesskydd för devisen DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT som kan översättas till principen om bekvämlighet med motiveringen att devisen var beskrivande och saknade särskiljningsförmåga. Efter överklagande hamnade frågan hos EUD där man helt koncentrerade sig på frågan om särskiljningsförmåga. Ett fel som underinstanserna ansågs ha gjort var att de ställde krav på att en slogan av reklamkaraktär måste vara särskilt fantasifullt utformad för att kunna ha särskiljningsförmåga enligt art. 7.1b i VmF. 43 EUD fastslog dock att om det är inneboende särskiljningsförmåga enligt art. 7.1b i VmF som bedöms ska utvärderingen ske efter samma bedömning som för andra typer av varumärken. Krav på fantasifullhet är inte ett kriterium för ett varumärkes möjlighet att ha särskiljningsförmåga i andra situationer och ska inte heller vara ett kriterium när det är en slogan av reklamtyp som bedöms. EU-domstolens resonemang innebär att om en slogan särskiljer varor från ett visst kommersiellt ursprung från varor med annat kommersiellt ursprung har det särskiljningsförmåga oavsett inslag av fantasi. 44 Slutsatserna i Erpo Möbelwerk borde därmed vara tillämpliga på hur en ordsammansättning ska bedömas när det är särskiljningsförmåga enligt art. 7.1b i VmF eller art. 4.1b i VmDir som bedöms. Audi Resonemanget från Erpo Möbelwerk bekräftades i mål C- 398/08 Audi. Bilmärket Audi sökte EU-varumärkesskydd för ordspråket VORSPRUNG DURCH TECHNIK, vilket kan översättas till försprång genom teknik. Tribunalen påpekade att devisen uppfattades som ett reklambudskap och saknade särskiljningsförmåga. Målet gick till EUD som var av en annan uppfattning. EUD fastslog att det saknades skäl att anta att ett reklambudskap av detta slag inte kunde uppfattas som särskiljande för den relevanta omsättningskretsen i enlighet med VmF art. 7.1b, vilket innebar att devisen inte kunde avslås som varumärke på grund av att det saknade särskiljningsförmåga Mål C-64/02 Erpo Möberlwerk, p Erpo Möberlwerk, p Mål C- 398/08 Audi, p

21 Smart Technoligies Ett fall när ett ordmärke som bestod av en slogan ansågs sakna särskiljningsförmåga är mål C -311/11 P Smart Technologies. Sloganen WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH vilket kan översättas till vi gör det särskilda enkelt söktes som EU-varumärke för varor och tjänster i Nice-klassificeringen klass 9 vilken inkluderar olika former av dataprogram. Företaget bakom sloganen var det kanadensiska företaget Smart Technologies. Både EUIPO och Tribunalen ansåg att sloganen enbart fungerade som reklambudskap av lovordande karaktär och att särskiljningsförmåga därför saknades. 46 EUD dömde i princip helt i linje med Tribunalen och befäste de principer som fastslagits i bl.a. målet om Audi. 47 Även Tribunalen hade konstaterat att ett reklambudskap i form av en slogan kan fungera som identifierande för en varas kommersiella ursprung men att så inte var fallet för Smart Technologies eftersom deras slogan endast bestod av grammatiskt korrekt sammansatta ord utan särskiljande inslag. Detta ledde till att den relevanta omsättningskretsen inte skulle kunna se slogan som identifierande för det kommersiella ursprunget för de varor och tjänster som varumärkesansökan avsåg. 48 Målen om Erpo Möbelwerk, Audi och Smart Technologies är illustrativa för bedömningen av särskiljningsförmåga hos ordsammansättningar eftersom de tydligt markerar att ett varumärke inte behöver någon hög särskiljningsförmåga eller nivå av fantasi för att kunna registreras. Det räcker med att det finns ett minimum av särskiljningsförmåga för att det ska kunna registreras som varumärke. 49 När ett märke endast uppfattas vara något annat än utpekande av kommersiellt ursprung är dock varumärkesregistrering utesluten även om märket inte är beskrivande enligt art. 7.1c i VmF eller art. 4.1c i VmDir Sammanfattning av praxis gällande särskiljningsförmåga När ordsammansättningar bedöms inom ramen för absoluta registreringshinder sker det oftast med stöd av art. 7.1c i VmF eller art. 4.1c i VmDir som berör beskrivande varumärken snarare än inneboende särskiljningsförmåga. Ett typexempel på varumärken som består av ord satta i en viss ordning som inte är ordsammansättningar är slogans. Dessa kan ha särskiljningsförmåga enligt art. 7.1b VmF eller art. 4.1b VmDir så länge de inte enbart upplevs som något annat än identifierande av kommersiellt ursprung. 46 Mål C -311/11 P Smart Technoligies, P. 7 & Smart technologies, P Se Smart Technologies, p Audi, p. 39 & Smart Technologies, p

22 4.2. Märken som är beskrivande Enligt texten i art. 7.1c i VmF och art. 4.1c i VmDir råder absolut registreringshinder mot varumärken endast bestående av tecken eller upplysningar vilka i handeln visar varornas eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning, värde, geografiska ursprung, tiden för deras framställande eller andra egenskaper hos varorna eller tjänsterna. Det allmänna intresset bakom denna bestämmelse är att undvika att en enskild aktör ges möjlighet att hindra andra från att använda exempelvis en ordsammansättning som konkurrenter kan behöva använda i marknadsföringen av sina varor och tjänster. 50 Precis som varumärken utan särskiljningsförmåga så kan även märken som är beskrivande för de relevanta varorna eller tjänsterna registreras om de till följd av inarbetning förvärvat särskiljningsförmåga. Detta följer av art. 4.4 i VmDir och art. 7.4 i VmF. Till följd av att varumärken som är beskrivande enligt art. 7.1c i VmF eller art. 4.1c i VmDir inte får registreras finns en omfattande praxis från EUD och Tribunalen om gränsdragningsfall, där EUD och Tribunalen utvärderat om ordsammansättningar är beskrivande för de varor och tjänster de söks för. Beskrivande ord som sätts ihop kan få en unik prägel som gör att kombinationen av orden inte längre ses som beskrivande för de aktuella varorna eller tjänsterna. När bedömningen görs måste flera faktorer beaktas. Bl.a. måste hänsyn tas till att EU består av ett trettiotal medlemsstater där en stor mängd språk talas. Det som inte är beskrivande på ett språk kan uppfattas som beskrivande på ett annat vilket är av stor vikt när det handlar om EU-varumärken som får varumärkesskydd inom hela EU. 51 När en ansökan om EU-varumärke granskas och det utvärderas om märket är beskrivande för de aktuella varorna eller tjänsterna är det den relevanta omsättningskretsens uppfattning om märket som bedöms. När ett ordmärke bedöms kan granskaren använda lexikon som referensram men det finns inget krav på att ett ord måste vara etablerat i ett lexikon för att kunna ses som beskrivande När är märket beskrivande? Eftersom att art. 7.1b och 7.1c i VmF samt art. 4.1b och 4.1c i VmDir tillgodoser olika intressen är det viktigt att veta när vilken bestämmelse ska tillämpas. En ordsammansättning 50 Bombard & Gielen, 2011, s Dreier & Kur, 2013, s Se EUIPO, Riktlinjer för mönster och varumärken, svensk översättning, s

23 måste uppnå en viss nivå av beskrivande för att falla in under art. 7.1c/4.1c vilket underströks i mål T-334/03 EUROPREMIUM. Ett företag ansökte om EU-varumärkesregistrering för ordsammansättningen EUROPREMIUM, vilket skulle gälla bl.a. för förpacknings- och sorteringsmaterial. 53 Frågan var om varumärket var beskrivande för dessa varor enligt art. 7.1c VmF. Tribunalen utvärderade först komponenterna Euro och premium separat. Euro sågs som en beteckning för att varorna hade ursprung i Europa och premium sågs som ett lovordande av varornas kvalitet. Tribunalen konstaterade att art. 7.1c i VmF omfattar kännetecken och upplysningar som nämner väsentliga egenskaper hos den vara eller tjänst som ansökan om registrering avser. Det måste finnas ett tillräckligt konkret samband mellan kännetecknet och varorna i fråga så att den relevanta omsättningskretsen uppfattar kännetecknet som beskrivande för dessa. 54 Med EUROPREMIUM som varumärke för bl.a. förpacknings- och sorteringsmaterial kom domstolen fram till att det geografiska ursprunget för varorna inte påverkade den relevanta omsättningskretsens beslut att köpa eller inte köpa varorna i fråga och kunde därför inte ses som beskrivande i VmF:s mening. Premium sågs som ett allmänt lovordande av varornas kvalitet av suggestiv karaktär som inte uttryckte väsentliga egenskaper hos varorna. Med denna bedömning ansåg domstolen inte heller att EUROPREMIUM, skrivet i sin helhet var så pass deskriptivt att det föll in under art. 7.1c, eftersom att det bara var en förnimmelse om högkvalitativa varor av europeiskt ursprung. 55 Tröskeln för när ord i en ordsammansättning är beskrivande har dock gjorts lägre i andra fall. Av ett beslut från EUIPO, från 2015 (LIVE SHARE) framgår att ett varumärke är tillräckligt beskrivande om det möjliggör för den relevanta omsättningskretsen att utan djupare eftertanke uppfatta en beskrivning av de varor som varumärket söks för. 56 I det aktuella fallet rörde det sig om märket LIVE SHARE skulle kunna registreras för bl.a. inspelningsapparater. Svaret blev nekande. 57 I mål C-108/05 EUROPOLIS demonstreras språkets betydelse för om en ordsammansättning ska ses som beskrivande för de tjänster märket avser. Företaget Bovemij ansökte vid Beneluxländernas varumärkesbyrå om varumärkesskydd för ordsammansättningen EUROPOLIS som skulle gälla för bl.a. finansiella tjänster och fastighetstjänstmäkleri i klass 36 i Nice-klassificeringen samt för förvaring av gods i klass 53 Mål T-334/03 Europremium, p Se EUIPO, Riktlinjer för mönster och varumärken, svensk översättning, s Europremium, p. 31 & p EUIPO, Decision of the Fifth Board of Appeal of 16 March 2015 Live Share, p Ibid, p

24 Varumärkesbyrån avslog ansökan med motiveringen att ordet EUROPOLIS var beskrivande för varorna och tjänsterna i fråga eftersom Euro anspelar på tjänsternas ursprung och polis anspelade på att tjänsterna har anknytning till en polis. Ordet polis kan förstås som en försäkringsöverenskommelse på nederländska. 59 När målet nådde överrätten i Nederländerna valde domstolen att be EUD om ett förhandsavgörande. En viktig fråga berörde hur en ordsammansättning ska bedömas när den innehåller ord, som kan upplevas som beskrivande för den aktuella tjänsten, för en del av den relevanta omsättningskretsen. Domstolen konstaterade att ordet polis endast utgör registreringshinder i den del av Beneluxregionen där nederländska talas. Inneboende särskiljningsförmågan ansågs saknas i de delar av Beneluxländerna där nederländska talas men särskiljningsförmåga i dessa delar kunde dock förvärvas med inarbetning. 60 BABY-DRY Mål C-383/99 P BABY-DRY är ett tidigt avgörande från EUD, gällande varumärken som är potentiellt beskrivande och som består av en ordsammansättning. Företaget Proctor & Gamble hade ansökt om EU-varumärkesskydd för ordsammansättningen BABY-DRY. Varumärket skulle gälla för blöjor i olika material. EUIPO avslog ansökan med motiveringen att kännetecknet var beskrivande för blöjornas användningsområde samt att kännetecknet saknade särskiljningsförmåga. EUIPO:s beslut överklagades till första överklagandenämnd. Där fastställdes EUIPO:s beslut med motiveringen att BABY-DRY var beskrivande för de aktuella varorna enligt VmF art. 7.1c samt att BABY-DRY saknade särskiljningsförmåga. 61 När målet nådde EUD var den centrala frågan om BABY-DRY var registrerbart som varumärke med hänsyn till art. 7.1b och 7.1c i VmF. För att bedöma särskiljningsförmågan hos märket utgick domstolen från en engelskspråkig konsuments synvinkel. 62 EUD fastslog att även om ordsammansättningen består av två beskrivande ord var sammansättningen syntaktiskt udda och inte en del av det vedertagna, engelska språket. 63 Att sätta orden Baby och dry i sammansättning till BABY-DRY ansågs ge upphov till en lexikalisk uppfinning som medförde att ordsammansättningen inte kunde ses som 58 Mål C-108/05 EUROPOLIS, p Europolis, p. 7 & Europolis, p. 25 & Mål C-383/99 BABY-DRY, p Baby-dry, p Baby-dry, s