Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2008-11-19 273 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Specsavers BV 1211 EC Hilversum Nederländerna OMBUD: Stefan B. och Dan K., Baker & McKenzie Advokatbyrå KB Box 5719 114 87 Stockholm MOTPART Second Mind AB 904 22 Umeå SAKEN Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet <specsaver.se>.se meddelar följande BESLUT Domännamnet <specsaver.se> överförs till Sökanden, Specsavers BV. 1
BAKGRUND Sökanden är innehavare av följande Gemenskapsvarumärken: Nr 001321298 SPECSAVERS (ord) Registrerad den 27 november 2000 för varor och tjänster i klasserna 3, 5, 9, 10, 21, 35, 36, 37, 40, 41 och 42. Nr 003418928 SPECSAVERS (ord) Registrerad den 8 november 2005 för varor och tjänster i klasserna 9, 10, 35, 37 och 44. Motparten lät registrera domännamnet <specsaver.se> den 1 december 2007. Sökanden korresponderade med Motparten i brev daterat 3 september 2008, vilket besvarades av Motparten den 5 september 2008. Den 17 september 2008 ingav Sökanden ansökan om tvistlösning för det aktuella domännamnet. Motparten ingav svaromål den 17 oktober 2008. YRKANDEN Sökanden yrkar att domännamnet <specsaver.se> överförs till Sökanden, Specsavers BV. Motparten bestrider Sökandens yrkande om överföring. PARTERNA HAR ANFÖRT Sökanden Sökanden anför att man marknadsför sina produkter i stora delar av världen och att man i Sverige är en av de tre största optikkedjorna med ca 80 butiker. Marknadsföring sker bl a genom domänen <specsavers.se>. Varumärket SPECSAVERS är bl a registrerat för glasögon och tillbehör. När Sökanden uppmärksammades på Motpartens domänregistrering och det faktum att en besökare som gick in på <specsaver.se> länkades vidare till <scandinavianeyes.se> med marknadsföring av glasögon och tillbehör, tillskrev Sökanden Motparten med krav på överlåtelse av det omtvistade domännamnet. Motparten har besvarat brevet och inaktiverat domännamnet, men utan att gå med på överlåtelse. Som skäl har Motparten uppgivit att domännamnet används för att locka engelskspråkig publik till hemsidan. Sökanden anser att det omtvistade domännamnet är förväxlingsbart med Sökandens varumärke SPECSAVERS, vilket är väl ansett i Sverige. Domännamnet används för marknadsföring av samma varuslag glasögon och tillbehör till glasögon som omfattas av Sökandens varumärke och användning. Vidare anser Sökanden att Motparten saknar rätt eller berättigat intresse till <specsaver.se> och anför avslutningsvis att Motpartens registrering och användning har skett i 2
ond tro. Som skäl för sistnämnda påstående anger Sökanden att SPECSAVERS förutom varumärkesregistreringen även är i hög grad inarbetat och väl känt bland allmänheten. Då Motparten är en konkurrent till Sökanden framstår det därför som osannolikt att Motparten vid registreringstillfället inte kände till Sökandens rättigheter. Motparten Motparten hänvisar till det faktum att Sökanden inte har registrerat det omtvistade domännamnet tidigare samt inte heller kontaktat Motparten under de första nio månaderna efter domännamnsregistreringen. Motparten uppger att man kontrollerat med Patent- och registreringsverket huruvida specsaver fanns registrerat som varumärke. Enligt Motparten är <specsaver.se> ett bra och passande domännamn för verksamheten, och Motparten hyr därför ut domännamnet för verksamhet med optikförsäljning på Internet, eftersom domännamnet beskriver möjligheten till köp av billiga glasögon. Slutligen menar Motparten att det inte föreligger någon konkurrerande verksamhet, då Sökanden inte bedriver verksamhet på Internet. TVISTLÖSARENS/-LÖSARNAS SKÄL Enligt punkt 18 c) i Allmänna villkor för registrering av domännamn under toppdomänen.se, får ett domännamn avregistreras eller överföras till den som begärt tvistlösningsförfarandet om domännamnet är identiskt eller förväxlingsbart med ett varukännetecken, näringskännetecken, släktnamn, konstnärsnamn (om namnet inte syftar på någon sedan länge avliden), titel på annans skyddade litterära eller konstnärliga verk, namn som skyddas genom förordning om vissa officiella beteckningar (1976:100), eller en geografisk beteckning / ursprungsbeteckning som skyddas genom rådets förordning (EG) 510/2006, vilka har rättsgrund i Sverige och till vilket den som begärt tvistlösningen kan visa rätt, och i) innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet och ii) domännamnet registrerats eller använts i ond tro. Identiskt eller förväxlingsbart Sökanden är innehavare av två Gemenskapsvarumärken för SPECSAVERS, med rättsverkan i Sverige. Det omtvistade domännamnet är <specsaver.se>. Vid förväxlingsbedömningen ska bortses från den svenska toppdomänen.se, varför frågan om identitet eller förväxlingsbarhet ska avgöras utifrån en jämförelse mellan SPECSAVERS och SPECSAVER. Domännamnet skiljer sig från det registrerade varumärket endast genom att pluraländelsen s saknas i <specsaver>. Detta gör inte domännamnet helt identiskt med varumärket men dock tydligt förväxlingsbart. Det är således Tvistlösarens uppfattning att domännamnet <specsaver.se> är förväxlingsbart med Sökandens varumärke, vilket har rättsgrund i Sverige och till vilket Sökanden kan visa rätt. 3
Rätt eller berättigat intresse Motparten kan inte sägas ha någon rätt till <specsaver.se>, om man med rätt menar ett från känneteckensinnehavarens sida uttryckligen eller underförstått medgivande till registrering av ett med kännetecknet identiskt eller förväxlingsbart domännamn. Vidare föreligger inte heller något berättigat intresse i så mening att Motparten förvärvat ensamrätt till ordet SPECSAVER i domännamnet. Inte heller har det i ärendet påståtts att domännamnet är allmänt känt för Motparten. Användning av domännamnet har skett i samband med marknadsföring av varor innan tvistlösningen inleddes, vilket framgår av Bilaga 5 i ansökan samt av övriga handlingar i ärendet, inklusive Motpartens svaromål. Som det får förstås av Motpartens argumentation, anser Motparten att ordet SPECSAVER är beskrivande och därmed fritt att använda för en verksamhet med försäljning av billiga glasögon. Enligt Tvistlösarens bedömning är emellertid inte specsaver ett i engelska språket förekommande generiskt ord. Likheten med varumärket SPECSAVERS är slående, och Motpartens användning synes främst ha varit att genom associering till Sökandens varumärke marknadsföra med Sökanden konkurrerande produkter. Sådan användning ger inte ett berättigat intresse till domännamnet i den mening som avses i Allmänna Villkor. Tvistlösaren konstaterar att Motparten inte har någon rätt eller berättigat intresse till <specsaver.se>. Registrerats eller använts i ond tro Sökanden har visat att SPECSAVERS är ett sedan ca åtta år tillbaka registrerat Gemenskapsvarumärke för bl a glasögon. Sökanden har därutöver påstått att SPECSAVERS är ett väl ansett kännetecken här i Sverige. Någon dokumentation till stöd för sistnämnda påstående har dock inte förebringats, men Motparten har å sin sida inte heller uttryckligen bestridit att SPECSAVERS är välkänt. Motpartens uppgift att man hos PRV kontrollerat förekomsten av varumärkesregistrering för SPECSAVER (utan S ) kan inte utan vidare argumentation tolkas som ett förnekande av kännedom om Sökandens varumärke SPECSAVERS (med S ). Som angivits inledningsvis har Sökanden två lagakraftvunna Gemenskapsvarumärken för ordet SPECSAVERS, och omfattande bland annat varor och tjänster med anknytning till glasögon och marknadsföring därav. Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster) OHIM har uppenbarligen ansett ordet SPECSAVERS äga tillräcklig särskiljningsförmåga för att kunna registreras som ordvarumärke. Motparten har använt - direkt eller genom uthyrning domännamnet för marknadsföring av glasögon och liknande varor på Internet. Även om Motpartens egen verksamhet inte kan jämställas med en direkt konkurrent till Sökanden, är det ostridigt att Motparten ansett <specsaver.se> vara ett passande domännamn för marknadsföring av billiga glasögon. Tvistlösaren finner inte Motpartens förklaring till godtrosval och användning av domännamnet vara trovärdigt. Motparten har i sitt brev till Sökanden angivit att användningen av <specsaver.se> är avsedd för en icke svenskspråkig publik. Domännamnet har dock av Motparten 4
länkats till en helt svenskspråkig hemsida med försäljning av glasögon från en konkurrent till Sökanden. Skillnaden mellan domännamnet och Sökandens varumärke är så liten, att det förefaller sannolikt att domännamnet medvetet valts med Sökandens varumärke i åtanke, och för att fånga upp de Internetanvändare som söker Sökandens hemsida men råkat glömma pluraländelsen. Mot bakgrund av ovanstående drar Tvistlösaren slutsatsen att domännamnet såväl registrerats som använts i ond tro. På.SE vägnar Petter Rindforth 5