RIKTLINJER FÖR GRANSKNING AV GEMENSKAPSVARUMÄRKEN VID KONTORET FÖR HARMONISERING INOM DEN INRE MARKNADEN (VARUMÄRKEN OCH MÖNSTER) Del C INVÄNDNING

RIKTLINJER FÖR GRANSKNING AV GEMENSKAPSVARUMÄRKEN VID KONTORET FÖR HARMONISERING INOM DEN INRE MARKNADEN (VARUMÄRKEN OCH MÖNSTER) Del C INVÄNDNING AVSNITT 2 IDENTITET OCH FÖRVÄXLINGSRISK KAPITEL 1 ALLMÄNNA PRINCIPER OCH METODIK Riktlinjer för granskning vid kontoret, Del C. Invändning Sida 1

Innehåll 1 Inledning... 3 2 Artikel 8.1 i varumärkesförordningen... 4 2.1 Artikel 8.1 a i varumärkesförordningen Identitet... 4 2.1.1 Identitet som hinder... 4 2.2 Artikel 8.1 b i varumärkesförordningen Förväxlingsrisk... 5 3 Begreppet förväxlingsrisk... 5 3.1 Inledning... 5 3.2 Förväxlingsrisk och risk för associering... 6 3.3 Förväxlingsrisk och ökad särskiljande förmåga... 7 3.4 Förväxlingsrisk: sakfrågor och rättsfrågor... 8 3.4.1 Faktiska och rättsliga omständigheter likhet mellan varor/tjänster och kännetecken... 8 3.4.2 Faktiska och rättsliga omständigheter belägg... 9 4 Utvärdering av de faktorer till vilka hänsyn tas när förväxlingsrisken fastställs... 9 4.1 Relevant tidpunkt... 9 4.2 Kontorets metodik... 10 4.3 Jämförelse av varor och tjänster... 10 4.4 Jämförelse av kännetecken... 11 4.5 Särskiljande och dominerande element i varumärken... 11 4.6 Det äldre varumärkets särskiljande förmåga... 11 4.7 Omsättningskrets grad av uppmärksamhet... 11 4.8 Helhetsbedömning, övriga argument och slutsats... 11 Bilaga I... 13 Riktlinjer för granskning vid kontoret, Del C. Invändning Sida 2

1 Inledning Detta kapitel ger en inledning till, och översikt av begreppen (i) identitet och (ii) förväxlingsrisk som tillämpas vid konflikter mellan varumärken i invändningsförfaranden enligt artikel 8.1 i rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (nedan kallad varumärkesförordningen). I de följande styckena beskrivs dessa begrepp och deras rättsliga grund så som de fastställs i relevanta lagar och tolkas av Europeiska unionens domstol (nedan kallad domstolen) 1. De juridiska begreppen identitet och förväxlingsrisk används för att skydda varumärken och samtidigt definiera deras omfång. Därför är det viktigt att komma ihåg vilka aspekter eller funktioner av varumärken som förtjänar skydd. Varumärken fyller olika funktioner. Den mest grundläggande är att fungera som uppgifter om ursprung som visar varors/tjänsters kommersiella härkomst. Detta är varumärkens grundläggande funktion. I målet Canon hävdade domstolen att: enligt fast rättspraxis är varumärkets grundläggande funktion att för konsumenten eller slutanvändaren av en vara eller tjänst som täcks av varumärket garanteras dess ursprungsidentitet, så att denne utan risk för förväxling kan särskilja denna vara eller tjänst från andra med ett annat ursprung. (Se dom av den 29 september 1998, C-39/97, Canon, punkt 28.) Varumärkens grundläggande funktion som uppgift om ursprung har betonats upprepade gånger och har blivit en bestämmelse i EU:s varumärkeslag (dom av den 18 juni 2002, C-299/99, Philips, punkt 30 och dom av den 6 oktober 2005, C-120/04, Medion, punkt 23). En grundläggande funktion hos varumärken är att ange ursprung, men det är inte den enda. Själva frasen grundläggande funktion antyder att det finns andra funktioner. Domstolen har vid flera tillfällen anspelat på andra funktioner hos varumärken (t.ex. dom av den 16 november 2004, C-245/02, Anheuser-Busch, punkt 59 och dom av den 25 januari 2007, C-48/05, Adam Opel, punkt 21) men tar upp dem direkt i "L'Oréal" (dom av den 18 juni 2009, C-487/07, L'Oréal, punkterna 58-59 och dom av den 23 mars 2010, C-236/08 till C-238/08, Google France and Google, punkterna 75-79), där det anges att varumärkens funktioner kan innefatta:... inte enbart varumärkets grundläggande funktion att garantera konsumenterna varans eller tjänstens ursprung, utan även varumärkets övriga funktioner, närmare bestämt att garantera varornas eller tjänsternas kvalitet samt deras kommunikations-, investerings- och reklamfunktioner (understrykning tillagd). Vid utredningen av begreppen identitet och förväxlingsrisk berör detta kapitel flera av de teman som förklaras ingående i de följande kapitlen av riktlinjerna. Bilagan innehåller en sammanfattning av viktiga fall som behandlar grundprinciper och grundbegrepp för förväxlingsrisk. 1 Domstolen har ofta tolkat artiklarna 4 och 5 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 (nedan kallat direktivet) som i tolkningshänseende i stort sett kan jämföras med artiklarna 8 och 9 i varumärkesförordningen. Riktlinjer för granskning vid kontoret, Del C. Invändning Sida 3

2 Artikel 8.1 i varumärkesförordningen Artikel 8 i varumärkesförordningen ger innehavaren av ett äldre varumärke rätt att invända mot registrering av senare ansökningar om gemenskapsvarumärken i ett antal situationer. Detta kapitel är inriktat på tolkningen av identitet och förväxlingsrisk i den mening som avses i artikel 8.1 i varumärkesförordningen. En invändning i enlighet med artikel 8.1 i varumärkesförordningen kan bygga på äldre registreringar eller ansökningar (artikel 8.2 a och 8.2 b i varumärkesförordningen) och äldre kända varumärken (artikel 8.2 c i varumärkesförordningen) 2. 2.1 Artikel 8.1 a i varumärkesförordningen Identitet Artikel 8.1 a i varumärkesförordningen innehåller bestämmelser för invändningar som bygger på identitet. Enligt den artikeln ska en ansökan om gemenskapsvarumärke inte kunna registreras om innehavaren av ett äldre varumärke i den mening som avses i artikel 8.2 i varumärkesförordningen invänder: om det är identiskt med det äldre varumärket och de varor eller tjänster som varumärket har ansökts för är identiska med de varor eller tjänster för vilka det äldre varumärket är skyddat. Enligt innehållet i artikel 8.1 a i varumärkesförordningen krävs helt klart identitet mellan både de berörda kännetecknen och varorna/tjänsterna i fråga. Denna situation kallas dubbel identitet. Huruvida dubbel identitet föreligger är en rättslig bedömning som ska fastställas utifrån en direkt jämförelse mellan de båda motstående kännetecknen och varorna/tjänsterna i fråga 3. Om dubbel identitet fastställs behöver invändaren inte visa förväxlingsrisk för att invändningen ska upprätthållas: det skydd som ges av artikel 8.1 a i varumärkesförordningen är absolut. Där dubbel identitet föreligger behöver ingen bedömning göras av förväxlingsrisken och invändningen upprätthålls automatiskt. 2.1.1 Identitet som hinder Även om de specifika villkoren skiljer sig mellan artikel 8.1 a och artikel 8.1 b i varumärkesförordningen är de besläktade. Om artikel 8.1 a är det enda hindret som anförs vid en invändning i enlighet med artikel 8.1. men identitet mellan kännetecknen och/eller varorna/tjänsterna inte kan fastställas, kommer kontoret ändå att pröva ärendet enligt artikel 8.1 b i varumärkesförordningen, vilket kräver minsta likhet mellan kännetecknen och varorna/tjänsterna samt förväxlingsrisk. Likhet innefattar situationer där både varumärkena och varorna/tjänsterna liknar varandra och även situationer där varumärkena är identiska och varorna/tjänsterna liknar varandra eller omvänt. 2 Ytterligare vägledning om äldre kända varumärken finns i Riktlinjerna, del C, Invändning, avsnitt 5, Kända varumärken (artikel 8.5 i varumärkesförordningen). 3 Ingående vägledning om kriterierna för att hitta identitet mellan varor och tjänster samt mellan kännetecken finns i respektive stycken i del C av Riktlinjerna, Invändning, avsnitt 2, Identitet och förväxlingsrisk, kapitel 2, Jämförelse av varor och tjänster samt kapitel 3, Jämförelse av kännetecken. Riktlinjer för granskning vid kontoret, Del C. Invändning Sida 4

Likaledes ska en invändning baserad på artikel 8.1 b i varumärkesförordningen som uppfyller kraven för artikel 8.1 a i varumärkesförordningen behandlas i enlighet med den senare bestämmelsen utan prövning enligt artikel 8.1 b i varumärkesförordningen. 2.2 Artikel 8.1 b i varumärkesförordningen Förväxlingsrisk Artikel 8.1 b i varumärkesförordningen fastställer att, vid invändning, ska det varumärke ansökan gäller inte kunna registreras om det - på grund av att det är identiskt med eller liknar det äldre varumärket och de varor eller tjänster som omfattas av varumärkena är identiska eller är av liknande slag - föreligger en risk att allmänheten förväxlar dem inom det område där det äldre varumärket är skyddat, inbegripet risken för att varumärket associeras med det äldre varumärket (understrykning tillagd). Till skillnad från situationer med dubbel identitet enligt ovan, kan innehavaren av ett äldre varumärke i fall av enbart likhet mellan kännetecknen och varorna/tjänsterna, eller identitet för en av dessa två faktorer, framgångsrikt invända mot en ansökan om gemenskapsvarumärke enligt artikel 8.1 b endast om förväxlingsrisk föreligger. 3 Begreppet förväxlingsrisk 3.1 Inledning Bedömningen av förväxlingsrisken är en kalkyl som tillämpas vid konflikt mellan varumärken såväl i samband med invändningsförfaranden enligt varumärkesförordningen som vid intrångsmål inför EU:s domstolar. Varken varumärkesförordningen eller direktivet innehåller dock någon definition av förväxlingsrisk eller någon utsaga om exakt vad förväxling hänför sig till. Det är därför inte överraskande att den exakta innebörden av begreppet förväxlingsrisk har varit föremål för mycket debatt och många rättstvister. Såsom visas nedan har det nu under en tid varit fast rättspraxis att begreppet förväxlingsrisk i grunden hänför sig till situationer när (1) allmänheten direkt förväxlar de motstående varumärkena, (2) allmänheten associerar de motstående varumärkena och antar att varorna/tjänsterna i fråga kommer från samma eller ekonomiskt relaterade företag (risk för associering). Dessa två situationer diskuteras närmare nedan (punkt 3.2). Enbart det faktum att uppfattningen av ett yngre varumärke för tankarna till ett äldre varumärke utgör inte förväxlingsrisk. Domstolen har också fastställt principen att varumärken som antingen per se eller på grund av att de är kända på marknaden har hög särskiljningsförmåga åtnjuter ett mer omfattande skydd än varumärken med lägre särskiljningsförmåga (se punkt 3.3 nedan). Riktlinjer för granskning vid kontoret, Del C. Invändning Sida 5

I slutänden måste begreppet förväxlingsrisk så som det utvecklats av domstolen betraktas som ett rättsligt begrepp snarare än en rent faktisk återspegling av konsumenternas kognitiva beteende och inköpsvanor (se punkt 3.4 nedan). 3.2 Förväxlingsrisk och risk för associering Domstolen övervägde begreppet förväxlingsrisk grundligt i målet Sabèl (dom av den 11 november 1997, C-251/95, Sabèl). Direktivets motsvarighet till artikel 8.1 b i varumärkesförordningen och skäl 8 i varumärkesförordningen angav tydligt att förväxlingsrisken är förknippad med förväxling av varors/tjänsters ursprung, men domstolen var tvungen att överväga exakt vad detta innebar eftersom det förelåg motstridiga åsikter om innebörden av, och sambandet mellan, förväxlingsrisk och risk för associering. Artikel 8.1 b i varumärkesförordningen hänvisar till båda dessa begrepp. Detta problem behövde redas ut eftersom det hävdades att risk för associering var bredare än förväxlingsrisk eftersom det kunde innefatta tillfällen när ett yngre varumärke utlöste en association till ett äldre men konsumenten inte ansåg att varorna/tjänsterna hade samma kommersiella ursprung 4. Problemet i målet Sabèl var sist och slutligen huruvida ordalydelsen föreligger en risk att allmänheten förväxlar dem, inbegripet risken för att varumärket associeras med det äldre varumärket innebar att förväxlingsrisk kunde innefatta en situation med associering mellan varumärken som inte gav upphov till förväxling i fråga om ursprung. I målet Sabèl fann domstolen att risken för associering inte är ett alternativ till förväxlingsrisken utan endast fyller funktionen att definiera det begreppets omfång. Därför kräver förväxlingsrisk att förväxling i fråga om ursprung föreligger. I målet Canon (punkterna 29-30) klargjorde domstolen omfånget av förväxling i fråga om ursprunget genom följande utsaga:... kan således föreligga en risk för förväxling... om det finns en risk att allmänheten kan tro att varorna eller tjänsterna i fråga kommer från samma företag, eller i förekommande fall från företag med ekonomiska band, En sådan risk för förväxling kan däremot uteslutas om det inte förefaller finnas någon risk för att allmänheten uppfattar det som att varorna eller tjänsterna i fråga kommer från samma företag eller i förekommande fall från företag med ekonomiska band (understrykning tillagd). Såsom framgår av det ovanstående är förväxlingsrisken relaterad till förväxling i fråga om kommersiellt ursprung, inklusive företag med ekonomiska band. Det viktiga är att allmänheten tror att kontrollen över varorna eller tjänsterna i fråga ligger hos ett enda företag. Domstolen har inte tolkat företag med ekonomiska band förknippat med förväxlingsrisken men däremot med avseende på den fria rörligheten av varor/tjänster. I "Ideal Standard" hävdade domstolen:... Detta gäller för flera situationer: varor som introducerats på marknaden av samma företag, av en licenstagare, av ett moder- eller dotterbolag i samma koncern eller av en distributör med ensamrätt. 4 Detta begrepp härrörde från rättspraxis från Benelux och tillämpades bland annat på varumärken som inte är kända. Riktlinjer för granskning vid kontoret, Del C. Invändning Sida 6

... I samtliga ovannämnda fall har kontrollen legat i en hand: koncernen i fallet med varor som släppts ut av ett dotterbolag, tillverkaren i fallet med varor som saluförs av ensamagenten, licensgivaren i fallet med varor som avsatts av en licenstagare. Vad gäller licensen har licensgivaren möjlighet att kontrollera kvaliteten på licenstagarens varor genom att i avtalet införa klausuler som förpliktar licenstagaren att följa hans instruktioner och som ger honom möjlighet att se till att de följs. Det ursprung som varumärket ska garantera är detsamma: det bestäms inte på grund av vem som är tillverkaren utan med hänvisning till det centrum varifrån tillverkningen styrs. (Se dom av den 22 juni 1994, C-9/93, Ideal Standard, punkterna 34 och 37.) Följaktligen kan ekonomiska band antas föreligga när konsumenten antar att respektive varor eller tjänster marknadsförs under varumärkesinnehavarens kontroll. En sådan kontroll kan antas föreligga när företag tillhör samma företagsgrupp och vid licensierings-, marknadsförings- eller distributionsarrangemang, liksom i andra situationer där konsumenten antar att användningen av varumärken normalt är möjlig endast med varumärkesinnehavarens samtycke. Utifrån ovanstående premisser drog domstolen därför slutsatsen att förväxlingsrisken täcker situationer där konsumenten direkt förväxlar varumärkena i sig, eller där konsumenten gör en koppling mellan motstående kännetecken och antar att de varor/tjänster som omfattas kommer från samma företag eller företag med ekonomiska band. Det innebär att om uppfattningen av ett yngre varumärke bara för tankarna till ett äldre varumärke men konsumenten inte antar samma kommersiella ursprung, utgör detta inte någon förväxlingsrisk 5. 3.3 Förväxlingsrisk och ökad särskiljande förmåga Det äldre varumärkets särskiljande förmåga måste betraktas som en viktig faktor vid bedömning av förväxlingsrisk. Domstolens viktigaste slutsatser är att ju högre det äldre varumärkets särskiljningsförmåga är, desto större är förväxlingsrisken (se målet Sabèl, punkt 24), varumärken som har hög särskiljningsförmåga, antingen i sig eller på grund av att de är kända på marknaden, åtnjuter ett mer omfattande skydd än varumärken med lägre särskiljningsförmåga (se målet Canon, punkt 18). En följd av dessa slutsatser är att förväxlingsrisken går att fastställa för två motstående varumärken när äldre varumärken med hög särskiljningsförmåga tas upp, även om graden av likhet mellan de berörda varorna/tjänsterna är låg (se generaladvokatens åsikt till avgörande av den 21 mars 2002, C-292/00, Davidoff, punkt 48) 6. 5 En sådan situation skulle kunna dra otillbörlig fördel av, eller vara menlig för, ett äldre märkes särskiljande karaktär eller det faktum att det är känt i enlighet med artikel 8.5, se Riktlinjerna, del C, Invändning, avsnitt 5, Artikel 8.5 i varumärkesförordningen. 6 Se Riktlinjerna, del C, Invändning, avsnitt 2, Identitet och förväxlingsrisk, kapitel 8, Helhetsbedömning. Riktlinjer för granskning vid kontoret, Del C. Invändning Sida 7

3.4 Förväxlingsrisk: sakfrågor och rättsfrågor Begreppet förväxlingsrisk är ett rättsligt begrepp snarare än en faktisk bedömning av de rationella slutsatser och känslomässiga preferenser som ligger till grund för konsumentens kognitiva beteende och inköpsvanor. Därför är en bedömning av förväxlingsrisken beroende både av rättsfrågor och sakfrågor. 3.4.1 Faktiska och rättsliga omständigheter likhet mellan varor/tjänster och kännetecken Vilka faktorer som är relevanta för att fastställa förväxlingsrisken och huruvida dessa föreligger är, en rättslig fråga, dvs. dessa faktorer avgörs av relevant lagstiftning, närmare bestämt varumärkesförordningen och rättspraxis. Exempelvis fastställs det genom artikel 8.1 i varumärkesförordningen att identitet/likhet mellan varorna/tjänsterna är ett villkor för förväxlingsrisk. Frågan om relevanta faktorer för att bedöma huruvida detta villkor uppfylls är även det en rättsfråga. Domstolen har identifierat följande faktorer för att avgöra huruvida varorna/tjänsterna är lika: deras art, deras avsedda ändamål, deras användningsområde, huruvida de kompletterar varandra eller inte, huruvida de är konkurrerande i förhållande till varandra eller utbytbara, deras distributionskanaler/försäljningsställen, deras omsättningskrets, deras normala ursprung. (Se C-39/97, Canon.) Alla dessa faktorer är rättsbegrepp och fastställandet av kriterier för att utvärdera dem är också en rättsfråga. Däremot är det en sakfråga huruvida, och i vilken grad, de rättsliga kriterierna för att fastställa varornas/tjänsternas art uppfylls i ett specifikt fall. Exempelvis är fett för matlagning inte av samma art som smörjoljor och fetter, även om båda innehåller en fettbas. Fett för matlagning används vid framställning av livsmedel medan smörjoljor och fetter används för att smörja maskiner. Huruvida arten är en relevant faktor vid analysen av varors/tjänster likhet är en rättsfråga. Å andra sidan är det en sakfråga att ange att fett för matlagning används för framställning av livsmedel medan smörjoljor och fetter används för maskiner. När det gäller jämförelse av kännetecken fastställs det på motsvarande sätt i artikel 8.1 i varumärkesförordningen att känneteckens identitet/likhet är ett villkor för förväxlingsrisk. Det är en rättsfråga att kännetecken sammanfaller begreppsmässigt på ett sätt som kan innebära att de liknar varandra i den mening som avses i varumärkesförordningen, men att ordet fghryz inte har någon innebörd för den spanska allmänheten är en sakfråga. Riktlinjer för granskning vid kontoret, Del C. Invändning Sida 8

3.4.2 Faktiska och rättsliga omständigheter belägg I invändningsförfaranden måste parterna hävda, och vid behov bevisa, de fakta som gäller likheten mellan varor/tjänster. Detta följer av artikel 76.1 i varumärkesförordningen, enligt vilken kontorets prövning vid invändningsförfaranden ska vara begränsad till de fakta, bevis och argument parterna lämnat in.. Därför åligger det invändaren att uppge de fakta som ligger till grund för påståendet om likhet och lämna in stödjande bevisning. Om exempelvis slitagebeständigt gjutjärn ska jämföras med medicinska implantat är det inte kontorets sak att svara på frågan huruvida slitagebeständigt gjutjärn faktiskt används för medicinska implantat. Detta måste visas av invändaren eftersom det förefaller osannolikt (beslut av den 14 maj 2002, R 0684/2000-4, Tinox). Det är irrelevant att sökanden medger rättsbegrepp som förväxlingsrisk eller likhet mellan varor/tjänster. Detta fritar inte kontoret från att analysera och besluta om dessa begrepp. Detta strider inte mot artikel 76.1 varumärkesförordningen, som är bindande för kontoret endast när det gäller fakta, bevis och argument och inte omfattar den rättsliga bedömningen av detta. Därför kan parterna komma överens om vilka fakta som har bevisats eller inte, men de får inte avgöra huruvida dessa fakta räcker för att fastställa respektive rättsliga begrepp, såsom likhet mellan varor/tjänster, likhet mellan kännetecknen och förväxlingsrisk. Artikel 76.1 i varumärkesförordningen hindrar inte kontoret från att, på eget initiativ, ta hänsyn till fakta som redan är allmänt kända eller välkända eller som kan inhämtas från allmänt tillgängliga källor, t.ex. att de europeiska konsumenterna känner igen Picasso som en berömd spansk konstnär (dom av den 22 juni 2004, T-185/02, Picaro, C- 361/04P, ogillades). Kontoret kan dock inte på eget initiativ citera nya fakta eller argument (t.ex. hur känt det äldre märket är). Även om vissa varumärken ibland används i dagligt tal som generiska benämningar för varor och tjänster varumärkena omfattar, kan kontoret inte heller använda detta som ett faktum. Med andra ord bör varumärken aldrig hänvisas till (eller tolkas) som om de vore en generisk benämning eller en kategori av varor. Det faktum att en del av allmänheten i dagligt tal använder X när de talar om yoghurt (X är ett varumärke för yoghurt) bör t.ex. inte leda till att X används som generisk benämning på yoghurt. 4 Utvärdering av de faktorer till vilka hänsyn tas när förväxlingsrisken fastställs När det nu är fastställt vad som avses med förväxlingsrisk, förklaras det i detta stycke vilka olika faktorer som granskas för att bedöma huruvida förväxlingsrisk föreligger och samverkan mellan de olika faktorerna. 4.1 Relevant tidpunkt Den relevanta tidpunkten för att bedöma förväxlingsrisken är när invändningsbeslutet fattas. Om invändaren förlitar sig på ett äldre varumärkes ökade särskiljande förmåga, måste villkoren för detta uppfyllas på eller före ingivningsdatumet för ansökan om Riktlinjer för granskning vid kontoret, Del C. Invändning Sida 9

gemenskapsvarumärke (eller eventuellt prioritetsdatum), och de måste fortfarande uppfyllas vid tidpunkten för beslutet. Kontorets praxis är att utgå ifrån att detta är fallet, om inget tyder på motsatsen. Om sökanden av gemenskapsvarumärke förlitar sig på minskad omfattning (svaghet) för ett äldre varumärke är endast datumet för beslutet relevant. 4.2 Kontorets metodik I målet Sabèl fastställde domstolen i punkt 23 att Denna helhetsbedömning skall, vad gäller dessa varumärkens likhet i bild, ljud eller ord, grunda sig på det helhetsintryck som varumärkena åstadkommer med hänsyn till bland annat deras särskiljande och mest framträdande beståndsdelar. Faktum är att det av ordalydelsen av artikel 4.1 b i direktivet, enligt vilken "det... föreligger en risk att allmänheten förväxlar...", framgår att det intryck som varumärket gör hos genomsnittskonsumenten av den sorts produkt eller tjänst som är i fråga har avgörande betydelse vid helhetsbedömningen av risken för förväxling. Genomsnittskonsumenten uppfattar vanligtvis ett varumärke som en helhet och ägnar sig inte åt att undersöka dess olika detaljer. Huruvida förväxlingsrisk föreligger beror med andra ord på en helhetsbedömning av flera, av varandra beroende faktorer vilka inkluderar (i) varornas och tjänsternas likhet, (ii) kännetecknens likhet, (iii) motstående känneteckens särskiljande och dominanta element, (iv) det äldre märkets särskiljande förmåga och (v) omsättningskretsen. Det första steget vid bedömning av huruvida förväxlingsrisk föreligger är att granska dessa faktorer (se punkt 4.3 nedan och efterföljande punkter). Det andra steget är att fastställa deras relevans i en separat helhetsbedömning vid vilken en slutsats om förväxlingsrisken dras efter att dessa olika faktorer har vägts mot varandra. Faktorerna kan komplettera eller uppväga varandra och ha olika stor relativ betydelse beroende på de specifika omständigheterna. I detta avseende skiljer sig kontorets metodik från strategier som innebär att bedömningen av faktorer utgör en del av utvärderingen av huruvida varumärkena är så "lika att det finns risk för förväxling". Denna skillnad bör i princip inte påverka den slutliga helhetsbedömningen, som kan nås på många olika sätt. 4.3 Jämförelse av varor och tjänster Likhet och/eller identitet mellan varor/tjänster är ett nödvändigt villkor för slutsatsen att förväxlingsrisk föreligger. Omfattande vägledning om jämförelse av varor/tjänster finns i Riktlinjerna, del C, Invändning, avsnitt 2, Identitet och förväxlingsrisk, kapitel 2, Jämförelse av varor och tjänster. Om ingen grad av likhet föreligger mellan varorna/tjänsterna avslutas prövningen vid denna punkt när det gäller förväxlingsrisken. Om det finns åtminstone någon grad av likhet fortsätter prövningen av andra faktorer. Riktlinjer för granskning vid kontoret, Del C. Invändning Sida 10

4.4 Jämförelse av kännetecken Även minsta grad av likhet mellan kännetecknen är ett nödvändigt villkor för att dra slutsatsen att förväxlingsrisk föreligger. Jämförelsen av kännetecken innefattar allmän bedömning av bild, ljud, ord, och/eller begreppsmässiga beståndsdelar. Det räcker med att likhet endast föreligger för en av dessa aspekter för att kännetecknen ska anses likna varandra. Huruvida kännetecknen är tillräckligt lika för att förväxlingsrisk ska föreligga behandlas i helhetsbedömningen av förväxlingsrisken. Omfattande vägledning om jämförelse av kännetecken finns i Riktlinjerna, del C, Invändning, avsnitt 2, Identitet och förväxlingsrisk, kapitel 3, Jämförelse av kännetecken. Kännetecknen anses vara olika endast om inga likheter finns avseende någon av de tre aspekterna. Om ingen grad av likhet föreligger mellan kännetecknen avslutas prövningen vid denna punkt när det gäller förväxlingsrisken. Om det finns åtminstone någon grad av likhet fortsätter prövningen av andra faktorer. 4.5 Särskiljande och dominerande element i varumärken Helhetsbedömningen av de motstående varumärkena ska grunda sig på det helhetsintryck som varumärkena åstadkommer, med hänsyn särskilt till deras särskiljande och dominerande beståndsdelar. Omfattande vägledning om analysen av särskiljande och dominanta komponenter finns i Riktlinjerna, del C, Invändning, avsnitt 2, Identitet och förväxlingsrisk, kapitel 4, Särskiljningsförmåga och kapitel 5, Dominerande delar. 4.6 Det äldre varumärkets särskiljande förmåga Om en invändare uttryckligen hävdar att ett äldre varumärke har särskilt hög särskiljande förmåga genom att det använts intensivt eller är känt kommer detta påstående prövas och utvärderas. Omfattande vägledning om det äldre varumärkets särskiljande förmåga finns i Riktlinjerna, del C, Invändning, avsnitt 2, Identitet och förväxlingsrisk, kapitel 4, Särskiljningsförmåga. 4.7 Omsättningskrets grad av uppmärksamhet Omsättningskretsen fyller en viktig funktion vid bedömning av andra element som rör förväxlingsrisken (t.ex. jämförelse av varorna och tjänsterna, jämförelse av kännetecknen, bedömning av särskiljande förmåga). Vidare är det en av de faktorer som kan väga för eller emot förväxlingsrisk graden av uppmärksamhet hos allmänheten. Omfattande vägledning om omsättningskrets och grad av uppmärksamhet finns i Riktlinjerna, del C, Invändning, avsnitt 2, Identitet och förväxlingsrisk, kapitel 6, Omsättningskrets och grad av uppmärksamhet. 4.8 Helhetsbedömning, övriga argument och slutsats Helhetsbedömningen både Riktlinjer för granskning vid kontoret, Del C. Invändning Sida 11

fastställer och utvärderar övriga faktorer och principer som är relevanta för bedömningen av förväxlingsrisk (t.ex. en varumärkesfamilj, samexistens eller inköpssättet för varorna/tjänsterna), och bedömer den relativa vikten av alla samverkande faktorer, där faktorerna kan komplettera eller ta ut varandra, för att fatta beslut om förväxlingsrisken. Varumärket kan t.ex. vara särskiljande för vissa av varorna eller tjänsterna men inte för andra. Därmed kan förväxlingsrisk föreligga för endast för de varor och tjänster för vilka det äldre varumärket anses särskiljande. Omfattande vägledning om andra faktorer och helhetsbedömning finns i Riktlinjerna, del C, Invändning, avsnitt 2, Identitet och förväxlingsrisk, kapitel 7, Andra faktorer och kapitel 8, Helhetsbedömning. Riktlinjer för granskning vid kontoret, Del C. Invändning Sida 12

Bilaga I Allmänna principer som härrör från rättspraxis 7 Dom av den 11 november 1997, C-251/95, Sabèl - Förväxlingsrisken måste bedömas som helhet, med hänsyn till alla faktorer som är relevanta för omständigheterna i fallet (punkt 22). - Bedömningen av förväxlingsrisken beror på många olika element, särskilt i hur hög grad varumärket är känt på marknaden, den association allmänheten kan göra mellan de två märkena och graden av likhet mellan kännetecknen och varorna (punkt 22). - Helhetsbedömningen av de berörda varumärkenas bild, ljud eller begreppsmässiga likhet måste grunda sig på det helhetsintryck varumärkena åstadkommer, med hänsyn till deras särskiljande och dominerande beståndsdelar (punkt 23). - Den genomsnittlige konsumenten uppfattar normalt ett varumärke som en helhet och går inte vidare och analyserar dess olika detaljer (punkt 23). - Förväxlingsrisken är större ju högre det äldre varumärkets särskiljningsförmåga visar sig vara (punkt 24). - Det kan inte uteslutas att den begreppsmässiga likhet som följer av att två varumärken använder kännetecken som överensstämmer till sitt semantiska innehåll skulle kunna skapa risk för förväxling i det fall där det äldre varumärket har en speciell särskiljningsförmåga, antingen i sig eller på grund av att varumärket är känt på marknaden (punkt 24). - När det äldre varumärket inte är särskilt allmänt känt och består av en figur som företer få bildbeståndsdelar, räcker emellertid inte endast den konceptuella likheten mellan varumärkena för att utgöra en risk för förväxling (punkt 25). - Begreppet risk för association inte är ett alternativ till begreppet risk för förväxling, utan syftar till att precisera dess räckvidd (punkt 18). - Enbart en association mellan två varumärken som allmänheten skulle kunna göra genom att det föreligger en överensstämmelse mellan deras begreppsinnehåll är inte i sig tillräcklig för att anse att det föreligger en risk för förväxling i den mening som avses i nämnda bestämmelse. (punkt 26). Dom av den 29 september 1998, C-39/97, Canon - Risken för att allmänheten ska tro att varorna eller tjänsterna kommer från samma företag eller, i förekommande fall, från företag med ekonomiska band, utgör en förväxlingsrisk (punkt 29). - Däremot kan ingen förväxlingsrisk föreligga om allmänheten inte tror att varorna kommer från samma företag (eller från företag med ekonomiska band) (punkt 30). - För att bedöma likheten mellan de ifrågavarande varorna och tjänsterna ska alla relevanta faktorer relaterade till dessa varor och tjänster beaktas (punkt 23). - Bland dessa faktorer ingår bland annat deras art, för vilket ändamål de används (översättningen "end users" i den officiella engelska språkversionen är inte korrekt), användningsmetoden samt huruvida de konkurrerar med eller kompletterar varandra (punkt 23). - Vid helhetsbedömningen av risken för förväxling föreligger ett visst samspel mellan de faktorer som beaktas, framförallt en likhet mellan varumärkena och mellan dessa varor eller tjänster. En låg varueller tjänsteslagslikhet kan således kompenseras av hög varumärkeslikhet och omvänt (punkt 17). - Varumärken som antingen i sig eller på grund av att de är kända på marknaden har hög särskiljningsförmåga åtnjuter ett mer omfattande skydd än varumärken med lägre särskiljningsförmåga (punkt 18). - Ett varumärke kan nekas registrering, trots att det föreligger en lägre grad av likhet mellan de varor eller tjänster som avses, ifall varumärkena i hög grad liknar varandra och det äldre varumärket har en hög särskiljningsförmåga, särskilt om det är känt (punkt. 19). - Det äldre varumärkets särskiljningsförmåga och särskilt hur känt det är ska beaktas vid bedömningen av huruvida likheten mellan varorna och tjänsterna är tillräcklig för att förväxlingsrisk ska föreligga (punkt 24). - Det kan föreligga en risk för förväxling även då allmänheten anser att dessa varor eller tjänster har olika framställningsorter (punkt 30). 7 Nedanstående är inte exakta citat. Riktlinjer för granskning vid kontoret, Del C. Invändning Sida 13

Dom av den 22 juni 1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer - Graden av uppmärksamhet hos genomsnittskonsumenten, som anses vara normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst, varierar beroende på vilken kategori av varor eller tjänster det är fråga om (punkt 26). - Hänsyn ska dock tas till det faktum att genomsnittskonsumenten sällan har möjlighet att göra en direkt jämförelse mellan de olika varumärkena utan måste förlita sig på en oklar bild som han eller hon har i minnet (punkt 26). - För att bedöma den grad av likhet som föreligger i bild, ljud eller ord kan det vara lämpligt att bedöma den betydelse som ska tillmätas dessa olika beståndsdelar, med hänsyn till vilken kategori av varor det är fråga om och de villkor under vilka de saluförs (punkt 27). - Det kan inte uteslutas att förväxlingsrisk uppkommer endast av det skälet att två varumärken är likljudande (punkt 28). - För att fastställa ett varumärkes särskiljningsförmåga, och följaktligen för att bedöma om det har en hög särskiljningsförmåga, ska det göras en helhetsbedömning av om varumärket lämpar sig som identifikationsmedel för att fastställa att de varor och tjänster med avseende på vilka det har registrerats kommer från ett visst företag och således för att särskilja (punkt 22). - Vid denna bedömning ska hänsyn framförallt tas till varumärkets inneboende egenskaper, inbegripet huruvida det har eller saknar deskriptiva element om de varor eller tjänster med avseende på vilka det har registrerats, den marknadsandel som varumärket innehar, hur intensivt, hur länge och på hur stort geografiskt område detta varumärke har brukats, hur stora investeringar som har gjorts för att marknadsföra det, den andel av omsättningskretsen som tack vare varumärket kan ange att varan och tjänsterna kommer från ett visst företag samt yttranden från handelskammare och andra yrkessammanslutningar (punkt 23). - Det inte generellt kan uppges, till exempel med hänvisning till en viss procentsats av den omsättningskrets som känner till varumärket, när ett varumärke har förvärvat hög särskiljningsförmåga (punkt 24). Dom av den 22 juni 2000, C-425/98, Marca Mode - Att ett varumärke är känt medför dock inte att det kan antas föreligga en risk för förväxling endast på grund av att det föreligger en risk för association i strikt bemärkelse (punkt 41). - Direktivets artikel 5.1 b kan inte tolkas som att innebörden är att om ett varumärke har en speciell särskiljningsförmåga, antingen i sig eller på grund av att varumärket är känt hos allmänheten, och tredje man utan varumärkesinnehavarens samtycke, använder, i näringsverksamhet med avseende på varor eller tjänster som är identiska med eller liknar de varor eller tjänster för vilka varumärket registrerats. Ett tecken som påminner om varumärket i sådan omfattning att det kan leda till att tecknet associeras med varumärket, att varumärkesinnehavarens ensamrätt ger honom befogenhet att förhindra tredje man att använda tecknet, om varumärkets särskiljningsförmåga är sådan att det inte kan uteslutas att associationen kan leda till förväxling (understrykning tillagd) (punkt 42). Dom av den 6 oktober 2005, C-120/04 Medion - Allmänheten kan få uppfattningen att det föreligger en förväxlingsrisk om det är fråga om identiska varor eller tjänster och det ifrågasatta kännetecknet har bildats genom en sammansättning dels av tredjemans firma, dels av ett registrerat varumärke med normal särskiljningsförmåga och om detta varumärke, trots att det behåller en självständig kännetecknande ställning, inte ensamt sätter sin prägel på det sammansatta kännetecknets helhetsintryck.(punkt 37). Riktlinjer för granskning vid kontoret, Del C. Invändning Sida 14

Riktlinjer för granskning vid kontoret, Del C. Invändning Sida 15