Juridiska institutionen Höstterminen 2016 Examensarbete i civilrätt, särskilt immaterialrätt 30 högskolepoäng Det varumärkesrättsliga utstyrselskyddet En granskning av varumärkesrättens gränser Författare: Klara Secher Handledare: Docent Sanna Wolk
2
Innehållsförteckning Terminologi och förkortningar... 6 1 Introduktion... 8 1.1 Inledning... 8 1.2 Bakgrund... 8 1.3 Syfte... 10 1.4 Metod och material... 11 1.5 Avgränsning... 12 1.6 Disposition... 13 2 Om det varumärkesrättsliga utstyrselskyddet... 14 2.1 Inledning... 14 2.2 Allmänna förutsättningar för varumärkesskyddets uppkomst... 14 2.3 Definition av tredimensionella varumärken... 15 2.4 Varumärkets innebörd... 16 2.5 Varumärket på marknaden... 17 2.5.1 Kommersiell betydelse... 17 2.5.2 Möjliggöra en sund konkurrens... 17 2.5.3 Risken för konkurrenshinder... 18 2.6 Sammanfattande kommentar... 18 3 Varuutstyrslars särskiljningsförmåga... 20 3.1 Inledning... 20 3.2 Distinktivitet och frihållningsbehov... 20 3.3 Genomsnittskonsumenten... 21 3.3.1 Uppfatta varan som en ursprungsindikation... 21 3.3.2 Köpsituationens påverkan... 21 3.3.3 Uppfatta en skillnad mellan vara och förpackning... 22 3.4 Ursprunglig särskiljningsförmåga... 23 3.4.1 Samma bedömningskriterier för samtliga varumärken... 23 3.4.2 Krav på betydande avvikelse... 23 3.4.3 Högre krav för tredimensionella varumärken... 24 3
3.4.4 Cylinderflaska utan ursprunglig särskiljningsförmåga... 24 3.5 Inarbetad särskiljningsförmåga... 25 3.5.1 Omsättningskretsen... 25 3.5.2 Inarbetning av snusdosa... 26 3.5.3 Inarbetning av choklad... 26 3.5.4 Inarbetning av flaska... 27 3.5.5 Inarbetning av vodka och whiskey... 28 3.6 Sammanfattande kommentar... 28 4 Varumärkesrättens gränser genom registreringshinder... 31 4.1 Inledning... 31 4.2 Gränsen mot övrig immaterialrätt... 31 4.3 Form som följer av varans art... 32 4.3.1 Generiska former... 32 4.3.2 Tolkning av registreringshindret... 33 4.4 Teknisk funktionalitet... 34 4.4.1 Gränsen mot patenträtten... 34 4.4.2 Väsentliga särdrag... 34 4.4.3 Teknisk nödvändighet... 35 4.4.4 Dold teknisk funktion... 35 4.5 Estetisk funktionalitet... 37 4.5.1 Gränsen mot mönster- och upphovsrätten... 37 4.5.2 Form som ger betydande värde... 37 4.5.3 Riktlinjer för tolkning... 38 4.5.4 Tolkning av registreringshindret... 39 4.5.4.1 G-Star jeans... 39 4.5.4.2 Bang & Olufsens högtalare... 39 4.5.4.3 Tripp Trapp-stolen... 39 4.5.4.4 Bestickdekoren Olga... 41 4.6 Sammanfattande kommentar... 41 4.6.1 Generiska former och tekniska funktioner... 41 4.6.2 Straffet för värdefull design... 42 4
5 Utstyrselskyddet och marknadsföringsrätten... 45 5.1 Inledning... 45 5.1.1 Marknadsföringsrätten... 45 5.1.2 Skydd för konsumenter och näringsidkare... 45 5.2 God marknadsföringssed... 46 5.2.1 Definition... 46 5.2.2 Kommersiell effekt... 47 5.2.3 Lagstridighetsprincipen... 47 5.2.3.1 Avstånd från immaterialrätten... 47 5.2.3.2 Immaterialrättslig bedömning inom ramen för lagstridighetsprincipen.. 47 5.3 Vilseledande efterbildning... 49 5.3.1 Ett marknadsföringsrättsligt utseendeskydd... 49 5.3.2 Förväxlingsrekvisitet... 50 5.3.3 Rekvisitet känd... 51 5.3.4 Rekvisitet särpräglad... 51 5.3.5 En enhetlig bedömning... 53 5.4 Undantag för funktionellt betingade produkter... 54 5.4.1 Syfte... 54 5.4.2 Estetiskt värdefull utformning... 54 5.4.3 Tripp Trapp-stolen... 55 5.5 Sammanfattande kommentar... 57 6 Avslutande kommentar... 58 6.1 Gränserna för det varumärkesrättsliga utstyrselskyddet... 58 6.1.1 Begränsning genom högre krav på särskiljningsförmåga... 58 6.1.2 Gränsen mot tekniskt funktionella former... 58 6.1.3 Gränsen mot estetiskt värdefulla former... 59 6.2 Relationen till marknadsföringsrätten... 60 6.3 Avslutande reflektion... 61 Käll- och litteraturförteckning... 62 5
Terminologi och förkortningar Direktivet om otillbörliga affärsmetoder Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG av den 11 maj 2005 om otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter på den inre marknaden och om ändring av rådets direktiv 84/450/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG, 98/27/EG och 2002/65/EG samt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/2004 EU Europeiska unionen EUD Europeiska unionens domstol EUIPO Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (European Union Intellectual Property Office), (tidigare OHIM) EUIPO:s varumärkesriktlinjer Riktlinjer för granskning av gemenskapsvarumärken, Del B, Avsnitt 4, Absoluta registreringshinder enligt art. 7.1 a-e, 1 februari 2014 HD Högsta domstolen HovR Hovrätt ICC Internationella handelskammaren (International Chamber of Commerce) MD Marknadsdomstolen MFL Marknadsföringslag (2008:486) NIR Nordiskt Immateriellt Rättsskydd (tidskrift) PBR Patentbesvärsrätten PMD Patent- och marknadsdomstolen Prop. Proposition 6
PRV Patent- och registreringsverket SOU Statens offentliga utredningar Varumärkesdirektivet Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar Varumärkesförordningen Rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken Varumärkeslagen 1960 Varumärkeslag (1960:644) VmL Varumärkeslag (2010:1877) 7
1 Introduktion 1.1 Inledning I detta arbete behandlas det varumärkesrättsliga skyddet för tredimensionella varumärken. Detta skydd omfattar former, färger och dekorationer på varor och kan samlas under beteckningen varuutstyrslar. I arbetet granskas varumärkesrättens räckvidd och dess relation till närliggande lagstiftning som också skyddar utformningen av varor. Särskilt behandlas det varumärkesrättsliga kravet på särskiljningsförmåga för att utreda vilket utrymme som finns för skydda varuutstyrslar som tredimensionella varumärken inom varumärkesrätten. Därtill granskas varumärkesrättens tre absoluta registreringshinder för varuutstyrslar, vilka är uppställda i syfte att klargöra var gränserna för varumärkesrätten går i förhållande till annan närliggande immaterialrätt. I arbetet behandlas därutöver också den varumärkesrättsliga regleringen av varuutstyrslar i förhållande till den marknadsföringsrättsliga regleringen om förbud mot vilseledande efterbildningar av produkter eftersom dessa regelverk, i detta hänseende, uppvisar stora likheter. Marknadsföringsrätten bereder ett skydd som liknar det varumärkesrättsliga utstyrselskyddet och därmed kan den marknadsföringsrättsliga bedömningen få konsekvenser även för det varumärkesrättsliga systemet. För att göra en granskning av det varumärkesrättsliga utstyrselskyddet krävs därmed också en granskning av det marknadsföringsrättsliga förbudet mot vilseledande efterbildningar. I detta avsnitt presenteras bakgrunden till ämnet och de frågor som kommer att behandlas samt syftet med arbetet. Därutöver beskrivs metod och avgränsningar samt redogörs för framställningens disposition. 1.2 Bakgrund I 2010-talets samhälle är det kommunikation och information som står i fokus. Med den nästintill oändliga mängden information som finns tillgänglig, inte minst genom internet, är det ingen nyhet att juridiken ständigt ställs inför nya utmaningar. För immaterialrättens del handlar det i stora drag om hur resultatet av nytt, och traditionellt, intellektuellt skapande kan skyddas och om hur skyddet består när ett fritt utnyttjande och en konstant tillgång till det intellektuellt skapade är en del av det informationstäta samhället. I takt med att informations- och kommunikationsmöjligheterna ökat har också utbudet och tillgången till varor och tjänster ökat. Genom tillgången till internet har en 8
internationell marknad av varor och tjänster blivit tillgänglig. E-handeln tillgängliggör helt enkelt ett större utbud och en bredare marknad. Detta har resulterat i att varumärkesrätten blivit allt viktigare för aktörerna på marknaden. För att sälja sina varor i en ständigt ökande konkurrens är det viktigt, om inte helt avgörande, att stå ut bland konkurrenterna genom att synas och höras. Att fånga kundernas uppmärksamhet i konsumtionssamhällets hav av valfrihet har blivit en stor utmaning. 1 Det är inte direkt en nyhet att företag gör stora investeringar i att bygga upp och skapa image och goodwill. Däremot har resultaten av dessa investeringar tagit sig nya uttryck över tid. Förr var det möjligen fråga om en logotype på en förpackning när självbetjäningsbutikerna först introducerades. Detta har idag utvecklats till att företagen investerar i att skapa en vacker, innovativ och attraktiv design på varan i sig, en tilltalande och snygg förpackning som ska tilldra konsumenternas uppmärksamhet och dessutom en omfattande marknadsföring av företaget och dess varor. Allt för att konsumenten ska välja företagets varor framför konkurrenternas. Företagens omfattande investeringar i att särskilja sina varor på marknaden har med tiden resulterat i att varumärkesrätten utvidgats till att skydda dessa investeringar genom att möjliggöra för företagen att registrera formen eller utstyrseln på en vara eller dess förpackning som ett tredimensionellt varumärke. Enkelt uttryckt innebär detta att en form eller utstyrsel på en vara som är skyddad som ett tredimensionellt varumärke inte får tillverkas och säljas av en konkurrent. Ensamrätten till ett varumärke gäller i tio år från registrering och kan därefter förnyas ett obegränsat antal gånger för tio år i taget, varför ensamrätten i princip inte är tidsbegränsad. 2 Det kan därför vara av väldigt stor ekonomisk betydelse för företagen att erhålla ett varumärkesskydd för en varuutstyrsel i och med att ingen konkurrent, i princip någonsin, kommer att kunna tillverka en utseendemässigt likadan vara. Här uppkommer dock det problematiska för varuutstyrslar. En fysisk vara kan nämligen omfatta teknisk funktion och estetisk design, vilka egenskaper träffas av de patent-, mönster- och upphovsrättsliga regelverken. Det varumärkesrättsliga utstyrselskyddet närmar sig därmed de områden som skyddas av andra immaterialrättsliga regelverk och de intressen som ligger till grund för dessa regleringar. 3 Detta har gett upphov till omfattande diskussioner och en mängd praxis i syfte att klarlägga gränserna 1 Levin, Lärobok i immaterialrätt, s. 379. 2 Carlson, 2 kap. 33 VmL, Karnov Internet, (inhämtad 2016-12-13), Granmar, Varumärkesskydd en handbok om varumärken och domännamn, s. 18. 3 SOU 2001:26 s. 150 f. 9
för varumärkesrätten. Eftersom ett varumärkesskydd, till skillnad från övriga immaterialrättsskydd, inte är tidsbegränsat kan en sådan ensamrätt få större konsekvenser för konkurrensen på marknaden än en tidsbegränsad ensamrätt. Det är dessutom andra intressen som styr varumärkesrätten än som styr de övriga immaterialrättsliga områdena. Därmed uppkommer en problematik när varumärkesrätten närmar sig området för patent-, mönster- och upphovsrätt. Det har därmed blivit rättstillämparens uppgift att genom praxis närmare bestämma gränserna för det varumärkesrättsliga skyddet för en varas utseende. Utöver det varumärkesrättsliga skyddet finns det dessutom inom marknadsföringsrätten ett förbud mot att marknadsföra vilseledande efterbildningar av produkter 4. Detta förbud, som innebär att en näringsidkare inte får tillverka och sälja produkter som kan förväxlas med en annan näringsidkares kända och särpräglade produkter, är snarlikt det varumärkesrättsliga utstyrselskyddet. Marknadsföringsrätten omfattar således också ett slags skydd för en varas utseende. Ett sådant marknadsföringsrättsligt skydd är dock inte en immaterialrätt som alltid är gällande för innehavaren mot alla andra, utan kan leda till ett förbud i vissa specifika fall. Resultatet av ett sådant förbud liknar dock det skydd som en varumärkesrättslig ensamrätt ger innehavaren. Marknadsföringsrätten har tidigare klart tagit avstånd från den övriga immaterialrätten. 5 Däremot, vilket kommer diskuteras i arbetet, kan den marknadsföringsrättsliga bedömningen visas få konsekvenser för det varumärkesrättsliga systemet och de avvägningar och intressen som ligger till grund för detta, varför det finns anledning att undersöka hur varumärkesrätten förhåller sig även till marknadsföringsrätten i fråga om skyddet för varuutstyrslar. 1.3 Syfte Som ovan diskuteras finns det flera olika regelsystem som kan ge skydd för en varas utformning. Detta arbete fokuserar på det varumärkesrättsliga utstyrselskyddet, det så kallade tredimensionella varumärkesskyddet. Syftet med arbetet är att närmare granska 4 Inom varumärkesrätten används oftast begreppet vara. I marknadsföringsrätten används främst begreppet produkt. I marknadsföringsrätten definieras en produkt bl.a. som en vara. Jag har i detta arbete valt att inte göra någon egentlig skillnad mellan dessa begrepp, främst eftersom jag inte anser att det skapar någon begreppsförvirring eller några problem för arbetet där det är fråga om fysiska objekt som företag tillverkar och säljer, oavsett om de kallas varor eller produkter. Jag kommer därför att använda det begrepp som återfinns i respektive regelverk när detta regelverk behandlas som beteckning för de fysiska objekt som är aktuella för detta arbete. 5 Prop. 1970:57 s. 90. 10
det varumärkesrättsliga skyddet för varuutstyrslar och söka klarlägga hur detta skydd uppkommer och var gränserna för skyddet går. Särskilt ska gränserna för det varumärkesrättsliga utstyrselskyddet granskas i förhållande till tekniska och estetiska egenskaper hos en vara, som är menade att skyddas av närliggande immaterialrättslig lagstiftning på området. Därtill ska förhållandet mellan det varumärkesrättsliga utstyrselskyddet och det marknadsföringsrättsliga förbudet mot vilseledande efterbildningar av produkter granskas i syfte att söka klarlägga hur dessa regleringar påverkar varandra och hur rättstillämparen därmed bör behandla dessa. Detta innebär att först söka fastställa hur ett sådant varumärkesrättsligt skydd uppkommer och således fastställa förutsättningarna för registrering av ett tredimensionellt varumärke. Därtill ska utredas vilka begränsningar som finns av möjligheterna att registrera formen på en vara som ett tredimensionellt varumärke i syfte att söka fastställa var gränserna går för former som också kan skyddas av patent-, mönster- eller upphovsrätt. Därefter ska det varumärkesrättsliga utstyrselskyddet granskas i förhållande till det marknadsföringsrättsliga förbudet mot vilseledande efterbildning, som har en särställning gentemot den övriga immaterialrätten men som kommit att ge ett liknande skydd som varumärkesrätten, i syfte att klargöra vilken relation dessa regelverk har. 1.4 Metod och material Metoden för detta arbete är en klassisk rättsdogmatisk metod som innefattar en granskning av de relevanta regelverken samt anknytande förarbeten, praxis och doktrin. Metoden innebär en undersökning av de erkända juridiska rättskällorna i syfte att fastställa gällande rätt. Då rättsområdet som granskas i framställningen och en stor del av den svenska regleringen som finns på området har sin grund inom EU-rätten används även den EU-rättsliga metoden. Denna innebär att rättsakter från EU kommer behandlas enligt den EU-rättsliga rättskällehierarkin. Med hänsyn till att den svenska varumärkeslagstiftningen är fullt harmoniserad med EU-rätten används ett EU-rättsligt perspektiv genomgående i arbetet för de delar som berör varumärkesrätten. Därtill är rättstillämpningen av stor betydelse för det ämne som behandlas i arbetet och en granskning av praxis, vilken till stor del härstammar från EU-domstolen (EUD), är därför av stor relevans för framställningen. 11
Av intresse för framställningen är främst artikel 3.1 (e) i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (varumärkesdirektivet). Varumärkesdirektivet är i de delar som är relevanta för detta arbete identiskt med rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (varumärkesförordningen). De svenska reglerna som är baserade på direktivbestämmelsen, 1 kap. 9 och 2 kap. 4 varumärkeslag (2010:1877) (VmL), överensstämmer också i stort med direktivet. För att undvika långa regelhänvisningar kommer jag därmed inte att hänvisa till artiklarna i förordningen mer än nödvändigt i framställningen. Jag kommer således främst att hänvisa till reglerna i varumärkesdirektivet och, i den mån jag anser att det behövs för tydlighetens skull, till reglerna i VmL. För marknadsföringsrättens del är det delvis direktivet om otillbörliga affärsmetoder som är av intresse. 6 Regeln om vilseledande efterbildningar i 14 marknadsföringslagen (2008:486) (MFL) har dock till stor del utvecklats genom svensk praxis varför EU-rättens inflytande därmed är av mindre betydelse i detta avseende och något EUrättsligt perspektiv kan därmed inte tillämpas fullt ut i dessa delar. Således är det nationell rätt och praxis från, den numera upphörda, Marknadsdomstolen som till stor del är av intresse för detta arbete i den marknadsföringsrättsliga delen. I arbetet är det är främst svensk doktrin som används och granskas. Eftersom regleringen på området varit densamma under förhållandevis lång tid har det svenska utbudet av doktrin ansetts vara tillräckligt brett och tillfredsställande för att uppfylla syftet, särskilt med hänsyn till att tyngden i arbetet baseras på en granskning av praxis. 1.5 Avgränsning I arbetet behandlas främst frågor om utrymmet för varumärkesskydd för tredimensionella varumärken, varför frågor om övriga typer av varumärken faller utanför detta arbete. Då syftet med arbetet delvis är att granska förutsättningarna för varumärkesskyddets uppkomst för varuutstyrslar avser jag således inte att närmare behandla frågor kring varumärkesskyddets omfång. Granskningen av det varumärkesrättsliga regelverket avses därmed inte vara uttömmande utan begränsas till det 6 Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG av den 11 maj 2005 om otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter på den inre marknaden och om ändring av rådets direktiv 84/450/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG, 98/27/EG och 2002/65/EG samt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/2004. 12
varumärkesrättsliga skyddet för varuutstyrslar och förutsättningarna för och begränsningarna av skyddets uppkomst. Jag har därutöver valt att fokusera på problemen som de absoluta registreringshindren skapar och därmed behandlas inte de relativa registreringshindren närmare i detta arbete. Denna avgränsning har främst gjorts av den anledningen att det är de absoluta registreringshindren som varit mest omdiskuterade i litteraturen och ansetts bidra till den största registreringsproblematiken för tredimensionella varumärken. Då syftet med arbetet är att undersöka varumärkesrättens gränser avser jag därmed inte att göra någon granskning av de närliggande immaterialrättsliga regelverken. Jag kommer således att undersöka var gränserna för varumärkesrätten går från ett varumärkesrättsligt perspektiv och inte närmare granska patent-, mönster- och upphovsrätterna. Därutöver avser jag inte att göra någon utförlig granskning av det marknadsföringsrättsliga regelverket, då marknadsföringsrätten i sig är ett omfattande rättsområde som främst reglerar förhållanden som faller utanför syftet med detta arbete. För att uppfylla syftet är det därför tillräckligt att endast granska den delen av marknadsföringsrätten som behandlar förutsättningarna för att erhålla ett förbud mot vilseledande efterbildningar av produkter. 1.6 Disposition Arbetet innehåller sex kapitel och inleds med en redogörelse för det varumärkesrättsliga utstyrselskyddet för att ge läsaren en grundläggande förståelse för vad ett tredimensionellt varumärke är och varför dessa är viktiga. Därefter granskas det grundläggande registreringskravet på särskiljningsförmåga hos en varuutstyrsel. Denna granskning följs av ett kapitel om varumärkesrättens gränser mot den närliggande immaterialrätten genom registreringshindren för varans art samt teknisk och estetisk funktionalitet. Därefter granskas det marknadsföringsrättsliga förbudet mot vilseledande efterbildningar och dess förhållande till det varumärkesrättsliga utstyrselskyddet. Slutligen följer en avslutande kommentar kring det varumärkesrättsliga utstyrselskyddet och dess gränser och relation till de närliggande regelsystemen. 13
2 Om det varumärkesrättsliga utstyrselskyddet 2.1 Inledning Förekomsten av tredimensionella varumärken är ingen nyhet i svensk rätt. Redan genom varumärkeslagen 1960 infördes möjligheten att som varumärke registrera en säregen utstyrsel av en vara eller dess förpackning. 7 Inom EU tillkom möjligheten genom varumärkesdirektivet 89/104/EEG, 8 vilket är föregångaren till dagens varumärkesdirektiv. Idag regleras varumärkesrätten i svensk rätt främst genom VmL, vilken är baserad på varumärkesdirektivet. Dessutom gäller varumärkesförordningen som lag i Sverige. Vid anpassningen av den svenska rätten till EU-rätten ändrades regleringen av tredimensionella varumärken och direktivanpassade bestämmelser infördes. 9 Bland annat togs det tidigare kravet på att en utstyrsel skulle vara säregen i 1 2 st. i varumärkeslagen 1960 bort. Det var dock först genom tillkomsten av den nya varumärkeslagen år 2010 som Sverige fick en helt harmoniserad varumärkesreglering för tredimensionella varumärken. Genom lagändringen kom de absoluta registreringshindren för tredimensionella varumärken att fullt överensstämma med art. 3.1 (e) i varumärkesdirektivet. Då den svenska varumärkesregleringen på området numera är fullt harmoniserad med EU-rätten är praxis från EU oerhört viktig. Denna praxis har stor påverkan på Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut i frågor om registrering av tredimensionella varumärken och på den nya Patent- och marknadsdomstolens (PMD) bedömning vid prövning av upprätthållande eller hävning av dessa varumärken. Ytterst är det avgöranden från EUD och Tribunalen som står i fokus, men även beslut av EU:s immaterialrättsmyndighet EUIPO (tidigare OHIM) har betydelse. 10 2.2 Allmänna förutsättningar för varumärkesskyddets uppkomst I varumärkesdirektivets art. 2 stadgas att ett varumärke kan utgöras av alla tecken som kan återges grafiskt, särskilt ord, inbegripet personnamn, figurer, bokstäver, siffror, formen på en vara eller dess förpackning, förutsatt att tecknen i fråga kan särskilja ett 7 1 2 st. varumärkeslag (1960:644), SOU 1958:10 s. 218. 8 Rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar, Levin, Immaterialrätten en introduktion, s. 50. 9 Prop. 1992/93:48 s. 69 ff. 10 Levin, Lärobok i immaterialrätt, s. 380. 14
företags varor eller tjänster från andra företags. Här framkommer således två inledande krav för samtliga varumärken, nämligen att ett varumärke ska kunna återges grafiskt och ha särskiljningsförmåga. Det anses vara allmänt ostridigt att en varuutstyrsel kan återges grafiskt genom en tvådimensionell återgivning, exempelvis genom en bild på varan, varför detta registreringskrav sällan ger upphov till några problem i fråga om varuutstyrslar. 11 Det är främst för andra typer av okonventionella varumärken som kravet på grafisk återgivning kan bli problematiskt, såsom för doftmärken. 12 För varuutstyrslar är det snarare kravet på särskiljningsförmåga som kan utgöra ett hinder. Detta krav kommer därför analyseras närmare nedan under avsnitt 3. 2.3 Definition av tredimensionella varumärken Vad som omfattas av begreppet tredimensionella varumärken kan här vara värt att förtydliga. Varumärkesdirektivets art. 2 anger att formen på en vara eller dess förpackning kan utgöra ett varumärke. 1 kap. 4 VmL stadgar att ett varumärke kan bestå av formen eller utstyrseln på en vara eller dess förpackning. Att VmL anger att även utstyrseln på en vara kan utgöra ett tredimensionellt varumärke har inte ansetts innebära någon egentlig avvikelse från direktivbestämmelsen eftersom uppräkningen av tecken som kan utgöra varumärken i direktivet inte är uttömmande och ska tolkas brett. 13 1 kap. 4 VmL får därmed anses motsvara art. 2 i varumärkesdirektivet. Sedan länge har begreppet varuutstyrsel använts i svensk rätt för att beteckna de former på varor och förpackningar som kan registreras som tredimensionella varumärken. 14 Begreppet varuutstyrsel omfattar varans form, färg eller dekoration och även en förpackning och dess form, färg eller dekoration. 15 Under begreppet varuutstyrsel kan således föras alla de egenskaper hos en varas utseende, oavsett om de kallas design, utförande, formgivning, utformning eller något liknande. Från varuutstyrsel ska dekorutstyrsel skiljas. Dekorutstyrsel utgörs av en tvådimensionell dekor på en vara eller en förpackning. 16 Till de tredimensionella varumärkena hör främst formen på en vara eller förpackning, utan dekor och eventuellt 11 Levin, Immaterialrätten en introduktion, s. 50. 12 Lunell, Okonventionella varumärken form, färg, doft, ljud, s. 160. 13 Prop. 2009/10:225 s. 134, prop. 1992/93:48 s. 72. 14 SOU 1958:10 s. 218. 15 A.bet. s. 218. 16 Holmqvist, NIR 1987 s. 43, Levin och Wessman, Varumärkesrättens grunder, s. 113. 15
figur- eller ordmärke. Ett varumärke kan dock bestå av en tredimensionell form i kombination med en dekorutstyrsel. Det är då varans utseende som helhet som skyddas. 2.4 Varumärkets innebörd Varumärkesskydd innebär att ingen annan än innehavaren får använda ett kännetecken som är förväxlingsbart med varumärket, art. 5.1 i varumärkesdirektivet och 1 kap. 10 VmL. Huvudregeln är att kännetecken som är identiska med eller liknar ett registrerat varumärke är förväxlingsbara om de avser varor av samma eller liknande slag och det därför finns en risk att konsumenten plockar åt sig fel vara, s.k. direkt förväxling. 17 Förväxlingsrisken ska uppstå på grund av märkeslikheten eller varuslagslikheten. 18 För denna bedömning används den s.k. produktregeln, vilken innebär att kravet på märkeslikhet är mindre om varuslagslikheten är stor och omvänt. 19 För att förväxlingsrisk ska anses föreligga är det tillräckligt att det finns en risk att allmänheten får uppfattningen att det finns ett samband mellan den som använder kännetecknet och den som är innehavare av varumärket, s.k. indirekt förväxling. 20 Det är enligt art. 5.1 (b) i varumärkesdirektivet fråga om en förväxling hos allmänheten. Bedömningen av om förväxlingsrisk föreligger ska därför som huvudregel göras med utgångspunkt i uppfattningen hos en normalt informerad och skäligen uppmärksam och upplyst genomsnittskonsument. 21 Bedömningen baseras främst på att genomsnittskonsumenten normalt uppfattar ett varumärke som en helhet och vanligtvis inte undersöker dess detaljer. Hänsyn ska dessutom tas till det faktum att konsumenten sällan har möjlighet att direkt jämföra de olika varumärkena utan får förlita sig på en oklar minnesbild. Därefter måste beaktas att genomsnittskonsumentens uppmärksamhet varierar med hänsyn till vilken kategori av varor det är fråga om. 22 För tredimensionella varumärken innebär detta således att ingen annan än innehavaren av varumärket får tillverka varor som ser ut som den registrerade varuutstyrseln, vare sig de är identiska eller endast liknande, om det därmed finns risk att genomsnittskonsumenten köper fel vara. En konkurrent får inte heller tillverka och 17 MD 2016:11, Levin, Lärobok i immaterialrätt, s. 452. 18 Prop. 2009/10:225 s. 404. 19 Carlson, 1 kap. 10 VmL, Karnov Internet (inhämtad 2016-12-13). 20 Prop. 2009/10:225 s. 404, MD 2016:11. 21 Wessman, Varumärkeslagen en kommentar, s. 41 f. 22 C-342/97 Lloyd p. 25-26. 16
sälja varor som kan riskera att ge genomsnittskonsumenten uppfattningen att det finns ett samband till innehavaren av varumärket. 2.5 Varumärket på marknaden 2.5.1 Kommersiell betydelse Varumärkesrätten har en oerhört stor ekonomisk betydelse i dagens samhälle. Varumärket kan ses som ett uttryck för hela företagets upparbetade värde i form av image och goodwill. De stora världsledande företagens varumärkesportföljer är ofta att se som en självständig tillgång och några av de mest kända varumärkena på marknaden värderas till miljarder. 23 Även om tredimensionella varumärken endast utgör en liten del av de varumärken som ansöks och registreras är det tydligt att utformning av varor är en viktig del av en modern varumärkesrätt. 24 Varor säljs till stor del färdigförpackade och företagen gör, som ovan sagts, stora investeringar i såväl varans som förpackningens utstyrsel. En bra varuutstyrsel uppskattas ofta och känns igen enkelt av konsumenterna. 25 Den ekonomiska betydelsen av de tredimensionella varumärkesrättigheterna har resulterat i att ensamrätten till dessa varumärken övervakas noggrant inom EU och rättspraxis på området är betydande. 2.5.2 Möjliggöra en sund konkurrens Att tredimensionella varumärken har en stor kommersiell betydelse för aktörerna på marknaden måste dock vägas mot intresset av en fri konkurrens. Att bevilja immateriella ensamrätter över huvud taget, såsom patent- och mönsterrätter, innebär att konkurrenshinder uppstår eftersom ensamrätten hindrar andra aktörer från att konkurrera på samma villkor under viss tid. En ensamrätt till ett varumärke syftar dock inte till att hindra konkurrensen på marknaden, utan snarare till att öka möjligheterna för företag att konkurrera på marknaden. Varumärket kan sägas vara ett kommunikationsmedel mellan näringsidkaren och konsumenterna. 26 Varumärket är således någonting annat än ett skydd för varan i sig. Det är ett skydd för den koppling konsumenterna gör mellan varan och 23 Levin, Lärobok i immaterialrätt, s. 379. 24 Levin, Immaterialrätten en introduktion, s. 50 f. 25 A.a. s. 50 f. 26 Granmar, Varumärkesskydd en handbok om varumärken och domännamn, s. 32. 17
näringsidkaren bakom varan. Utan ett skydd för varumärket skulle det vara fritt för konkurrenterna att utnyttja denna kommunikationskanal. Risken är att konsumenterna inte skulle kunna skilja varorna från varandra utan att göra närmare granskningar av varorna och varornas kvalitet. Utan en sådan granskning skulle konsumenterna ha svårt att orientera sig bland varorna på marknaden och således riskera att bli vilseledda kring varorna och varornas ursprung och därmed köpa fel vara. Dessutom skulle varornas kvalitet sannolikt försämras, eftersom ett företag inte skulle tjäna på att tillverka kvalitetsvaror om konsumenterna inte kunde särskilja och välja dessa varor framför en konkurrents varor av sämre kvalitet. 27 2.5.3 Risken för konkurrenshinder I samband med att varumärkesrätten ger skydd åt varuutstyrslar närmar sig varumärkesrätten dock området där konkurrenshinder börjar uppstå, eftersom en sådan ensamrätt hindrar andra från att tillverka varor som ser likadana ut. Detta blir ett problem till stor del eftersom, som ovan sagts, ett varumärkesskydd är obegränsat i tid och därmed riskerar att bli ett evigt konkurrenshinder. Särskilt känsligt blir det om varan som söks varumärkesskyddad omfattar en teknisk funktion, eftersom innehavaren av varumärket i sådant fall skulle kunna erhålla ett evigt tillverkningsmonopol för den tekniska funktionen. En sådan ordning hindrar teknikutvecklingen och är därför inte önskvärd. För att förhindra att en näringsidkare erhåller ett sådant konkurrenshindrande tillverkningsmonopol av varor finns det i varumärkesregleringen vissa absoluta registreringshinder som är uppställda särskilt för tredimensionella varumärken. Dessa absoluta registreringshinder syftar till att dra upp gränserna mellan de produkter som ska skyddas av patent-, mönster- eller upphovsrätt och de produkter vars form eller utstyrsel är möjliga att skydda som tredimensionella varumärken. Gränserna har i regleringen utformats så att det finns hinder mot att registrera de former som endast präglas av varans art eller av teknisk eller estetisk funktionalitet. Dessa gränser ska närmare granskas under avsnitt 4 nedan. 2.6 Sammanfattande kommentar Möjligheten att registrera tredimensionella varumärken är ett resultat av en ökad konkurrens och en ökad betydelse och användning av varumärken. För att möjliggöra en 27 Granmar, Varumärkesskydd en handbok om varumärken och domännamn, s. 32. 18
fungerande marknad där konsumenterna kan orientera sig bland varorna och näringsidkarna kan investera i att utveckla och förbättra sina varor är det av stor vikt att varumärkesrätten fungerar väl och ger näringsidkarna ensamrätt att använda sina varumärken. I och med att varumärkesrätten ger skydd för varuutstyrslar närmar den sig området för patent-, mönster- och upphovsrätt och de skyddsintressen och överväganden som ligger bakom dessa immateriella rättigheter. De konkurrenshänsyn som ligger bakom patent-, mönster- och upphovsrätten måste därför även beaktas inom varumärkesrätten. Därmed finns det begränsade möjligheter i varumärkesregleringen att registrera tredimensionella varumärken som närmar sig teknisk eller estetisk funktionalitet. Dessa begränsningar har, som kommer redogöras för nedan, visats ge upphov till en rättspraxis präglad av restriktivitet. Dessutom har praxis visat att det varumärkesrättsliga kravet på särskiljningsförmåga hos ett kännetecken är ett särskilt strängt krav för varuutstyrslar. Ett krav som till och med några av världens mest kända varor på marknaden inte lyckats uppnå. EUD har uttalat att vid prövningen av en ansökan om registrering av ett tredimensionellt varumärke är det första steget att pröva de absoluta registreringshindren i art. 3.1 (e) i varumärkesdirektivet. 28 Dessa registreringshinder kan inte övervinnas genom en inarbetning på marknaden, varför dessa ska prövas först. I både varumärkesdirektivet, varumärkesförordningen och i VmL uttrycks dock kravet på ett varumärkes särskiljningsförmåga före de tre absoluta registreringshindren. Jag följer därmed regelsystematiken och granskar kravet på särskiljningsförmåga först och därefter de absoluta registreringshindren. Dessutom anser jag att det krävs en förståelse för kravet på särskiljningsförmåga för att fullt ut förstå de absoluta registreringshindren. 28 C-299/99 Philips, Wüeggertz, NIR 2010 s. 308. 19
3 Varuutstyrslars särskiljningsförmåga 3.1 Inledning För samtliga varumärken krävs att kännetecknet har särskiljningsförmåga för att kunna registreras, art. 3.1 (b) i varumärkesdirektivet samt 2 kap. 5 VmL. Särskiljningsförmåga är således en grundläggande förutsättning för att erhålla en varumärkesregistrering, varför det är viktigt att förstå kravet för att förstå det varumärkesrättsliga skyddet för varuutstyrslar. Enligt art. 2 i varumärkesdirektivet har ett kännetecken särskiljningsförmåga om det kan skilja ett företags varor från andra företags varor. Detta krav kan uppfyllas antingen genom att kännetecknet har en ursprunglig särskiljningsförmåga, dvs. att varumärket har en inneboende förmåga att särskilja ett visst företags varor från andra företags varor. Kravet kan också uppfyllas genom att kännetecknet har en förvärvad särskiljningsförmåga, dvs. att tecknet har erhållit en sådan särskiljningsförmåga genom inarbetning på marknaden. 3.2 Distinktivitet och frihållningsbehov För att uppfylla kravet på särskiljningsförmåga är det en första förutsättning att varumärket har ett särdrag som förmår skilja varan från konkurrenternas varor. Varumärket måste ha s.k. distinktivitet. 29 En andra förutsättning är att varumärket inte innehåller någon egenskap som omfattas av ett frihållningsbehov. Exempelvis omfattas vanliga språktermer, siffror och symboler som används i normalt språkbruk av ett frihållningsbehov, dvs. andra aktörer på marknaden behöver kunna använda de språkligt normala beteckningarna för produkterna de tillverkar. Därmed kan varumärkesrättsligt skydd inte erhållas för sedvanliga beteckningar på varor eller tjänster eller för beskrivningar av dess egenskaper. I fråga om tredimensionella varumärken har EUD framhållit att skydd inte kan erhållas endast för ett visst koncept, exempelvis att använda genomskinliga uppsamlingsbehållare för dammsugare, då ett sådant skydd skulle ge innehavaren en otillbörlig konkurrensfördel genom att ingen annan hade kunnat tillverka en genomskinlig uppsamlingsbehållare för dammsugare oavsett utformning. Det kan således sägas att för allmänna former eller koncept finns det ett frihållningsbehov. 30 Det 29 Levin, Lärobok i immaterialrätt, s. 419. 30 A.a. s. 417, C-321/03 Dyson. 20
skulle exempelvis inte heller vara möjligt att registrera en rund form som varumärke för exempelvis bollar, eftersom ingen annan aktör då skulle kunna tillverka bollar, som till sin natur är runda. Sådana kännetecken som omfattas av ett frihållningsbehov fungerar normalt inte heller särskiljande för en viss näringsidkares produkter, de saknar helt enkelt distinktivitet. Ett sådant kännetecken skulle dock möjligtvis kunna inarbetas och därefter erhålla varumärkesrättsligt skydd. 31 Former som endast följer av varans natur eller art kan dock inte inarbetas och därefter registreras, vilket diskuteras under avsnitt 4.3 nedan. 3.3 Genomsnittskonsumenten 3.3.1 Uppfatta varan som en ursprungsindikation För att avgöra om en varuutstyrsel har särskiljningsförmåga är utgångspunkten den uppfattning som en genomsnittskonsument, som är normalt informerad och skäligen upplyst och uppmärksam, har av den aktuella varan. 32 För att formen på en vara ska anses ha särskiljningsförmåga ska således genomsnittskonsumenten uppfatta formen på varan som en ursprungsindikation, dvs. att varan härstammar från en viss näringsidkare. 33 Varumärkesrätten syftar till att skydda kopplingen mellan varan och varans ursprung och således indirekt till att skydda den goodwill som har upparbetats för varan. En förutsättning för att en vara ska anses ha särskiljningsförmåga är därför att det ur genomsnittskonsumentens perspektiv föreligger en uppfattbar skillnad mellan den aktuella formen och andra former på marknaden för de varor som avses. 34 3.3.2 Köpsituationens påverkan Hur genomsnittskonsumenten uppfattar formen på en vara beror ofta på vad det är för typ av vara och hur köpsituationen ser ut. 35 Handlar det om en daglig konsumtionsvara är konsumenten generellt mindre uppmärksam på varans utseende varför det kan vara svårare för dessa typer av varor att uppnå särskiljningsförmåga. Handlar det i stället om 31 Levin, Immaterialrätten en introduktion, s. 43. 32 C-218/01 Henkel, C-299/99 Philips, de förenade målen C-53/01-C-55/01 Linde. 33 Lunell, Okonventionella varumärken form, färg, doft, ljud, s. 88. 34 C-383/99 P Baby-Dry, Lunell, Okonventionella varumärken form, färg, doft, ljud, s. 98 och 112, Carlson, 1 kap. 5 VmL, Karnov Internet (inhämtad 2016-12-13). 35 C-342/97 Lloyd. 21
en dyrare vara som konsumenten köper mindre sällan blir bedömningen en annan, då konsumenten i en sådan situation normalt är mer uppmärksam på varans olika egenskaper och utseende. 36 EUD har genom sin praxis fastslagit att genomsnittskonsumenten generellt uppfattar ett varumärke som en helhet och därmed inte ägnar sig åt att undersöka varumärkets detaljer. 37 Vid bedömningen av ett varumärkes särskiljningsförmåga är det således det helhetsintryck som varumärket skapar som ska bedömas. I fråga om tredimensionella varumärken har EUD ansett att genomsnittskonsumenten vanligtvis inte uppfattar formen på en vara eller förpackning som ett varumärke, dvs. som en uppgift om varas ursprung. Detta har resulterat i att det blivit särskilt svårt att visa på särskiljningsförmåga för former på varor och förpackningar, vilket diskuteras i avsnitten 3.4-5 nedan. 3.3.3 Uppfatta en skillnad mellan vara och förpackning Här kan ett förtydligande behövas. Ett tredimensionellt varumärke kan vara antingen formen på varan i sig eller formen på varans förpackning. Denna uppdelning är omdiskuterad i doktrin och allmänt anses det finnas större variationsmöjligheter för utformning av förpackningar och att dessa lättare uppfattas som en ursprungsindikation av genomsnittskonsumenten. Det har därmed ansetts vara något lättare att erhålla en varumärkesregistrering för en förpackningsutstyrsel än för formen på varan i sig. 38 I vissa fall är dessutom förpackningen att se som varans utformning. En vara som exempelvis är i flytande form kan vara förpackad i en flaska, vilken kan ses som både en förpackning och som utformningen av varan i sig. 39 Det är dock allra mest eftertraktat för aktörerna på marknaden att erhålla en varumärkesregistrering för formen på varan i sig, främst eftersom det är i utseendet och formen på varan som de största ekonomiska värdena kan ligga. De viktigaste rättsfallen på området berör därför till stor del former på varor och inte på förpackningar. Eftersom samma registreringskrav gäller för båda typerna avser jag dock inte att göra någon vidare uppdelning mellan varor och förpackningar, men eftersom praxis främst behandlat formen och utseendet på varor är det där fokus kommer ligga fortsättningsvis i arbetet. 36 Lunell, Okonventionella varumärken form, färg, doft, ljud, s. 88. 37 C-445/13 P Voss p. 105. 38 Holmqvist, Varumärkens särskiljningsförmåga, s. 533. 39 C-218/01 Henkel. 22
3.4 Ursprunglig särskiljningsförmåga 3.4.1 Samma bedömningskriterier för samtliga varumärken EUD har tydligt fastslagit att kriterierna för bedömning av särskiljningsförmågan hos ett tredimensionellt varumärke inte skiljer sig från de kriterier som tillämpas vid bedömningen av andra varumärkens särskiljningsförmåga. 40 EUD har dock framhållit att en genomsnittskonsument inte nödvändigtvis uppfattar en form på en vara som en ursprungsangivelse och att det därmed kan vara svårare att visa att ett tredimensionellt varumärke har ursprunglig särskiljningsförmåga än att ett ord- eller figurmärke har sådan. 41 Samma kriterier ska dock tillämpas, oavsett typ av varumärke. 42 3.4.2 Krav på betydande avvikelse Trots att samma kriterier ska tillämpas vid bedömningen av särskiljningsförmågan för samtliga varumärken har EUD uttalat att förutsättningen för att fastställa att en form på en vara eller förpackning har ursprunglig särskiljningsförmåga enligt art. 3.1 (b) i varumärkesdirektivet, är att formen skiljer sig från övriga former på marknaden. 43 EUD har uttryckt att desto mer en form närmar sig den mest troliga utformningen av varan i fråga, desto mer sannolikt är det således att formen saknar särskiljningsförmåga. 44 Mindre avvikelser från normen, dvs. från övriga former på marknaden, anses därmed inte uppfylla kravet på särskiljningsförmåga. Däremot om formen på varan eller förpackningen kraftigt avviker från vad som är sedvanligt på marknaden, och varumärket således uppfyller sin huvudsakliga funktion att fungera som en ursprungsangivelse, anses varumärket ha särskiljningsförmåga. 45 Den svenska officiella översättningen till kraftig avvikelse har kritiserats av Patentbesvärsrätten (PBR), som ansåg att termen betydande avvikelse bättre överensstämmer med den tyska originaltexten samt med bl.a. de engelska, franska och danska översättningarna. 46 Därmed används också denna term i arbetet. 40 De förenade målen C-53/01-C-55/01 Linde, C-299/99 Philips. 41 De förenade målen C-468/01-C-474/01 P Procter & Gamble. 42 Lunell, Okonventionella varumärken form, färg, doft, ljud, s. 87 f. 43 C-218/01 Henkel, Lunell, Okonventionella varumärken form, färg, doft, ljud, s. 92. 44 C-136/02 P Mag-Lite. 45 C-218/01 Henkel p. 49. 46 PBR mål nr 01-450 Svenskt brännvin, Lunell, Okonventionella varumärken form, färg, doft, ljud, s. 95. 23
3.4.3 Högre krav för tredimensionella varumärken Genom EUD:s uttalanden framgår således att en varuutstyrsel måste skilja sig på ett betydande sätt från övriga varuutstyrslar på marknaden för att uppnå kravet på särskiljningsförmåga. I fråga om ordmärken har EUD uttalat att det från en genomsnittskonsuments perspektiv ska föreligga en märkbar avvikelse från det vardagliga språkbruket som används för att beskriva varan. 47 De krav som ställs för att ett ordmärke ska anses ha ursprunglig särskiljningsförmåga anses allmänt vara lågt ställda. Generellt accepteras små skillnader i förhållande till deskriptiva delar som tillräckliga för att ett ordmärke ska anses ha en ursprunglig särskiljningsförmåga. 48 Den allmänna uppfattningen synes vara att ett ordmärke kan registreras så länge det inte helt och hållet saknar särskiljningsförmåga. 49 Mot bakgrund av att det för tredimensionella varumärken krävs att formen betydande avviker från övriga former på marknaden, kan det uppfattas som ett högre ställt krav på varuutstyrslar för att dessa ska anses ha ursprunglig särskiljningsförmåga än på mer traditionella varumärken. 50 Att EUD samtidigt framhåller att samma kriterier ska tillämpas för samtliga varumärken kan därmed ifrågasättas. 3.4.4 Cylinderflaska utan ursprunglig särskiljningsförmåga Ett exempel där EUD:s restriktiva hållning framkommit var när den tredimensionella varumärkesregistreringen av den cylinderformade vattenflaskan från det norska företaget Voss prövades och ogiltighetsförklarades. Flaskan ansågs till en början ha ursprunglig särskiljningsförmåga och registrerades som ett tredimensionellt varumärke inom EU år 2004. Efter en ogiltighetstalan några år senare hävdes registreringen med hänsyn till att flaskan inte skiljde sig i betydande mån från andra former på marknaden och således endast var en variant av andra flaskor. 51 Det framhölls att det främst är etiketterna som gör att genomsnittskonsumenten skiljer flaskor från varandra. EUD klargjorde därmed att det är särskilt svårt att registrera formen på flaskor som varumärken. Här framkom EUD:s restriktiva hållning till särskiljningsförmåga för tredimensionella varumärken. Vid en översiktlig jämförelse mellan Voss cylinderflaska 47 C-383/99 P Baby-Dry p. 40. 48 Lunell, Okonventionella varumärken form, färg, doft, ljud, s. 112 f. 49 Levin, Lärobok i immaterialrätt, s. 421. 50 Wüeggertz, NIR 2010 s. 305 f. 51 C-445/13 P Voss. 24
och resterande utformningar på marknaden för buteljerat vatten är det inte svårt att uppfatta en avsevärd skillnad mellan utformningen av Voss flaska och övriga flaskor. 52 Att varumärkesregistreringen hävdes kan därmed enligt min mening synas strängt. 3.5 Inarbetad särskiljningsförmåga 3.5.1 Omsättningskretsen En varuutstyrsel som inte har någon inneboende distinktivitet kan genom användning på marknaden förvärva förmågan att särskilja tillverkarens vara från konkurrenternas varor. Varumärkesdirektivets art. 3.3 stadgar att ett varumärke inte ska nekas registrering om det har förvärvat särskiljningsförmåga till följd av det bruk som gjorts av märket före registreringsansökan. 1 kap. 7 VmL föreskriver att ett kännetecken ska anses vara inarbetat om det här i landet inom en betydande del av den krets vilken det riktar sig till, dvs. omsättningskretsen, är känt som beteckning för de varor som tillhandahålls under kännetecknet. Det finns ingen procentuell riktlinje för hur stor omsättningskretsen är, men det förutsätts att det är fråga om en relativt hög kännedom för att ett varumärke ska ha förvärvat särskiljningsförmåga. 53 Vid bedömningen av om ett varumärke har förvärvat en sådan förmåga genom inarbetning på marknaden ska en helhetsbedömning göras av de omständigheter som talar för att varumärket numera fungerar individualiserande för de aktuella varorna. 54 Hänsyn kan bl.a. tas till hur länge varumärket har använts, storleken på det geografiska område där varumärket använts, varumärkets marknadsandel, storleken på marknadsföringsåtgärder och investeringar samt marknadsundersökningar avseende andelen av omsättningskretsen som uppfattar varumärket som ett kännetecken för varor från en viss näringsidkare. 55 Om det kan visas, vanligtvis genom en marknadsundersökning, att omsättningskretsen, eller åtminstone en betydande andel av denna, uppfattar varuutstyrseln som ett kännetecken för varor som härstammar från en viss näringsidkare anses kravet på särskiljningsförmåga vara uppfyllt. 56 52 Löfgren, Hoppet ute för flaskor?, Brand News 3/15 s. 4. 53 Hellstadius, Immaterialrätt och marknadsrätt ur praktiskt perspektiv, s. 111. 54 De förenade målen C-108/97-109/97 Chiemsee. 55 De förenade målen C-108/97-109/97 Chiemsee p. 51. 56 De förenade målen C-108/97-109/97 Chiemsee p. 52. 25
3.5.2 Inarbetning av snusdosa Som framgår av avsnitt 3.4 ovan är det särskilt svårt att visa någon ursprunglig särskiljningsförmåga för varuutstyrslar. Den som vill registrera en form på en vara som ett tredimensionellt varumärke är därför främst tvungen att visa på en inarbetning av formen på marknaden för att en registrering ska vara möjlig. Lyckas en näringsidkare med framgång visa att en varuutstyrsel faktiskt fungerar som en ursprungsindikation ska det naturligtvis vara möjligt att registrera varuutstyrseln som ett varumärke, även om formen på varan i sig inte betydande avviker från normen. Eftersom formen i praktiken har visats fungera särskiljande för näringsidkarens varor är registreringskravet uppfyllt. Ett företag som lyckats visa en sådan inarbetning är Swedish Match, vars snusdosa registrerats som ett nationellt tredimensionellt varumärke. Efter att PRV nekat registrering på grund av bristande särskiljningsförmåga, undanröjde PBR beslutet med hänsyn till att en betydande del av omsättningskretsen faktiskt uppfattade förpackningsutstyrseln som ett kännetecken för snus. 57 Vid en senare prövning hävde tingsrätten den tredimensionella registreringen med motiveringen att det inte är formen på snusdosan som uppfattas som ett varumärke, utan produktvarumärkena i kombination med formen på dosan. Hovrätten ändrade tingsrättens avgörande och den tredimensionella varumärkesregistreringen hävdes därmed inte. 58 Hovrätten bedömde bevisningen på samma sätt som PBR hade gjort och ansåg således att Swedish Match lyckats visa en inarbetning på marknaden och att snusdosan uppfattades som ett varumärke med ett visst kommersiellt ursprung av omsättningskretsen. Snusdosan är därmed skyddad som ett tredimensionellt varumärke idag, trots nekad registrering av PRV och hävning i tingsrätten. Påpekas kan att det endast var fråga om en nationell registrering och Swedish Match behövde därmed inte visa någon inarbetning i de andra EU-medlemsstaterna. 3.5.3 Inarbetning av choklad Ett av de senare avgörandena på området avsåg frågan om Kit Kat-chokladens utformning erhållit särskiljningsförmåga genom inarbetning på marknaden. 59 Det brittiska patentverket nekade registrering på grund av bristande särskiljningsförmåga då utformningen i sig inte uppfattas som ett varumärke. Nestlé överklagade till High Court 57 PBR mål nr 07-067 Snusdosa. 58 Svea HovR mål nr T-768-14 Swedish Match. 59 C-215/14 Kit Kat. 26