YTTRANDE 2012-03-06 Dnr: AD-411-2012/297 Justitiekanslern Box 2308 203 17 STOCKHOLM Skadeståndsanspråk från Olof Rytters och Christopher Höglund avseende en patentansökan; JK dnr 815-12-40 Genom remiss den 30 januari 2012 har Patent- och registreringsverket (PRV) anmodats att yttra sig över en framställning från Olof Rytters och Christopher Höglund med krav på ersättning för skada orsakad av PRV. Yrkande Rytters och Höglund har yrkat ersättning med sammanlagt 1 619 066 kr plus ännu icke specificerad ersättning för kostnader hänförliga till förevarande ärende hos Justitiekanslern. Till stöd för anspråket har påståtts att PRV har orsakat ren förmögenhetsskada genom att vid handläggningen av patentansökan begå ett misstag som konstituerar fel eller försummelse i samband med tjänsteutövning. Yrkandet grundas på 3 kap. 2 1 skadeståndslagen, enligt vilken staten eller kommun ska ersätta personskada, sakskada eller ren förmögenhetsskada, som vållas genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning i verksamhet för vars fullgörande staten eller kommunen svarar. Bakgrund Den 31 augusti 2009 gav Rytters och Höglund in en patentansökan till PRV vilken tilldelades nummer 0901142-0. Uppfinningen omfattade ett fästband i tvåskiktsstruktur, för att underlätta hanteringen av avlånga föremål som riskerar att trassla ihop sig. Inga nyhetshinder påträffades och den 9 februari 2011 meddelade PRV sökandena att verket avsåg att bifalla ansökan och meddela patent. Meddelandeavgift betalades den 25 februari 2011 och patent meddelades den 19 april 2011. I enlighet med 24 patentlagen löpte därefter invändningstid till och med den 19 januari 2012. Inga invändningar framfördes mot patentet. Rytters och Höglund gav också in en internationell patentansökan (PCTansökan) till PRV i verkets egenskap av internationell patentmyndighet, den 24 augusti 2010. Den internationella patentansökan fick nummer PCT/SE2010/050909 och grundade sig på den svenska ansökan som åberopades som prioritet i PCT-ansökan. Av den internationella nyhetsgranskningsrapport som PRV upprättade i ärendet den 9 november 2010 framgick att inga allvarliga nyhetshinder mot den patentsöka uppfinningen påträffats. Såsom framgår av sökandenas inlaga till Justitiekanslern och av den nyhetsgranskningsrapport som bifogats som bilaga 4, angavs i rapporten 8 s.k. A-dokument angående teknikens ståndpunkt. 1 (7)
Under hösten 2011 genomförde PRV ett internt projekt att omgranska ett antal ärenden som omfördelats under 2010 från en teknisk enhet på patentavdelningen till en annan enhet. Syftet med omgranskningen var att kontrollera att PRV håller en hög kvalitet i omfördelade ärenden och dra lärdom av resultatet. Omgranskningen innebar att en annan patentingenjör än den som handlagt ärendet genomförde en fullständig och helt ny nyhetsgranskning av patentansökan, oberoende av det första granskningsresultatet. Patent 0901142-0 var ett av de ärenden som granskades om. Vid omgranskningen hittades dokument US5200245A (930406). Detta dokument bedömdes vara nyhetshindrande för patentet. Eftersom dokumentet kommit till PRV:s kännedom och bedömdes utgöra ett hot mot patentets giltighet vid ett eventuellt invändningsförfarande inför PRV, eller vid ogiltighetstalan i allmän domstol, kontaktade PRV patenthavaren och informerade om resultatet av omgranskningen. Rättsliga förutsättningar för handläggning av patentansökningar Av 2 första stycket patentlagen framgår att patent endast meddelas på uppfinning som är ny i förhållande till vad som blivit känt före ansökningsdagen och dessutom skiljer sig västentligt därifrån. Som känt anges i andra stycket allt som blivit allmänt tillgängligt antingen genom skrift, föredrag, utnyttjande eller på annat sätt. Enligt 26 patentkungörelsen ska PRV vid prövningen beakta allt som myndigheten får kännedom om. Granskningen ska ske på grundval av patentskrifter, utläggningsskrifter eller publicerade patentansökningar från Sverige, Danmark, Finland, Norge, USA, Frankrike, Förbundsrepubliken Tyskland, Schweiz, Storbritannien, förutvarande Tyska riket, det europeiska patentverket eller utdrag ur dessa samt publicerade internationella patentansökningar eller utdrag ur dessa samt allmänt tillgängliga svenska patentansökningar. Dessutom kan granskningen grundas på annan tillgänglig litteratur när detta anses befogat. I 35 patentbestämmelserna (PRVFS 1997:1, P:32) har PRV tagit in föreskrifter som innebär att nyhetsgranskningen också ska grunda sig på patentdokument alltsedan 1920 från Japan, Ryssland (Sovjetunionen) och annan litteratur enligt en förteckning som publiceras av World Intellectual Property Organization (WIPO). Det övergripande målet med handläggningen av en patentansökan är, enligt patentavdelningens riktlinjer C1:1.1, att ge sökanden ett patent av god kvalitet och att ett slutligt beslut ska föreligga inom den tid som anges i PRV:s serviceåtagande. Målet för nyhetsundersökningen är att klarlägga teknikens ståndpunkt på ett sådant sätt att ansökningsföremålets nyhet och uppfinningshöjd, (dvs. kravet på att uppfinningen förutom att inte vara tidigare känd dessutom ska skilja sig från vad som är känt) kan bedömas. En internationell patentansökan, som görs enligt samarbetskonventionen Patent Cooperation Treaty (PCT) tillförsäkrar sökanden en kvalificerad nyhetsgranskning och preliminär patenterbarhetsbedömning från en patentmyndighet som är behörig för en viss region. Ansökan kan sedan fullföljas i ett valfritt antal av de stater som är anslutna till PCT. Den slutliga prövningen av om ett patent ska beviljas görs alltså i respektive utpekad (designerad) stat. Fullföljd av ansökan kan ske även hos det europeiska patentverket. 2 (7)
Beträffande omfattningen av den internationella granskningen finns följande ledning i PCT:s Search and Examination Guidelines. 15.14 The international search is essentially a thorough, high quality, search of the most relevant resources, and the report serves to provide information on the relevant prior art to the applicant, to the public if the international application is published and to the designated Offices and the International Preliminary Examining Authorities. 15.16 Nevertheless, it must be realized that, even though completeness should be the ultimate goal of the international search, this goal may not be necessarily obtained, because of such factors as text search limitations and the inevitable imperfections of any classification system and its implementation, and may not be economically justified if the cost is to be kept within reasonable bounds. The examiner therefore considers the most relevant search resources for the technology, including databases listed in the Search Guidance Intellectual Property Digital Library (available through the WIPO web site at www.wipo.int), and organizes the search effort and utilizes the search time in such a manner as to reduce to a minimum the possibility of failing to discover existing highly relevant prior art, such as complete anticipations for any claims. For less relevant prior art a lower retrieval ratio is acceptable. Att en granskning som utförs av PRV i sin egenskap av PCT-myndighet är mer djupgående än den granskning som sker av nationell ansökan är delvis sant, men bara under den nationella ansökans handläggning och om hinder mot patent anträffas. Om en nationell patentansökan beviljas och patent meddelas har ansökan genomgått en granskning avseende ansökans skyddsomfång som är lika omfattande som den granskning PRV utför i sin egenskap av PCTmyndighet. PRV:s bedömning i fråga om skadeståndsskyldighet Frågan om under vilka förutsättningar staten ska anses skyldig att ersätta skada som uppkommit till följd av oriktig nyhetsgranskning har behandlats i Justitiekanslerns beslut 1999-10-22, dnr 1543-98-40, och 2006-12-21, dnr 2478-05-40. Med utgångspunkt från ett yttrande av PRV i ärendet 1999 har Justitiekanslern då uttalat bl.a. följande. Såsom PRV anfört är det referensmaterial som utgör basen för nyhetsundersökning i ett patentärende oerhört stort och i ständigt växande. Det kan därför inte ligga i mänsklig förmåga att granska all känd teknik som kan vara av relevans för en ny patentansökan. Givet är att vissa gränser måste sättas för den tid som kan läggas ner på granskning av varje enskilt ärende. Det måste således som PRV uppgivit ligga i sakens natur att ett beslut om patent inte kan innefatta någon garanti för att nyhetsgranskningen är fullständig och för att patentet är definitivt hållfast. Patentlagstiftningen anvisar härvid särskilda förfaranden för att objektivt felaktiga patentbeslut skall kunna korrigeras i efterhand, t.ex. genom det obligatoriska invändningsförfarandet. Detta förfarande tjänar till att komplettera den granskning som PRV utfört och får därför ses som ett uttryck för att lagstiftaren erkänt de svårigheter som patentgranskarna har att åstadkomma ett materiellt oantastligt resultat. Utrymmet för skadestånd i anledning av ett missat nyhetshindrande patent får därmed anses begränsat. I likhet med vad PRV anfört får det anses klart att staten inte kan göras skadeståndsansvarig enbart därför att det i efterhand 3 (7)
konstateras att ett patent meddelats på objektivt felaktig grund. Vid bedömningen av om skadeståndsskyldighet har uppkommit för staten eller ej får mot bakgrund av vad nu sagts en bedömning göras av omständigheterna i det enskilda patentärendet, t.ex. hur komplicerad och omfattande uppfinningen varit samt antalet patentskrifter som behövt gås igenom. PRV har genomfört en utredning av granskningsarbetet på patentavdelningen. Utredningen redovisas i en bilaga till detta yttrande. Med hänvisning till den utredningen konstaterar PRV att dokumentet US5200245A inte är helt lättfunnet bland de cirka 20 000 dokument som utgjorde det relevanta granskningsunderlaget. Vid granskningen av en nationell patentansökan letar patentingenjören efter eventuella hinder mot patent, dvs. något som inte med säkerhet finns. Begränsningarna i söksystemen, nödvändigheten av att begränsa sökningen med hjälp av teknikklasser och sökord samt nödvändigheten av att avsluta granskningsarbetet vid något tillfälle, kompenseras till stor del av PRV:s stora erfarenhet av patentansökningshandläggning. Som konstateras ovan ligger det dock i sakens natur att ett beslut om patent inte kan innefatta någon garanti för att nyhetsgranskningen är fullständig. När en granskning har utförts i relevanta klasser och med relevanta sökord, i enlighet med PRV:s riktlinjer och arbetsinstruktioner vilket är fallet i förevarande ärende kan, enligt PRV:s mening, fel eller försummelse i myndighetsutövning inte anses föreligga. Detta även om hinder mot patent konstateras efter att PRV:s handläggning avslutats genom slutligt beslut i ansökningsärendet. Slutligen vill PRV poängtera att patenthavaren får kalkylera med en viss risk att hinder mot patent anmäls under invändningsperioden. När PRV gjorde omgranskningen av uppfinningen och hittade dokumentet US5200245A pågick fortfarande tid för invändning mot patentet, enligt 24 patentlagen. Invändningsförfarandets främsta syfte är att komplettera den granskning PRV gjort ex officio bland annat för att kunna utsträcka granskningen till material som inte är tillgängligt för myndigheten och är en hjälp för patentmyndigheten vid granskningen av patentansökningar (se NOU 1963:6 s. 237). Sammanfattningsvis menar PRV att varken beslutet att bevilja patent i ansökan 0901142-0 eller att utfärda en positiv nyhetsgranskningsrapport i PCT-ansökan PCT/SE2010/050909 kan anses utgöra sådant fel eller sådan försummelse som skulle grunda skadeståndsskyldighet för staten enligt 3 kap. 2 skadeståndslagen. Yrkandet om skadestånd bör därför lämnas utan bifall. PRV:s bedömning i fråga om ersättningsgilla kostnader För det fall Justitiekanslern trots allt skulle komma fram till att det förekommit ett skadeståndsgrundande fel eller en försummelse i PRV:s myndighetsutövning, har PRV följande inställning. För en rätt till ersättning krävs förutom att det har förekommit ett skadeståndsgrundande fel eller en försummelse att detta kan anses ha direkt orsakat en skada för den enskilde. Det oaktsamma handlandet ska därvid i princip vara såväl en tillräcklig som en nödvändig betingelse för skadan. Vidare får orsakssambandet inte vara alltför svårförutsebart, säreget eller avlägset utan det måste med skadeståndsrättslig terminologi föreligga adekvat kausalitet mellan felet och skadan. Det bör också framhållas att det enligt allmänna skadeståndsrättsliga principer åligger den som begär ersättning att visa den skada som han lidit och dess storlek. 4 (7)
Det kan först konstateras att PRV:s handläggning av den nationella patentansökan och PCT-ansökan inte i sig har vållat sökandena någon skada. Sökandena argumenterar att inga kostnader skulle ha lagts ner efter det att ett korrekt, negativt, granskningsbesked lämnats i det svenska ansökningsärendet. Såsom framgår av PRV:s utredning om granskningen av ärendet kan nyhetsundersökningen inte anses avslutad förrän PRV fattar ett slutligt beslut om patentansökan, respektive när PRV i egenskap av International Searching Authority expedierar den internationella nyhetsgranskningsrapporten. PRV kan därför inte vitsorda ersättning för samtliga kostnader efter det tekniska föreläggandet i den nationella patentansökan. Med hänsyn till att den internationella nyhetsgranskningsrapporten expedierades innan PRV fattade beslut i den nationella patentansökan, vitsordar PRV endast att förmögenhetsskada som uppstått efter den 9 november 2010 kan vara ersättningsgill i och för sig. Vad gäller ersättning för kostnader hänförliga till ombudskostnader efter PRV:s nyhetsgranskning av den svenska patentansökan medger PRV att kostnader för patentombud i och för sig är ersättningsgilla såsom ren förmögenhetsskada och att det föreligger kausalitet mellan PRV:s handläggning av ärendena och ombudskostnaderna, dock endast såvitt avser kostnader som uppstått efter den 9 november 2010. Någon bevisning för att styrka ombudskostnaderna har dock inte förebringats. PRV kan således inte vitsorda något belopp såsom skäligt i och för sig. Avseende yrkandet om ersättning för egen tid vill PRV framhålla att egen tid inte är att likställa med en kostnad motsvarande förmögenhetsskada, och därför inte kan vara ersättningsgill. Därutöver saknas underlag för bedömningen av den tid som lagts ner skadans belopp är inte styrkt varför PRV inte kan vitsorda något belopp i den delen. Beträffande kostnaderna för eget kapital noterar PRV att resultatrapporten för Kardborr AB omfattar en post för patentkostnader motsvarande 82 377 kr år 2010 och 8 705,85 kr år 2011. Om dessa kostnader avser fakturor från Ehrner&Delmar Patentbyrå vilka yrkats ersatta såsom ombudskostnader eller andra kostnader framgår inte av sökandenas skrivelse. Utan ytterligare utredning kan PRV i vart fall inte vitsorda dessa kostnader i bolaget. Avseende yrkandet om ersättning för egen tid och eget kapital förutsätts dessutom (underförstått) i de av sökandena anförda grunderna att samtliga åtgärder avseende kommersialisering av uppfinningen är värdelösa om sökandena inte innehar ensamrätt till uppfinningen. PRV menar att det inte nödvändigtvis är så att alla kostnader för egen tid och eget kapital som sökandena yrkar ersättning för, är kostnader som är bortkastade för att det i rådande situation inte är meningsfullt att gå vidare med den innevarande PCT-ansökan och för att US patentet försvårar möjligheten att ingå licensavtal med andra samarbetspartner. Någon bevisning som styrker detta har inte förebringats i ärendet. Sökandena kan därför inte anses ha styrkt att alla nedlagda kostnader i bolaget är onyttiga och därför att bedöma som ren förmögenhetsskada. För det första är ett patent inte en nödvändig förutsättning för att kunna driva en verksamhet. En bra produkt som fyller en funktion på marknaden behöver inte vara patenterad för att vara framgångsrik. Naturligtvis förutsätter detta att den egna företagsidén inte bara är att licensiera ut hela användningen av patentskyddet till annan och endast uppbära löpande ersättning för detta. För det andra är ett patent aldrig en garanti för en framtida ensamrätt. Precis som 5 (7)
sökandena själv tar upp i sin skrivelse till Justitiekanslern löper dels en invändningstid om 9 månader efter patentet meddelats, när var och en kan invända mot patentet och patentskyddet kan komma att upphävas. Det var ju för övrigt under denna invändningstid som PRV kontaktade sökandena och upplyste om det aktuella patentdokumentet. Dessutom kan giltigheten av alla i Sverige meddelade patent ifrågasättas i allmän domstol, till följd varav patentet kan ogiltigförklaras. Detta är en risk alla patenthavare löper och själva innebörden i att ett beslut om patent inte kan innefatta någon garanti för att nyhetsgranskningen är fullständig och för att patentet är definitivt hållfast. Att sökandenas verksamhet vilar endast på att det beviljade patentet och möjligheten att patentera uppfinningen i andra länder genom fullföljd av PCTansökan, menar PRV är ett medvetet risktagande från sökandenas sida. Att dokumentet US5200245A medför att patentet med stor sannolikhet är ogiltigt bör inte medföra att PRV ska ersätta samtliga kostnader sökandena haft för att starta bolaget Kardborr AB, dels saknas nämligen tillräckligt orsakssamband mellan de två, dels är det inte rimligt att en verksamhet som den PRV bedriver ska bära ett sådant risktagande från sökandens sida. PRV kan således inte vitsorda något belopp avseende yrkandet om ersättning för eget kapital. Avseende yrkandet om utebliven lön ifrågasätter PRV om den tid som Rytters och Höglund yrkat ersättning för åtminstone till viss del överlappar den tid sökandena yrkar ersättning för under posten egen tid. I brist på närmare utredning om detta kan PRV därför inte vitsorda något belopp. Även om utebliven lön är en sådan förmögenhetsskada som kan vara ersättningsgill i och för sig, menar PRV att yrkandet för utebliven lön brister i kausalitet till att PRV vid granskning av Rytters och Höglunds patentansökan eller PCT-ansökan inte funnit ett relevant nyhetshinder särskilt avseende yrkandet om ersättning för framtida inkomstbortfall. Rytters och Höglund har slutligen yrkat ersättning för kostnader hänförliga till förevarande ärende, dock att beloppet kommer att preciseras senare. Eftersom beloppet inte preciserats kan PRV inte yttra sig över skäligheten i vad som yrkas. Om Justitiekanslern kommer fram till att PRV ådragit sig skadeståndsskyldighet på grund av fel eller försummelse i myndighetsutövning bör Rytters och Höglund tillerkännas ersättning för ombudskostnader, varvid PRV överlämnar till Justitiekanslern att besluta om skäligheten i det belopp som yrkas. Om Justitiekanslern skulle komma fram till att de kostnader Rytters och Höglund lagt ner är ersättningsgilla, ifrågasätter PRV om det yrkade beloppet är skäligt i och för sig. Av sökandenas inlaga till Justitiekanslern framgår inte om de utrett möjligheterna att begränsa skadan genom att, exempelvis, begränsa patentets skyddsomfång enligt 40 a patentlagen så att patentet inte längre riskerar ogiltighetsförklaring på grund av dokumentet US5200245A. Med hänsyn till att en sådan åtgärd eventuellt står till buds, till att invändningstid löpte för det beviljade patentet när det aktuella dokumentet upptäcktes, samt till att PRV:s beslut att meddela patent inte är en garanti för att patentet inte skulle befinnas vara ogiltigt vid en domstolsprövning, menar PRV att beloppet i vart fall bör jämkas betydligt. 6 (7)
Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Susanne Ås Sivborg. I den slutliga handläggningen har deltagit chefsjuristen Per Holmstrand, juristchefen Marie Eriksson, processägaren Herman Phalén, patentexperten Helene Eliasson och juristen Louise Jonshammar, föredragande. Susanne Ås Sivborg Louise Jonshammar 7 (7)