BRANDNEWS VARUMÄRKESSKYDD DESIGNSKYDD BRANDING REKLAMJURIDIK ÅRGÅNG 25 NUMMER

Transkript

1 BRANDNEWS VARUMÄRKESSKYDD DESIGNSKYDD BRANDING REKLAMJURIDIK ÅRGÅNG 25 NUMMER DESIGNSKYDD Vad? Hur? Var? BRANDNEWS FIRAR 25 ÅR! Tvist: RED BULL försöker stoppa THE BULLDOG. Piratkopior: Estniska tullen slog till mot designkopior. Tvist: FOLKSAM fick rätt i hovrätten. Folkia förbjuds. EU Det europeiska användningstvånget efter ONEL-avgörandet. Reklam eller information Om den kommersiella yttrandefrihetens gränser. Juridik och Teknik 3D-skrivaren och juridiken. Sista Ordet Kärleken till Finland.

2 Vad? Hur? Var? Av Christer Löfgren Skyddet av design är viktigt, men skapar också svåra gränsdragningar. Fallet i svenska domstolar som gällde registrerbarheten hos en skorstenshuv är illustrativt, se mer i BN 4/13. Här följer en genomgång av flera domar från Tribunalen och EU-domstolen, som rör EU-designskyddet. Avslutningsvis behandlas även ett exempel på hur viktigt det närliggande upphovsrättsliga brukskonstskyddet är. Två områden som också är närliggande designskyddet är det varumärkesrättsliga skyddet för främst 3D-varumärken och det marknadsrättsliga skyddet mot vilseledande efterbildning. Av utrymmesskäl får vi återkomma till dessa två designskyddsområden i kommande nummer av BrandNews. I de fall som tas upp behandlas sådant som vem utgångspunkten den kunnige användaren är. Kraven på nyhet och särprägel, där det sistnämnda skapar ett skillnadskrav för att något skall kunna ses som särpräglat, ges det flera exempel på. Det finns också sidospår och infallsvinklar, som hur man skall se på lösa kuddar när särprägeln bedöms, och andra faktorer som kan påverka helhetsbedömningen av en design. Kan upphovsrättsligt skyddade verk hindra registrering av design? Ja, självklart. Men fyller en konstprofessor en roll och bidrar i de upphovsrättsliga diskussionerna? Och nej, idéer och manér skyddas inte och påverkar inte bedömningen av upphovsrätt och designskydd. Eftersom det endast är registreringshinder som yrkesfolk inom EU kan få kännedom om som är relevanta, så blev en dom om exponering i Kina intressant. Läs mer nedan om paviljonger. Men vi börjar med fåtöljer. Därtill är det treåriga oregistrerade designskyddet i fokus i en av domarna. FALL 1 OCH 2 En fåtölj hade tillräcklig särprägel för designskydd, den andra inte De tre berörda fåtöljerna. Det är sällan som man får så tydliga exempel på gränsdragningar av vad som uppfyller skillnadskravet för att få en design registrerad och vad som inte gör det, som i kampen mellan portugisiska Sachi Premium-Outdoor Furniture och spanska Gandia Blasco. Produkterna det gäller är utemöbler, och då mer specifikt fåtöljer. Frågan var om de nya fåtöljerna från Sachi som blev registrerade som EU-design verkligen hade särprägel i förhållande till äldre registreringar. Hur skall man resonera? Sachi säljer utemöbler av premiumkaraktär. Under 2009 lämnade de in två ansökningar om EU-designregistrering, vilka ledde till registrering. Det gällde två skilda modeller av kantiga fåtöljer. Konkurrenten Gandia Blasco invände mot båda Sachi-registreringarna med stöd av sin egen EU-designregistrering från Gandia hävdade att båda Sachi-registreringarna saknade såväl nyhet som särprägel. Först ja, skillnaderna var tillräckliga för registrering Registreringsmyndigheten OHIM:s Invändningsavdelning kom fram till att båda Sachifåtöljerna uppfyllde kraven på nyhet och särprägel; registreringarna upprätthölls. Sedan ja och nej Gandia överklagade med blandad framgång. Besvärskammaren kom fram till att den kvadratiska Sachi-fåtöljen var ny och hade särprägel. Den rektangulära Sachi-fåtöljen däremot ansågs inte skilja sig tillräckligt från Gandias fåtölj. Kammaren noterade att det enda som skilde helhetsintrycken åt var dels knappt upptäckbara detaljer, dels kuddarna i Sachifåtöljen. Gandia och Sachi fick därför anledning att överklaga varsitt beslut från kammaren, som gav två i delar identiska domar från Tribunalen. Att precisera den kunnige användaren När det gällde utgångspunkten för bedömningen förde Tribu- 6

3 Gandias äldre EU-designregistrering. Sachis rektangulära fåtölj. nalen identiska resonemang i de två domarna. Först kring vem den kunniga användaren var. Tribunalen höll med Besvärskammaren som hade specificerat det till: en person som är van att köpa fåtöljer och använder dem för det som de är avsedda för, och som skaffar sig information om produkterna genom att ögna igenom fåtöljkataloger, besöker relevanta butiker, laddar hem information från webben, eller är återförsäljare av fåtöljer. Alltså en särskilt uppmärksam användare, la Tribunalen till. Formfriheten är nästan gränslös, och trender är irrelevanta Nästa grundläggande utgångspunkt är hur stor frihet formgivaren har när det gäller fåtöljer. Även här höll Tribunalen med besvärskammaren, som sa att formfriheten är: nästan gränslös. Det noterades att de enda tekniska begränsningar som finns för formgivaren är att fåtöljen skall ha en sits, ett ryggstöd och två armstöd. Bedömning av helhetsintryck av design Formfrihetens gränser beroende på teknisk eller lagar och regler. Trender och mode påverkar inte. Lösa delar väger lätt för helhetsintrycket, men kan ändå dölja delar av det som väger tyngre i formgivningen. Bedöm i ljuset av hur produkten används, detta påverkar hur den kunnige användaren uppfattar designen. Sachis kvadratiska fåtölj. Tribunalen tog även upp ett lite långsökt försök av Sachi att få det till att mode och trender begränsade formgivarens arbete. Tribunalen påpekade att det som påverkar formfriheten är tekniska begränsningar eller begränsningar som beror på lager och regler för den aktuella produkten. Att ta hänsyn till trender och mode handlar om kommersiella överväganden, att produkten skall vara gångbar på marknaden, vilket inte alls påverkar bedömningen av särprägel. Lösa kuddar vägde lätt När det gällde den rektangulära fåtöljen hävdade Sachi att Besvärskammaren hade bortsett från de tre kuddarna i designregisteringen bara för att de går att ta bort. Sachi menade att detta var feltänkt av kammaren, kuddarna ingår i formgivningen. Tribunalen slog fast att Besvärskammaren inte hade bortsett från kuddarna, men väl ansett att fåtöljens fasta struktur dominerade helhetsintrycket helt för den kunnige användaren. Detta synsätt att icke fixerade delar uppfattas som mindre intressanta än grundstrukturen var helt rätt, slog Tribunalen fast. Den rektangulära fåtöljen, avsaknad av skillnad När Tribunalen bedömde den rektangulära Sachi-fåtöljen i förhållande till Gandias fåtölj, lyfte de fram detaljer som påverkade helhetsintrycket: - Båda är rektangulära. - Sätena är låga, att Gandias säte de facto är lägre är en detaljskillnad som inte påverkar När är en design - registrerad eller oregistrerad - skyddsbar? En formgivning skall betraktas som ny om ingen identisk formgivning har gjorts tillgänglig för allmänheten En formgivning skall anses ha särprägel om det helhetsintryck som en kunnig användare får av formgivningen, skiljer sig från det helhetsintryck en sådan användare får av en formgivning som har gjorts tillgänglig för allmänheten. den kunnige användarens helhetsintryck. - Sachis ryggkudde sticker upp, medan Gandias fåtölj har en perfekt kubform. Detta fick ingen nämnvärd betydelse; avgörande för helhetsintrycket av Sachis fåtölj var fåtöljens grundstruktur, och bortser man från ryggkudden är ryggstödet på Sachis fåtölj i jämnhöjd med armstöden. - Det enda som skapade viss skillnad i helhetsintrycket var de tre kuddarna på Sachi, men det ansågs bara påverka helhetsintrycket av fåtöljen marginellt. Det var intrycket av själva fåtöljens grundstruktur som var det relevanta. Tribunalen la till att: Contrary to what the applicant claims, it is not irrelevant to assessing the individual character of the contested design that the cushions are removable elements. En intressant detalj är att först anser Tribunalen att de lösa kuddarna inte påverkar helhetsintrycket särskilt mycket, det är grundstrukturen som överväger. Senare i domen ger Tribunalen kuddarna en väsentlig döljande effekt. Tack vare kuddarna ser man nämligen inte tillräckligt tydligt hur grundstrukturen är uppbyggd, och då skapar inte skillnader i sitsarnas grundstruktur någon roll för bedömningen. Den kvadratiska fåtöljen, skillnader Tribunalen om den kvadratiska Sachi-fåtöljen i förhållande till Gandias fåtölj, detaljer som påverkar helhetsintrycket: - Sachi ger ett kubiskt intryck, medan Gandias är mer utdraget. - Sachis säte är i mitten, medan Gandias är en tredjedel upp från golvet, dessa skillnader medför skillnader i hur man sitter och hur benen positioneras. - Sachis har ingen öppning mellan säte och rygg, vilket Gandias har. - Sachis ryggstöd lutar, vilket inte Gandias gör, detta skapar olikheter i sittkomfort. - Sachis armstöd är klart smalare än Gandias. - Antalet brädor, i Sachi går det inte riktigt att se pga kuddarna, och därmed får det ingen större betydelse för helhetsintrycket. - Sachis tunnare material skapar inte lika solitt intryck som Gandias. Alla dessa skillnader är sådant som mått- 7

4 stocken, den kunnige användaren, uppfattar och som påverkar användarens helhetsintryck av fåtöljerna, konstaterade Tribunalen. Jo, även sittkomfort har betydelse Notera att Tribunalen tog upp sittkomfort och position för benen hos den som sitter i fåtöljerna. Med tanke på att designskyddet är ett skydd för utseendet kan dessa effektresonemang verka främmande. Tribunalen betonade dock särskilt i domen om den kvadratiska Sachi-fåtöljen att enligt praxis skall helhetsintrycket bedömas i ljuset av hur produkten används. Långtgående inspiration Gandia hade påpekat att Sachi hade inspirerats lite väl långtgående av Gandias banbrytande design, men det spelade ingen roll. Även om designerns formfrihet är mycket omfattande när det gäller fåtöljer, så var skillnaderna mellan dessa två fåtöljer tillräckligt för att Sachis rektangelfåtölj skulle anses ha särprägel. Därmed lever Sachis designregistrering för den kvadratiska fåtöljen vidare, medan registreringen för den rektangulära fåtöljen är historia. T (kvadratiska), T (rektangulära) FALL 3 Korkskruven för både proffs och privatpersoner Ett ärende som har varit uppe i Tribunalen kan tyckas måttligt intressant eftersom utgången känns ganska given, det handlade om en korkskruv. För den oinvigde, alltså en inte kunnig användare, så är det svårt att se att den spanska korkskruven skulle ha särprägel utifrån tidigare korkskruvar. Spanska El Hogar Perfecto del Siglo fick igenom en EU-designregistrering för en korkskruv. Wenf International Advisers på Brittiska Jungfruöarna invände och hävdade att registreringen brast såväl vad gäller nyhetskravet som kravet på särprägel. Som stöd hade Wenf en spansk designregistrering av en korkskruv från 1994 (bild intill). Invändningsavdelningen och besvärskammaren Invändningsavdelningen hävde El Hogars registrering efter konstaterandet att den saknade särprägel. Avdelningen pekade på likheter i utformningen av handtaget och sa att de två korkskruvarna gav samma helhetsintryck, samt la till att formgivaren har haft stor frihet att formge korkskruven. Besvärskammaren höll med och sa bl.a. att även om det finns vissa funktionella delar som är oumbärliga för framställningen av dessa instrument så kan delarna utformas och sättas samman på flera olika sätt. Kammaren bortsåg från de funktionella delarna och sa: de icke-funktionella aspekterna - det vill säga utformningen av handtaget och placeringen av den lilla kniven - [är] gemensamma för de aktuella formgivningarna, vilket gör att de inte ger en kunnig användare ett annat helhetsintryck. När kammaren var mer konkret om likheten sa man att: handtagets form i betydande utsträckning påverkar en korkskruvs allmänna utseende, eftersom handtaget utgör korkskruvens största del och, helt eller delvis, omsluter dess övriga delar. [ ] handtaget spelar en avgörande roll för det helhetsintryck som denna typ av produkter ger när instrumentet är hopfällt. I båda formgivningarna hade handtaget utformats på så sätt att samma del av spetsen och hävstången förblir synlig när korkskruven är hopfälld. Den kunnige användaren I Tribunalen utkristalliserades två huvudfrågor, dels vem som var utgångspunkt för bedömningen vem är den kunnige användaren ut; dels vilken grad av formfrihet som finns när det gäller korkskruvar? När det gäller den kunnige användaren noterade Tribunalen att det är något mellanting mellan varumärkesrättens genomsnittkonsument utan sakkunskap och en fackman som kan uppfatta minsta skillnad på detaljnivå. Tribunalen påpekade att: Beteckningen användare förutsätter att personen i fråga använder den formgivna produkten för det ändamål som produkten är avsedd för. och att: Vidare tyder kvalificeringen kunnig på att användaren, utan att vara konstruktör eller teknisk expert, känner till de olika formgivningar som förekommer inom den berörda sektorn, besitter vissa kunskaper om de delar som dessa formgivningar vanligtvis brukar innehålla och på grund av sitt intresse för produkterna är relativt uppmärksam när han eller hon använder dem. Tribunalens slutsats blev att det handlar om en särskilt uppmärksam användare, men också en användare som inte är kapabel att se skillnad på vad i formgivningar som är funktionella respektive godtyckliga, om det inte kommer som effekt av själva användningen. Användaren har emellertid god kunskap om utbudet på den aktuella marknaden. El Hogar hävdade att endast yrkesfolk skulle anses som kunniga användare eftersom korkskruvar med hävstång inte säljs mot konsumenter. Tribunalen konstaterade dock att El Hogar inte hade lämnat in någon bevisning för att stödja deras tes om att endast yrkesfolk använde denna typ av korkskruvar. I sak pekade Tribunalen på besvärskammarens bedömning och höll med: såväl en privatperson som använder [dessa instrument] i hemmet, som en yrkesutövare (servitör, sommelier) som använder sig av dem i en restaurang kan vara en kunnig användare. Enligt nämnden är en sådan användare kunnig, i den meningen att han eller hon har goda kunskaper om viner och vintillbehör och som, utan att vara konstruktör, på grund av sitt intresse och sin böjelse har skaffat sig en viss kännedom om utbudet på marknaden för korkskruvar för vinflaskor. Formfriheten för formgivaren är stor Formfriheten påverkar ju bedömningen av hur stora skillnader som behövs för att en design skall anses skilja sig tillräckligt från tidigare formgivning. Vid begränsad frihet räcker små skillnader och vice versa. I detta fall slog Tribunalen fast att utseendet på en korkskruv med hävstång kan varieras avsevärt, främst genom formgivningen av handtaget som delvis omsluter övriga delar när den är hopfälld. De begränsningar som finns rör endast att det finns en korkskruv och att hävstången fungerar rent tekniskt. 8

5 I sak Bedömningen i sak inledde Tribunalen med påpekandet att El Hogar gjorde ett självmål. El Hogar ansåg nämligen att jämförelsen mellan de två korkskruvarna skall ske när de används. Tribunalen noterade att om så är fallet är skillnaderna ännu mindre eftersom handtagen försvinner i användarens hand! Därefter gick Tribunalen igenom de skillnader som finns, som olika färg och material i själva skruven, och konstaterade att de är för små. Designregistreringen hävdes. Målnr T-337/12 Den kunnige användaren såväl en privatperson som använder [dessa instrument] i hemmet, som en yrkesutövare (servitör, sommelier) som använder sig av dem i en restaurang kan vara en kunnig användare. En av ogiltighetsgrunderna för EU-design f) formgivningen innebär en otillåten användning av ett verk som skyddas av en medlemsstats lagstiftning om upphovsrätt, FALL 4 Urtavla det finns inget upphovsrättsligt idéskydd Skydd av design kan självklart gälla såväl tredimensionell som tvådimensionell formgivning. Det enda målet i denna genomgång som rör det sistnämnda handlar om en urtavla, och frågan som aktualiserades var en kollision med upphovsrättsligt skyddad konst. Danska Qwatchme ansökte och fick en formgivning av en urtavla registrerad som EU-design. Registreringen består av delar där urtavlans utseende vid sju skilda klockslag visas. En tysk privatperson, Kastenholz, invände vid OHIM och krävde att designregisteringen skulle hävas. Kastenholz angav två skäl, båda mot bakgrund av en serie konstverk av Paul Heimbach från åren , som denne benämner Farbfolge II [ ], Farbfolge samt Farbzeiger. Utifrån konstverken uppfyllde Qwatchmes urtavla inte kravet på nyhet. Därtill hävdade Kastenholz att registreringen var i strid mot tysk upphovsrätt. Invändningsavdelningen och besvärskammaren Invändningsavdelningen konstaterade att ingen av registreringens sju former finns med i de tidigare konstverken, därför uppfyller designen kravet på nyhet. Avdelningen pekade sedan på att registreringens former som mest har tre nyanser, medan samtliga konstverk har en mängd nyanser, vilket gör att de ger skilda intryck. Designregistreringen utnyttjar inte de skyddade konstverken. Kastenholz överklagade, men Besvärskammaren kom till samma slutsats som invändningsavdelningen. Den registrerade designen ger ett annat helhetsintryck för den kunnige användaren än de tidigare konstverken, och de kan då inte innebära nyhetshinder. Skillnaderna är också så stora att desig- Specialistkompetens inom bl.a. IT-immaterialrätt och företagshemligheter JAN LINDEN jan.linden@adnlaw.se MAGNUS TONELL magnus.tonell@adnlaw.se 9

6 nen inte kan anses vara en återgivning eller utnyttja den av de upphovsrättsligt skyddade konstverken. Kastenholz fortsatte, och när man läser domen förstår man sedan hur han tänkte, och att upphovsrätt kanske inte är hans och hans ombuds starka sida. Han försökte nämligen få Tribunalen att acceptera en experts deltagande i förhandlingarna. Det handlade då om en konstprofessor som skulle förklara varför den grundläggande idén bakom konstverken, att illustrera tid genom skilda färger och nyanser, har upphovsrättsligt skydd. Konstprofessorn kan inte bidra Tribunalen började med att avfärda begäran om deltagande av konstprofessorn. Tribunalen konstaterade att frågan om det finns ett upphovsrättsligt skydd för en idé är ett juridiskt övervägande, vilket inte faller inom kompetensområdet hos en konstexpert. Lite längre fram i domen passade Tribunalen på att ägna sig åt lite grundläggande undervisning i upphovsrätt. Domstolen förklarade att enligt internationella överenskommelser på upphovsrättsområdet som Tyskland har anslutit sig till så skyddas inte idéer av upphovsrätt, utan det är hur något uttrycks i det specifika fallet som skyddas. Tribunalen la till att Kastenholz inte hade IDÉER Idéer bakom upphovsrättsligt skyddade verk skyddas självklart inte mot andras designregistreringar med samma/liknande bakomliggande idé. bevisat att man i Tyskland hade en annan syn på upphovsrätten. Kunnige användaren en klocka syns Hur uppmärksam är då den kunnige användaren? För det första är den kunnige användaren helt enkelt en person som är bekant med formgivning av klockor. Här är Tribunalens slutsats: I det nu aktuella målet, som avser urtavlor, del av urtavlor och klockvisare, finner tribunalen att de är avsedda för att bäras synligt på handleden och att den kunnige användaren kommer att ägna deras utseende särskild uppmärksamhet. Han eller hon kommer nämligen att betrakta dem uppmärksamt och kommer således att kunna uppfatta [ ] att de tidigare formgivningarna ger upphov till dels fler färgkombinationer än den omtvistade formgivningen, dels, i motsats till denna, en variation i färgintensiteten. Med hänsyn till den betydelse som produkternas utseende har för den kunnige användaren kan dessa skillnader inte anses oviktiga för honom eller henne, inte ens om de är små. Farbfolge (5/17) och Farbfolge!! (89/100). I sak; tydliga skillnader Tribunalen påpekade att två formgivningar anses identiska om de endast skiljer sig åt i oväsentliga delar, och i det här fallet är skillnaderna väsentliga: De tidigare formgivningarna utmärker sig nämligen [ ] genom en gradvis förändring av ett brett spektrum av färger som kombineras på olika sätt och växlar i intensitet under tidens gång. I den omtvistade formgivningen syns däremot bara två enhetliga nyanser eller färger vid klockslagen 12 och 6 och fyra enhetliga nyanser vid alla andra tidpunkter, och nyansernas intensitet varierar således inte i något fall. När det gäller de två konstverken som ligger närmast registreringen sa Tribunalen följande: såvitt avser de tidigare formgivningarna Farbfolge (5/17) och Farbfolge II (89/100) [ är ] skivorna färgade på ett sätt som innebär att färgintensiteten ökar i medurs riktning, medan skivorna i den omtvistade formgivningen är enhetligt färgade. Dessa tidigare formgivningar innehåller dessutom en tredje skiva som saknar motsvarighet i den omtvistade formgivningen och som också bidrar till att de ger en annan visuell effekt än den omtvistade formgivningen. [ ] dessa egenskaper [är] gemensamma för alla de tidigare formgivningarna och de ger upphov till en gradvis förändring av ett brett spektrum av färger som kombineras på olika sätt och växlar i intensitet under tidens gång. Denna förändring utgör det väsentliga särdraget i de tidigare formgivningarna, oberoende av om de färgade skivor som ingår i dem är halvcirklar eller till hälften färgade helcirklar.. Kastenholz hävdade dessutom att man skulle bortse från färgskillnaderna och se till konstverken i svartvitt i jämförelsen. Tyvärr sa Tribunalen varken ja eller nej till detta sätt att resonera, utan konstaterade bara att besvärskammaren hade bedömt att konstverken bestod av många färgnyanser, medan registreringen som mest hade fyra nyanser. Det blev alltså ingen kommentar från Tribunalen om färger, det spelade ingen roll om konstverken bedömdes utifrån hur de uppfattas i färg respektive svartvitt. Med detta lever Qwatchmes EU-designregistrering vidare. Målnr T-68/11 FALL 5 Design visad i Kina, kan anses vara känd i EU Efter att ha tittat på flera exempel på bedömning av om design uppfyller kraven på nyhet och särprägel avslutar vi den designrättsliga delen av denna artikel med att titta närmare på ett exempel som rör gränsen för vilka tidigare formgivningar som kan anses föregripa och hindra registreringen. Samma resone- EU-FÖRORDNINGEN FÖR DESIGN, ARTIKEL 7, PKT 1 [ ]en formgivning skall anses ha gjorts tillgänglig för allmänheten om den har offentliggjorts i samband med registrering eller på annat sätt, eller förevisats, använts i yrkesmässig verksamhet eller blivit känd på annat sätt [ ] utom i de fall då dessa omständigheter inte rimligen kunde ha blivit kända vid normal yrkesmässig verksamhet i kretsar inom den berörda sektorn inom gemenskapen. 10

7 mang är tillämpbart på hinder för ett oregistrerat skydd. Är det som i patentsammanhang då i princip allt runt om i världen anses hindra en svensk patentansökan? Svaret är nej, och var gränsen går var uppe i EU-domstolen tidigare i år i ett mål om oregistrerat EU-designskydd för en trädgårdspaviljong. En utgångspunkt vid bedömningen av nyhet och särprägel hos en design är att all formgivning som fanns tidigare och som gjorts tillgänglig för allmänheten skall vara med i bedömningsunderlaget. Redan i den artikeln efter de två hindren anger EUförordningen att allmänheten är ett vitt begrepp, även om formgivningen endast har gjorts tillgänglig i mindre yrkeskretsar kan det räcka. Se särskild ruta med artikel 7. Tyska Münchener Boulevard Möbel Joseph Duna (MBM) stämde Gautzsch Großhandel för designintrång och yrkade på bl.a. förbud och skadestånd i tysk domstol. Produkterna det gäller är trädgårdspaviljonger, och MBM har ingen registrering utan hänvisar till det treåriga oregistrerade EU-designskyddet. MBM pekade på att deras då nya paviljong visades upp för första gången under april/maj 2005 genom MBM-newsletter, som gavs ut i exemplar till säljare, återförsäljare och två tyska organisationer för möbelinköpare. Den treåriga skyddstiden för det oregistrerade skyddet skulle alltså börja gälla då. Gautzsch hävdade att deras paviljong, Athen, formgavs i början av 2005 i Kina hos företaget Zhengte. Athen visades upp första gången för europeiska kunder i mars månad i företagets lokaler i Kina, alltså innan MBM:s paviljong spreds, och därmed är det bevisat att Athen -paviljongen inte kan vara en efterbildning av MBM:s paviljong. Istället är den ett hinder mot ett oregistrerat skydd för MBM:s paviljong. I juni samma år skickade Zhengte formgivningen även till företaget Kosmos i Belgien. Fälldes i både första och andra instans Även design som endast visats upp i Kina kan anses ha kommit till berörda kretsars kännedom inom EU, och uppfylla kraven för oregistrerat skydd, samt för att bli ett hinder mot en senare design. I både första och andra instans fälldes Gautzsch för designintrång, men eftersom den treåriga skyddstiden hade löpt ut när den första domen kom var blev det aldrig aktuellt med ett förbud. Däremot fastställde domstolarna att Gautzsch var skadeståndsskyldig för sitt intrång. Efter överklagande till Bundesgerichthof (högsta domstolen) fick EU-domstolen flera frågor från den tyska domstolen. Här följer frågorna och svaren i intervjuform. Ja, information till återförsäljare och organisationer kan räcka I Första frågan var om kravet på att designen skall ha gjorts tillgänglig inom den berörda kretsen - och därmed uppfyller kraven för oregistrerat skydd - var uppfyllt genom att bilder på den har distribuerats till återförsäljare? I det här fallet genom exemplar av MBMnewsletter till säljare, återförsäljare och två tyska branschorganisationer. VARUMÄRKEN DESIGN UPPHOVSRÄTT ÄNNAMN MARKNADSRÄTT 11

8 EU-domstolen svarade ja, det kan räcka. Det hela är en bedömningsfråga som den nationella domstolen måste göra i varje specifikt fall och med de förutsättningar som finns i fallet. EU-domstolen påpekade att det inte finns några avgränsningar förutom att den skall vara tillgängligjord i berörda kretsar inom union, och det vid normal yrkesmässig verksamhet. Ja, bara visad i Kina kan ändå anses känd inom EU II Har designen blivit tillgängliggjord - och därmed inte är en efterbildning utan kan utgöra ett hinder - när den utan några sekretessförbehåll har visats för endast ett företag i rätt kretsar, som Gautzschs design? EU-domstolen svarade ja, det kan räcka, men man kan också komma fram till att berörda kretsar rimligen inte kan ha fått kännedom om designen. EU-domstolen betonade att det inte krävs att designen gjorts tillgänglig för allmänheten. Domstolen förklarade att frågan huruvida det räcker med ett enda företag beror på de faktiska omständigheterna i varje fall. III Har berörda kretsar fått kännedom om designen när den utan några sekretessförbehåll endast har visats i ett företags utställningslokal i Kina som inte normalt ingår i marknadsbevakningen? EU-domstolen svarade ja, det kan räcka, men man kan också komma fram till att berörda kretsar rimligen inte kan ha fått kännedom om designen. Domstolen konstaterade alltså att även en design som endast har visats upp i Kina kan anses ha kommit till berörda kretsars kännedom inom EU. Men det krävs då förstås att dessa berörda kretsar har fått kännedom om designen vid normal yrkesmässig verksamhet. Av dessa svar framgår att även om det kan räcka så är det högst möjligt att det inte räcker. Den tyska domstolen måste bedöma det utifrån vad som gäller i det aktuella fallet. Lös enligt nationella regler IV Vem har bevisbördan för att i detta fall Gautzsch paviljong är en efterbildning när det finns så betydande överensstämmelser i formgivningen? Andra instans i Tyskland hade minskat beviskravet på MBM, pga de betydande likheterna. EU-domstolen noterade att det inte finns några bevisregler för detta i förordningen, det skall lösas enligt nationella regler. Domstolen förklarade därefter att det alltid är rättighetshavaren som har bevisbördan för att det som påstås var en efterbildning också är det. Domstolen la till en brasklapp om att i de fall denna bevisbörda är omöjlig eller orimlig för rättighetshavaren så skall den nationella domstolen försöka fördela bevisbördan så långt de inhemska processreglerna gör det möjligt, enligt den EU-rättsliga effektivitetsprincipen. Domstolen la till att rättighetshavare av EU-designskydd inte får behandlas mindre förmånligt än rättighetshavare som stödjer sig på nationella rättigheter. V Vilka lagar gäller när det handlar om förverkande intrångsprodukter och skadestånd? EU-domstolen svarade att det är de nationella lagarna, med förtydligandet att det är de nationella lagarna och den internationella privaträtten (de internationella överenskommelserna som reglerar domsrätten i skilda situationer). En annan delfråga var vilka regler som finns när det gäller preskription och preklusion? Svaret från EU-domstolen var att det finns inga i EU-designförordningen när det gäller intrångsfrågan utan det får lösas med nationella regler. C FALL 6 Brukskonstskydd enligt upphovsrättslagen Originalet. Avslutningsvis ett okomplicerat mål där piratkopior innebar intrång i det upphovsrättsliga brukskonstskyddet, och skyddsföremålet var en riktigt designklassiker, den i sitt största utförande 22 kilo tunga lampan PH KOTTE (PH ARTICHOKE, internationellt). Lampan formgavs av Poul Henningsen 1958 för en restaurang och har 72 blad som ger ett helt bländfritt sken. Vill du köpa ett original av PH KOTTE så får du hos exempelvis Svenssons i Lammhult betala närmare kronor för den lilla 48-cm modellen. Den stora 60-cm modellen kostar drygt kronor. Ett så pass välkänt och uppmärksammat designobjekt drabbas förstås av kopior. Nu för tiden är det lika självklart att en del av kopiehandeln bedrivs av etablerade företag baserade i Storbritannien som IkonM, Designrevolt och Voga. Annars kan man hitta kopior på Blocket, något som tre driftiga skåningar gjorde. De tre skåningarna behövde lite extrapengar och tog inspiration från Blocket och annonser i tidningarna, de skulle sälja lampor och valet föll på PH KOTTE. De vände sig till alibaba.com och hittade där en kinesisk leverantör som tog 150 dollar för varje lampa. Totalt köpte de tre in 62 lampor, varav 20 köptes efter att en av de tre hade hoppat av verksamheten. Bevisen gick att hämta direkt från Blocket Att de tre skyltade med sin handel med designkopior på Blocket förenklade bevisningen för åklagaren. De tre annonserade ut lamporna på Blocket för mellan och kronor styck, och lyckades sälja stycken. Enligt de tre var lamporna de köpte från Kina av så dålig kvalitet att de slängde resten eftersom det kostade för mycket att returnera dem. Även om det är irrelevant för målet så förklarade de att lamporna de köpte hade skrapskador, krackelerad färg, dåliga blad och fästen. Lampornas kontakter var anpassade till den amerikanska marknaden. Rättighetshavarna till Poul Henningsens designklassiker PH KOTTE, Louis Poulsen Lighting, köpte en av kopiorna och anmälde sedan det hela. En av IP-åklagarna i Stockholm gick vidare med ärendet till Lunds tingsrätt. Tingsrätten såg skillnader, men Tingsrätten konstaterade att PH KOTTE är upphovsrättsligt skyddad brukskonst. Rätten ansåg emellertid, i ett udda resonemang för att vara upphovsrätt, att kopiorna från Kina inte var direkta kopior, men ändå var så lika att de utgjorde intrång. Tingsrätten tittade först på om lampan är skyddad av det upphovsrättsliga brukskonstskyddet. Svaret blev att utan kommentar bara konstatera att lampan skapades 1958 och fortfarande är skyddad. När rätten därefter skulle jämföra kopian med originalet valde man att dela upp bedömningen i två steg: I det första steget slog rätten fast att kopian inte var en kopia, skillnaderna var för stora både när det gällde funktion och utseende. Vad funktionen fyllde för roll i bedömningen framgick inte av domen. 12

9 I det andra steget ställde sig rätten frågan om kopian hade kunnat skapas utan kännedom om PH KOTTE? Efter att ha noterat att mer särpräglad design som PH KOTTElampan har större skyddsomfång än andra lampor, började rätten peka på skillnaderna mellan den och kopian. Det som rätten lyfte fram var skillnader i storlek, vikt, pris, kvalitet samt materialet i bladen och hur dessa var fastsatta. Rätten betonade skillnaden som skapades av att bladen på kopian var i aluminium och inte alls hade samma lyster som originalets borstade stålblad. Därefter kommer tingsrätten emellertid fram till följande: Det första intrycket en iakttagare får är emellertid att lamporna är mycket lika till utseendet. Lamporna har med åklagarens ordval samma formspråk. Det framstår för tingsrätten som uppenbart att någon skapat den lampa som [ ] Olsson medparter tillhandahållit genom att titta på en PH Kotten och efterbilda denna. De tre skåningarna hade ägnat sig åt kopiehandeln i kommersiellt syfte. Slutsatsen blev då självklart att de tre hade begått intrång genom marknadsföringen och försäljningen av den kinesiska kopian. Kommentar Även om rättens slutsats inte går att ifrågasätta, ställer sig BrandNews undrande till vägen fram. Det skydd för brukskonst som upphovsrättslagen erbjuder är ett skydd för formgivningen i sig. Det skyddar varken funktion, idé eller manér, utan formgivningen såsom den framgår i det aktuella fallet. Skyddet är oberoende av storlek, vikt, material och kvalitet; en kopia i bly är lika mycket intrång som en kopia i balsaträ - så länge inte materialvalen leder till att formgivningen uppfattas på helt olika sätt. Även om BrandNews i skrivande stund inte har sett kopiorna, så är det mycket svårt att tänka sig att skillnaden i lyster mellan borstat stål och aluminium skulle skapa en upphovsrättsligt relevant skillnad mellan original och kopia. Straffen När det blev frågan om straff krävs ju grov oaktsamhet eller uppsåt, och de tre hävdade att de inte kan något om design utan bara hade kopierat andras försäljningsargument. Tingsrätten konstaterade att det är möjligt att de tre inte kan något om design, men när de skriver om bl.a. designlampa Kotten, Replika av Poul Henningsen Kotten och att det handlar om en enastående lampa av Henningsen, så löd tingsrättens slutsats att de tre: måste som affärsmän ha läst och förstått innebörden i sina egna annonser. De måste därför ha förstått att de sålde en efterbildning av PH Kotten och att lampan var en designklassiker skapad av en känd formgivare. Mot nu angiven bakgrund framstår det som grovt oaktsamt att tillhandahålla efterbildningen av PH Kotten utan att ta reda på om PH Kotten hade upphovsrättsligt skydd. Alla tre fick villkorlig dom och böter. De två som var med hela vägen fick 60 dagsböter á 110 respektive 130 kronor, och den som hoppade av fick 50 dagsböter á 110 kronor. Mer betungande än böterna blev de tre handlarnas ansvar för sina egna rättegångskostnader. De skall betala mellan och kronor till staten för dessa kostnader. Domen överklagades ej. B Med detta är den här sammanställningen av domar över. Det var ingen genomgång av praxis utan mer aktuella domar, och förhoppningsvis har det skapat en bild av hur skyddet för design ser ut idag. Not. I detta nummer behandlas även en dom om designskydd till en flaska, men själva designskyddet berörs inte alls utan det gäller tullmyndigheternas möjligheter att ingripa. Se mer på sid 17. KRITERIER FÖR SKYDD AV DESIGN DESIGNSKYDD Nytt Särpräglat Utgångspunkt: den kunnige användaren (ej experten) UPPHOVSRÄTTENS BRUKSKONSTSKYDD Originalitet Individualitet 13