1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT Patent- och marknadsdomstolen PROTOKOLL 2016-11-23 Handläggning i Stockholm Aktbilaga 14 Mål nr PMÄ 11040-16 Handläggning i parternas utevaro RÄTTEN Chefsrådmannen Anders Dereborg, rådmannen Jeanette Bäckvall, referent och protokollförare, samt patent- och marknadsfiskalen Sofia Gustafson Dok.Id 1649244 PARTER KLAGANDE Ida Karlbom of Nockeby AB Nockeby Torg 16 167 74 Bromma Ombud: Magnus Daar Advokatfirman Daar Fallberg AB Barnhusgatan 4 111 23 Stockholm MOTPART Kabushiki Kaisha Nikon trading as Nikon Corporation Ombud: Gunilla Hedenquist Zacco Sweden AB Box 5581 114 85 Stockholm SAKEN Upphävande av varumärkesregistering ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Patent- och registreringsverkets beslut den 1 februari 2016 angående det registrerade varumärket UNIKON (nr 524599). Patent- och registreringsverket (PRV) registrerade den 8 maj 2015 varumärket UNIKON för bl.a. regnkläder i klass 25. PRV upphävde, efter invändning, genom det överklagade beslutet registreringen med motiveringen att varumärket var förväxlingsbart med det äldre EU-varumärket NIKON (nr 10415214) som omfattar bl.a. regnkappor i samma klass. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 8307 Rådhuset, 08-561 650 00 08-653 34 44 måndag fredag 104 20 Stockholm Scheelegatan 7 E-post: 08:00-16:00 stockholms.tingsratt.patentmarknad@dom.se www.stockholmstingsratt.se
2 STOCKHOLMS TINGSRÄTT PROTOKOLL PMÄ 11040-16 Patent- och marknadsdomstolen YRKANDEN M.M. Ida Karlbom of Nockeby AB (IKON) har överklagat PRV:s beslut och i Patent- och marknadsdomstolen vidhållit att registreringen av varumärket UNIKON ska bestå. Kabushiki Kaisha Nikon trading as Nikon Corporation (Nikon) har bestritt ändring. GRUNDER IKON har till grund för sin talan hållit fast vid att bolagets varumärke UNIKON inte är förväxlingsbart med det äldre varumärket NIKON. IKON har medgett att varumärket NIKON är välkänt med avseende på kameror och kameratillbehör men bestritt att varumärket har förvärvat utökad känneteckenskraft med avseende på kläder. Bolaget har bestritt att användningen av UNIKON drar otillbörlig fördel av eller utan skälig anledning är till skada för det äldre varumärket. IKON har vidare begärt att Nikons hävningsyrkande ska lämnas utan avseende eftersom Nikons motanförda varumärke är ett figurmärke. IKON har också anfört att Zacco Sweden AB inte är ombud avseende den motanförda registreringen. Nikon har till grund för sin talan hållit fast vid att de motstående varumärkena är förväxlingsbara, att NIKON är ett välkänt varumärke med förstärkt känneteckenskraft och att registreringen av UNIKON därmed skulle dra otillbörlig fördel av och utan skälig anledning vara till skada för särskiljningsförmågan och anseendet hos varumärket NIKON. Nikon har bestritt att den omständigheten att NIKON är registrerat som ett figurmärke har någon betydelse eftersom det ska göras en helhetsbedömning vid prövningen av om förväxlingsrisk föreligger. Nikon har också bestritt att den omständigheten att Zacco Sweden AB inte är registerat som ombud för EU-varumärket har någon betydelse eftersom Zacco Sweden AB är behörig att företräda Nikon i förevarande mål.
3 STOCKHOLMS TINGSRÄTT PROTOKOLL PMÄ 11040-16 Patent- och marknadsdomstolen Parterna har till utveckling av talan anfört bl.a. följande. IKON Nikons varumärkesregistrering i klass 25 framstår som en s.k. defensiv registrering för att förhindra att varumärket UNIKON används för varuslaget kläder i klass 25. Vid en sökning på Google framstår det som att Nikon inte gör någon verklig satsning på sina klädkollektioner. De kläder som finns för tankarna till reklamkläder eller kläder förknippade med entusiasm för Nikons välkända huvudprodukter nämligen kameror och bildhanteringsutrustning. Med anledning av detta torde NIKON ha ett synnerligen inskränkt skyddsområde vad gäller kläder. NIKON torde ha en mycket låg särskiljningsförmåga vad avser klass 25. Varumärket UNIKON har en helt annan karaktär än vad NIKON har. UNIKON är bildat av orden unik och ikon och utgör initialerna i firman Ida Karlbom of Nockeby. UNIKON må ha en viss likhet med NIKON men associeras och uttalas på ett helt annat sätt. UNIKON förknippas snarast med ord som unik, unicorn och unikum. Vidare är uni ett vanligt prefix som betyder ungefär en eller ett. Uni brukar även betraktas som motsatsen till multi. Varumärket UNIKON torde således knappast associeras till NIKON. Att man skulle få uppfattningen att UNIKON skulle stå för u- NIKON i bemärkelsen you NIKON måste anses som långsökt. UNIKON och NIKON uttalas inte likartat och kan inte leda till förväxling. UNIKON uttalas trestavigt (ju-ni-kawn) medan NIKON uttalas tvåstavigt (ni-kon). I UNIKON:s fall leder detta till att den tongivande stavelsen UNI snarast associeras med unicorn vilket torde utesluta förväxling med NIKON. För att kunna avgöra en fonetisk likhet bör uttalet av de båda namnen fastställas. Enligt bolagets till Patent- och marknadsdomstolen ingivna utlåtande från fonetisk expertis, Voxalys AB, finns inga likheter. I och med att UNIKON är ett fantasiord används det i princip alltid
4 STOCKHOLMS TINGSRÄTT PROTOKOLL PMÄ 11040-16 Patent- och marknadsdomstolen tillsammans med ordet rainwear för att skapa mening och förståelse för verksamheten. UNIKON RAINWEAR:s logotyp skiljer sig på alla sätt från varumärket NIKON. Även andra aspekter än varuslags- och märkeslikhet kan spela roll vid bedömningen av förväxling. En aspekt som torde spela roll i detta fall är skillnaden i målgrupper. Nikons klädförsäljning synes rikta sig mot fotografer och primärt mot Nikonentusiaster. UNIKON siktar i sig på en målgrupp med tidlös och klassisk stil som dras till varumärken av hög kvalitet. Dessutom riktar de motstående varumärkena in sig på konsumenter av olika kön. NIKON är förvisso ett starkt varumärke men riktar inte in sig på kläder. De konsumenter som kan tänkas köpa produkter av märket UNIKON är tämligen märkesmedvetna med hänsyn till prisbild och varumärkets image och försäljningskanaler. Genom sin marknadsföring på bl.a. sociala medier framstår UNIKON som ett särpräglat varumärke utan kopplingar till andra företag. Regeln om den bleknande minnesbilden ger konsumenten i regel inte anledning att jämföra varumärken bredvid varandra. Med anledning av att NIKON är ett starkt varumärke torde genomsnittskonsumentens minnesbild av NIKON inte blekna märkbart. För att det ska vara fråga om en otillbörlig fördel krävs att det sökta varumärket försöker placera sig i det kända varumärkets kölvatten för att vinna fördelar. UNIKON är ett varumärke som bygger på ett starkt eget varumärke. Att UNIKON skulle förknippas med NIKON är inte en fördel för UNIKON. En sökning på Google på NIKON ger ingen träff på UNIKON på i vart fall de första fem sidorna och en sökning på motsvarande sätt på UNIKON ger inte heller några träffar på NIKON. Sökningar på UNIKON ger dock ett antal andra träffar på företag som heter Unikon och verkar i Sverige. Det bör ses som en indikation på att IKON inte drar otillbörlig fördel av eller utan skälig anledning är till skada för NIKON.
5 STOCKHOLMS TINGSRÄTT PROTOKOLL PMÄ 11040-16 Patent- och marknadsdomstolen Nikon Så som PRV har konstaterat föreligger det identitet mellan bl.a. varorna regnkappor som EU-varumärket NIKON omfattar i klass 25 och bl.a. de regnkläder som UNIKON avser i samma klass. Nikon bestrider att registreringen avseende NIKON skulle vara av defensiv natur. Påståendet att Nikons kläder skulle vara reklamartiklar är inte heller sant. Nikons kläder håller en hög kvalitet och säljs till marknadspris. Såsom PRV anfört föreligger en hög grad av visuell och fonetisk likhet mellan de motstående märkena då märkesorden endast skiljer sig genom begynnelsebokstaven U i IKON:s varumärke. Vad gäller den visuella likheten har IKON anfört att logotypen UNIKON RAINWEAR skiljer sig från Nikons logotyp på flera sätt. Det är dock inte logotyperna som är föremål för prövning i detta ärende. Eftersom IKON:s varumärke är ett ordmärke finns det inget som hindra IKON från att använda varumärket med kombinerade gemener och versaler exempelvis unikon eller unikon. Det skulle vara onaturligt för omsättningskretsen att dela upp UNIKON i UNI och KON eftersom KON inte har någon relevans i förhållande till kläder. Vad gäller den fonetiska likheten har IKON hänvisat till bl.a. ett utlåtande från Voxalys AB. Enligt detta utlåtande uppvisar märkena enligt Nikons uppfattning, en hög grad av fonetisk likhet. Nikon ifrågasätter inte experternas förmåga att bedöma hur märkena ska uttalas. Bedömning av fonetisk likhet ska dock göras i enlighet med gällande praxis inom varumärkesområdet, ett område som de experter IKON anlitat inte är erfarna inom. Nikon bestrider därför experternas slutsats att märkena är fonetiskt olika. Från ett varumärkesperspektiv är märkena definitivt lika. IKON har anfört att målgruppen för de varor som säljs under varumärket UNIKON skiljer sig från målgruppen för de varor Nikon tillhandahåller. Det är dock inte den specifika målgruppen som varumärket riktar sig till som är relevant för bedömningen
6 STOCKHOLMS TINGSRÄTT PROTOKOLL PMÄ 11040-16 Patent- och marknadsdomstolen av frågan om förväxlingsrisk. Det är i stället den bredare omsättningskretsen man utgår ifrån. För kläder består den relevanta omsättningskretsen av konsumenter i allmänhet. Vid bedömning av förväxlingsrisk måste hänsyn tas till graden av särskiljningsförmåga hos det äldre varumärket. NIKON är ett varumärke med mycket stark särskiljningsförmåga dels eftersom det består av ett unikt fantasiord dels eftersom det är så pass välkänt. Såsom välkänt ska NIKON åtnjuta ett bredare skyddsomfång. Endast en bokstav skiljer UNIKON från NIKON. Nikon vidhåller att bokstaven U ska anses ha svag särskiljningsförmåga i förhållande till aktuella varor. Vid en helhetsbedömning finns det en uppenbar risk att konsumenterna kommer att uppfatta att de kläder och skor som bär varumärket UNIKON kommer från samma företag som de varor som bär varumärket NIKON. IKON har argumenterat att eftersom NIKON är välkänt och omsättningskretsen har ett tydligt minne av märket så kommer de att kunna skilja UNIKON från NIKON och inte förväxla märkena. Denna uppfattning skulle dock tillerkänna välkända märken ett snävare skyddsomfång än andra märken, vilket inte har varit lagstiftarens syfte. Eftersom PRV hävde varumärket UNIKON redan på den grunden att märkena var förväxlingsbara prövades inte frågan om förstärkt känneteckenskraft. Nikon hävdar att NIKON förvärvat en hög grad av särskiljningsförmåga och kännedom i Sverige och att användningen av varumärket UNIKON skulle dra otillbörlig fördel av, och utan skälig anledning vara till skada för den särskiljningsförmåga och det anseende som NIKON åtnjuter. Det finns en hög risk för att särskiljningsförmågan hos NIKON skulle försvagas och urvattnas på så sätt att det inte omedelbart och exklusivt förknippas med Nikons varor. Varumärket NIKON skapades 1946. Nikon har ett brett produktutbud och säljer bl.a. kameror. Produktutbudet omfattar även kläder, däribland regnjackor. Varumärket är ett av världens starkaste varumärken. Varumärket har funnits vara känt av det japanska
7 STOCKHOLMS TINGSRÄTT PROTOKOLL PMÄ 11040-16 Patent- och marknadsdomstolen patentverket och har registerats som välkänt i Ryssland och Turkiet. Domstolar och myndigheter i Taiwan och Filippinerna har funnit att varumärket är välkänt. Nikons produkter har sålts i Sverige sedan 1950-talet. Under perioden den 1 april 2012-31 mars 2013 investerades 2 719 000 kr i marknadsföring på den svenska marknaden. För de två följande åren uppgick kostnaderna till sammanlagt 2 673 000 kr. Nettointäkterna i Sverige uppgick under femårsperioden 2011-2015 till ca 2 350 789 122 kr. Av en marknadsundersökning som genomförts av Icon Added Value 2014 framgår att 50 % av de 409 personer som var tillfrågade kom att tänka på NIKON när de fick frågan vilka kameramärken kommer du att tänka på när du hör ordet kamera. NIKON nämndes före andra varumärken som Canon, Sony, Samsung, Panasonic, Olympus eller Hasselblad. Den förstärkta känneteckenskraften ska därför anses utsträcka sig även till kläder och liknande tillbehör. UNIKON liknar varumärket NIKON åtminstone på så sätt att det skapas en association mellan märkena. Parterna har gett in viss utredning i Patent- och marknadsdomstolen. DOMSTOLENS BEDÖMNING Formella frågor Den omständigheten att det motanförda varumärken NIKON är registrerat i ett visst utförande utgör inte hinder mot prövningen av om det yngre varumärket UNIKON är förväxlingsbart med detta varumärke. Inte heller den omständigheten att Zacco Sweden AB inte är antecknat ombud avseende EU-varumärket NIKON inverkar på handläggningen av förevarande ärende. Förväxlingsrisk Vid den helhetsbedömning som ska göras vid prövningen av om ett yngre varumärke är förväxlingsbart med ett redan registrerat varumärke ska samtliga relevanta
8 STOCKHOLMS TINGSRÄTT PROTOKOLL PMÄ 11040-16 Patent- och marknadsdomstolen omständigheter beaktas innefattande den omständigheten att det äldre varumärket kan ha förvärvat utökad känneteckenskraft. Så som PRV anfört föreligger det identitet mellan de regnkläder som varumärket UNIKON bl.a. avser i klass 25 och de regnkappor som det äldre varumärket NIKON bl.a. omfattar i samma klass. Varumärket UNIKON skiljer sig från det motanförda varumärket NIKON endast såvitt avser den inledande bokstaven U. Märkena företer därför en viss visuell likhet. Med hänsyn till att vokalen U placerats först i det yngre varumärket påverkar den emellertid det visuella intrycket på ett avgörande sätt. För den svenska omsättningskretsen faller det sig naturligt att uttala det yngre märket på svenska och med betoningen på bokstaven U som uttalas med ett långt ljud. Betoningen i det äldre varumärket ligger på den första stavelsen med ett kort i-ljud. Det föreligger därmed en tydlig uttalsskillnad mellan märkesorden. Associationsmässigt kan märkesordet UNIKON föra tankarna till ordet unik medan märkesordet NIKON inte ger upphov till några liknande associationer. Ett varumärke kan tillerkännas ett utökat skydd enligt 2 kap. 8 första stycket 3 varumärkeslagen, om detta varumärke vid tidpunkten för ansökan av ett yngre varumärke var känt inom en betydande del av omsättningskretsen och användningen av det yngre varumärket skulle dra otillbörlig fördel av eller utan skälig anledning vara till skada för det äldre märkets särskiljningsförmåga eller anseende. IKON har medgett att det motanförda varumärket NIKON är känt med avseende på kameror och bildhanteringsutrustning. Domstolen lägger medgivandet till grund för att varumärket förvärvat utökad känneteckenskraft med avseende på nämnda varor. Frågan är om användningen av det yngre märket drar otillbörlig fördel av eller är till skada för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller anseende
9 STOCKHOLMS TINGSRÄTT PROTOKOLL PMÄ 11040-16 Patent- och marknadsdomstolen För att sådan otillbörlig fördel eller skada ska vara för handen krävs bl.a. att omsättningskretsen får uppfattningen att det finns ett samband mellan det äldre kända varumärket och det yngre varumärket även om de inte förväxlar dem. För att fastställa om det finns ett sådant samband ska det göras en helhetsbedömning mot bakgrund av alla relevanta faktorer i det enskilda fallet bl.a. graden av likhet mellan de motstående varumärkena, arten av de varor för vilka det motstående varumärket är registrerat, inbegripet dels hur närliggande eller olika dessa varor är, dels omsättningskretsen, i hur hög grad det äldre varumärket är känt, graden av ursprunglig eller genom användning förvärvad särskiljningsförmåga hos det äldre varumärket och förekomsten av risk för förväxling hos allmänheten (se EU-domstolens dom i mål Adidas, C-408/01, EU:C:2003:582, punkterna 27 31 och Intel Corporation Inc. mot CPM United Kingdom Ltd., C-252/07, EU:C:2008:655, punkterna 40 42). Omsättningskretsen för de motstående varumärkena utgörs av konsumenter i allmänhet. Visserligen kan konsumenter som efterfrågar kameror vid användandet av dessa vara i behov av regnkläder men det föreligger inget naturligt samband mellan varorna på så sätt att de exempelvis utgör komplementvaror. Det finns heller inget samband mellan det sätt på vilka de tillverkas. Varorna tillhandahålls normalt inte på samma försäljningsställen. Eftersom det saknas samband mellan de varor som det äldre varumärket är känt för och de varor som omfattas av det yngre varumärket kan en användning av det yngre varumärket inte i detta fall dra otillbörlig fördel av eller utan skälig anledning vara till skada för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller anseende. Den omständigheten att det äldre varumärket förvärvat utökad känneteckenskraft inverkar därför inte på förväxlingsbedömningen. Med beaktande de ovan nämnda skillnaderna i visuellt, fonetiskt och associationsmässigt avseende föreligger det vid en helhetsbedömning inte någon risk för att konsumenterna i vid köp av regnkläder förväxlar det yngre varumärket UNIKON med det äldre varumärket NIKON. Överklagandet ska därför bifallas.
STOCKHOLMS TINGSRÄTT PROTOKOLL PMÄ 11040-16 Patent- och marknadsdomstolen 10 BESLUT Patent- och marknadsdomstolen upphäver det överklagade beslutet med den följden att registreringen av varumärket UNIKON (nr 524599) ska bestå. Jeanette Bäckvall HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (DV 406 B) Överklagande, ställt till Patent-och marknadsöverdomstolen, ska ha kommit in till Patent- och marknadsdomstolen senast den 14 december 2016. Prövningstillstånd krävs.
Bilaga 1
Bilaga 2 ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE BESLUT I ÄRENDE (prövningstillstånd krävs) DV 406 B PMD 2016-08 Producerat av Domstolsverket Den som vill överklaga Patent- och marknadsdomstolens beslut ska göra detta skriftligen. Skrivelsen ska skickas eller lämnas till Patent- och marknadsdomstolen. Överklagandet prövas av Patent- och marknadsöverdomstolen. Överklagandet ska ha kommit in till Patentoch marknadsdomstolen inom tre veckor från beslutets datum. Sista dagen för överklagande finns angiven på sista sidan i beslutet. För att ett överklagande ska kunna tas upp i Patent- och marknadsöverdomstolen fordras att prövningstillstånd meddelas. Patent- och marknadsöverdomstolen lämnar prövningstillstånd om 1. det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som Patent- och marknadsdomstolen har kommit till, 2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att bedöma riktigheten av det slut som Patent- och marknadsdomstolen har kommit till, 3. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt, eller 4. det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet. Om prövningstillstånd inte meddelas står Patent- och marknadsdomstolens avgörande fast. Det är därför viktigt att det klart och tydligt framgår av överklagandet till Patent- och marknadsöverdomstolen varför klaganden anser att prövningstillstånd bör meddelas. Skrivelsen med överklagande ska innehålla uppgifter om 1. det beslut som överklagas med angivande av Patent- och marknadsdomstolen samt dag och nummer för beslutet, 2. parternas namn och hemvist och om möjligt deras postadresser, yrken, personnummer och telefonnummer, varvid parterna benämns klagande respektive motpart, 3. den ändring av Patent- och marknadsdomstolens beslut som klaganden vill få till stånd, 4. grunderna (skälen) för överklagandet och i vilket avseende skälen för beslutet enligt klagandens mening är oriktiga, 5. de omständigheter som åberopas till stöd för att prövningstillstånd ska meddelas, samt 6. de bevis som åberopas och vad som ska styrkas med varje bevis. Har en omständighet eller ett bevis som åberopas i Patent- och marknadsöverdomstoleninte lagts fram tidigare ska klaganden förklara anledningen till varför omständigheten eller beviset inte åberopats i Patent- och marknadsdomstolen. Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare ska ges in samtidigt med överklagandet. Vill klaganden att det ska hållas ett förnyat förhör eller en förnyad syn på stället, ska han eller hon ange det och skälen till detta. Klaganden ska också ange om han eller hon vill att motparten ska infinna sig personligen vid sammanträde i Patent- och marknadsöverdomtolen. www.domstol.se
Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden eller hans/hennes ombud. Ytterligare upplysningar lämnas av Patent- och marknadsdomstolen. Adress och telefonnummer finns på första sidan av beslutet. Om ni tidigare informerats om att förenklad delgivning kan komma att användas med er i målet/ärendet, kan sådant delgivningssätt också komma att användas med er i högre instanser om någon överklagar avgörandet dit. www.domstol.se