PATENTBESVÄRSRÄTTEN YTTRANDE AD nr 15-009 2015-03-11 Till regeringen Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor Promemorian Patent och marknadsdomstol; kompletterande överväganden Ju2015/841/DOM Patentbesvärsrätten (PBR) välkomnar de kompletterande överväganden och förslag till ändringar som behandlas i den remitterade promemorian. Det återstår emellertid vissa frågor som enligt PBR:s mening bör föranleda justering av lagtexten eller i vart fall klargöras i författningskommentaren eller på annat lämpligt ställe i propositionen. Härutöver tar PBR upp frågan om teknisk kompetens i Patent- och marknadsöverdomstolen, en terminologisk fråga samt ett par frågor som har behandlats i tidigare remissyttrande (Ju2014/129/DOM) till ytterligare belysning. Patent- och marknadsdomstolens sammansättning i patentärenden PBR delar uppfattningen att sammansättningsreglerna bör möjliggöra att de patenträttsliga ärendena avgörs med den sammansättning som framstår som mest lämplig i varje enskilt fall. PBR anser emellertid att det finns anledning att än en gång understryka vikten av den tekniska ordinarie domarens patenträttsliga kunnande och erfarenhet från detta rättsområde. Postadress Besöksadress Telefon Fax Org.nr Box 24160 Karlavägen 108 08-450 39 00 08-783 76 37 202100-3971 104 51 STOCKHOLM
2 Som PBR anfört i sitt tidigare remissyttrande har de tekniskt kunniga patenträttsråden i PBR en djupgående insikt i patenträtten och en bred erfarenhet av närliggande lagstiftning. I linje med det som PBR anförde i denna fråga understryks i den remitterade promemorian (s. 91) att de tekniska ledamöternas deltagande är av avgörande betydelse för att de patenträttsliga målen och ärendena ska kunna handläggas på ett kompetent och effektivt sätt. Det anförs att tekniker med patenträttsligt kunnande spelar en betydande roll inte bara vad gäller bedömningen av de tekniska frågor som förekommer i målen och ärendena utan även vid bedömningen av uppfinningshöjd och tolkning av patentkrav samt för att förstå och tillämpa den praxis som har utvecklats i det europeiska patentverket. För att tillförsäkra att detta särskilda kunnande tillförs patentärendena samt för att det grundläggande behovet av deltagande av tekniska ledamöter i dessa ärenden ska speglas i bestämmelsens ordalydelse bör 4 kap. 5 första stycket lag om patent- och marknadsdomstolar formuleras på sådant sätt att det föreskrivs en presumtion för deltagande av två tekniska ledamöter vid avgöranden med tre ledamöter. En sådan sammansättning ska vara huvudregeln vid avgörande av ärenden som överklagas från Patent- och registreringsverket (PRV). Beroende på ärendets beskaffenhet kan rätten vidare, som framgår av förslaget, bestå av två lagfarna domare och en teknisk ledamot. En sådan sammansättning kan vara lämpligt i fall där behovet av teknisk sakkunskap inte är så framträdande eftersom den tekniska aspekten i ärendet är relativt sett av mindre betydelse. Detta kan vara fallet exempelvis vid vissa prövningar enligt 72 patentlagen och i vissa ärenden om tilläggsskydd. En sammansättning med tre lagfarna domare kan, såsom anförs i promemorian, förekomma i fall där det inte finns behov av teknisk sakkunskap (se nedan). PBR delar uppfattningen att ärenden om pantsättning av patent och patentansökningar kan vara ett exempel på ett sådant fall. Den föreslagna utökade sammansättningen i vilken två lagfarna domare och två tekniska ledamöter ingår kan, såsom anförts i promemorian, lämpa sig för ärenden där bättre rätt görs gällande. Det kan också finnas skäl till sådan sammansättning vid vissa tilläggsskyddsärenden samt i ärenden där mycket och om-
3 fattande bevisupptagning förekommer. Enligt PBR:s erfarenhet är ärenden om återställande av rättighet enligt 72 patentlagen normalt inte sådana att de kommer att nödvändiggöra ett avgörande med utökad sammansättning. Att fyra ledamöter vid vissa tillfällen har deltagit vid sådana prövningar i PBR beror på utformningen av PBR:s sammansättningsregler. Vid tillämpning av bestämmelsen i 4 kap. 5 andra stycket lag om patent- och marknadsdomstolar kan, enligt PBR:s uppfattning, sammansättningen där en lagfaren domare och en teknisk ledamot ingår komma i fråga i sådana ärenden där huvudregeln med två tekniska ledamöter och en lagfaren domare skulle tillämpats men där frågan är av enklare karaktär. En sådan sammansättning kan till exempel vara tillräcklig vid avgörande av enklare prövningar enligt 72 patentlagen. En förutsättning för att rätten ska få bestå enbart av lagfarna domare i patentärenden är att det inte finns något behov av tekniskt sakkunskap. PBR utvecklar frågan om teknisk sakkunskap i ett särskilt avsnitt, se nedan. I fall där behov av spetskompetens inom ett visst ämnesområde föreligger ska alltid två tekniska ledamöter ingå i rätten varav en ledamot ska besitta såväl teknisk som patenträttslig kunskap och erfarenhet. Vissa frågor angående tekniska ledamöter I lagförslaget används benämningen "tekniska ledamöter" som ska innefatta både patentråden och de tekniska experterna. De sistnämnda har djup kunskap i naturvetenskapliga och tekniska ämnen men kan många gånger ha begränsad eller helt sakna erfarenhet av patenträttsliga bedömningar. Ordningen vid sammansättning av rätten i enskilda fall där huvudregeln tillämpas, dvs. där två tekniska ledamöter ingår, bör med hänsyn till det ovanstående vara att patentråd ingår i rätten som tekniska ledamöter och att tekniska experter förordnas först då det finns behov antingen av spetskompetens inom ett visst ämnesområde eller om det uppstår en vakans för ett patentråd. Om den sistnämnda situationen uppstår bör domstolarna, i första hand, förordna tekniska experter med motsvarande kompetens och erfarenhet som patentråden. Det framstår då som mest lämpligt att förordna ett tekniskt kunnigt f.d. patent-
4 rättsråd eller f.d. patentråd eller annan expert med både patenträttslig och teknisk erfarenhet. Innebörden av begreppet teknisk sakkunskap Enligt PBR:s mening finns det behov av ett klargörande uttalande om vad som avses med teknisk sakkunskap eftersom ett sådant uttalande gör det lättare att tillämpa sammansättningsregeln i 4 kap. 5. Som PBR anfört ligger den tekniskt kunniga domarens styrka i förmågan att förena patenträtten och tekniken. Behovet av teknisk sakkunskap i den föreslagna lagtexten bör därför i första hand anses omfatta kompetensen i såväl patenträttsliga som tekniska frågor vilken patentråden och andra tekniska experter bör besitta. PBR anser vidare att det finns skäl att förtydliga i vilka fall det ska anses föreligga behov av teknisk sakkunskap. Enligt PBR:s mening bör ett sådant behov anses föreligga i varje fall där en teknisk fråga aktualiseras, oavsett frågans komplexitet eller svårighetsgrad. PBR vill i övrigt uppmärksamma att det i promemorian anförs (s. 77) att en förutsättning för att ett ärende ska kunna avgöras av enbart lagfarna domare bör vara att det saknas behov av särskild teknisk sakkunskap (PBR:s kursivering). Denna kvalificering förekommer dock inte på andra ställen i promemorian (jfr bl.a. s. 78 andra stycket). Teknisk kompetens i Patent- och marknadsöverdomstolen Vad gäller den tekniska kompetensen i Patent- och marknadsöverdomstolen har synpunkter framförts med innebörden att det till följd av minskande tillströmning av patentmål och patentärenden skulle bli svårt att på sikt upprätthålla den tänkta bemanningen om två fast anställda patentråd. Huruvida detta blir en realitet eller inte beror bl.a. på hur reformen med det enhetliga europeiska patentet och den Enhetliga europeiska patentdomstolen faller ut. Frågan är emellertid befogad och bör följas noga, t.ex. genom att reformen utvärderas efter en lämplig tid. I problemet kan emellertid också ligga en lösning genom att de tekniska ledamöter som ska knytas till den regionala avdelningen av den Enhetliga europeiska patentdomstolen skulle kunna användas som resurs även för Patent- och marknadsöverdomstolen.
5 Om användningen av begreppet registrering i frågor hänförliga till patenträttsliga ärenden I förslaget till 3 kap. 3 används begreppet invändning mot registrering enligt patentlagen. Med detta avses, såsom PBR har uppfattat förslaget, en invändning mot ett meddelat patent (jfr 24 patentlagen ). PBR vill här påpeka att begreppet registrering förekommer i patentlagen enbart beträffande panträtt till patent eller patentansökan (se 95 patentlagen). Den formulering som föreslås i 3 kap. 3 kan därför bli missvisande om bestämmelsens tillämpningsområde. I promemorian förekommer också begreppen registrering av patent (s. 97), beslut om registrering (s. 75) och patenträttsliga registreringsärenden (s. 76, 90 och 93). De begrepp som patentlagen använder i motsvarande hänseenden är att patent beviljas (1 patentlagen) respektive meddelas (bl.a. 2, 19 och 20 patentlagen). Ett meddelat patent ska vidare, enligt 20 andra stycket patentlagen, antecknas i patentregistret som förs av patentmyndigheten. I detta avseende skiljer sig patentlagen från den terminologi som används i varumärkeslagen respektive mönsterskyddslagen där begreppet registrering används i samband med själva förvärvet av ensamrätten (se exempelvis 1 kap. 6 varumärkeslagen och 1 a mönsterskyddslagen). Möjligheten att i patentärenden pröva en av invändaren återkallad talan Vad gäller regeln i 26 första stycket sista meningen patentlagen har PBR i sitt huvudremissvar (avsnitt 8) relativt utförligt redogjort för sin ståndpunkt. Nedanstående exempel illustrerar ett fall där regeln kan motiveras av ett klart allmänintresse. Ett patent beviljas av PRV. Detta möts av en invändning hos PRV som trots invändningen upprätthåller patentet. Invändaren klagar till PBR och vidhåller invändningen. Patenthavaren bestrider yrkandet och vill ha sitt patent kvar. Under målets gång hos PBR händer två saker. Dels åberopar invändaren ett tidigare okänt dokument som klart visar att uppfinningen inte var ny när ansökan gjordes, dels köper patenthavarbolaget invändarbolaget som blir ett dotterbolag. Invändarbolaget återkallar därefter sin invändning och sin talan i
6 PBR. Med nuvarande regler får PBR pröva invändningen ändå och skulle finna att uppfinningen inte är ny och att patentet ska upphävas. Med de föreslagna reglerna saknar Patent- och marknadsdomtolen den möjligheten och måste skriva av ärendet varför ett uppenbart oriktigt patent består. En utomstående tredje man som hindras i sin näringsutövning av det oriktigt beviljade patentet skulle behöva inleda en separat ogiltighetstalan mot patenthavaren för att undanröja detsamma. Och detta skulle dessutom behöva ske vid samma domstol där bristen från början hade kunnat repareras. PBR vill inte påstå att regeln tillämpas ofta, det sker mindre än en gång per år. Senaste gången var i mars 2013 (PBR:s mål 09-023). Det är sådana ganska klara och tydliga fall som avses bli infångade när PBR, om det finns särskilda skäl, kan pröva en invändning även sedan talan har återkallats. Som PBR redan anfört i sitt huvudremissyttrande tillämpas regeln restriktivt, vilket också betonas i lagregelns förarbeten, se prop. 1966:40 s. 131 ff. Att sådana situationer där regeln måste tillämpas uppkommer så sällan gör att de problem som onekligen kan uppstå när tvistemål och invändningsärenden kumuleras inte i praktiken är av den art att de bör hindra att regeln kvarstår. PBR har mot den bakgrunden svårt att inse värdet av att utmönstra regeln i samband med domstolsreformen. PBR vill således avstyrka förslaget. Patent- och registreringsverkets partsställning i Patent- och marknadsdomstolen i överklagade ärenden där två motstående enskilda parter har funnits i verkets prövning En fråga som till viss del hänger samman med officialprövning i patentärendena är PRV:s partsställning i de till Patent-och marknadsdomstolen överklagade ärendena med två mot varandra stående enskilda parter, alltså i första hand ärenden om invändning mot ett meddelat patent eller registrerat varumärke eller mönster. Frågan är behandlad av PBR i sitt huvudremissyttrande (avsnitt 9). Om den ovan berörda officialprövningsbestämmelsen i 26 patentlagen och motsvarande bestämmelser avseende varumärken och mönsterskydd upphävs, blir motiven för PRV:s partsställning i tvåpartsärendena än svagare. Men till skillnad från de i föregående avsnitt berörda situationerna som bara avser patentprocessen kommer problemen med PRV:s ställning som tredje part i tvåpartsärenden bli mycket mer frekventa och kommer att komplicera kumula-
7 tionsförfarandet. PBR vill därför påminna om sitt tidigare framförda förslag att uttryckligen undanta tvåpartsärendena från huvudregeln i 11 ärendelagen. Detta yttrande har beslutats av Patentbesvärsrättens ordförande, patenträttsrådet Peter Strömberg. I ärendets slutliga handläggning har patenträttsrådet Stefan Svahn och hovrättsassessorn Felisa Krzyzanski, referent, deltagit. Härutöver har samråd skett med alla anställda. Peter Strömberg Felisa Krzyzanski