BESLUT 2004-08-06 Ärendenr 57 Sökande Tre-Mag Sweden AB, 556205-4303, Box 1001, 121 23 Johanneshov Motpart Mikkel H Ombud: advokaten Magnus F, Malmö Börshus, 211 20 Malmö Saken Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet ix.se --------- Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande Beslut Tre-Mag Sweden AB:s yrkande om överföring av domännamnet ix.se avslås. --------- Postadress Besöksadress Telefon Telefax Hemsida II-Stiftelsen Box 7399 103 91 STOCKHOLM Sehlstedtsgatan 9 08-662 54 40 08-662 54 50 08-662 54 54 www.iis.se E-post: atf@iis.se
2 Bakgrund Tre-Mag Sweden AB (Tre-Mag) bedriver bl.a. förlagsverksamhet i vilken bolaget ger ut erotiska tidskrifter. Vidare driver Tre-Mag på webbplatsen www.ix.nu en s.k. kontaktportal med erotiskt innehåll, där bolaget bl.a. upplåter utrymme för kontaktannonsering och skriftlig kommunikation över Internet (s.k. chatt). H är efter förvärv från Softsystems Malmö AB sedan den 23 april 2004 innehavare av domännamnsregistreringen ix.se och driver på webbplatsen www.ix.se en kontaktportal där det finns bl.a. en s.k. chatt-funktion. Yrkanden Tre-Mag har yrkat att domännamnsregistreringen ix.se skall överföras till bolaget. H har bestritt yrkandet. Parterna har anfört Grunder Tre-Mag har till grund för sitt yrkande åberopat, att domännamnet ix.se är förväxlingsbart likt bolagets varumärken ix och ix.nu samt har gjort gällande att märkena är inarbetade för erotiska tjänster på Internet, särskilt avseende kontaktannonser och chatt-tjäst. Vidare har Tre-Mag åberopat att H använt domännamnet ix.se i ond tro och att denne inte har någon rätt till eller befogat intresse av domännamnet. H har, som det får förstås, vitsordat att domännamnet ix.se är förväxlingsbart likt varumärkena ix och ix.nu, men bestritt att Tre-Mag inarbetat dessa varumärken. Vidare har H bestritt såväl att han skulle ha använt ix.se i ond tro som att han skulle sakna rätt till eller befogat intresse av domännamnet.
3 Utveckling av talan Med hänsyn till bedömningen i ärendet redovisas här vad parterna anfört till utveckling av sin talan i fråga om inarbetning. Tre-Mag Tre-Mag förvärvade år 2000 domännamnet ix.nu och har sedan dess utvecklat webbplatsen www.ix.nu till en svensk kontaktportal med erotiskt innehåll. Under portalen tillhandahåller bolaget möjligheter till bl.a. kontaktannonsering och chatt för medlemmar. Portalen har för närvarande (i juli 2004) mer än 110 000 medlemmar, vilket framgår av den medlemsförteckning som finns tillgänglig på webbplatsen. Till detta kommer att ungefär lika många använder portalen i egenskap av s.k. gästanvändare. Bolagets kontaktportal är därmed förmodligen den största portalen i sitt slag i Sverige. Webbplatsen riktar sig till en svensk publik och det kan förutsättas att antalet medlemmar och gästanvändare med utländsk hemvist är högst begränsat. Sammantaget har Tre-Mag investerat flera miljoner kronor i webbplatsen, bl.a. i marknadsföring. Bolaget har t.ex. sedan september 2002 varje månad haft en helsidesannons i den egna tidskriften Aktuell Rapport som har en upplaga om ca 45 000 exemplar varje månad. Vidare har bolaget med jämna mellanrum annonserat i de egna tidskrifterna Blixtkontakt och Cats. Sedan år 2001 har bolaget också annonserat på Internet, bl.a. på www.spray.se och på www.free6.com. Kostnaderna för reklam på spray.se har uppgått till 500 000 kr per år och kostnaderna för reklam på free6.com till sammanlagt ca tre milj. kr. Under januari och februari 2004 uppgick Tre-Mags intäkter av betaltjänster på webbplatsen förmedlade genom Telia, Tele 2 och Vodafone till sammanlagt 147 787 kr respektive 146 819 kr (inkl. moms). Den omsättningskrets som Tre-Mag vänder sig till med sina varumärken ix och ix.nu består av dem som i Sverige är verksamma i branschen och dem som normalt kan tänkas använda sådana kontakt- och chatt-tjänster som bolaget tillhandahåller under märkena. Det är svårt att fastslå hur många som i Sverige kan tänkas använda
dessa tjänster, men enligt Tre-Mags mening rör det sig om 4
5 ett antal hundratusen personer. Denna krets är betydligt mindre än den krets bestående av alla som någon gång porrsurfar, eftersom många som surfar endast är intresserade av att titta på bilder. Tre-Mags varumärken ix och ix.nu har genom bolagets verksamhet och marknadsföring nått en mycket stor spridning inom omsättningskretsen. Det bekräftas också vid sökning genom den ledande sökmotorn Google : Vid en sökning på www.ix.nu den 1 juli 2004 erhölls ca 1 360 adresser, varav det stora flertalet var andra svenska erotiska tjänster som länkar till ix.nu. Det råder inte någon tvekan om att varumärkena ix och ix.nu inom en betydande del av omsättningskretsen är kända för erotiska tjänster på Internet, särskilt avseende kontaktannonser och chatt. H H driver på sin webbplats www.ix.se en icke-kommersiell portal som inte innehåller någon reklam. Portalen vänder sig till Internetanvändare över 18 år med olika intressen och inriktning samt erbjuder bl.a. möjligheter till chatt för medlemmar. Det är möjligt för medlemmar att lägga upp bilder och texter av erotisk natur och att knyta sexuella kontakter. På webbplatsen förekommer dock inget sådant kommersiellt pornografiskt material som tillhandahålls på Tre-Mags portal. Inte heller finns det några länkar till andra pornografiska s.k. sajter, vilket finns på Tre-Mags webbplats. H bestrider att den kontaktportal som Tre-Mag driver på webbplatsen www.ix.nu har så många medlemmar som bolaget påstår. På grundval av den s.k. medlemsförteckningen är det inte möjligt att fastslå att noteringarna på förteckningen avser så många individuella medlemmar. Det är t.ex. inte styrkt de medlemmar som finns upptagna enbart härrör från besökare på den aktuella sajten. Det går inte heller att fastslå att förteckningen enbart omfattar individer som registrerat sig endast en gång eller att den enbart omfattar användare på den svenska marknaden. H bestrider vidare att Tre-Mag haft de intäkter och de marknadsföringskostnader som bolaget påstår.
6
7 Omsättningskretsen för de tjänster som Tre-Mag tillhandahåller under varumärkena ix och ix.nu består av dem som befattar sig med tjänsterna och de slutliga förbrukarna av tjänsterna. Den portal där tjänsterna tillhandahålls står öppen för alla och omsättningskretsen utgörs därför av hela den surfande allmänheten. I Sverige har ca 4,4 milj. personer tillgång till Internet och av dessa är det fler än 800 000 som porrsurfar. Även om Tre-Mags portal skulle omfatta så många medlemmar som bolaget påstår utgör de endast en mycket ringa del av dem som surfar. Varken uppgifterna om antalet medlemmar eller övriga uppgifter styrker att varumärkena ix eller ix.nu är inarbetade. Bevisning Tre-Mag har såvitt avser frågan om inarbetning åberopat bl.a. en förteckning med uppgifter om antalet s.k. medlemmar i den kontaktportal som bolaget driver på webbplatsen www.ix.nu och kopior av s.k. utbetalningsinformation från teleoperatörer samt annonser i vilka bolagets kännetecken använts. Tvistlösarens skäl Ett domännamn får enligt punkten 18 c) i de allmänna villkoren för registrering av domännamn under toppdomänen.se överföras till den som begärt ett tvistlösningsförfarande, om domännamnet är identiskt eller förväxlingsbart med bl.a. ett varukännetecken eller ett näringskännetecken till vilket den som påkallat tvistlösningen kan visa rätt, och innehavaren av domännamnet inte har någon rätt till eller berättigat intresse av domännamnet och namnet registrerats eller använts i ond tro. Det är ostridigt mellan parterna att det omtvistade domännamnet ix.se är förväxlingsbart likt kännetecknen ix och ix.nu. Den första fråga som då skall prövas är om Tre-Mag har en sådan rätt till kännetecknen ix och ix.nu som avses i de allmänna villkoren. Tre-Mag har åberopat att bolaget här i landet inarbetat kännetecknen som varumärken för erotiska tjänster på Internet, särskilt avseende kontaktannonser och chatt-tjänst. H har bestritt att Tre-Mag på grund av inarbetning har en sådan rätt till kännetecknen ix och ix.nu.
8
9 Ett varumärke skall enligt 2 tredje stycket varumärkeslagen (1960:644), VmL, anses inarbetat om det här i landet inom en betydande del av den krets till vilken det riktar sig är känt som beteckning för de varor eller tjänster som tillhandahålls under kännetecknet. Att ett varukännetecken är inarbetat innebär med andra ord att det faktiskt fungerar som ett kännetecken för de varor eller tjänster som det avser. Det innebär därmed också att märket kan särskilja de varor eller tjänster som tillhandahålls i en näringsverksamhet från varor och tjänster som tillhandahålls i en annan. Av det anförda följer, att en förutsättning för att ett varumärke skall förvärva ett skydd på grund av inarbetning är att märket har särskiljningsförmåga. Att ett varumärke har särskiljningsförmåga är enligt 13 första stycket första meningen VmL också en förutsättning för att märket skall kunna förvärva ett skydd genom registrering. Vid bedömande av om ett varumärke har för registrering erforderlig särskiljningsförmåga skall enligt bestämmelserna i det nyssnämnda stycket hänsyn tas till alla omständigheter och särskilt till den omfattning och den tid märket varit i bruk. Även ett varumärke som i sig är beskrivande för de varor eller tjänster som det avser kan alltså förvärva särskiljningsförmåga genom användning. En naturlig utgångspunkt är att det bör ställas samma krav på särskiljningsförmåga vid inarbetning som vid registrering, jfr SOU 2001:26 s. 234. Bestämmelserna om förvärv av särskiljningsförmåga i 13 VmL bygger på artikel 3.3 i Rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EG:s varumärkesdirektiv). Dessa bestämmelser skall följaktligen tolkas i ljuset av EG:s varumärkesdirektiv och närmare bestämt på det sätt som EG-domstolen anvisat i främst sina s.k. förhandsavgöranden. EG-domstolen har i sin dom den 4 maj 1999 i de förenade målen C-108--109/97 (Chiemsee-fallet) yttrat sig över hur artikel 3.3 i EG:s varumärkesdirektiv skall tolkas med avseende på geografiska namn. Domstolen har därvid bl.a. redogjort för vilka omständigheter som kan beaktas vid bedömning av om ett geografiskt namn genom användning som varumärke förvärvat särskiljningsförmåga. Domstolen har senare bekräftat att dessa omständligheter är relevanta också vid bedömning av särskiljningsförmågan hos andra varumärken än sådana som består av geografiska namn, se bl.a.
10 domstolens domar den 22 juni 1999 i mål C-342/97 (Lloyd-fallet) och den 6 maj 2003 i mål C-104/01 (Libertel Groep-fallet). Prövningen skall enligt EG-domstolen grundas på en helhetsbedömning av de omständigheter som kan visa att varumärket i fråga fungerar som ett individualiseringsmedel (Chiemsee-fallet punkt 49 och Libertel Groep-fallet punkt 23). Hänsyn kan tas till bl.a. den marknadsandel som varumärket innehar, hur ofta, hur länge och på hur stort geografiskt område varumärket har brukats, hur stora investeringar som har gjorts för att saluföra det, den andel av omsättningskretsen som tack vare varumärket kan ange att varan kommer från ett visst företag samt yttranden från handelskammare och andra yrkessammanslutningar (Chiemsee-fallet 51 och Lloyd-fallet 23). Om omsättningskretsen eller åtminstone en betydande del av denna krets uppfattar varumärket som ett kännetecken för de varor som märket avser skall kravet på särskiljningsförmåga enligt EG-domstolen under alla förhållanden anses uppfyllt (Chiemseefallet 52). Kravet på särskiljningsförmåga kan dock enligt domstolen inte bedömas enbart med utgångspunkt i abstrakta fakta såsom bestämda procentsatser (Chiemsee-fallet 52 och Lloyd-fallet 24). I anslutning härtill har domstolen förklarat att gemenskapsrätten inte utgör hinder för att marknadsundersökningar används för att bedöma om ett varumärke förvärvat erforderlig särskiljningsförmåga (Chiemsee-fallet 53). Omsättningskretsen skall enligt EG-domstolens hittillsvarande praxis anses bestå av samtliga konsumenter om det inte finns omständigheter som föranleder något annat (Libertel Groepfallet punkt 46 och Lloyd-fallet punkt 26). Och när omsättningskretsen består av genomsnittskonsumenter skall dessa anses vara normalt informerade samt skäligen uppmärksamma och upplysta. I fall där omsättningskretsen inte kan anses omfatta samtliga konsumenter bör den i enlighet med fast svensk praxis anses bestå av dem som i något skede av distributionen tar befattning med en vara eller tjänst och dem som kan komma att utgöra slutliga förbrukare av varorna eller tjänsterna, jfr SOU 1958:10 s. 222. Med hänsyn till att de tjänster som Tre-Mag tillhandahåller under sina kännetecken har en inriktning på erotik kan omsättningskretsen inte anses bestå av samtliga konsumenter. En utgångspunkt för bedömningen av omsättningskretsen är därför att den i enlighet med svensk
11 praxis får anses bestå av dem som i något skede av distributionen tar befattning med en vara eller tjänst och dem som kan komma att utgöra slutliga förbrukare av varorna eller tjänsterna. Tre-Mag har dock inte förebringat någon närmare utredning om vilka som tar befattning med eller använder tjänster av det slag som bolaget tillhandahåller. Av de allmänna principerna om bevisbörda följer att den osäkerhet som i detta hänseende vidlåder utredningen får gå ut över Tre-Mag. Av utredningen i ärendet framgår, att Tre-Mag sedan år 2001 använt beteckningarna ix och ix.nu för erotiska tjänster på Internet. Vidare framgår, att ett tämligen stort antal personer utnyttjar de tjänster som Tre-Mag tillhandahåller på sin webbplats www.ix.nu. Mot Hs bestridande har dock Tre-Mag inte visat att vare sig antalet s.k. medlemmar eller s.k. gästanvändare är så stort som bolaget påstått. Inte heller har Tre-Mag mot Hs bestridande visat exempelvis att bolaget gjort sådana investeringar i bl.a. marknadsföring som det påstått. Vid dessa förhållanden och då Tre-Mag inte förebringat någon särskild utredning angående kännedomen om ix och ix.nu är det inte visat att beteckningarna kommit att uppfattas som kännetecken för de tjänster de avser. Redan på grund av det anförda skall Tre-Mags yrkande om överföring av domännamnet ix.se avslås. På Stiftelsens för InternetInfrastruktur vägnar Per Carlson