Särskiljningsförmåga hos geografiska namn

LIU-IEI-FIL-A--14-01688--SE Särskiljningsförmåga hos geografiska namn - En varumärkesrättslig studie Distinctive Character of Geographical Names - A legal study in trademark law Sara Wahlberg HT 2013 VT 2014 Handledare: Åsa Hellstadius Masteruppsats, Affärsjuridiska programmet med Europainriktning Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling (IEI)

Sammanfattning Enligt grundregeln i 1:5 2 st. 1 p. varumärkeslagen (2010:1877) (VML) är varukännetecken som endast består av tecken eller benämningar som visar en varas eller tjänsts geografiska ursprung inte särskiljande och uppfyller därmed inte kraven för att kunna varumärkesregistreras. Ett varumärke får heller inte registreras om det är ägnat att vilseleda allmänheten i fråga om varans eller tjänstens geografiska ursprung, 2:7 1 st. VML. Dessa två hindrande faktorer har genomsyrat den länge strikta bedömningen av geografiska namns särskiljningsförmåga som genom praxis de senaste åren lättats upp. Det råder dock alltjämt osäkerhet för i vilka fall ett varumärke innehållande ett geografiskt namn uppfyller kraven för registrering. Varumärkesrätten har under de senaste åren genomgått en stor förändring. Tidigare krävdes starka bevis på flerårig inarbetning för att kunna erhålla ensamrätt till varumärke innehållande geografiska namn alternativt att känneteckensinnehavaren använde sig av namn på exempelvis berg eller floder som knappast kunde utgöra ett geografiskt ursprung för en vara eller tjänst. Det starka frihållningsbehovet med tanken att geografiska namn ska kunna användas fritt av alla har dragits tillbaka något, till förmån för möjligheten att registrera varumärken och därmed erhålla ensamrätt till vissa beteckningar. Den ensamrätt som erhålls vid registrering av ett beskrivande ord såsom ett geografiskt namn är dock begränsad, eftersom vissa beskrivande begrepp såsom geografiska namn ska kunna brukas av alla. Konflikten mellan varumärkesintrång och användande av delar av annans varumärke i enlighet med god affärssed är därför något svårdefinierad. Från att i princip endast vara möjligt att få registrering genom inarbetning eller vid användning av mycket okända geografiska namn eller osannolika ursprungsangivelser fäster man idag stor vikt vid bedömningen av om det finns ett samband mellan varumärkets berörda varor eller tjänster och den geografiska platsen. Det görs också en helhetsbedömning för att avgöra märkets särskiljningsförmåga. 2

Innehållsförteckning Sammanfattning Förkortningar 1. Inledning 6 1.1 Problembakgrund 6 1.2 Problemformulering 7 1.3 Syfte 7 1.4 Avgränsning 8 1.5 Metod 8 1.6 Disposition 9 2. Terminologin kring geografiska namn och känneteckensrätt 10 2.1 Geografiska namn 10 2.2 Kollektivmärken 10 2.3 Geografisk ursprungsbeteckning och geografisk beteckning 10 2.3.1 Skyddad geografisk ursprungsbeteckning (SUB) 11 2.3.2 Skyddad geografisk beteckning (SGB) 11 3. Rättskällor 12 3.1 Svensk rätt 12 3.2 EU- rätt 12 3.3 Internationell varumärkesrätt 13 4. Varumärkesrätten 15 4.1 Inledning 15 4.2 Varumärkets funktion 15 4.3 Olika typer av varumärken 16 4.4 Särskiljningsförmåga 16 4.4.1 Frihållningsbehovet och deskriptiva ord 17 4.4.2 Disclaimers 19 5. Hur förvärvas varumärkesskydd? 20 5.1 Inledning 20 5.2 Registrering av gemenskapsvarumärke 20 5.3 Registrering av internationellt varumärke 21 5.4 Registrering av nationellt svenskt varumärke 21 5.5 Inarbetning 22 5.5.1 När är en vara tillräckligt inarbetad? 23 5.6 Registreringshinder 25 6. Geografiska namn 26 6.1 Inledning 26 6.2 Ensamrätten till varumärken innehållande geografiska namn 27 6.3 Historiken kring geografiska namn 28 6.4 Vilseledande geografiska namn 30 7. Praxis inom området 32 7.1 EU- domstolen 32 7.1.1 WINDSURFING CHIEMSEE 32 7.2 Tribunalen (tidigare Förstainstansrätten) 35 7.3 Svenska domstolar 38 7.3.1 Inledande kommentarer 38 7.3.2 Praxis innan NACKA FORUM 38 7.3.3 NACKA FORUM- målet - en vändning i svensk praxis? 42 7.3.4 Köpcentrumsmålen 43 2 5 3

7.3.5 Transport- och turismrelaterade mål 44 7.3.6 Övriga varor 46 7.3.7 Övriga tjänster 48 7.3.8 MARSTRANDSJULLEN 49 7.3.9 Dagens läge 50 8. Analys 51 8.1 Inledning 51 8.2 Utvecklingen inom området - från strikt rättstillämpning till vidare möjligheter 52 8.3 Analys av rättspraxis 52 8.3.1 Huvudpunkterna i förhandsavgörandet från WINDSURFING CHIEMSEE 53 8.3.2 Svensk praxis 53 8.3.3 Avsaknaden av särskiljningsförmåga hos MALMÖ AIRPORT och ÖRESUNDSTÅG 55 8.3.4 När kom vändpunkten? 56 8.4 Prövning av varumärket 57 8.5 Från geografisk beteckning till generisk beteckning 59 8.6 Den geografiska platsens koppling till varan eller tjänsten 59 8.7 Begränsad ensamrätt 60 8.8 Allmänna konsekvenser vid registrering av geografiska namn 61 8.9 Avslutande kommentarer och framtida utveckling 61 9. Slutsats 63 Käll- och litteraturförteckning Rättsfallsförteckning 65 67 4

Förkortningar BK EU EUD EUVmF FEUF HFD MFL NIR OHIM PBR PK Prop. PRV RÅ SGB SUB SOU TLT TRIPS VmD VML WIPO WTO Bernkonventionen Europeiska unionen EU- domstolen Rådets förordning (EG) nr 297/2009 om gemenskapsvarumärken Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt Högsta förvaltningsdomstolen (tidigare Regeringsrätten) Marknadsföringslag (2008:486) Nordiskt Immateriellt Rättsskydd The Office of Harmonisation for the Internal Market Patentbesvärsrätten Pariskonventionen Regeringens proposition Patent- och registreringsverket Regeringsrättens Årsbok (numera HFD) Skyddad geografisk beteckning Skyddad ursprungsbeteckning Statens offentliga utredningar Trademark Law Treaty Agreement on Trade- Related Aspects of Intellectual Property Rights Europaparlamentets och Rådets direktiv 2008/95/EG om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar Varumärkeslag (2010:1877) World Intellectual Property Organization World Trade Organization

1. Inledning 1.1 Problembakgrund Ett starkt varumärke kan vara en av de viktigaste faktorerna som bidrar till en produkts ekonomiska lönsamhet. Ett välkänt varumärke är något som kan ge en näringsidkare gott renommé och därmed också gynna hela verksamheten. Att på förhand känna till vilka kraven är för att få registrera ett varumärke och vilka möjligheter det på så vis finns till att förvärva en eftersträvansvärd ensamrätt till sitt varumärke är något som för en näringsidkare kan vara av stor vikt för att uppnå en lyckad lansering av en ny produkt. Det grundläggande kravet för förvärv av en varumärkesregistrering är att kännetecknet ska ha särskiljningsförmåga. Med särskiljningsförmåga menas att kännetecknet ska vara specifikt för just den produkten det avser och kunna gå att skilja från andra näringsidkares kännetecken och produkter inom samma bransch. Särskiljningsförmåga kan finnas från början i kännetecknet eller förvärvas genom inarbetning, dvs. att efter en viss tids användning kan varumärket anses vara så pass inarbetat att det får anses ha förvärvat särskiljningsförmåga. Enligt huvudregeln i 1:5 2 st. 1 p. varumärkeslagen (2010:1877) (nedan VML) har ett kännetecken som endast anger varans eller tjänstens geografiska ursprung bristande särskiljningsförmåga. Grundregeln är således att det inte går att registrera ett varumärke innehållande geografiska namn, men det finns undantag. Inom svensk varumärkesrätt har man tidigare strävat efter att hålla namn på geografiska platser fria så att alla som hade ett behov av det kunde ange att deras varor eller tjänster hade sitt ursprung i en viss plats. Endast i undantagsfall har varukännetecken som innehåller geografiska namn eller kombinerar geografiska namn och beskrivande ord registrerats efter att de, ofta genom inarbetning, har förvärvat särskiljningsförmåga. Förvärvet av ensamrätt till ett varumärke innehållande geografiska namn har tidigare präglats av en mycket strikt rättstillämpning som genom praxis den senaste tiden är på väg att luckras upp. 1 En vändning i praxis kom genom målet NACKA FORUM i december år 2011 där Patentbesvärsrätten (PBR) följde bedömningen i EU- domstolens (EUD:s) 1 Mårtensson, Ateva, Svensson, Varumärket: strategi och juridik, s. 219. 6

mål WINDSURFING CHIEMSEE 2 att tillåta registrering av geografiska namn om det geografiska namnet inte anses ha ett samband med egenskaper eller kvalitet hos produkterna eller tjänsterna. 3 Bara under de senaste månaderna har PBR avkunnat flera avgöranden med skiftande utfall och det får anses problematiskt att avgöra i vilka fall användningen av geografiska namn i ett varumärke kan tillåtas och således förvärvas med ensamrätt. Varumärkena Malmö Airport och Öresundståg ansågs i sig uppfylla kraven men i sin helhet fick båda märkena avslag på sina respektive registreringsansökningar på grund av att de var beskrivande. 4 Å andra sidan fick varumärket Emmaboda för glas för fönster och byggnationer registreras eftersom den geografiska benämningen inte hade någon koppling till produktens egenskaper eller kvalitet. 5 1.2 Problemformulering Hur ser möjligheterna ut för näringsidkare att förvärva ensamrätt till varumärken innehållande geografiska namn? 1.3 Syfte Jag avser att försöka bringa klarhet i hur möjligheten till förvärv av ensamrätt till varumärken innehållande geografiska namn ska tolkas, framförallt ur en näringsidkares perspektiv. För att göra detta kommer jag att ge läsaren en närmare insikt i de oklarheter som råder samt granska i vilka fall ensamrätt har beviljats respektive inte beviljats för att försöka utröna om det finns gemensamma nämnare i PBR:s, EUD:s och Tribunalens bedömningar i förekommande fall. Som ett led i detta kommer jag även att undersöka skillnaden mellan när ett varumärke innehållande geografiska namn anses ha bristande särskiljningsförmåga och när det anses ha erforderlig särskiljningsförmåga. Framställningen kommer framför allt att utröna huruvida rättsläget har förändrats efter de uppmärksammade målen WINDSURFING CHIEMSEE samt NACKA FORUM. 2 Mål C- 108/97 samt C- 109/97 (WINDSURFING CHIEMSEE). 3 PBR mål 10-292 (NACKA FORUM). 4 PBR mål 12-037 (MALMÖ AIRPORT), PBR mål 10-023 (ØRESUNDSTÅG). 5 PBR mål 12-117 (EMMABODA). 7

1.4 Avgränsning I framställningen avser jag endast att beröra möjligheten för en enda näringsidkare att förvärva ensamrätt till ett varumärke innehållande geografiska namn. Därför kommer jag inte närmare att beröra den del av varumärkesrätten som handlar om geografiska ursprungsbeteckningar eller kollektiva geografiska beteckningar. 6 Vidare är detta arbete en varumärkesrättslig studie, därav kommer jag inte beröra marknadsrättsliga frågor. Trots att VML och marknadsföringslagen (2008:486) (MFL) ligger nära varandra när det handlar om vilseledande användning av geografiska namn i varumärkessammanhang så kommer jag alltså inte gå närmare in på reglerna om vilseledande marknadsföring. Den angivna tidsramen skulle inte kunna ge möjlighet till en tillräckligt täckande studie om även reglerna om vilseledande marknadsföring skulle belysas. Urvalet av rättsfall kommer att ske med utgångspunkt för målen WINDSURFING CHIEMSEE och NACKA FORUM. Jag kommer att granska och belysa rättsläget såsom det var innan och efter dessa tidsperioder för att utröna om och i så fall hur gällande rätt har förändrats. 1.5 Metod Jag kommer vid utförandet av mitt arbete att använda mig av traditionell juridisk metod och därmed beskriva och tolka gällande rätt på varumärkesrättsområdet. Den svenska VML och dess förarbeten utgör min centrala rättskälla i uppsatsens deskriptiva del, därtill kommer en stor del doktrin att vara till nytta för djupare tolkning av den centrala rättskällans innebörd. Eftersom den svenska varumärkesrätten är harmoniserad av EU- rätten kommer även Europaparlamentets och Rådets direktiv 2008/95/EG om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (VMD) samt Rådets förordning (EG) nr 297/2009 om gemenskapsvarumärken (EUVmF) på ett naturligt sätt att belysas för en tolkning av svensk rätt. Eftersom oklarheten om möjligheten till förvärv av ensamrätt av varumärken innehållande geografiska namn har förstärkts genom skiftande utfall i avgöranden de senaste åren finns begränsat med litteratur avseende just denna fråga. Därför kommer beskrivning och analys av en stor mängd praxis från PBR, EUD och Tribunalen att vara den viktigaste rättskällan för den slutliga analysen av min frågeställning men som sagt även ligga till grund för delar av uppsatsens deskriptiva del. 6 Se nedan i avsnitt 2 för definitioner av begreppen. 8

1.6 Disposition Inledningsvis, i uppsatsens andra kapitel, återges en kort beskrivning av terminologin kring geografiska namn och känneteckensrätt. Där reds begreppen geografiska namn, geografiska ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar ut och skillnaden mellan dem förklaras. Därefter tar jag upp för ämnet relevanta rättskällor i kapitel tre. Såväl svensk rätt och EU- rättsliga bestämmelser som vilka internationella samarbeten och överenskommelser som påverkar svensk varumärkesrätt belyses. Kapitel fyra ger en översiktlig skildring av varumärkesrätten för att ge läsaren bakgrundskunskap för den fortsatta problematiseringen. Kapitlet innefattar delar såsom varumärkets funktion och det viktiga begreppet särskiljningsförmåga. I kapitel fem redogörs för hur varumärkesskydd förvärvas, för att gälla i Sverige, EU och internationellt. Kapitel sex kretsar kring geografiska namn i varumärkesrätten. Hur synen på geografiska namn har förändrats med tiden, när sådana varumärken kan vara vilseledande, icke- registrerbara och när de kan vara särskiljande. Kapitel sju är tillägnat praxis inom området och där redogörs för en stor mängd rättsfall från Tribunalen, EUD samt PBR tillsammans med återknytande kommentarer. Avslutningsvis återfinns analys och slutsats i kapitel åtta respektive nio. I dessa avslutande kapitel analyseras praxis tillsammans med övriga rättskällor för att sammanställa uppsatsens beskrivande delar för att sedan utmynna i analyserande ställningstaganden och slutsatser. 9

2. Terminologin kring geografiska namn och känneteckensrätt 2.1 Geografiska namn Trots att det i normalfallet utgör bristande särskiljningsförmåga att använda geografiska namn i varumärken, se 1:5 2 st. 1 p. samt 2:5 2 st. VML, finns det viss möjlighet att undantagsvis erhålla ensamrätt genom registrering av just ett sådant varumärke. Vad gäller användningen av geografiska namn i känneteckensrätt finns det som nämnts registrerade varumärken som innehåller geografiska namn. Det finns dock också några andra, till varumärkesrätten närliggande rättigheter, som inte kan förvärvas med ensamrätt. Dessa kallas kollektivmärken, ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar. 2.2 Kollektivmärken Enligt 1:2 VML finns det möjlighet för flera juridiska personer att tillsammans förvärva rätt att bruka ett gemensamt varumärke, s.k. kollektivmärke. Enligt samma lagrums andra stycke kan en myndighet få rätt att använda garanti- eller kontrollmärken och andra varukännetecken, för sådana varor eller tjänster som myndigheten meddelar föreskrifter om eller kontrollerar. Ett exempel på ett svenskt kollektivmärke som används gemensamt av medlemmarna i föreningen SvenskMjölk är Grevé för ost, så länge som produkten följer de riktlinjer som satts upp för märkningen och innehar utlovade egenskaper. Ett annat kollektivmärke är garantimärket Bilprovningen för godkänd kontroll vid bilbesiktning. 7 2.3 Geografisk ursprungsbeteckning och geografisk beteckning Skyddet för geografiska beteckningar och geografiska ursprungsbeteckningar är förbehållna produkter som har en nära anknytning till den aktuella geografiska platsen. Det som gör att dessa produkter inte omfattas av VML, EUVmF eller VMD:s regler, förutom vad gäller sanktioner, är att dessa inte kan erhållas med ensamrätt. Dessa beteckningar innehar en kollektivt upparbetad goodwill och ger konsumenterna information om produktens ursprung, karaktäristiska egenskaper osv. 8 7 Levin, Lärobok i immaterialrätt, s. 395. 8 Bernitz m.fl., Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, s. 372. 10

Geografiska namn används ofta inom livsmedelsindustrin för att intyga kvaliteten på en viss produkt. Rådet har utfärdat en förordning (EG) nr 510/2006 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel, samt en annan förordning (EG) 509/2006 om garanterade traditionella specialiteter av jordbruksprodukter och livsmedel med syfte att öka kvaliteten på livsmedelsprodukter i Europa, bl.a. genom ökad konsumentmedvetenhet. 2.3.1 Skyddad geografisk ursprungsbeteckning (SUB) För att en produkt ska kunna uppnå status som skyddad ursprungsbeteckning (eng: designations of origin, fr: appelations d origine) ska produkten helt och hållet framställas i den specifika regionen dess som namn avser. Produktionen ska dessutom väsentligen vara beroende av regionens speciella egenskaper för framtagandet av produkten, exempelvis klimat eller lokal sakkunskap. Exempel på produkter som är registrerade som skyddade ursprungsbeteckningar är Champagne och Kalix löjrom, där den senare är den enda svenska produkten med detta skydd. 9 2.3.2 Skyddad geografisk beteckning (SGB) Skyddad geografisk beteckning (eng: geographical indications, fr: indications de provenance) är det svagare skyddet och kan ges till produkter som förknippas med en region vars namn den bär. Här räcker det med att någon av produktionsfaserna sker inom det angivna geografiska området. Exempel på skyddad geografisk beteckning är Svecia och Skånsk spettkaka. 10 Skydden för dessa beteckningar regleras i EU:s förordning nr 510/2006 och används för jordbruksprodukter och livsmedel för näringsidkare inom området som tillverkar produkten enligt uppställda krav och ger alltså inte ensamrätt till en specifik näringsidkare. 9 http://www.slv.se/sv/grupp1/livsmedelsforetag/vagledningar- och- branschriktlinjer/vagledningar- och- annan- information/skyddade- ursprungsbeteckningar- geografiska- beteckningar- och- garanterade- traditionella- specialiteter/ hämtat 2014-03- 14. 10 A.a. 11

3. Rättskällor 3.1 Svensk rätt Immaterialrätten i allmänhet är ett relativt ungt rättsområde, där varumärkesrätten tillhör immaterialrättens äldsta discipliner. Den första VML kom år 1884 och är utformad i nordiskt samarbete. 11 Immaterialrätten har till stor del sin historiska grund i ett nordiskt samarbete. Samarbetet har till viss del fortlöpt och i förarbetena till 1960- års VML finns längst bak en tabell med Norges, Danmarks, Finlands och Sveriges alla paragrafer i VML i jämförelsesyfte. Likheten mellan de nordiska ländernas varumärkeslagar minskades något när Danmark år 1991 antog en ny varumärkeslag baserad på EU:s harmoniseringsdirektiv. Även om resterande nordiska länder senare också anpassade sina varumärkeslagar till EU- direktivet var deras ändringar mindre än de som genomfördes i Danmark. 12 Även idag dras ofta paralleller och jämförelser med de andra nordiska länderna i forskningssammanhang. Den senaste VML (2010:1877) trädde i kraft 1 juli 2011. Den gällande instansordningen i mål om t.ex. registreringsärenden eller intrångsärenden är normalt att Patent- och registreringsverket (nedan PRV) gör en första prövning, eventuell överklagan sker hos Patentbesvärsrätten (nedan PBR) och vid överklagan av PBR:s beslut gör Högsta förvaltningsdomstolen (nedan HFD) en sista prövning. I Sverige lyder också varumärkesrätten under vissa EU- regler och EU- domstolen har också en betydande roll inom rättsområdet. 3.2 EU- rätt EU- rätten gäller fullt ut i alla medlemsstater, vilket sedan inträdet 1995 även omfattar Sverige. Svensk lag tolkas därför mot bakgrund av EU- direktiv på området, förordningar är direkt gällande som lag och EUD:s avgöranden har direkt effekt i Sverige. 13 EUD:s praxis skall därför följas av Sveriges domstolar. Vid EU- rättsliga tolkningsfrågor kan medlemsstaternas nationella domstolar vända sig till EUD för att få ett förhands- avgörande om hur en viss EU- rättsregel ska tolkas. Enligt Lissabonfördraget art. 118.1 i fördraget om den Europeiska unionens funktionssätt (nedan FEUF) har EU en omfattande lagstiftningskompetens att tillskapa europeiska immaterialrättigheter och 11 Levin, s. 379. 12 Bernitz m.fl., s. 249. 13 Levin, s. 55 ff. 12

administrativa system för dessa. Dessutom har EU befogenhet att besluta om direktiv etc. för att harmonisera immaterialrättsliga regler i medlemsstaterna med syfte att främja den inre marknadens funktion. Numera har EU, enligt art. 207.1 FEUF, även exklusiv kompetens att ingå internationella avtal som rör handelsrelaterade aspekter av immateriella rättigheter för medlemmarnas räkning. 14 Varumärkesrätten är helt harmoniserad inom EU. Rådets direktiv 89/104/EEG om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar antogs 21.12.1988. 15 Rådets förordning (EG) 40/94 om gemenskapsvarumärken antogs 20.12.1993. 16 Sverige är alltså skyldigt att följa dessa två regelverk, likaså ska svensk rätt också rätta sig efter vägledande praxis från EU- domstolen. Genom antagandet av EUVmF 1993 infördes en särskild europeisk registreringsmyndighet med ett fristående system för gemenskapsvarumärken som kallas Kontoret för Harmonisering inom den Inre Marknaden (OHIM). 17 Kontoret är beläget i Alicante i Spanien och sköter all administration kring registrering av gemenskapsvarumärken. Idag finns över en miljon registrerade gemenskaps- varumärken. 18 Se mer om registrering av gemenskapsvarumärken i avsnitt 5.1 nedan. 3.3 Internationell varumärkesrätt På internationell nivå finns det ett flertal olika samarbeten och akter med syfte att förenkla internationell produktetablering och samverkan. Inledningsvis finns Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (WIPO) 19 som bildades 1967 och har i dagsläget 186 medlemsländer. WIPO har sitt säte i Genève och är ett av Förenta Nationernas (FN:s) sakkunniga organ. Deras uppgift är att leda utvecklingen av ett balanserat och effektivt internationellt immaterialrättssystem som möjliggör innovation och kreativitet för allas nytta. 20 WIPO har bl.a. förhandlat fram TLT: Trademark Law Treaty. Organisationen handlägger internationella varumärkesansökningar och är även administratör av Pariskonventionen 21 som tillkom 1883 och senast ändrades i Stockholm 1967. Pariskonventionen för industriellt rättsskydd (PK), bl.a. varumärken, har idag 175 medlemsstater, däribland alla EU- länder, USA, Kina, Ryssland och Australien. 14 Bernitz m.fl., s. 20. 15 Idag Europaparlamentets och Rådets direktiv 2008/95/EG om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (VMD). 16 Idag Rådets förordning (EG) nr 297/2009 om gemenskapsvarumärken (EUVmF. 17 Office for Harmonisation in the Internal Market. 18 oami.europa.eu, hämtat 2014-03- 21. 19 World Intellectual Property Organization. 20 http://www.wipo.int/about- wipo/en/. 21 Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle. 13

Konventionen förenklar för varumärkesinnehavare att erhålla registreringsskydd i flera länder genom principen om konventionsprioritet. Principen innebär att om en varumärkesregistrering först görs i ett medlemsland och senare i ett annat ska ansökningsdagen anses vara den samma som dagen då den första ansökan inlämnades om den andra ansökningen sker inom en tidsfrist av sex månader. Trots detta är det inte möjligt att uppnå någon slags registrering som gäller i hela världen men syftet är att underlätta att få rättsskydd i flertalet länder. Konventionen bygger även på principerna om nationell behandling och minimiskydd, samt självständighetsprincipen. 22 En ytterligare konvention är TRIPS- avtalet 23, som har sin grund i PK och Bernkonventionen för upphovsrättsskydd (BK). TRIPS- avtalet är den första internationella konventionen som fastställer immaterialrättsliga minimistandarder. Avtalet är utarbetat av WTO och är idag det mest betydelsefulla avtalet på immaterialrättens område. Två viktiga principer som stadgas i avtalet är principen om nationell behandling i artikel 3 TRIPS och principen om mest gynnad nation i artikel 4. TRIPS- avtalet innehåller även regler om hanteringen av tvister. Om en medlemsstat inte uppfyller sina åtaganden kan de ställas till rätta inför en WTO- panel. 24 Utöver redan nämnda överenskommelser finns även: - Trademark Law Treaty (TLT) som syftar till global harmonisering av den administrativa behandlingen av varumärkesansökningar och ömsesidigt erkännande av formaliteter. - Nicearrangemanget som är den internationella konventionen om klassificering av varumärken. Denna konvention underlättar handläggningen av internationella varumärkesregistreringar genom ett harmoniserat klassificeringssystem och förenklar för varumärkesinnehavare som vill uppnå registreringsskydd i flera länder. Sverige deltar i konventionen som används av både PRV och OHIM. - Madridarrangemanget utgör ett internationellt registreringssystem men den fungerar inte som någon övernationell varumärkesrätt. Madridprotokollet utgör en grund för systemet för internationell registrering av varumärken. 22 Levin, s. 47 ff. 23 Agreement on Trade- Related Aspects of Intellectual Property Rights. 24 Levin, s. 49 ff. 14

4. Varumärkesrätten 4.1 Inledning Varumärkesrätten är ett av de industriella rättsskydden som skapar skydd för en varas eller tjänsts kännetecken. Varumärket kan räknas till ett företags starkaste tillgångar och inbringa stora inkomster i form av goodwill. 25 Varumärkesskydd utgör dessutom ofta en konkurrensfördel för företag. Det utgör också ett skydd för konsumenter i valet av produkter på sättet som ett välkänt och inarbetat varumärke kan skapa tillit och trygghet och på så vis bidra till ökad konsumtion. Eftersom varumärken utgör ett viktigt inslag i den globala samhandeln har varumärkesrätten en naturligt internationell prägel. Idag finns ett nära europeiskt samarbete inom varumärkesrätten och rättsområdet är harmoniserat inom EU. 26 Definitionen av ett varumärke återfinns i art. 2 VmD samt i VML 1:4: Ett varumärke kan utgöras av alla tecken som kan återges grafiskt, särskilt ord, inbegripet personnamn, figurer, bokstäver, siffror, formen på en vara eller dess förpackning, förutsatt att tecknen i fråga kan särskilja ett företags varor eller tjänster från andra företags. 27 4.2 Varumärkets funktion Varumärket är ämnat att fungera som en igenkänningssymbol för att utröna en varas kommersiella ursprung. Kännetecknet länkar varan mellan en näringsidkare och dess kundkrets. 28 Ur ett konkurrensmässigt perspektiv är varumärket en av de faktorer som skiljer en näringsidkares varor eller tjänster från en annan näringsidkares utbud. 29 Det förutsätts att näringsidkare sinsemellan ska agera lojalt och inte ägna sig åt s.k. renommésnyltning och så att säga åtnjuta frukten av en annan näringsidkares inarbetade eller välkända varumärke. 30 Med anledning därav existerar exempelvis reglerna om varumärkesintrång, se straffbestämmelserna därom i 8 kap VML. 25 Bernitz m.fl., s. 8-9. 26 Levin, s. 378. 27 OBS, den sista delen.., förutsatt att tecknen i fråga kan särskilja ett företags varor eller tjänster från andra företags. finns endast i art. 2 VmD. 28 Levin, s. 407. 29 Bernitz m.fl., s. 252-253. 30 Levin, s 409. 15

Förutom att verka individualiserande är ett varumärke också ursprungsangivande, eftersom det ska visa en varas kommersiella ursprung, och kan även uppfylla en garantifunktion. För konsumenter inger ett välkänt märke som konsumerats tidigare med positivt resultat en tillit till att produkten är bra och konsumenten kan få en känsla av att märket garanterar viss kvalitet. Varumärket fungerar därför också förtroendeingivande mellan näringsidkaren och dess konsumenter. 31 Eftersom firma och varumärke har ett nära samband och också ligger nära varandra rättsligt sätt, har en näringsidkare som har en firma också ensamrätt till att använda firman som varukännetecken. 32 Det framgår vidare av 1:8 VML att den som använder sitt egennamn som varukännetecken också har ensamrätt till kännetecknet som varukännetecken om det har särskiljningsförmåga för avsedda varor eller tjänster. 4.3 Olika typer av varumärken VML har två grundläggande kriterier för att varumärkesskydd ska kunna erhållas. För det första ska det vara ett kännetecken för varor och tjänster som tillhandahålls i en näringsverksamhet och för det andra ska kännetecknet vara ett sådant som var och en kan förvärva ensamrätt till, 1:1 VML. Ett varumärke kan enligt 1: 4 VML bestå av alla tecken som kan återges grafiskt, särskilt ord under förutsättning att tecknen har särskiljningsförmåga. Under årens lopp har varumärkesrätten genomgått en stor förändring och skyddet har gått från att endast omfatta kännetecken bestående av text och bild till att idag även kunna omfatta ljud, dofter, färger och former. 33 4.4 Särskiljningsförmåga Det grundläggande kravet för förvärvandet av ett registrerbart varumärke är att kännetecknet ska ha särskiljningsförmåga. Levin skriver att lagstiftarens utgångspunkt är att allt som kan fungera särskiljande också kan utgöra skyddsbara kännetecken. 34 Bedömningen av om ett varumärke har erforderlig särskiljningsförmåga utgår från vad en fingerad genomsnittskonsument som är normalt informerad och skäligen uppmärk- 31 Konsumenter används här i dess ekonomiska betydelse som kund och slutlig förbrukare av varor eller tjänster, se ne.se sökord konsument, och ej i köprättslig betydelse av en fysisk persons handel av en näringsidkare för privat bruk. 32 Bernitz m.fl., s. 262 samt 1:8 VML. 33 Levin, s. 411. 34 A.a., s. 411. 16

sam och upplyst kan uppfatta vara skilt från en annan näringsidkares varumärke. 35 Ett varumärke måste alltså besitta ett särdrag, dvs. något som tydligt skiljer märket från ett annat. Särskiljningsförmåga kan finnas från början i kännetecknet eller förvärvas genom inarbetning, dvs. att genom att en viss tids användning kan varumärket bedömas vara så pass inarbetat att det får anses ha förvärvat särskiljningsförmåga. Varumärket förvärvar således distinktivitet, och ur ett lingvistiskt perspektiv betyder det detsamma som att ett ord förvärvar förmåga att fungera som egennamn. 36 Enligt 1:5 2 st. 1 p. VML kan bristande särskiljningsförmåga bero på att varukännetecknet endast består av tecken eller benämningar som visar varans eller tjänstens art, kvalitet, avsedda användning, värde, geografiska ursprung eller andra egenskaper eller tidpunkten för när varan eller tjänsten är framställd. 4.4.1 Frihållningsbehovet och deskriptiva ord En av de viktigaste anledningarna till det centrala kravet på särskiljningsförmåga är att ord som anses vara allmänt användbara, såsom geografiska namn, inte ska kunna monopoliseras och tillägnas endast en näringsidkare. Sådana ord hör till språkets vanliga ord och mer specifikt anges en uttömmande uppräkning i 1:5 2 st. 1-2 p. VML: tecken eller benämningar som i handeln visar varans eller tjänstens art, kvalitet, avsedda användning, värde, geografiska ursprung eller andra egenskaper eller tidpunkten för när varan eller tjänsten är framställd, eller tecken eller benämningar som i dagligt språkbruk eller enligt branschens vedertagna handelsbruk kommit att bli en sedvanlig beteckning för varan eller tjänsten. Liksom registreringshindren i VML finns art. 3.1 b samt c i VMD som ogiltigförklarar varumärken som endast utgör beskrivande ord och således saknar särskiljningsförmåga. Förbudet i VMD hindrar dock inte, att i en medlemsstat, registrera ett varukännetecken som på en annan medlemsstats språk är beskrivande för den sökta varan eller tjänsten, om kännetecknet i den sökta medlemsstaten inte kan uppfattas som beskrivande. 37 Däremot kan ett gemenskapsvarumärke inte registreras om det uppfattas som beskrivande på något av medlemsstaternas språk eftersom särskiljningsförmågan för ett 35 Mål C- 210/96 (GUT SPRINHENHEIDE & TUSKY), p. 37. 36 Holmqvist, NIR 1975 s. 255. 37 Mål C- 421/04 (MATRATZEN CONCORD), p. 32. 17

gemenskapsvarumärke ska föreligga i hela EU och inte endast i ett specifikt land; jämför art 7.2 EUVmF att registreringshindret gäller även om det bara råder bristande särskiljningsförmåga i en del av gemenskapen. 38 Det finns ett mycket omtalat rättsfall som utgör betydande praxis i frågan om beskrivande ord. 39 Det är EUD:s mål C- 383/99 (BABY DRY) som handlade om företaget Procter & Gambles ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke för varumärket Baby- dry för engångsblöjor. Ansökan avslogs av OHIM liksom ogillades efter överklagande till OHIM:s överklagandenämnd, pga. att ordkombinationen Baby- dry ansågs uteslutande bestå av ord som i handeln kan beskriva den aktuella varans avsedda användning och därför saknade särskiljningsförmåga. EUD uttalade i sin bedömning att syftet med förbudet mot registrering av endast deskriptiva kännetecken är att undvika varumärken som inte uppfyller funktionen att identifiera det företag som ligger bakom varan eller tjänsten. 40 Domstolen dömde vidare att det krävs att kännetecknet i sin helhet ska utgöra en deskriptiv karaktär och inte endast beträffande vart och ett av orden i sig: Varje märkbar avvikelse i lydelsen av den ordkombinationen som föreslagits för registrering från den terminologi som i de berörda konsumenternas dagliga tal används för att beskriva varan eller tjänsten eller deras väsentliga egenskaper kan ge denna ordkombination en särskiljningsförmåga som gör det möjligt att registrera den som ett varumärke 41 Domstolen slog fast att det var ostridigt att Baby- dry visserligen anspelade på den funktion varan antas fylla men att kombinationen tillsammans inte kunde anses ha en deskriptiv karaktär. Vart och ett av orden kan ingå i uttryck som enligt allmänt språkbruk används för att beskriva en barnblöjas funktion, men placerade på sättet de är utgör de inte ett känt uttryck i engelska språket för att beskriva sådana varor eller för att ange deras väsentliga egenskaper. 42 Domstolen ansåg att ordkombinationen Baby- dry utgjorde en lexikalisk uppfinning som gav varumärket en särskiljande funktion och 38 Mål T 91/99 (OPTIONS), p. 24-25. 39 Levin, s. 420 ff. 40 Mål C- 383/99 (BABY DRY), p. 37. 41 Mål C- 383/99 (BABY DRY), p. 40. 42 Mål C- 383/99 (BABY DRY), p. 43. 18

kunde inte anses utgöra registreringshinder enligt art. 7.1 c EUVmF. 43 Utgången i fallet blev att EUD ogiltigförklarade OHIM:s beslut om att avslå ansökan om gemenskaps- varumärke. Levin påpekar att det i svensk praxis och doktrin dras slutsatsen att det räcker med ett visst abstrakt eller suggestivt element för att det grundläggande kravet för ett märke ska kunna fungera och att det då har en presumtiv särskiljningsförmåga. 44 Angående deskriptiva ord gäller det för PRV att avgöra huruvida ordet uppfattas som en viss näringsidkares varukännetecken eller om ordet är mer känt som en allmän beskrivning av varuslaget. Ett känt svenskt rättsfall i ämnet är PBR mål 99-028 (KEXCHOKLAD I) från år 2000 där PBR ansåg att Kexchoklad endast var beskrivande för produkten i fråga: en chokladkaka innehållande kex och choklad. Därför medgavs ej registrering till följd av den tydligt bristande särskiljningsförmågan. En annan bedömning gjordes däremot år 2008 i PBR mål 05-080 (KEXCHOKLAD II) där innehavaren kunde visa på stark inarbetning och medgavs registrering på grundval av skälen att Kexchoklad är beskrivande och saknar särskiljningsförmåga i sig men att tecknet är väl inarbetat. 4.4.2 Disclaimers Om ett varumärke innehåller en del som har otillräcklig särskiljningsförmåga kan varumärkesinnehavaren välja att avstå från registrering av just denna del. Delen markeras då vid ansökan om registrering av varumärket och registreringen omfattar således inte den undantagna delen. Det var i 1960- års VML som disclaimerinstitutet först infördes i svensk rätt. Idag finns disclaimerinstitutet stadgat i 2:12 VML. Om beståndsdelen som undantagits för registrering senare uppfyller kraven får varumärket i sin helhet registreras först efter ny ansökan beviljats utan disclaimers, 2:12 2 st. VML. 45 43 Mål C- 383/99 (BABY DRY), p. 44. 44 Levin, s. 421. 45 Holmqvist, s. 596 ff. 19

5. Hur förvärvas varumärkesskydd? 5.1 Inledning I svensk rätt kan varumärkesskyddet uppstå på två olika sätt - genom registrering eller genom inarbetning. Mer precist finns det fyra olika möjligheter till att uppnå varumärkesskydd i Sverige: 1. Registrering av gemenskapsvarumärke hos OHIM. 2. Registrering av internationellt varumärke hos WIPO. 3. Registrering av nationellt svenskt varumärke hos PRV. 4. Inarbetning i Sverige. 5.2 Registrering av gemenskapsvarumärke Både fysiska och juridiska personer kan, enligt art. 5 EUVmF registrera ett gemenskaps- varumärke, oavsett om de har sin hemvist i eller utanför EU. Ett gemenskapsvarumärke kan endast erhållas genom registrering, art. 6 EUVmF. En ansökan på något av EU:s 24 officiella språk skickas till OHIM alternativt till en nationell varumärkesmyndighet, i Sveriges fall till PRV, som i sin tur vidarebefordrar ansökan till OHIM. Handläggningen av ansökan sker därefter på engelska, franska, tyska, italienska eller spanska efter sökandes önskemål enligt art. 119 EUVmF. 46 Ansökan måste uppfylla vissa formkrav, bl.a. ska det enligt art. 26 EUVmF finnas en återgivning av varumärket och en förteckning över de varor och tjänster för vilka registrering ansöks. Här tillämpas Nicearrangemanget 47 och i ansökan anges för vilka av de 34 olika varuklasserna eller 11 tjänsteklasserna som registrering söks. OHIM granskar att ansökan innehåller erforderliga krav enligt art. 36 EUVmF samt att det inte föreligger några registreringshinder. Det finns både absoluta och relativa registreringshinder. Absoluta hinder följer av art. 7 EUVmF och är exempelvis avsaknande av särskiljningsförmåga och att varumärket inte kan återges grafiskt. De relativa registreringshindren återges i art. 8 EUVmF och är exempelvis att varumärket är identiskt med eller liknar ett äldre registrerat gemenskapsvarumärke, nationellt eller 46 Kur A, Dreier T, European Intellectual Property Law Text, cases & materials, Edward Elgar Publishing 2013, s.164. 47 Se ovan i avsnitt 3.3. 20

internationellt varumärke i det aktuella området. Om varumärket uppfyller kraven enligt OHIM:s bedömning offentliggörs ansökan enligt art. 39 EUVmF. Om någon innehavare av äldre immaterialrätter har invändningar mot ansökan har denne tre månader på sig att ge in skriftliga anmärkningar enligt art. 40 EUVmF. Registreringen av gemenskapsvarumärke gäller i tio år, art. 46 EUVmF. Den kan dock förnyas obegränsat antal gånger. Överklagan av OHIM:s beslut sker enligt art. 58 ff. EUVmF. Omprövning sker först hos avdelningen som beslutat i ärendet, om den står kvar vid sitt beslut prövas överklagandet av en särskild överklagandenämnd. Överklagandenämndens beslut kan överklagas till Tribunalen och i sista hand är det hos EUD som den allra sista överklagan behandlas. 48 5.3 Registrering av internationellt varumärke För att kunna registrera ett internationellt varumärke måste det redan finnas en nationell ansökan alternativt färdig registrering av det aktuella varumärket, 5:2 VML. Ansökningen görs enligt 5:3 VML på engelska och skickas genom den nationella varumärkesmyndigheten till WIPO som i sin tur skickar den vidare till de medlemsstater som har tillträtt Madridprotokollet, med syfte att de ska kontrollera att det inte finns några hinder för registrering, såsom att varumärket exempelvis gör intrång i ett redan registrerat varumärke i någon av medlemsstaterna. Medlemsstaterna har tolv månader på sig att avvisa den internationella registreringen. 49 Den internationella registreringen gäller i tio år och kan förnyas centralt hos WIPO så många gånger som önskas enligt art. 7 Madridprotokollet. Eftersom den internationella registreringen är beroende av existensen av en nationell registrering beror den internationella registreringens giltighet också på den ursprungliga (nationella) registreringens giltighet. Skulle ursprungslandsregistreringen bli ogiltig försvinner också den internationella registreringen inom fem år enligt art. 6.3 Madridprotokollet. 5.4 Registrering av nationellt svenskt varumärke Registreringen av nationellt varumärke i Sverige sker hos PRV, dit innehavaren av märket skickar en skriftlig ansökan som uppfyller de angivna formkraven i 2:1 VML. 48 Bernitz m.fl. s. 264. 49 Levin, s. 390. 21

Handläggningsprocessen liknar den hos OHIM och sker i enlighet med 2 kap VML. PRV kontrollerar att varumärket uppfyller de absoluta respektive relativa förutsättningarna för registrering. De främsta förutsättningarna är att varumärket ska kunna återges grafiskt, ha särskiljningsförmåga och inte utgöra intrång i ett tidigare registrerat varumärke. Om alla förutsättningar är uppfyllda och det inte föreligger några hinder mot registreringen kungörs beslutet att PRV har infört varumärket i varumärkesregistret enligt 2:23 VML. Därefter kan invändningar mot registreringen göras inom tre månader från kungörelsedagen, 2:24 VML. Registreringen varar i tio år och kan förnyas för en ny tioårsperiod vid utgången av föregående registreringsperiod enligt 2:32 respektive 2:33 VML. 5.5 Inarbetning Varumärkesrätten är den enda immaterialrätten som kan förvärvas på två olika sätt. I Sverige kan varumärkesskydd också förvärvas genom inarbetning, som ett alternativ till registrering. Så länge som det inte finns något som strider mot EU- rätten får de svenska reglerna om inarbetning utformas efter lagstiftarens önskemål. 50 För inarbetning enligt 1:7 VML ska varukännetecknet vara känt inom en betydande del av den krets till vilken det riktar sig. Den s.k. omsättningskretsen kan normalt delas in i två huvudgrupper. Till den första gruppen hör de personer som kan tänkas konsumera den aktuella typen av vara eller tjänst och till den andra gruppen hör de personer som påträffar varan i någon del av tillverknings- eller distributionsskedet, eller på annat sätt är verksamma inom branschen som kommer i kontakt med produkten. 51 Enligt EUD i målet BJÖRNEKULLA utgörs den relevanta omsättningskretsen, vid bedömning av inarbetning, av samtliga konsumenter eller slutanvändare, och beroende på vad som kännetecknar marknaden för den aktuella varan, samtliga näringsidkare som saluför den. Omsättningskretsen utgörs framför allt av konsumenter och slutanvändare. 52 Varumärket ska dessutom vara känt här i landet. Det räcker dock att varumärket är känt inom en del av landet, exempelvis inom en ort eller ett landskap, för att ensamrätten till 50 Bernitz m.fl. s. 266. 51 Bernitz m.fl., s.266. 52 Mål C- 371/02 (BJÖRNEKULLA), p.25-26. 22

varumärket ska kunna göras gällande. Om så är fallet, gäller dock ensamrätten endast inom den delen av landet och utgör således ett lokalt inarbetat varukännetecken, 2:7 2 st. VML. 53 Varukännetecknet ska också vara känt som en benämning för just de varor som det betecknar och kunna fungera som individualiseringsmedel. 54 Det finns inget krav på att märket ska vara använt i landet utan det räcker att det är känt här, att det t.ex. har använts i reklam innan varan har börjat försäljas eller att det är så pass känt utomlands att det får anses vara känt även i Sverige. 55 Varukännetecknet ska vara känt som en särskild näringsidkares produkt och inte endast utgöra ett beskrivande ord för produktens art eller egenskaper. De tillfrågade behöver inte känna till vem som är innehavare av produkten utan endast kunna svara jakande på frågan om de känner igen ett visst varumärke och vilken typ av vara det avser. 5.5.1 När är en vara tillräckligt inarbetad? Alla behöver inte känna till varukännetecknet men en betydande del av omsättningskretsen ska känna till det. Det är upp till innehavaren av varumärket att bevisa att hans varukännetecken är inarbetat. För att bevisa inarbetning används i praktiken ofta marknadsundersökningar för att få fram en procentsats. Metoden att beräkna inarbetning genom procentsatser har delade åsikter i olika länder. Det är främst i Sverige och Tyskland som den används medan domstolar och myndigheter i Norge är relativt avvisande till marknadsundersökningar. EUD accepterar marknads- undersökningar som bevisning. Hur stor procentsats som erfordras är dock inte helt klart. Innan år 1995 användes ca 50 procent som gränsvärde för allmänt känt men nu räcker det att tecknet är känt. Enligt prop. 1994/95:59 s. 45 beror procentdelen på omständigheterna i det enskilda fallet. I praktiken brukar det ofta vara en tredjedel som ska känna till varukännetecknet. 56 Förr fanns Stockholms Handelskammares Varumärkesnämnd som bedömde inarbetningsfrågor och huruvida ett visst varumärke kunde anses vara inarbetat eller ej. Varumärkesnämnden var ett betydande bedömningsinstitut för varumärkesrättslig inarbetning men lades ner den 1 januari 2011. Något som är viktigt gällande inarbetningen är att kännedomen om varu- kännetecknet måste vara varumärkesrelevant. Ordet måste vara beskrivande för ett 53 Bernitz m.fl. s. 267. 54 Levin, s. 407. 55 A.st. 56 A.st. 23

visst företags varor eller tjänster och inte uppfattas beskrivande i allmänhet för en viss typ av varor eller tjänster. Varumärket ska alltså kunna identifiera ett visst kommersiellt ursprung vilket ska kunna uppfattas av omsättningskretsen. 57 Det är svårt att sätta en tidsgräns för hur lång tid det tar att inarbeta ett varumärke. Allmänt sett kan sägas att det krävs lång tid och strategiskt och konsekvent användande för att få ett varumärke inarbetat. Dagens mediebaserade samhälle har dock gjort det möjligt att, i vissa fall, på kort tid få en stor kännedom om ett nytt varumärke. Jämför bara med inarbetningen av Google och Facebook som på relativt kort tid blivit vitt spridda kännetecken över världen tack vare deras genomslagskraft på internet. 58 För att bevisa inarbetning får företaget berätta var, när, hur och hur länge varumärket har använts och lägga fram olika typer av bevismaterial såsom: - Revisorsintyg på olika varumärkesbyggande investeringar som företaget gjort, - Marknadsföringsmaterial från media såsom broschyrer, reklamfilmer, tidningar, utskrifter från webbplatser etc., - Förpackningsmaterial där varumärket används, - Priser eller utmärkelser, - Domar eller beslut från domstolar och myndigheter, - Marknadsundersökningar etc. Ett varumärke som har uppnått skydd i ett visst geografiskt område kan även registreras för att få ett ännu starkare varumärkesskydd. För att få registrera ett varumärke på grund av visad inarbetning krävs dock att varumärket inarbetats i hela landet eftersom en registrering gäller i hela landet. 59 Enligt gemenskapsrätten har ett företag med ett varumärke som inarbetats förtur till registrering gentemot ett företag med önskan om registrering av samma varumärke som ej har brukat kännetecknet i fråga. I art. 4. 2 d VMD används benämningen välkänt, dvs. om varumärket är välkänt i en medlemsstat ges det förtur till registrering. Betydelsen av välkänt syftar till den definition som ges i art. 6a i PK, vilket närmare bestämt åsyftar art. 6bis PK om välkända märken. 57 Mårtensson m.fl., s. 121 ff. 58 A.a.s. 123. 59 Mårtensson m.fl. s. 124. 24

5.6 Registreringshinder Förutom att ett varumärke måste uppfylla kravet på särskiljningsförmåga får det inte heller föreligga några s.k. absoluta eller relativa hinder mot registreringen. De absoluta registreringshindren återfinns i 2: 7 VML. De tar syfte på allmänna intressen och att inte vilseleda allmänheten. Enligt denna regel får ett varumärke inte registreras om det: 1. strider mot lag, annan författning, goda seder eller allmän ordning, 2. är ägnat att vilseleda allmänheten i fråga om varans eller tjänstens art, kvalitet, geografiska ursprung eller någon annan omständighet, 3. utan tillstånd innehåller en sådan statlig eller internationell beteckning eller ett sådant kommunalt vapen som enligt lag eller annan författning inte får användas obehörigen som varumärke, eller något som lätt kan förväxlas med en sådan beteckning eller ett sådant vapen. I 2:8-10 VML finns de relativa registreringshindren. De handlar om sådant som rör annans rättigheter. Dessa stadgar bl.a. om att ett varumärke inte får registreras om: 1. det är identiskt med eller liknar ett äldre varukännetecken för varor eller tjänster av samma slag 2. användningen av varumärket skulle dra otillbörlig fördel av ett äldre inarbetat varukännetecken 3. det kan förväxlas med ett redan registrerat eller inarbetat äldre varukännetecken 4. det är identiskt eller liknar en registrerad firma som används i näringsverksamhet 5. det är ägnat att uppfattas som någon annans egenartade efternamn, allmänt kända konstnärsnamn eller likartat namn om användningen skulle medföra en nackdel för bäraren av namnet och om namnet uppenbarligen inte syftar på någon sedan länge avliden 6. det innehåller eller består av en bild av någon annan som inte uppenbart syftar på någon sedan länge avliden 7. det innehåller eller består av något som kränker någon annans upphovsrätt till ett litterärt eller konstnärligt verk eller någon annans rätt till en fotografisk bild eller ett mönster 25

6. Geografiska namn 6.1 Inledning Geografiska namn är enligt Holmqvist speciella bland de deskriptiva varumärkena. Ett problem med geografiska namn i varumärken är att de riskerar att individualisera fel begrepp, en ort, flod, ett berg osv, alltså det geografiska begreppet istället för att individualisera det kommersiella ursprunget såsom syftet med varumärken är. 60 Grundprincipen i VML är att det inte är möjligt att uppnå registreringsskydd för varumärken innehållande geografiska namn, just på grund av deras deskriptivitet, även om det finns situationer då denna komposition anses vara godtagbar. Geografiska namn i varumärken kan delas in i tre olika kategorier: - Geografiska namn som används rent suggestivt, till exempel namn på avlägsna och speciella platser såsom Mont Blanc eller Alaska. Tanken bakom användningen av denna kategori är att utnyttja det meningsinnehåll som kan finnas i ett visst geografiskt område. - Namn som har en direkt koppling till varans faktiska ursprung, såsom Husqvarna och Orrefors vilka utgör orter som länge har kopplats ihop med en viss näringsidkares fabrikation av varor inom orten. I den här gruppen är syftet att skapa en koppling med den geografiska platsen. - Namn som är avsedda att ange eller antyda ett visst geografiskt ursprung. Den här gruppen innehåller användning av geografiska ursprungsbeteckningar såsom Parmaskinka eller Champagne, som kan få något av skydden SGB eller SUB. 61 Syftet är att skapa särskilda meningsaspekter knutna till de kvaliteter och egenskaper som varor av ett särskilt slag från en viss geografisk plats har förvärvat. 62 En av anledningarna till att försöka begränsa användningen av geografiska namn i registrerade varumärken är vikten av att hålla sådana namn fria så att alla som behöver ska kunna använda sig av dem i marknadsföringen av sina egna varor eller tjänster. Registreringshindret mot geografiska namn i art. 3.1 c VMD är framställt i syfte att 60 Holmqvist i NIR 1975 s. 270. 61 Se ovan i avsnitt 2.3. 62 Nordell, Varumärkesrättens skyddsobjekt, s 232. 26