DOMSTOLENS DOM (sjätte avdelningen) den 21 november 2002 *

DOM AV DEN 21.11.2002 MÂL C-23/01 DOMSTOLENS DOM (sjätte avdelningen) den 21 november 2002 * I mål C-23/01, angående en begäran enligt artikel 234 EG, från Hof van Beroep te Brussel (Belgien), att domstolen skall meddela ett förhandsavgörande i det vid den nationella domstolen anhängiga målet mellan Robelco NV och Robeco Groep NV, angående tolkningen av artikel 5.5 i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT 1989 L 40, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178), * Rättegångsspråk: nederländska. I - 10926

ROBELCO meddelar DOMSTOLEN (sjätte avdelningen) sammansatt av ordföranden på andra avdelningen R. Schintgen, tillförordnad ordförande på sjätte avdelningen, samt domarna V. Skouris, F. Macken (referent), N. Colneric och J.N. Cunha Rodrigues, generaladvokat: D. Ruiz-Jarabo Colomer, justitiesekreterare: avdelningsdirektören L. Hewlett, med beaktande av de skriftliga yttranden som har inkommit från: Robelco NV, genom J. Stuyck, advocaat, Robeco Groep NV, genom P. Peters, advocaat, Nederländernas regering, genom H.G. Sevenster, i egenskap av ombud, Europeiska gemenskapernas kommission, genom K. Banks och H.M.H. Speyart, båda i egenskap av ombud, I -10927

med hänsyn till förhandlingsrapporten, DOM AV DEN 21.11.2002 MÅL C-23/01 efter att muntliga yttranden har avgivits vid sammanträdet den 5 mars 2002 av: Robelco NV, Robeco Groep NV och kommissionen, och efter att den 21 mars 2002 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande, följande Dom i Hof vari Beroep te Brussel har, genom beslut av den 15 januari 2001 som inkom till domstolen den 22 januari samma år, i enlighet med artikel 234 EG ställt två frågor om tolkningen av artikel 5.5 i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40,1989, s. 1, svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178, nedan kallat direktivet). 2 Dessa frågor har uppkommit i samband med en tvist mellan bolagen Robelco NV och Robeco Groep NV, i vilken sistnämnda bolag ansökte om att förstnämnda bolag skulle förbjudas att använda namnet Robelco, bland annat som firmanamn och bolagsnamn, och alla andra tecken som liknar namnet Robeco. I - 10928

ROBELCO Tillämpliga bestämmelser De gemenskapsrättsliga bestämmelserna 3 Syftet med direktivet är, enligt första skälet i ingressen, att det skall ske en tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftningar om varumärken för att avskaffa befintliga olikheter som kan hindra den fria rörligheten för varor och det fria tillhandahållandet av tjänster samt snedvrida konkurrensförhållandena på den gemensamma marknaden. 4 Såsom framgår av tredje skälet är syftet med direktivet emellertid inte att åstadkomma en fullständig harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om varumärken. 5 Det huvudsakliga ändamålet med artikel 5 i direktivet är att fastställa omfattningen av det varumärkesrättsliga skyddet. I artikel 5.1, 5.2 och 5.5 föreskrivs följande: "1. Det registrerade varumärket ger innehavaren en ensamrätt. Innehavaren har rätt att förhindra tredje man, som inte har hans tillstånd, att i näringsverksamhet använda a) tecken som är identiska med varumärket med avseende på de varor och tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket är registrerat, I -10929

DOM AV DEN 21.11.2002 MÅL C-23/01 b) tecken som på grund av sin identitet eller likhet med varumärket och identiteten eller likheten hos de varor och tjänster som täcks av varumärket och tecknet kan leda till förväxling hos allmänheten, inbegripet risken för association mellan tecknet och varumärket. 2. En medlemsstat kan också besluta att innehavaren skall ha rätt att förhindra tredje man, som inte har hans tillstånd, från att i näringsverksamhet använda ett tecken som är identiskt med eller liknar varumärket med avseende på varor och tjänster av annan art än dem för vilka varumärket är registrerat, om detta är känt i den medlemsstaten och om användningen av tecknet utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé. 5. Punkterna 1 4 skall inte beröra en medlemsstats bestämmelser om skydd mot användning av ett tecken för annat ändamål än att särskilja varor eller tjänster, om användning av tecknet ifråga utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé." Beneluxländernas gemensamma varumärkeslag 6 Sedan år 1971 regleras detta rättsområde i de tre medlemsstaterna inom Beneluxområdet genom Beneluxländernas gemensamma varumärkeslag (nedan kallad BV). I -10930

ROBELCO 7 I artikel 13A.1 och 13A.2 BV, i dess lydelse till och med den 31 december 1995, föreskrevs följande: "Utan att det påverkar en eventuell tillämpning av gemensamma regler om skadeståndsansvar ger ensamrätt till ett varumärke innehavaren rätt att motsätta sig 1. all användning av varumärket eller ett liknande tecken för att beteckna produkter för vilka varumärket har registrerats eller liknande produkter, 2. all annan användning i näringsverksamhet, utan skälig anledning, av ett varumärke eller ett liknande tecken som kan vara till förfång för varumärkesinnehavaren." 8 BV ändrades, med verkan från och med den 1 januari 1996, genom ett protokoll undertecknat den 2 december 1992. Det huvudsakliga syftet med protokollet var att direktivet skulle införlivas. 9 Artikel 5 i direktivet införlivades med artikel 13A. 1 BV, som därefter har följande lydelse: "Utan att det påverkar en eventuell tillämpning av gemensamma regler om skadeståndsansvar ger ensamrätt till ett varumärke innehavaren rätt att motsätta sig a) all användning av varumärket i näringsverksamhet för att beteckna varor för vilka varumärket har registrerats, I -10931

DOM AV DEN 21.11.2002 MÅL C-23/01 b) all användning av varumärket eller ett liknande tecken i näringsverksamhet för att beteckna varor för vilka varumärket har registrerats eller liknande varor, om det finns en risk för att allmänheten associerar tecknet med varumärket c) all användning i näringsverksamhet, utan skälig anledning, av ett varumärke som är känt i Beneluxområdet eller ett liknande tecken för att beteckna varor som inte liknar de varor för vilka varumärket har registrerats, om användningen av tecknet i fråga drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé, d) all användning i näringsverksamhet, utan skälig anledning, av ett varumärke eller liknande tecken för andra ändamål än att särskilja varor, om användningen av tecknet i fråga drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé." Tvisten vid den nationella domstolen och tolkningsfrågorna 10 Robeco Groep NV är en nederländsk koncern som bildades år 1929 och som tillhandahåller finansiella varor och tjänster. Dess huvudsakliga verksamhet består i förmögenhetsförvaltning. Koncernen förvaltar för närvarande tillgångar som överstiger 180 miljarder NLG, har cirka 770 000 kunder och cirka 1 500 anställda. Beteckningen Robeco, som är en förkortning av uttrycket "Rotterdams Beleggings Consortium", används sedan år 1959. n Ordet Robeco registrerades den 21 maj 1987 hos varumärkesbyrån för Beneluxländerna som ord- och figurmärke, i likhet med flera andra varumärken I - 10932

ROBELCO (däribland Rolinco, Rodamco, Roparco och Rotrusco). Dessa registreringar avser, med något undantag (Rodamco), tjänster i klass 36 (finansiell och monetär verksamhet, inklusive tjänster rörande sparande och investeringar) i den mening som avses i Niceöverenskommelsen av den 15 juni 1957 om klassificering av varor och tjänster för varumärkesregistrering, med ändringar och tillägg. 12 Bolaget Robelco NV bildades enligt belgisk rätt av två investmentbolag den 20 november 1996, varvid det fick ett aktiekapital på 6 miljoner BEF. Bolagets verksamhet bedrivs huvudsakligen i provinsen Flamländska Brabant och avser fastighetsaffärer (däribland köp, försäljning, byte, hyra, beviljande av lån och finansiering av projekt rörande fast egendom), särskilt inom sektorn för industrianläggningar och särskilt avpassade projekt. Bolaget har expanderat snabbt sedan det bildades. 13 Den 2 juni 1999 väckte Robeco Groep NV talan mot Robelco NV vid Rechtbank van Koophandel te Brussel (Belgien), där det ansökte om att Robelco NV skulle förbjudas att använda namnet Robelco och alla andra tecken som liknar namnet Robeco, som bolagsnamn och firmanamn, vid äventyr av vite om 100 000 BEF för varje dag som förbudet inte följdes. Robeco Groep NV åberopade bland annat att artikel 13A.1 d BV, i dess ändrade lydelse, hade överträtts. Den 9 februari 2000 biföll nämnda domstol ansökan varvid Robelco NV förbjöds att fortsätta använda sitt firmanamn och alla andra tecken som liknar namnet Robeco. 14 Den 21 mars 2000 överklagade Robelco NV detta beslut till Hof van Beroep te Brussel. Klaganden hävdade i första hand att ansökan skulle ogillas på grund av att Robeco Groep NV i själva verket avsåg att skydda sitt varumärke i den mening som avses i artikel 13A.1 b BV, i dess ändrade lydelse. Robelco NV gjorde i andra hand gällande att det varken hade visats att artikel 13A.1 d BV, i dess ändrade lydelse, hade överträtts i något avseende eller att firmanamnet hade skadats. I -10933

DOM AV DEN 21.11.2002 MÅL C-23/01 15 Den nationella domstolen konstaterade inledningsvis att det inte hade skett något intrång i den rättighet som Robeco Groep NV åtnjuter i fråga om dess firmanamn. Nämnda domstol påpekade därefter att det inte kan anses att de två namnen Robelco och Robeco, även om de uppenbarligen företer visuella likheter, i auditiv bemärkelse liknar varandra i den mening som avses i artikel 13A.1 d BV, i dess ändrade lydelse. Den nationella domstolen konstaterade dessutom att de två bolagens verksamheter och geografiska marknader var olika. 16 Den nationella domstolen fann slutligen att artikel 13A.1 d BV, i dess ändrade lydelse, förefaller avvika från artikel 5.5 i direktivet. Till skillnad från sistnämnda bestämmelse omfattar förstnämnda bestämmelse även tecken som liknar varumärket. För det fall att BV, i dess ändrade lydelse, skall anses vara förenlig med nämnda bestämmelse i direktivet framstår det för den nationella domstolen även som oklart huruvida risken för förväxling och likhet har betydelse vid tillämpningen av artikel 5.5 i direktivet. 17 Det är mot denna bakgrund som Hof van Beroep te Brussel beslutade att förklara målet vilande och att ställa följande tolkningsfrågor till domstolen: "1) Skall artikel 5.5 i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar tolkas så, att det skydd som medlemsstaterna kan ge enligt den bestämmelsen endast får avse skydd mot användning av tecken som är identiska med varumärket eller får det även avse skydd mot användning av tecken som liknar varumärket? I - 10934

ROBELCO 2) För det fall att skyddet även kan göras gällande mot tecken som liknar varumärket önskas svar på följande fråga: Krävs det, för att det skall vara fråga om skadlig likhet i den mening som avses i den ovannämnda artikeln, att det föreligger en förväxlingsrisk eller är det tillräckligt att det finns en risk för association mellan tecknet och varumärket på så sätt att personer som ser varumärket och tecknet får uppfattningen att det finns ett samband mellan dessa utan att därmed förväxla dem, eller behöver det inte finnas någon som helst associeringsrisk i detta avseende?" Den första frågan 18 Den nationella domstolen har ställt sin första fråga för att få klarhet i huruvida artikel 5.5 i direktivet skall tolkas på så sätt att en medlemsstat endast skall skydda ett varumärke mot användning, för annat ändamål än att särskilja varor eller tjänster, av ett tecken som är identiskt med varumärket eller även mot användning av tecken som liknar varumärket? Yttranden som getts in till domstolen 19 Enligt Robelco NV är syftet med artikel 5.5 i direktivet att det skall vara möjligt att ge varumärkesrätten ett utländskt skydd. Medlemsstaterna inom Beneluxområdet har sålunda utnyttjat möjligheten att införa ett skydd som går längre än det minimiskydd som har införts genom direktivet. 20 Robelco NV har hävdat att lydelsen av artikel 5.5 i direktivet, som avser omfattningen av det skydd som medlemsstaterna kan ge för ett varumärke, inte gör det möjligt att avgöra om nämnda skydd är begränsat till användning av ett identiskt tecken eller om det även omfattar användning av ett liknande tecken. Robelco NV anser emellertid att uttrycken "ett tecken" och "tecknet i fråga", vilka används i denna bestämmelse, skall tolkas så att de avser ett identiskt tecken. I - 10935

DOM AV DEN 21.11.2002 MÅL C-23/01 21 Robeleo NV anser att ett medgivande, enligt denna bestämmelse i direktivet, av skydd mot användning av ett tecken som liknar varumärket, vid användning av ett tecken för annat ändamål än att särskilja varor eller tjänster, skulle medföra att okända varumärken omfattades av ett lika starkt skydd som det som kända varumärken kan ges enligt artikel 5.2 i direktivet. 22 Robeco Groep NV har gjort gällande att artikel 5.1 och 5.2 i direktivet avser tecken som är identiska med eller liknar varumärket, medan artikel 5.5 i direktivet inte innehåller någon uttrycklig definition av ordet tecken. Enligt Robeco Groep NV är det emellertid ostridigt att ordet tecken inte kan tolkas så att det uteslutande avser tecken som är identiska med varumärket, eftersom möjligheten att skydda ett tecken som liknar varumärket inte uttryckligen utesluts i direktivet. 23 Robeco Groep NV anser i detta hänseende att det i artikel 5.5 i direktivet hänvisas till medlemsstaternas rättsordning och att svaret därför går att finna i BV, i dess ändrade lydelse, och inte i direktivet. Eftersom artikel 13A. 1 d BV, i dess ändrade lydelse, inte har utökat det skydd som varumärken medgavs enligt motsvarande bestämmelse i BV i dess ursprungliga lydelse, överskrider artikeln inte gränserna för de möjligheter som ges enligt artikel 5.5 i direktivet. 24 Den nederländska regeringen anser att artikel 5.5 i direktivet, med hänsyn till de villkor under vilka direktivet förhandlades fram och till den varumärkesrätt som gällde i medlemsstaterna inom Beneluxområdet före införlivandet av direktivet, skall tolkas extensivi på så sätt att artikel 5.5 är tillämplig på både identiska och liknande tecken. I - 10936

ROBELCO 25 Kommissionen har hävdat att syftet med artikel 5.5 i direktivet inte är att ge en viss form av skydd eller till att göra det möjligt att förutse en sådan inom ramen för ett harmoniserat system, utan att helt utesluta en harmonisering av varumärkesskyddet. Enligt kommissionen framgår det av direktivets förarbeten att syftet med bestämmelsen är att från direktivets tillämpningsområde undanta frågan om skydd, som avses i BV i dess ursprungliga lydelse, av varumärket mot användning av ett tecken för annat ändamål än att särskilja varor eller tjänster. Artikel 5.5 i direktivet kan inte heller tjäna som stöd för en tolkning enligt vilken en bestämmelse i nationell rätt anses vara förenlig med direktivet, eftersom de skyldigheter som avser införlivande och konform tolkning inte gäller för ett särskilt område som inte omfattas av gemenskapsbestämmelserna. 26 Kommissionen har i andra hand hävdat att det av artikel 5.5 i direktivet inte framgår att likheten mellan tecknet i fråga och det registrerade varumärket är en av de omständigheter som utgör intrång i det skydd som avses med bestämmelsen. Även om det skall finnas ett samband mellan varumärket och tecknet för att ett intrång skall anses föreligga, framgår det däremot inte, enligt kommissionen, av direktivets lydelse att det skall vara fråga om en likhet eller en risk för förväxling eller association. Domstolens bedömning 27 Domstolen noterar, såsom kommissionen riktigt har påpekat, att det av lydelsen av artikel 5 i direktivet framgår att syftet med denna bestämmelse är att omfattningen av det skydd som skall ges för varumärken inom gemenskapen skall harmoniseras. I - 10937

DOM AV DEN 21.11.2002 MÅL C-23/01 28 Genom artikel 5.1 i direktivet, som innehåller en definition av innehållet i ensamrätten till ett varumärke, hindras, i punkt a, användning av tecken som är identiska med avseende på varor och tjänster som är identiska och, i punkt b, användning av identiska eller liknande tecken med avseende på likaledes identiska eller liknande varor och tjänster, om det finns en risk för förväxling hos allmänheten, inbegripet risken för association. 29 I artikel 5.2 i direktivet fastställs att en medlemsstat får utsträcka detta skydd genom att hindra användning av ett tecken som är identiskt med eller liknar ett varumärke som är känt i den medlemsstaten med avseende på varor och tjänster av annan art än dem för vilka varumärket är registrerat, om användningen av tecknet utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé. 30 Av lydelsen av artikel 5.5 i direktivet framgår däremot att den harmonisering som sker genom punkterna 1 4 i denna artikel inte berör nationella bestämmelser om skydd av ett tecken mot användning för annat ändamål än att särskilja varor eller tjänster, om användningen utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé. 31 Av detta följer att det förstärkta skyddet för ett varumärkes särskiljningsförmåga eller renommé mot viss användning av ett tecken för annat ändamål än att särskilja varor eller tjänster inte omfattas av den gemenskapsrättsliga harmoniseringen. I - 10938

ROBELCO 32 Denna slutsats bekräftas av dels tredje skälet i direktivet, enligt vilket "[det inte] förefaller... nödvändigt att nu genomföra ett fullständigt närmande av medlemsstaternas lagstiftning om varumärken utan det kommer att vara tillräckligt att begränsa den till de nationella rättsliga bestämmelser som mest direkt påverkar den inre marknadens funktion", dels sjätte skälet, enligt vilket "[d]etta direktiv [inte] utesluter... att varumärken underkastas andra rättsliga bestämmelser än de varumärkesrättsliga bestämmelser som finns i medlemsstaterna, t.ex bestämmelser om illojal konkurrens, skadeståndsansvar eller konsumentskydd". 33 Domstolen erinrar om att syftet med direktivet, som är det första direktivet om harmonisering på varumärkesrättens område, enligt dess första skäl är att det skall ske en tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftningar om varumärken för att avskaffa befintliga olikheter som kan hindra den fria rörligheten för varor och det fria tillhandahållandet av tjänster. Av tredje skälet i direktivet framgår emellertid att syftet med direktivet inte är att uppnå ett fullständigt närmande av nämnda lagstiftningar. 34 När, såsom i målet vid den nationella domstolen, tecknet inte används för att särskilja varor eller tjänster, är det följaktligen medlemsstaternas rättsordningar som är relevanta vid fastställelsen av omfattningen och, i förekommande fall, innehållet i det skydd som ges varumärkesinnehavare som påstår att de har lidit skada till följd av att tecknet har använts som firmanamn eller bolagsnamn. 35 I detta avseende kan medlemsstaterna välja mellan att inte anta någon lagstiftning eller att, på de villkor som de fastställer, kräva att det mellan tecknet och varumärket skall föreligga antingen identitet, likhet eller något annat samband. I - 10939

DOM AV DEN 21.11.2002 MÅL C-23/01 36 Den första frågan skall därför besvaras så att direktivet skall tolkas på så sätt att en medlemsstat som så önskar kan, på de villkor som den fastställer, skydda ett varumärke mot användning av ett tecken för annat ändamål än att särskilja varor eller tjänster, om användningen av tecknet i fråga utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé. Den andra frågan 37 Med hänsyn till svaret på den första frågan saknas anledning att besvara den andra frågan. Rättegångskostnader 38 De kostnader som har förorsakats den nederländska regeringen och kommissionen, vilka har inkommit med yttranden till domstolen, är inte ersättningsgilla. Eftersom förfarandet i förhållande till parterna i målen vid den nationella domstolen utgör ett led i beredningen av samma mål, ankommer det på den nationella domstolen att besluta om rättegångskostnaderna. I -10940

ROBELCO På dessa grunder beslutar DOMSTOLEN (sjätte avdelningen) angående de frågor som genom beslut av den 15 januari 2001 har ställts av Hof van Beroep te Brussel följande dom: Artikel 5.5 i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar skall tolkas på så sätt att en medlemsstat som så önskar kan, på de villkor som den fastställer, skydda ett varumärke mot användning av ett tecken för annat ändamål än att särskilja varor eller tjänster, om användningen av tecknet i fråga utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé. Schintgen Skouris Macken Colneric Cunha Rodrigues Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 21 november 2002. R. Grass Justitiesekreterare J.-P. Puissochet Ordförande på sjätte avdelningen I -10941