1 PROTOKOLL 2015-12-03 Föredragning i Stockholm Aktbilaga 18 Mål nr T 3403-14 NÄRVARANDE JUSTITIERÅD Stefan Lindskog, Gudmund Toijer (referent), Göran Lambertz, Svante O. Johansson och Lars Edlund FÖREDRAGANDE Elisabet Rune KLAGANDE Länsförsäkringar Aktiebolag (publ), 556549-7020 106 50 Stockholm Ombud: Jur.kand. Omar Baki Brann AB Box 12246 102 26 Stockholm MOTPART A/S Matek Pärnu mnt 158 EE-11317 Tallinn Estland Dok.Id 114555 HÖGSTA DOMSTOLEN Postadress Telefon 08-561 666 00 Expeditionstid Riddarhustorget 8 Box 2066 Telefax 08-561 666 86 08:45-12:00 103 12 Stockholm E-post: hogsta.domstolen@dom.se 13:15-15:00 www.hogstadomstolen.se
2 Ombud: Advokat Stefan Wendén och advokat Maria Yngner Moll Wendén Advokatbyrå AB Stortorget 8 211 34 Malmö Jur.kand. Lars Thyresson Hansson & Thyresson Patentbyrå AB Box 73 201 20 Malmö SAKEN Intrång i gemenskapsvarumärke ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Svea hovrätts dom 2014-06-03 i mål T 6270-13 Målet föredras. Högsta domstolen fattar följande BESLUT Högsta domstolen beslutar att hämta in ett förhandsavgörande från Europeiska unionens domstol enligt artikel 267 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och att tillställa domstolen begäran om förhandsavgörande enligt bilaga A till detta protokoll.
3 Högsta domstolen förordnar att målet ska vila i avvaktan på EU-domstolens ställningstaganden. Elisabet Rune Föredraget 2015-12-03 Uppvisat och lämnat för expediering 2015-12-03 Stefan Lindskog
Bilaga A BILAGA TILL PROTOKOLL 2015-12-03 Mål nr T 3403-14 BILAGA A Sakomständigheterna i målet Länsförsäkringar AB (publ) påstår i målet att A/S Matek har gjort intrång i den ensamrätt som följer med ett gemenskapsvarumärke. Talan avser åren 2008 2011. Länsförsäkringar driver verksamhet inom bank-, fond- och försäkringsområdet och innehar gemenskapsvarumärke nr 005423116. Varumärket registrerades den 4 januari 2008 i bl.a. tjänsteklasserna 36 och 37. Registreringen avser i klass 36 bl.a. fastighetsmäkleri, värdering av fastigheter, uthyrning av lägenheter och affärslokaler samt fastighetsförvaltning och i klass 37 uppförande och anläggande av byggnationer, reparationer och underhåll samt installationstjänster. Mateks huvudsakliga verksamhet består i att producera och montera trähus. Matek tog sitt varumärke i bruk år 2007, och märket registrerades år 2009 i varuklass 19. Målet i tingsrätten Länsförsäkringar yrkade bl.a. att tingsrätten vid vite skulle förbjuda Matek att i näringsverksamhet i Sverige använda Mateks varumärke eller i allt väsentligt liknande figurer, oavsett färgsammansättning ensamt eller i kombination med något annat kännetecken.
Sida 2 Som grund för käromålet anförde Länsförsäkringar bl.a. att Mateks figur är förväxlingsbar med gemenskapsvarumärket i den mening som avses i artikel 9.1 b) i rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken. Länsförsäkringar påstod att Mateks figur är mycket lik gemenskapsvarumärket och används för varor och tjänster av identiskt eller liknande slag som de Länsförsäkringar tillhandahåller. Enligt Länsförsäkringar använde Matek sin figur vid försäljning av trähus, inbegripet konstruktion, produktion och montering. Matek bestred Länsförsäkringars talan. Matek gjorde gällande att figuren inte visade sådana likheter med Länsförsäkringars gemenskapsvarumärke att förväxlingsbarhet förelåg i förordningens mening. Tingsrätten biföll Länsförsäkringars talan om ett vitesföreläggande. I domskälen anförde tingsrätten att det fanns en risk för förväxling mellan Länsförsäkringars gemenskapsvarumärke och Mateks figur. Matek ansågs därför ha gjort intrång i Länsförsäkringars ensamrätt på det sätt som anges i artikel 9.1 b) i förordningen. Inom ramen för en helhetsbedömning prövade tingsrätten likheten i fråga om varu- och tjänsteslag. När Länsförsäkringar använde gemenskapsvarumärket vid byggnation var det enligt tingsrätten fråga om försäkringsrelaterad verksamhet, medan Matek använde sin figur vid konstruktion, produktion och montering av trähus. Såvitt avsåg tjänsterna uppförande/anläggande av byggnationer ansågs det föreligga identitet i formell mening, även om den praktiska innebörden av verksamheterna syntes skilja sig åt.
Sida 3 Målet i hovrätten Hovrätten ändrade tingsrättens dom och ogillade Länsförsäkringars talan. Hovrätten ansåg visserligen att gemenskapsvarumärket var väl känt inom omsättningskretsen, att det hade ett stort skyddsomfång och att Mateks figur liknade gemenskapsvarumärket. Vid en prövning av varu- och tjänsteslagslikheten menade dock hovrätten, till skillnad från tingsrätten, att det är den verksamhet som faktiskt bedrivs av rättighetshavaren som ska jämföras med den som bedrivs av den påstådda intrångsgöraren. Vad tingsrätten hade betecknat som identitet i formell mening saknade enligt hovrätten betydelse vid en förväxlingsbedömning. Hovrätten anförde vidare att Mateks figur användes i endast begränsad omfattning för varor och tjänster av samma eller liknande slag i den mening som avses i artikel 9.1 b) i förordningen som de varor och tjänster som omfattas av gemenskapsvarumärket. Vid en helhetsbedömning fann hovrätten att det inte fanns någon risk för förväxling mellan Mateks figur och Länsförsäkringars gemenskapsvarumärke. Matek ansågs därför inte ha gjort något intrång i Länsförsäkringars ensamrätt enligt förordningen vid en tillämpning av det grundläggande skyddet enligt artikel 9.1 b). Målet i Högsta domstolen Länsförsäkringar har yrkat att Högsta domstolen ska fastställa tingsrättens dom. Enligt överklagandet ska bedömningen av risken för förväxling med formalregistrerade gemenskapsvarumärken varumärken som inte används för sådana varor eller tjänster som de har registrerats för under fem år från registreringen utgå från just registreringen och inte från den faktiska användningen.
Sida 4 Den rättsliga regleringen och behovet av ett förhandsavgörande I målet tillämpas rådets förordning 207/2009 om gemenskapsvarumärken. Efter vad som sägs i artikel 9 ger ett gemenskapsvarumärke innehavaren en ensamrätt. Innehavaren har rätt att förhindra tredje man som inte har hans medgivande att i näringsverksamhet använda ett tecken som är identiskt med eller liknar gemenskapsvarumärket om de varor eller tjänster som omfattas av varumärket är identiska med eller av liknande slag som dem som omfattas av tecknet, och detta kan leda till förväxling hos allmänheten, inbegripet risken för association mellan tecknet och varumärket (punkten 1 b). Enligt skäl 8 för förordningen bör begreppet likhet tolkas i förhållande till risken för förväxling, och det bör vara en särskild förutsättning för skydd att det finns en sådan risk. Den bör bedömas mot bakgrund av en lång rad faktorer, särskilt i hur hög grad varumärket är känt på marknaden, den association som det använda eller registrerade tecknet framkallar, graden av likhet mellan varumärket och tecknet samt mellan de ifrågavarande varorna eller tjänsterna. Risken för förväxling ska alltså prövas genom en helhetsbedömning där samtliga relevanta faktorer som avser förhållandet mellan varorna eller tjänsterna ska beaktas. Enligt EU-domstolens rättstillämpning finns det ett samspel mellan de olika faktorerna. Exempelvis kan hög märkeslikhet medföra att det finns en risk för förväxling fastän varu- eller tjänsteslagslikheten är låg (EU-domstolens domar SABEL, C-251/95, REG, EU:C:1997:528, Canon, C-39/97, REG, EU:C:1998:442 och Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, REG, EU:C:1999:323).
Sida 5 En fråga i målet är hur varu- och tjänsteslagslikheten ska bedömas och vilken betydelse som registreringen ska ges i förhållande till den faktiska användningen. I skäl 10 för förordningen anges att det är berättigat att skydda gemenskapsvarumärken endast i den utsträckning som dessa varumärken faktiskt används. Regler om bruk av gemenskapsvarumärken finns i förordningens artikel 15. Om innehavaren av varumärket inte inom fem år efter registreringen har gjort verkligt bruk av gemenskapsvarumärket i gemenskapen för de varor eller tjänster för vilka det har registrerats, ska gemenskapsvarumärket som huvudregel bli föremål för sanktioner enligt förordningen (punkten 1, jfr artikel 42.2). Enligt artikel 51.1 a) kan de rättigheter som tillhör en innehavare av ett gemenskapsvarumärke förklaras upphävda i ett sådant fall. Målet mellan Länsförsäkringar och Matek avser tid som ligger inom fem år från registreringen av Länsförsäkringars gemenskapsvarumärke. Det är inte klart eller klarlagt hur unionsrätten ska tolkas i situationer av det nu aktuella slaget. Det finns därför skäl att begära ett förhandsavgörande från EU-domstolen. Begäran om förhandsavgörande Frågorna rör tolkningen och tillämpningen av artikel 9.1 b) i rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken i fall då tredje man utan medgivande i
Sida 6 näringsverksamhet använder ett tecken som liknar ett gemenskapsvarumärke. Frågorna är: 1. Har det någon betydelse för innehavarens ensamrätt att han under en tid som ligger inom fem år från registreringen inte har gjort verkligt bruk av gemenskapsvarumärket i unionen för varor eller tjänster som registreringen omfattar? 2. Om svaret på fråga 1 är ja, under vilka förutsättningar och på vilket sätt inverkar förhållandet på ensamrätten? Bifogade handlingar Kopior av samtliga handlingar i Högsta domstolens akt samt dagboksblad Underrätternas avgöranden